États-Unis : Un enregistrement auprès du Copyright Office nécessaire avant une action en contrefaçon

Dans un arrêt « Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com , LLC » du 4 mars 2019, la Cour suprême des États-Unis a tranché une question débattue depuis longtemps. Elle a décidé qu’afin de pouvoir intenter une action en contrefaçon, le titulaire d’un copyright sur une œuvre créée aux États-Unis doit préalablement l’avoir enregistré celui-ci auprès du Copyright Office, le bureau d’enregistrement de droits d’auteur américain.

En l’espèce, Fourth Estate Public Benefit Corporation, un producteur de nouvelles en ligne, avait accordé des licences de copyright sur certains de ses articles à Wall-Street.com, un site web de nouvelles. Le contrat de licence exigeait que le licencié supprime tout article produit par Fourth Estate une fois la licence expirée, ce que Wall-Street.com avait refusé de faire. Fourth Estate avait alors intenté une action en violation de son copyright contre Wall-Street.com. Ce dernier avait requis le rejet de cette action au motif que Fourth Estate ne pouvait intenter une action en contrefaçon avant que le Copyright Office n’ait donné suite à sa demande d’enregistrement. Le juge de première instance avait accueilli cette requête, et la Cour d’appel fédérale pour le 11ème Circuit avait confirmé cette décision. Fourth Estate avait alors demandé à la Cour suprême des États-Unis de revoir cette affaire, et celle-ci avait accepté sa requête.

Le débat portait sur l’interprétation de l’article 411 (a) du Copyright Act, la loi sur le droit d’auteur américain. Cet article prévoit qu’ « aucune action civile pour violation du droit d’auteur sur une œuvre des États-Unis ne peut être intentée avant que la demande de pré-enregistrement ou d’enregistrement du droit d’auteur ait été faite conformément au présent titre ».

La question était de savoir si, pour intenter une action en contrefaçon, il suffisait d’avoir déposé une demande d’enregistrement, accompagnée du paiement de la taxe et du dépôt des copies de l’œuvre requises, ou bien s’il fallait que le Copyright Office ait donné suite à cette demande. La Cour suprême a décidé que l’enregistrement du copyright « est effectué » lorsque le Copyright Office a procédé à l’enregistrement du copyright, ou bien s’il a définitivement refusé de procéder à ce dernier, après avoir examiné la demande dûment déposée. Cet arrêt souligne donc l’importance de la procédure d’enregistrement devant le Copyright Office.

 A cet égard, il est conseillé de procéder à une demande d’enregistrement de copyright le plus tôt possible. En effet, un enregistrement en amont présente d’importants avantages pour les titulaires de droits. Ainsi, si l’enregistrement est fait dans les cinq ans suivant la publication de l’œuvre, il a valeur probatoire. Si l’enregistrement est effectué dans les trois mois suivant la publication de l’œuvre, en cas d’action en contrefaçon, le titulaire des droits peut obtenir des dommages et intérêts forfaitaires ainsi que le paiement des honoraires de son avocat et non pas seulement une indemnisation du dommage réellement subi. De plus, une fois l’enregistrement effectué, le titulaire d’un copyright peut s’opposer à l’importation aux États-Unis d’œuvres contrefaites.

La possibilité pour un titulaire de copyright d’intenter une action en contrefaçon pour protéger ses droits n’est donc qu’un des avantages accordés au titulaire du copyright par la loi fédérale. Suite à cet arrêt de la Cour Suprême, les titulaires de copyright doivent désormais prêter la plus grande attention aux délais d’examen du Copyright Office. Celui-ci met approximativement sept mois pour examiner une demande d’enregistrement. Exceptionnellement, une procédure accélérée, appelée « special handling », conduit l’Office à statuer en cinq jours ouvrés. Il faut néanmoins s’acquitter de de taxes plus élevées que pour la procédure normale. Par conséquent, le déposant a intérêt à anticiper la défense de ses droits. Plus la demande d’enregistrement est déposée tôt, plus le déposant sera assuré de pouvoir défendre ses droits par en intentant une action en contrefaçon.

Selon l’article 411 du Copyright Act, en cas de refus d’enregistrement, le demandeur peut néanmoins intenter une action en contrefaçon si un avis à cet effet et une copie de la plainte sont transmis au Copyright Office. Ce dernier peut également intenter une action en contrefaçon dans les soixante jours suivants la signification en ce qui concerne son refus d’enregistrement. Un titulaire de droits exclusifs sur une œuvre a donc toujours la possibilité d’exercer une action en justice même si l’absence d’enregistrement rend sa situation plus précaire.

En conclusion, les titulaires de droits d’auteur aux États-Unis ont tout intérêt à enregistrer leur copyright. Par ailleurs, rappelons que malgré l’adhésion des États-Unis en 1989 à la Convention de Berne (1886), celle-ci n’est pas directement applicable en droit interne en vertu du Berne Convention Implementation Act de 1988. C’est pourquoi les titulaires de droits dans un pays parti à la convention de Berne, comme la France, ont intérêt à enregistrer leurs droits auprès du Copyright Office afin de pouvoir prétendre à tous les droits conférés par la loi américaine en matière de copyright. Cet enregistrement est particulièrement recommandé si le titulaire souhaite exploiter son œuvre par des contrats de licence (ex : software), ou si l’œuvre est destinée à être mise en ligne (ex : musique).

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