Le titulaire d’un nom de domaine comprenant la marque d’une collectivité territoriale n’a pas d’intérêt légitime

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2019 une société ne démontrant pas une exploitation d’un nom de domaine comprenant la marque d’une collectivité territoriale pour offrir des services sur ce territoire ne justifie pas d’un  intérêt légitime.

Le département de la Saône-et-Loire est titulaire de la marque française « saône-et-loire le département », enregistrée le 19 août 2011 en classes 35, 38, 39 et 41.  La société Dataxy est un bureau d’enregistrement de noms de domaine et offre également des services de géo-référencement de sites en France. Elle est titulaire depuis 2004 des noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr >, ainsi que du nom de domaine <saône-et-loire.fr> depuis le 22 juin 2012. Le département de la Saône-et-Loire souhaitait acquérir ces noms de domaine et avait demandé à Dataxy de les lui transférer. Celle-ci avait refusé.

La collectivité territoriale avait alors demandé le transfert de ces noms de domaine à son profit à l’AFNIC en se prévalant de sa marque « Saône-et-Loire le département ». Seul le nom de domaine <saône-et-loire.fr>, réservé en 2012, postérieurement au dépôt de la marque « Saône-et-Loire le département », avait été transféré.

Dataxy avait formé un recours en annulation contre cette décision de transfert devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. La collectivité territoriale avait alors demandé le transfert de tous les noms de domaine et formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de sa marque. Le TGI avait accueilli les demandes du département et Dataxy avait interjeté appel.

La Cour d’appel de Versailles avait rejeté le 14 mars 2017 la demande d’annulation du transfert du nom de domaine « saône-et-loire.fr », estimant  que ce nom de domaine, en reprenant la marque du département « saône-et-loire le département », créait un risque de confusion sur l’origine des services. La société Dataxy se pourvût en cassation. La société arguait que son activité de géo-référencement constituait une offre de services sur le territoire de Saône-et-Loire et qu’elle justifiait ainsi d’un intérêt légitime lui permettant de conserver le nom de domaine litigieux.

 

La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Selon la Cour de cassation, les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet.

En l’espèce, puisque le signe  » saône et loire  » est identique pour la marque comme pour le nom de domaine, et que les services couverts sont similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, qui peut croire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations. La Cour d’appel avait ainsi retenu à bon droit que Dataxy n’avait pas démontré qu’il exploitait son nom de domaine afin d’offrir des services en rapport avec le département de Saône-et-Loire, et qu’ainsi la société n’avait aucun intérêt légitime à obtenir l’enregistrement et le renouvellement de sa marque.

 

L’article R. 20-44-43 du Décret n° 2011-926 précise que l’intérêt légitime du demandeur ou du titulaire d’un nom de domaine peut se caractériser par l’utilisation de ce  nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services.

 

 En l’espèce, la société proposait sur son site des annonces immobilières sur toute la France, ainsi que des liens commerciaux sur l’ensemble du territoire français, ce qui n’est pas suffisant pour justifier d’un intérêt légitime. Si le nom de domaine désigne une collectivité territoriale (« saône-et-loire.fr »), l’offre de services devait alors être proposée précisément sur le territoire de Saône-et-Loire. En l’absence de liens entre l’offre et le territoire, cet intérêt légitime fait défaut. La Cour d’appel de Versailles avait expliqué que « le contrat signé avec la société Action Media Marketing ne concerne pas (…) des annonceurs publicitaires locaux, [mais] porte sur 382 noms de domaine identiques ou similaires à des noms de collectivités locales, de sorte que n’est pas démontrée une offre de service en lien avec le département de la Saône et Loire, les internautes pouvant consulter des annonces immobilières sur toute la France […]; qu’ainsi ce contrat n’établit pas une exploitation des noms de domaine pour une offre de service avec le territoire de la Saône et Loire ». Cette jurisprudence peut désormais être invoquée par une collectivité territoriale qui serait victime de cybersquatting.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation renforce la protection des marques des collectivités territoriales face aux cybersquatters. L’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine doit se justifier non seulement par la preuve d’une utilisation du nom de domaine litigieux pour une offre de produits ou services, mais cette offre doit également être proposée sur le territoire de la collectivité territoriale.

Les commentaires de cet article sont fermés.