Le ciel bleu de Skype semble se couvrir de quelques nuages ! La société Skype a procédé au dépôt des marques communautaires semi-figuratives et verbales Skype en classes 9 et 42. La société British Sky Broadcasting Group a formé opposition à cet enregistrement en invoquant un risque de confusion avec sa marque communautaire antérieure SKY pour des produits ou services similaires.
Signe semi-figuratif et signe verbal demandé :
SKYPE
Marque antérieure invoquée : SKY
L’Office des marques communautaires (OHMI) ayant fait droit à l’opposition, la société Skype a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE). Mais, le TUE a confirmé le risque de confusion entre les signes.
Le TUE estime qu’une similitude tant visuelle, phonétique, que conceptuelle est indéniable entre les signes. En effet, phonétiquement et visuellement la partie dominante du mot est la première syllabe « Sky » qui est similaire à la marque antérieure SKY. Quant au plan conceptuel, « Skype » rappelle « Sky » et donc le ciel. En outre, le nuage dessiné autour du mot vient renforcer la similitude intellectuelle puisque le nuage renvoie au ciel qui se dit « Sky » en anglais.
Néanmoins, la société Skype a soulevé un argument intéressant tiré du caractère distinctif élevé de la marque en raison de sa notoriété. Il est vrai que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a mainte fois jugé que le caractère distinctif d’un signe peut résulter de sa notoriété. Ainsi, par exemple, la CJUE a estimé, dans une décision du 11 novembre 1997, à propos d’une affaire Sabel, que « la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public ». Et pourtant, le TUE a jugé que le risque de confusion n’est pas écarté en raison de la notoriété du signe, au motif que « dans l’hypothèse où le terme « skype » aurait réellement acquis une signification propre pour identifier les services désignés par la marque demandée, il s’agirait alors d’un terme générique et, en conséquence, descriptif, pour ce genre de services ». Il est vrai que « skype » est parfois utilisé en tant que verbe pour désigner un mode de communication audiovisuelle. Ainsi, bon nombre d’entre nous ont déjà entendu dire « On se skype demain ». La société Skype semble donc victime de son succès. Pour autant, pour considérer ce terme comme générique ne faudrait-il pas démontrer son utilisation pour tout type de communication audiovisuelle et non uniquement celles par le biais de « skype » ?
Enfin, la société Skype a soulevé comme dernier argument la coexistence paisible des signes au Royaume-Uni. Mais le TUE a considéré que cette coexistence n’a pas durée suffisamment longtemps pour qu’elle permette de démontrer l’absence de risque de confusion entre les signes.
Cette décision semble sévère envers la société Skype qui a procédé à de nombreux investissements pour que sa marque gagne en renommée et se voit finalement dans l’impossibilité de protéger le résultat de son travail. L’avenir nous dira si la société Skype choisira de porter la décision devant la CJUE et quelle sera alors sa position sur l’affaire.