Dans une décision récente, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a statué en faveur de Home Box Office, Inc. (HBO), en rejetant la demande d’enregistrement de la marque Game of Döner. L’EUIPO a estimé que cette marque tirerait indûment profit de la réputation de la marque renommée Game of Thrones.
La division d’opposition de l’EUIPO a récemment examiné un litige en matière de marque opposant la célèbre série Game of Thrones, produite par HBO, à la tentative d’un demandeur allemand d’enregistrer la marque Game of Döner pour des services de restauration rapide.
Cette décision illustre la portée de la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée, conformément à l’article 8(5) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
Sommaire
Contexte de l’affaire
Le demandeur souhaitait enregistrer Game of Döner en tant que marque de l’Union européenne pour des services relevant des classes 35, 43 et 45.
HBO a formé opposition, soutenant que l’usage de cette marque tirerait indûment avantage de la renommée de Game of Thrones.
Cadre juridique : article 8(5) RMUE
Selon l’article 8(5) RMUE, une marque ne peut être enregistrée si elle est identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d’une renommée, et si l’usage de la marque postérieure permettrait de tirer indûment avantage du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Appréciation de la division d’opposition
Notoriété de la marque antérieure
La division d’opposition a reconnu que Game of Thrones bénéficiait d’un degré élevé de notoriété dans l’Union européenne, notamment pour les services de divertissement.
HBO a fourni des preuves substantielles à cet effet, incluant de nombreuses distinctions et un merchandising largement diffusé.
Similarité des signes
Les signes Game of Thrones et Game of Döner présentent un certain degré de similarité visuelle et phonétique.
Tous deux comportent la séquence distinctive « Game of », et des éléments de typographie ou d’imagerie analogues, notamment l’emploi d’un emblème en forme de dragon, ont renforcé cette impression de similitude.
Lien entre les marques
La division a estimé que le public pertinent établirait probablement un lien entre les deux marques, compte tenu de leur similarité et de la renommée de Game of Thrones.
L’intégration d’un dragon dans le logo de Game of Döner a été particulièrement relevée comme un facteur renforçant ce lien.
Avantage indu et préjudice
Il a été conclu que le demandeur tirerait un avantage indu en exploitant la notoriété de Game of Thrones sans avoir réalisé d’investissements équivalents.
Cela reviendrait à bénéficier des connotations positives attachées à la marque antérieure, ce qui constitue un avantage injustifié.
Conclusion
La division d’opposition de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de Game of Döner pour l’ensemble des classes visées, au motif qu’elle tirerait un avantage indu de la renommée de la marque Game of Thrones.
Enjeux pour les stratégies de marque
Cette affaire souligne l’importance d’une analyse approfondie avant toute demande d’enregistrement, en particulier lorsque le signe envisagé présente des similitudes avec des marques notoires.
Les entreprises doivent être vigilantes afin d’éviter tout risque de conflit susceptible d’engendrer une opposition et un rejet de leur demande.
À propos du cabinet Dreyfus
Le cabinet Dreyfus est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Nous accompagnons nos clients dans leurs stratégies de dépôt, dans la gestion des procédures d’opposition et dans la protection globale de leurs actifs immatériels.
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FAQ
Qu’est-ce que l’article 8(5) RMUE ?
Il s’agit d’une disposition qui empêche l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure renommée si son usage permettrait de tirer un avantage indu de cette renommée ou lui porterait préjudice.
Pourquoi la marque Game of Döner a-t-elle été refusée ?
L’EUIPO a considéré que cette marque bénéficierait indûment de la notoriété de Game of Thrones, ce qui a justifié son rejet sur le fondement de l’article 8(5) RMUE.
L’utilisation d’un dragon dans le logo a-t-elle influencé la décision ?
Oui, le dragon constitue un élément emblématique de Game of Thrones ; sa présence dans le logo de Game of Döner a renforcé le lien perçu entre les deux marques.