La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a profondément modifié le paysage de la protection et de l’exécution des droits de marque. Les entreprises doivent désormais évoluer dans un système scindé, où les marques de l’Union européenne (EUTM) ne couvrent plus le Royaume-Uni, et réciproquement. Le présent article offre un panorama détaillé de la situation actuelle de l’usage des marques au Royaume-Uni dérivées d’enregistrements européens, en mettant en lumière les points d’attention essentiels pour les titulaires de droits opérant dans ces deux juridictions.

Comprendre le paysage post-Brexit des marques

 Séparation des juridictions

Depuis le 1er janvier 2021, les EUTM ne confèrent plus de protection au Royaume-Uni. Pour atténuer les conséquences de cette évolution, l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) a automatiquement créé des marques UK comparables pour toutes les EUTM existantes. Ces droits conservent les mêmes dates de dépôt et de priorité que les marques européennes correspondantes, mais relèvent désormais du droit et de la juridiction britanniques.

Étendue de la protection

Cette séparation signifie que les EUTM couvrent uniquement les États membres restants de l’Union européenne, tandis que les marques UK – y compris les droits comparables – ne protègent que le territoire britannique. En conséquence, les entreprises souhaitant garantir une protection complète dans les deux zones doivent maintenir des enregistrements distincts.

Conditions d’usage des marques UE et UK

Usage sérieux avant le Brexit

Pour les EUTM comme pour les marques UK comparables, un usage réalisé au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 est pris en compte comme un usage sérieux valable dans les territoires concernés. Ainsi, un usage antérieur au Brexit sur le sol britannique peut appuyer la validité d’une EUTM, et inversement.

Usage sérieux après le Brexit

Les exigences divergent désormais :

  • EUTM : L’usage de la marque doit avoir lieu au sein de l’Union européenne pour maintenir l’enregistrement. Un usage limité au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021 est insuffisant.
  • Marques UK : L’usage doit se faire au Royaume-Uni. Un usage réalisé uniquement dans l’UE après le Brexit ne peut pas justifier l’exploitation sérieuse de la marque au Royaume-Uni.

Conséquences sur la stratégie de défense des marques

Risque de déchéance

L’absence d’usage sérieux dans la juridiction concernée peut entraîner la déchéance de la marque. Par exemple, une marque UK comparable qui n’a pas été utilisée au Royaume-Uni pendant cinq années consécutives après le Brexit peut être annulée pour non-usage.

 Enjeux stratégiques

Les entreprises doivent réévaluer leur portefeuille de marques afin de s’assurer d’une protection adéquate au Royaume-Uni et dans l’UE. Cela peut impliquer :

  • Le dépôt de nouvelles demandes au Royaume-Uni ou dans l’UE pour combler d’éventuelles lacunes.
  • Un suivi rigoureux de l’usage des marques afin de respecter les critères d’usage sérieux.
  • Une adaptation des stratégies de défense et de surveillance en fonction des juridictions distinctes.

Bonnes pratiques pour les titulaires de droits

Pour faire face efficacement à ce nouvel environnement juridique, les titulaires de droits sont invités à :

  • Auditer leur portefeuille : Identifier les vulnérabilités potentielles liées à un défaut d’usage dans les juridictions pertinentes.
  • Maintenir des enregistrements distincts : S’assurer que les marques sont protégées à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni par des titres séparés.
  • Surveiller l’usage : Conserver des preuves détaillées de l’exploitation de la marque pour pouvoir justifier son usage sérieux.
  • Consulter un expert : Élaborer une stratégie sur mesure avec l’appui d’un conseil en propriété industrielle.

Conclusion

La divergence entre les systèmes de marques britanniques et européens post-Brexit impose une gestion rigoureuse et anticipée des portefeuilles de marques. Les titulaires de droits doivent s’assurer de disposer des enregistrements appropriés et être en mesure de démontrer l’usage sérieux dans chaque juridiction, afin de préserver la validité et la force exécutoire de leurs droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et accompagne les entreprises dans la sécurisation de leurs marques au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

Ma marque de l’UE me protège-t-elle encore au Royaume-Uni ?

Non, depuis le 1er janvier 2021, les EUTM ne couvrent plus le Royaume-Uni. Toutefois, l’UKIPO a automatiquement généré des marques UK comparables pour maintenir une protection équivalente.

Puis-je m’appuyer sur l’usage de ma marque au Royaume-Uni pour maintenir mon EUTM ?

Uniquement si l’usage a eu lieu avant le 1er janvier 2021. Après cette date, un usage limité au Royaume-Uni ne permet pas de conserver une EUTM.

Qu’est-ce qu’un usage sérieux d’une marque ?

Il s’agit de l’exploitation effective de la marque sur le marché pour les produits ou services désignés, incluant ventes, communication commerciale, publicité, etc.