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Action en contrefaçon

Contrefaçon de vin : comment réagir en cas d’usurpation de marque ou d’appellation ?

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus16/04/2025

Dans le secteur viticole, la contrefaçon représente un fléau majeur. De faux vins étiquetés sous une marque reconnue ou usurpant une appellation renommée peuvent non seulement tromper le consommateur, mais aussi porter un préjudice considérable aux producteurs légitimes. La France, par la réputation internationale de ses vins (Bordeaux, Bourgogne, Champagne, etc.), est particulièrement exposée à ce phénomène.

Cet article explique comment identifier et réagir en cas de contrefaçon ou d’usurpation de marque ou d’appellation, en abordant les dispositifs juridiques, les bonnes pratiques pour préserver son image et la portée des actions à mener, en France comme à l’international.

Comprendre la contrefaçon dans le milieu viticole

Définition générale de la contrefaçon

La contrefaçon, au sens du Code de la propriété intellectuelle, consiste en la reproduction ou l’imitation non autorisée d’un droit protégé (marque, brevet, design, droit d’auteur, etc.). Dans le cadre du vin, elle peut se traduire par :

  • L’utilisation d’une marque sans autorisation : Par exemple, un opérateur commercialisant un vin de moindre qualité sous un nom déposé et réputé, afin de tirer profit de sa notoriété.
  • La copie ou la falsification d’étiquettes : Reproduire à l’identique le packaging d’un producteur légitime pour tromper le consommateur sur l’origine du produit.
  • La revendication abusive d’une AOC/AOP/IGP : Employer des termes comme “Champagne” ou “Bourgogne” sans respecter le cahier des charges ou sans en être autorisé.

L’enjeu économique et sanitaire

  • Image de marque ternie : Des vins de contrefaçon, souvent de qualité médiocre, peuvent nuire à la réputation d’un domaine ou d’une région viticole toute entière.
  • Perte financière : Selon des estimations relayées par le Comité National des Interprofessions des Vins (CNIV), les pertes pour l’industrie viticole française liées à la contrefaçon atteindraient plusieurs centaines de millions d’euros par an.
  • Risque pour le consommateur : Les vins contrefaits peuvent parfois contenir des substances non conformes, représentant un danger pour la santé.

Contexte international

Sur les marchés asiatiques, américains ou même européens, la forte demande pour les vins français incite certains acteurs malveillants à fabriquer de faux produits. Les producteurs doivent donc envisager des stratégies de protection et de surveillance à l’échelle mondiale, notamment via :

  • La marque de l’Union européenne (EUIPO) : Protège la marque dans l’ensemble des 27 États membres.
  • Le Système de Madrid (OMPI) : Permet d’étendre sa protection à de nombreux pays en une seule démarche.

Usurpation de marque et d’appellation : quelles formes prend-elle ?

Marque usurpée

Une marque déposée (ex. « Château X ») est copiée ou imitée par un tiers. L’étiquette peut reprendre :

  • Le nom exact de la marque, ou un nom très proche suscitant la confusion (ex. « Château Ex »).
  • Le logo et la charte graphique : Couleurs, typographie, disposition identiques ou quasi identiques.

Appellation trompeuse

Les appellations d’origine contrôlée (AOC), appellations d’origine protégée (AOP) ou indications géographiques protégées (IGP) sont des signes distinctifs juridiquement protégés. Leur emploi abusif constitue une tromperie pour le consommateur et une infraction pouvant relever de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.

  • Exemple : Un vin provenant d’une autre région étiqueté “Champagne” ou “Saint-Émilion”.
  • Organismes défendant ces appellations : Le CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne), l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), etc.

Étiquetage et mentions illégales

L’usurpation peut également consister à ajouter sur l’étiquette des mentions “millésime”, “grand cru”, “bio” ou “vieilles vignes” sans justification réglementaire. Ces pratiques, même si elles ne visent pas spécifiquement une marque protégée, faussent la concurrence et induisent le consommateur en erreur.

Identifier la contrefaçon et constituer un dossier de preuves

Signes d’alerte

  • Prix anormalement bas : Un vin prétendument haut de gamme à un tarif dérisoire peut être suspect.
  • Canaux de distribution non officiels : Vente sur des sites internet douteux, marchés parallèles, petits détaillants inconnus.
  • Apparence de l’étiquette : Impressions floues, erreurs typographiques, collages approximatifs, informations légales manquantes (taux d’alcool, adresse d’embouteillage…).

Rassembler des preuves tangibles

Pour entamer une action, il est indispensable de collecter des éléments démontrant la contrefaçon :

  • Photographies du produit suspect : Les angles d’étiquette, les détails du bouchon, du numéro de lot, etc.
  • Factures ou bons de commande : Qui montre la provenance, le prix et l’acheteur.
  • Analyses de laboratoire : Dans certains cas, comparer la composition du vin suspect à celle du vin authentique peut aider à prouver la contrefaçon.

Conseil pratique : Conserver les échantillons physiques du produit en cause, scellés par huissier si possible, pour faciliter l’instruction et la preuve de la matérialité des faits.

Importance d’une veille proactive

  • Surveillance de marque : Souscrire à un service de veille auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou d’organismes spécialisés, afin de repérer d’éventuelles imitations ou nouvelles demandes de marque trompeuses.
  • Contrôle du marché : Vérifier régulièrement les plateformes de e-commerce (françaises et étrangères), les sites d’enchères, les foires aux vins et marchés parallèles.

Actions et recours en cas d’usurpation ou de contrefaçon

Phase amiable : mise en demeure

La première étape consiste souvent à envoyer une lettre de mise en demeure au présumé contrefacteur, lui demandant de :

  1. Cesser immédiatement la commercialisation du produit litigieux.
  2. Retirer du marché tous les vins concernés.
  3. Détruire ou livrer les stocks restants.
  4. Payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi (perte financière, atteinte à l’image, etc.).

Cette démarche peut suffire lorsque la contrefaçon résulte d’une négligence ou d’une ignorance, mais elle reste souvent insuffisante face à des pratiques organisées.

Procédures judiciaires

Si la phase amiable échoue ou si le dommage est trop important, on peut intenter une action devant les juridictions civiles ou pénales, selon la gravité des faits.

  • Action civile (Tribunal judiciaire) : Permet d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi, et d’ordonner la cessation des actes contrefaisants.
  • Action pénale : La contrefaçon constitue un délit (articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle), passible d’amendes et d’emprisonnement pour les auteurs.

Exemple : Si le contrefacteur est un réseau international, le juge peut ordonner la saisie et la destruction des marchandises, ainsi que la clôture de sites internet illicites.

Rôle des douanes

Les services douaniers peuvent intervenir pour bloquer l’importation ou l’exportation de produits contrefaits. Le règlement (UE) n°608/2013 prévoit que les titulaires de droits (marques, appellations, etc.) puissent demander aux douanes de surveiller et d’intercepter tout lot suspect.

  • Procédure : Déposer une demande d’intervention (AFA) auprès des douanes françaises et européennes.
  • Avantage : Permet d’éviter que les marchandises contrefaites ne circulent librement, et facilite l’établissement de preuves.

Études de cas, statistiques et exemple fictif

Étude de cas : Champagne contrefait en Asie

Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) a mené plusieurs opérations pour lutter contre les vins mousseux trompeusement étiquetés comme “Champagne” en Chine et dans d’autres pays d’Asie.

  • Contexte : Les contrefacteurs profitaient de la renommée internationale du nom “Champagne” pour vendre des vins bas de gamme.
  • Résultat : Grâce à la surveillance douanière et à des actions judiciaires, une partie des stocks a été saisie et détruite, et des sanctions financières ont été infligées aux fraudeurs.

Cette réussite illustre l’importance du travail conjoint des organismes interprofessionnels, des autorités publiques et des producteurs.

Statistiques EUIPO

Selon un rapport de l’EUIPO publié en 2025, la contrefaçon des vins et spiritueux représenterait environ 2,4 milliards d’euros de pertes annuelles au sein de l’Union européenne, dont une part significative pour les AOP françaises. Ce phénomène touche particulièrement les vins de prestige et à forte valeur ajoutée, mais pas uniquement.

Exemple fictif : Domaine Verger de la Lune

Le « Domaine Verger de la Lune » découvre qu’un importateur en Europe de l’Est vend un vin sous l’appellation “Moon Orchard Wines”, avec une étiquette quasi identique.

  1. Recherche de preuves : Collecte d’échantillons et de photos de l’étiquette contrefaisante.
  2. Mise en demeure : Lettre envoyée à l’importateur, exigeant la cessation immédiate et le retrait du marché.
  3. Action judiciaire : Après refus du fraudeur, le domaine poursuit l’importateur pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
  4. Issue : Le tribunal ordonne la confiscation des bouteilles, le paiement de dommages-intérêts et la publication du jugement.

Conseils pratiques pour lutter contre la contrefaçon et protéger son vin

Protéger sa marque et sa notoriété en amont

  • Déposer sa marque : Avant tout lancement, enregistrer la marque au minimum en France (INPI), mais idéalement au niveau européen (EUIPO) ou via l’OMPI pour les pays ciblés.
  • Sensibiliser son réseau : Communiquer avec ses distributeurs officiels, importateurs, cavistes, etc. afin qu’ils signalent toute irrégularité constatée.

Renforcer la traçabilité et la sécurité

  • Etiquettes sophistiquées : Utiliser des dispositifs d’authentification (hologrammes, QR codes, encres UV…), rendant la copie plus difficile.
  • Codes de lot et bases de données : Associer chaque bouteille à un code unique consultable en ligne par le consommateur, pour vérifier l’origine.
  • Outils numériques : Certaines solutions blockchain offrent un suivi pointu du parcours de la bouteille, depuis le chai jusqu’au point de vente.

Mettre en place une veille commerciale et juridique

  • Surveillance du web : Rechercher régulièrement ses marques ou appellations sur les principales marketplaces et sites d’enchères en ligne.
  • Collaboration interprofessionnelle : Les syndicats et interprofessions (CIVC, Inter Rhône, BIVB, BNIC, etc.) jouent un rôle crucial dans la détection et la lutte contre la contrefaçon.
  • Procédure douanière proactive : Déposer des demandes d’intervention afin que les douanes ciblent les expéditions suspectes.

Conclusion

La contrefaçon de vin n’est pas seulement un enjeu économique, mais aussi un risque majeur pour l’image et la réputation d’un producteur ou d’une appellation. Alors que les fraudeurs perfectionnent leurs méthodes, il est vital pour chaque acteur du secteur viticole de connaître les mécanismes de protection offerts par la législation, de surveiller activement le marché et d’agir avec fermeté dès le moindre signe d’usurpation.

En anticipant les dépôts de marque, en sécurisant son étiquetage et en travaillant main dans la main avec les autorités et les organisations professionnelles, chaque domaine ou maison de négoce peut ainsi préserver l’authenticité et la valeur de son vin.

Pourquoi choisir le cabinet Dreyfus ?

  • Expertise reconnue : Notre équipe possède plus de 20 ans d’expérience dans la protection des marques et la lutte contre la contrefaçon, notamment dans le domaine viticole.
  • Réseau international : Nous collaborons avec des partenaires à travers le monde pour agir rapidement sur les marchés clés.
  • Stratégie sur mesure : Nous vous aidons à élaborer un plan de veille et de protection adapté à vos marchés, et gérons toutes les procédures (dépôts, oppositions, contentieux).

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Liens et ressources externes

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Protection des sacs iconiques Kelly et Birkin: décision du Tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2025

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus13/03/2025

Résumé : Le 7 février 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable  N° RG 22/09210 dans l’affaire opposant les sociétés Hermès International et Hermès Sellier à la société Blao&Co. Cette affaire soulève des questions essentielles concernant la protection des œuvres de design sous le droit d’auteur français et la contrefaçon de marques. Cet article examine en détail les aspects juridiques de cette décision, en mettant en lumière les implications pour les créateurs et les entreprises de mode.

Contexte de l’affaire

Les sociétés Hermès International et Hermès Sellier, renommées pour leurs sacs iconiques Kelly et Birkin, ont constaté que la société Blao&Co commercialisait des sacs à main sous la marque « NDG » depuis 2021. Ces produits, notamment le modèle « Paisley Jane », étaient proposés sur le site internet de Blao&Co, sur les réseaux sociaux et sur la plateforme NFT OpenSea. Estimant que ces sacs reproduisaient les caractéristiques distinctives de leurs modèles protégés, Hermès a adressé plusieurs mises en demeure à Blao&Co en mars et avril 2022, demandant la cessation de la commercialisation des sacs incriminés et des NFT associés. Face à l’absence de réponse satisfaisante, Hermès a engagé une action en justice en juillet 2022 pour contrefaçon de droits d’auteur et de marques.

Les arguments des parties

Position des sociétés Hermès

Hermès a soutenu que les sacs « Paisley Jane » de Blao&Co constituaient une reproduction non autorisée de leurs modèles Kelly et Birkin, protégés par le droit d’auteur en raison de leur originalité. De plus, Hermès a affirmé que Blao&Co utilisait sans autorisation leur marque tridimensionnelle enregistrée, notamment le fermoir caractéristique des sacs Hermès.

Défense de Blao&Co

Blao&Co a contesté l’originalité des sacs Kelly et Birkin, arguant que leurs caractéristiques étaient communes à de nombreux sacs à main ou dictées par des contraintes techniques. La société a également nié toute contrefaçon de marque, affirmant que les éléments utilisés étaient génériques et ne portaient pas atteinte aux droits d’Hermès.

Analyse juridique du tribunal

Originalité des sacs Kelly et Birkin

Le tribunal a d’abord examiné l’originalité des sacs Kelly et Birkin, condition essentielle pour la protection par le droit d’auteur. Il a été établi que le sac Kelly présente une forme trapézoïdale avec des soufflets latéraux, un rabat découpé, un système de fermeture spécifique, une poignée particulière, quatre clous de base et une bandoulière amovible. Le sac Birkin, quant à lui, possède une forme légèrement rectangulaire, un rabat avec une découpe à trois encoches, un système de fermeture spécifique, deux poignées particulières, des soufflets spécifiques et quatre clous de base. Le tribunal a conclu que ces caractéristiques résultaient de choix libres et créatifs, conférant aux sacs une physionomie propre et reconnaissable, satisfaisant ainsi au critère d’originalité requis pour la protection par le droit d’auteur.

Contrefaçon de marque

Concernant la contrefaçon de marque, le tribunal a noté qu’Hermès est titulaire d’une marque tridimensionnelle enregistrée depuis 2003, couvrant notamment le fermoir caractéristique de ses sacs. Il a été constaté que les sacs « Paisley Jane » de Blao&Co reproduisaient ce fermoir de manière identique ou similaire, créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal a donc conclu à la contrefaçon de marque par Blao&Co.

Implications de la décision

Pour les créateurs de mode

Cette décision réaffirme l’importance de l’originalité dans la protection des œuvres de design sous le droit d’auteur. Les créateurs de mode sont encouragés à développer des designs distinctifs et innovants pour bénéficier d’une protection juridique efficace contre les copies non autorisées.

Pour les entreprises

Les entreprises doivent être vigilantes quant à la conformité de leurs produits aux droits de propriété intellectuelle existants. Cette affaire souligne la nécessité de procéder à des vérifications approfondies avant la commercialisation de nouveaux produits, afin d’éviter des litiges coûteux et préjudiciables à leur réputation.

Conclusion

La décision du Tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2025 constitue une jurisprudence importante en matière de protection des œuvres de design et de marques dans l’industrie de la mode. Elle souligne la reconnaissance de l’originalité des créations de mode en tant qu’œuvres protégées par le droit d’auteur et réaffirme la protection accordée aux marques tridimensionnelles contre les actes de contrefaçon.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1. Qu'est-ce que l'originalité en droit d'auteur ?

L'originalité est une condition essentielle pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur. Elle implique que l'œuvre reflète des choix libres et créatifs de son auteur, lui conférant une physionomie propre et reconnaissable.

2. Les sacs à main peuvent-ils être protégés par le droit d’auteur ?

Oui, à condition qu'ils présentent un caractère original. Le Tribunal judiciaire de Paris a reconnu que les sacs Kelly et Birkin d’Hermès répondaient à ce critère en raison de leurs caractéristiques distinctives et de leur conception résultant de choix créatifs.

3. Quelle est la différence entre une marque tridimensionnelle et un dessin ou modèle ?

Une marque tridimensionnelle protège la forme distinctive d’un produit en tant qu’indicateur d’origine commerciale. Un dessin ou modèle, en revanche, protège uniquement l’apparence esthétique du produit pour une durée limitée.

4. Comment éviter une accusation de contrefaçon dans le domaine de la mode ?

Les entreprises doivent effectuer des recherches approfondies sur les droits de propriété intellectuelle existants avant de commercialiser un produit. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour évaluer les risques de litige.

5. Quelles sanctions sont encourues en cas de contrefaçon de marque ou de droit d’auteur ?

Les sanctions peuvent inclure l’interdiction de commercialisation des produits litigieux, la destruction des stocks, le paiement de dommages et intérêts ainsi que des amendes. En cas de contrefaçon en bande organisée, des peines de prison peuvent également être prononcées.

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Concurrence déloyale et parasitisme : les évolutions jurisprudentielles

Written by Dreyfus21/01/2025

La concurrence déloyale et le parasitisme demeurent des domaines dynamiques du droit de la propriété intellectuelle, constamment enrichis par une jurisprudence évolutive. Les décisions récentes des juridictions françaises mettent en lumière un paysage juridique nuancé, offrant des perspectives précieuses pour les entreprises confrontées à ces enjeux. Cet article examine des affaires marquantes, en se concentrant sur les distinctions avec la contrefaçon, l’évaluation des dommages-intérêts, les délais de prescription et la présomption de préjudice, tout en abordant les conséquences économiques telles que le débauchage massif.

La commercialisation de produits : une approche distincte de la contrefaçon : Risque de confusion et « effet de gamme » – Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2023, n°22-14.651

 

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé que la commercialisation d’une gamme entière de produits imitant ceux d’un concurrent peut constituer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Ces actes se distinguent de la contrefaçon, notamment lorsque des efforts délibérés créent un risque de confusion pour les consommateurs. Cette décision met en exergue l’importance de l’« effet de gamme », où l’imitation d’une ligne complète amplifie le préjudice concurrentiel.

Les victimes de telles pratiques disposent désormais d’un double recours—une action en contrefaçon parallèlement à une action pour concurrence déloyale—à condition d’établir des faits distincts pour chaque action. Cette stratégie renforce l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle.

L’évaluation des dommages-intérêts en matière de concurrence déloyale : Une approche proportionnée et adaptée – Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2024, n°23-22.122

 

Une décision récente a précisé le cadre d’évaluation des dommages-intérêts en matière de concurrence déloyale. La Cour a souligné que ces dommages doivent refléter l’avantage indu obtenu par l’auteur des actes illicites, ajusté en fonction des volumes d’affaires respectifs des parties impliquées. Cela garantit une réparation proportionnée au préjudice subi par la victime, évitant des indemnités excessives.

De plus, la Cour a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 1240 du Code civil, confirmant sa conformité avec les droits et libertés constitutionnels.

Cette décision renforce l’importance d’une quantification précise des gains financiers de l’auteur, tout en assurant une restitution équitable pour la victime.

Les délais de prescription des actions en concurrence déloyale : Une clarification des délais – Cour de cassation, Chambre commerciale, n°18-19.153

 

Dans son arrêt du 26 février 2020, la Cour a traité de la prescription des actions en concurrence déloyale. Bien que ces actions impliquent souvent des comportements prolongés, le délai de cinq ans commence à courir lorsque la victime a eu ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance des faits. Cette approche équilibre la sécurité juridique et les réalités de la découverte des pratiques illicites.

Une surveillance rigoureuse des marchés est essentielle pour identifier rapidement les atteintes potentielles et agir en conséquence.

Présomption de préjudice en matière de concurrence déloyale et de dénigrement : Allégement de la charge de la preuve – Cour d’appel de Paris (4 octobre 2023, n°21/22383

 

Cet arrêt a rappelé que les actes de concurrence déloyale ou de dénigrement présument un préjudice pour la victime. Qu’il soit économique ou moral, l’établissement des pratiques déloyales suffit à présumer un dommage, sans exiger une preuve exhaustive.

Cette présomption facilite les recours rapides pour les victimes, leur permettant de se concentrer sur l’atténuation des impacts commerciaux sans exigences probatoires excessives.

Conséquences économiques : débauchage massif et perturbation d’activité : Le cas du recrutement massif

Un exemple frappant des conséquences économiques de la concurrence déloyale est le débauchage massif du personnel d’un concurrent. Dans une affaire significative (Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2023, n°22-12.808), la Cour a considéré que le recrutement en masse de cadres dirigeants représentant une part importante de l’effectif relevait de manœuvres déloyales provoquant une désorganisation effective. De telles actions ont été qualifiées de concurrence déloyale en raison de leur intention et de leurs effets perturbateurs.

Les entreprises touchées par ces stratégies peuvent solliciter des recours judiciaires, notamment lorsque ces actions compromettent leur stabilité opérationnelle.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence en matière de concurrence déloyale et de parasitisme illustre l’engagement des juridictions à protéger des pratiques commerciales équitables. Les développements clés mettent en avant une approche nuancée des questions liées à l’imitation de produits, à l’évaluation des dommages, aux délais de prescription, à la présomption de préjudice et aux impacts économiques tels que le débauchage massif. En restant informées et en adoptant des stratégies proactives, les entreprises peuvent efficacement protéger leur propriété intellectuelle et leur position sur le marché.

Chez Dreyfus, nous mettons à votre disposition une équipe d’experts reconnue pour :

  • Identifier les actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
  • Développer des stratégies juridiques sur mesure pour protéger vos intérêts.
  • Vous représentez efficacement devant les juridictions compétentes.

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Rétrospective 2024 : Propriété intellectuelle et innovation au cabinet Dreyfus

Written by Dreyfus31/12/2024

L’année 2024 a marqué une période riche en évolutions législatives, en innovations stratégiques, et en initiatives significatives pour le cabinet Dreyfus, spécialisé en propriété intellectuelle. Cette rétrospective met en lumière les moments forts, les analyses approfondies, et les outils développés pour accompagner les entreprises dans un monde juridique en perpétuel mouvement.

Articles phares et évolutions législatives

Le cabinet a analysé plusieurs évolutions majeures en 2024, parmi lesquelles :

  1. Nouvelles mesures européennes pour des emballages durables : Adoptées par le Parlement européen, ces mesures visent à réduire les déchets d’emballages et à promouvoir des alternatives écologiques. Des recommandations pratiques ont été proposées pour aider les entreprises à se conformer à ces nouvelles exigences.
  2. Modernisation du régime des dessins et modèles : Le « Paquet Dessins et Modèles », qui entrera en vigueur le 1er mai 2025, apporte des ajustements significatifs pour renforcer la protection des créations au sein de l’Union européenne. Les articles du cabinet ont expliqué ces changements et leur impact pour les entreprises créatives.
  3. Surveillance des marques sur les réseaux sociaux : Un sujet crucial à l’ère numérique. Le cabinet a exploré des stratégies avancées pour contrer les atteintes à la propriété intellectuelle en ligne et a introduit de nouveaux services pour surveiller les noms de domaine et l’image de marque des sociétés.

Services et outils modernisés

Pour répondre aux besoins croissants des clients, le cabinet a étendu ses services en matière de :

  1. Surveillance de vos marques, noms de domaines, réseaux sociaux et dessins & modèles : Une vigilance renforcée pour protéger vos actifs immatériels dans un environnement de plus en plus complexe.
  2. Accompagnement personnalisé : Le cabinet a développé des solutions sur mesure pour les startups et les entreprises émergentes, fournissant des outils adaptés à leurs ressources limitées.

Événements et internationalisation

Le cabinet a participé activement à des conférences internationales et a organisé des webinaires sur des thématiques variées, consolidant son rôle de leader dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Perspectives pour 2025

Pour 2025, le cabinet prévoit de poursuivre son exploration des nouvelles technologies, d’introduire des formations adaptées aux besoins spécifiques des clients, et de renforcer ses collaborations internationales.

Nous souhaitons à tous nos clients, partenaires, et collaborateurs une excellente année 2025, pleine de succès et de sérénité. Que cette nouvelle année soit marquée par des réalisations positives et une paix durable dans le monde.

Le cabinet Dreyfus collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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les défis juridiques de la similarité des produits dans l’industrie de la mode

Written by Dreyfus09/12/2024

Le secteur de la mode, reconnu pour son dynamisme et son innovation, est également un domaine dans lequel la protection des marques et des créations est essentielle. L’un des enjeux majeurs auxquels sont confrontées les marques dans ce secteur est la similarité des produits. La définition et l’interprétation de cette similarité ont un impact direct sur la portée des protections juridiques, notamment en matière de marques, de brevets et de designs. Dans cet article, nous analyserons les différents aspects de la similarité des produits dans le secteur de la mode, en nous appuyant sur la jurisprudence récente et les évolutions dans ce domaine.

 

SOMMAIRE

  • Qu’est-ce que la similarité des produits ?
  • L’INPI vs la Cour d’appel de Paris : Une divergence jurisprudentielle
  • L’Importance de la similarité pour les acteurs de la mode
  • La montée en puissance des « dupes » : Une menace pour la propriété intellectuelle
  • La nécessité d’une clarification jurisprudentielle pour garantir la sécurité juridique

Qu’est-ce que la similarité des produits ?

La similarité des produits se réfère à l’évaluation du degré de ressemblance entre deux produits ou services, notamment dans le cadre de l’enregistrement des marques. Cette évaluation est cruciale car elle détermine si un produit ou une marque existe déjà sur le marché, et si un autre produit pourrait créer une confusion parmi les consommateurs.

Dans le domaine de la mode, cela implique de comparer non seulement les produits eux-mêmes (vêtements, accessoires, parfumerie) mais aussi leurs usages, leurs cibles et la façon dont les consommateurs les perçoivent. Les autorités compétentes, comme l’INPI ou la Cour d’appel de Paris, sont chargées de trancher sur cette question lorsqu’une marque est contestée.

Les critères de similarité sont multiples et comprennent :

  • Les caractéristiques physiques du produit : sa forme, sa couleur, son matériau, etc.
  • L’impression visuelle : la perception qu’un consommateur pourrait avoir en observant les produits.
  • La destination et l’usage : si les produits servent à des fins similaires, ils peuvent être considérés comme similaires.
  • Le public ciblé : une marque de luxe et une marque de prêt-à-porter, bien que similaires dans leur aspect visuel, s’adressent à des segments différents du marché et peuvent ne pas créer de confusion.

L’INPI vs la Cour d’appel de Paris : Une divergence jurisprudentielle

Les divergences d’interprétation sur la similarité des produits dans le secteur de la mode ont conduit à des décisions contradictoires. L’INPI, dans certains cas, considère que des produits de parfumerie, de joaillerie et d’horlogerie peuvent être similaires, même de manière marginale, aux vêtements. Selon l’INPI, la similarité réside dans l’association possible entre ces produits dans l’esprit des consommateurs, ce qui pourrait induire une confusion quant à la provenance des produits.

Cependant, la Cour d’appel de Paris adopte une position plus stricte, souvent en se basant sur la jurisprudence du Tribunal de l’Union Européenne. Selon la Cour, la similarité entre des produits aussi différents que des vêtements et des accessoires de mode, tels que la bijouterie ou l’horlogerie, est plus limitée, notamment en raison des différences évidentes dans leur usage, leur conception et leur présentation.

Ces divergences créent une insécurité juridique pour les acteurs du secteur de la mode. Les marques peuvent se retrouver dans une situation délicate, ne sachant pas si leurs protections couvrent réellement tous les produits associés ou si elles risquent de voir leur marque contestée sur des produits similaires mais non identiques. Cela soulève des questions sur la protection de la propriété intellectuelle, notamment en termes de portée et de validité des marques déposées.

L’Importance de la similarité pour les acteurs de la mode

Pour les marques de mode, la protection juridique passe par la création d’une identité forte et distincte. Les acteurs du secteur doivent être vigilants afin d’éviter que leurs produits ne soient perçus comme des copies de créations existantes. Cela implique une stratégie de différenciation basée sur :

  • Des designs innovants et uniques.
  • Une image de marque claire.
  • Des campagnes de communication efficaces.

Les décisions juridiques sur la similarité des produits influencent directement cette stratégie, car elles déterminent jusqu’où une marque peut aller dans le lancement de nouveaux produits tout en respectant les droits de propriété intellectuelle des autres.

La montée en puissance des « dupes » : Une menace pour la propriété intellectuelle

La prolifération des « dupes », ces imitations de produits haut de gamme proposées à des prix accessibles, bouleverse les notions traditionnelles de protection de la propriété intellectuelle. Ces produits, largement popularisés par les réseaux sociaux, brouillent la frontière entre inspiration légitime et contrefaçon. Bien qu’ils ne prétendent pas usurper l’identité d’une marque, leur similitude visuelle ou fonctionnelle peut induire une confusion chez les consommateurs et réduire la valeur perçue des produits originaux.

Les défis juridiques posés par les dupes résident notamment dans leur exploitation des zones grises des protections légales actuelles. Les dessins et modèles, bien qu’efficaces pour protéger certaines caractéristiques distinctives, ne suffisent pas toujours à contrer ces imitations. Quant aux marques de forme ou au droit d’auteur, leur application reste complexe et exige souvent des procédures judiciaires longues et coûteuses.

L’émergence de la culture du dupe reflète une admiration pour les produits de luxe et leur aspiration à démocratiser le style. Cependant, elle constitue également un risque économique pour les marques établies. En inondant le marché de produits à faible coût, les dupes sapent la perception d’exclusivité et d’innovation qui est au cœur de l’identité des marques de luxe.

Dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attirés par ces alternatives, les marques doivent redoubler d’efforts pour se différencier, tant par leurs créations que par leur communication. La reconnaissance explicite de leurs droits de propriété intellectuelle, associée à une stratégie proactive contre les dupes, est essentielle pour préserver leur position sur le marché.

La nécessité d’une clarification jurisprudentielle pour garantir la sécurité juridique

Les litiges sur la similarité des produits sont fréquents dans le secteur de la mode, car de nombreuses marques cherchent à protéger des éléments distinctifs comme les motifs, les coupes ou les logos. Ces différends peuvent entraîner des coûts importants, non seulement pour les parties directement impliquées, mais aussi pour l’ensemble du marché, en raison de la longueur et de la complexité des procédures judiciaires.

L’évolution des décisions judiciaires montre que la similarité des produits dans le secteur de la mode est un concept en constante évolution. Les divergences d’interprétation entre l’INPI et la cour d’appel de Paris soulignent la nécessité d’une clarification juridique. Une jurisprudence plus cohérente permettrait de mieux encadrer les protections des marques et d’éviter l’incertitude juridique actuelle.

Une clarification des critères de similarité des produits permettrait d’améliorer la sécurité juridique pour les acteurs du secteur de la mode. En attendant, les marques doivent être particulièrement vigilantes et adopter des stratégies de différenciation robustes pour se protéger contre les risques de litiges et de confusion.

Le secteur de la mode, avec ses spécificités, exige une analyse approfondie des produits, de leur usage et de leur perception pour garantir une protection efficace de la propriété intellectuelle. Le défi réside dans la capacité des marques à naviguer dans cette complexité tout en restant innovantes et distinctes.

Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller en matière de stratégie de propriété intellectuelle et de défense de marque en ligne. Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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La législation de la propriété intellectuelle en France : Maîtriser les marques sur un terrain de jeu mondial

Written by Dreyfus21/10/2024

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France : Un aperçu complet

Le fondement du droit de la propriété intellectuelle (PI) en France témoigne de son influence historique sur les traditions juridiques et reflète son adaptation progressive aux nouveaux développements technologiques et à la mondialisation. Le système de PI français, en particulier dans le domaine des marques, est robuste, détaillé et harmonisé avec les conventions internationales. Il est conçu pour protéger la créativité et les innovations des individus et des entreprises.

Les bases du droit des marques en France

Le droit des marques en France est principalement régi par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, amendée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Ces lois sont codifiées dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui constitue l’ossature des réglementations nationales. Les amendements ont principalement été motivés par la nécessité d’aligner le droit français sur les directives européennes et les normes internationales.

 

Les marques en France servent d’instruments juridiques pour protéger les identifiants commerciaux distinctifs, tels que les noms, logos, designs, et même les sons, en garantissant des droits exclusifs d’utilisation. Le système juridique étend également la protection aux marques non traditionnelles, y compris les marques animées, les hologrammes et les représentations multimédias. Les exigences principales pour la protection d’une marque en France sont claires : une marque doit être capable de distinguer des produits ou services de ceux d’autres entités et être représentée de manière claire dans le registre officiel. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est l’organisme officiel chargé de la régulation des marques en France.

 

Un acteur mondial de la propriété intellectuelle

La France n’est pas isolée dans son approche juridique de la propriété intellectuelle. Elle participe activement à plusieurs accords internationaux clés qui façonnent le droit de la PI à l’échelle mondiale. Parmi eux, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) et l’Arrangement de Madrid (1892) ont été fondamentaux. De plus, la signature par la France de l’Accord sur les ADPIC (1994) l’aligne sur les obligations commerciales internationales, tandis que des accords comme l’Arrangement de Nice (1957) assurent une classification harmonisée des produits et services dans le monde entier. Ces traités facilitent l’enregistrement international des marques et créent un cadre cohérent permettant aux entreprises françaises de concourir à l’échelle mondiale tout en protégeant leur propriété intellectuelle.

 

Les accords internationaux simplifient le processus d’enregistrement des marques transfrontalières et fournissent des mécanismes pour que les entités françaises fassent valoir leurs droits dans d’autres juridictions. Par exemple, le Protocole de Madrid (1997) et l’Arrangement de Vienne (1973) offrent des cadres pour la classification et la protection internationales des marques figuratives.

Établir et faire respecter les droits : Le rôle de l’enregistrement

Bien que l’enregistrement ne soit pas obligatoire pour établir la propriété d’une marque dans de nombreuses juridictions, en France, les marques non enregistrées ne bénéficient d’aucune protection juridique. Le concept de marques « de droit commun » n’existe pas dans le droit français. Cependant, les propriétaires de marques notoires, définies par l’article 6-bis de la Convention de Paris, peuvent utiliser les dispositions du droit de la responsabilité civile français pour empêcher l’utilisation abusive de signes similaires. En pratique, l’enregistrement auprès de l’INPI garantit une voie plus simple pour faire valoir ses droits, y compris l’accès aux tribunaux spécialisés et aux recours juridiques en cas de contrefaçon.

 

Une fois enregistrée, une marque française est valide pour une durée de 10 ans et peut être renouvelée indéfiniment. L’enregistrement offre également une présomption de validité, ce qui simplifie les litiges juridiques concernant la propriété et l’utilisation. Il est à noter que la non-utilisation d’une marque pendant une période de cinq ans ouvre la porte à des actions en annulation par des tiers.

Contester une marque : Procédures d’opposition et d’annulation

Le système de marques français permet à des tiers de contester des demandes ou des enregistrements existants. Une fois qu’une demande de marque est déposée, elle est publiée dans le Bulletin des marques, ouvrant une fenêtre de deux mois pour l’opposition. Les oppositions peuvent être basées sur des droits antérieurs, y compris des marques existantes, des droits d’auteur, des noms commerciaux ou des indications géographiques.

 

Les procédures d’annulation sont tout aussi cruciales pour maintenir l’intégrité du registre des marques. Ces actions peuvent être fondées sur des motifs tels que l’absence de caractère distinctif, la mauvaise foi ou la non-utilisation. Le processus implique généralement plusieurs échanges de preuves et d’arguments juridiques entre les parties. De plus, si une marque est jugée trompeuse, déceptive ou descriptive, elle peut être invalidée.

Les dimensions en ligne et numériques de la protection des marques

À mesure que le monde devient de plus en plus numérique, la protection des marques dans les environnements en ligne gagne en importance. En vertu du Code des postes et des télécommunications électroniques, la législation française prévoit des mécanismes pour annuler ou transférer des noms de domaine contrefaits. Les noms de domaine, qui ont une valeur commerciale importante, peuvent faire l’objet de procédures d’opposition s’ils ont acquis une reconnaissance suffisante auprès du public.

 

Les atteintes en ligne sont traitées de manière similaire aux formes traditionnelles de contrefaçon, les tribunaux reconnaissant les défis uniques posés par les plateformes numériques. Les marques peuvent également être protégées en vertu du droit français de la concurrence déloyale, qui étend la protection contre les pratiques commerciales déloyales, notamment dans les cas où des marques notoires étrangères sont impliquées.

Licences et cessions : Gérer les droits des marques

Les marques, en tant qu’actifs commerciaux précieux, peuvent être concédées sous licence ou cédées, partiellement ou totalement, pour des biens et services spécifiques. Les accords de licence, lorsqu’ils sont enregistrés auprès de l’INPI, facilitent l’application des droits de marque et permettent au licencié d’intenter des actions en contrefaçon s’il en a l’autorisation. La cession de marques, qui peut être réalisée à des fins fiscales ou dans le cadre d’une restructuration d’entreprise, doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties.

 

L’enregistrement de ces transactions n’est pas obligatoire pour leur validité, mais il est crucial pour leur opposabilité aux tiers. L’INPI gère les licences et cessions enregistrées avec des procédures conçues pour être efficaces et économiques.

Conclusion : L’avenir du droit de la propriété intellectuelle en France

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France est un système dynamique qui équilibre tradition et innovation moderne. Son alignement sur les normes internationales et ses réglementations internes solides garantissent que les entreprises opérant dans sa juridiction peuvent protéger et faire valoir efficacement leur propriété intellectuelle. À mesure que de nouvelles technologies émergent, le système juridique français continuera probablement à s’adapter, garantissant que ses lois sur la PI restent pertinentes et réactives aux besoins des créateurs et des entreprises.

Au cabinet Dreyfus, notre équipe est experte dans les subtilités du cadre juridique de la PI en France, assurant à nos clients un conseil de qualité dans les complexités de l’enregistrement, de la protection et des accords internationaux relatifs aux marques. Nous comprenons les défis uniques que pose le paysage numérique actuel et nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure pour protéger vos actifs créatifs.

En collaborant avec le cabinet Dreyfus, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs portefeuilles de propriété intellectuelle et protéger leurs innovations. Notre approche globale facilite les processus d’enregistrement et dote nos clients de stratégies pour faire face aux éventuelles contrefaçons et litiges. Avec notre assistance, les entreprises peuvent se concentrer sur ce qu’elles font de mieux : innover, pendant que nous gérons les complexités juridiques de la gestion de la PI. Choisissez le cabinet Dreyfus pour garantir que votre propriété intellectuelle est entre de bonnes mains !

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Quel est le rôle de l’expert judiciaire en propriété intellectuelle ?

Written by Dreyfus02/03/2023

L’expert judiciaire est sollicité pour donner au juge un avis sur des points techniques précis. Ce dernier peut être désigné par le juge ou par les parties au procès. Les experts judiciaires sont présents dans tous les domaines où un avis technique peut être requis : médecine, architecture, droit, incluant bien entendu le droit de la propriété intellectuelle.

 

Quel est le rôle spécifique d’un expert judiciaire en propriété intellectuelle ?

 

La technique est au cœur de la propriété intellectuelle : l’innovation et la création sont l’essence même de cette matière. Des experts sont souvent nécessaires pour analyser, expliciter ou interpréter les points techniques d’une invention ou d’une création.

A titre d’exemple, l’expert judiciaire en droit de la propriété intellectuelle peut être amené à évaluer les préjudices causés par une violation d’un droit de propriété intellectuelle, souvent difficiles à estimer, notamment en matière de marques. Plus généralement, l’expert peut examiner les éléments de preuve technique ou interroger les parties à l’affaire afin de donner un avis impartial. Le juge n’est pas tenu de suivre les recommandations de l’expert mais il pourra se baser sur son rapport d’expertise ou sur son témoignage lors de l’audience afin de fonder sa décision.

 

Comment les experts judiciaires en propriété intellectuelle sont-ils désignés ?

 

Il existe deux moyens pour désigner un expert au cours d’une procédure judiciaire. D’une part, les juges peuvent faire appel aux experts inscrits sur les listes nationales. Les experts sont spécialisés : il existe plusieurs listes qui classent les experts par spécialité et sous-spécialité. Une liste est dressée par la Cour de cassation et il existe également une liste propre à chaque Cour d’appel.

D’autre part, les parties à un litige peuvent également contacter directement un expert judiciaire de leur choix. Cet expert peut ne pas être sur les listes de la Cour de cassation et des cours d’appel. Ce dernier devra cependant prêter serment devant le juge au moment de son audition.

 

Quel rôle pour le Cabinet de Conseil en Propriété industrielle Dreyfus & associés ?

Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & associés, est inscrite depuis 2009 en tant qu’expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris dans la spécialité E.09.02 Propriété industrielle – Marques. En décembre 2022, elle a été nommée experte près la Cour de cassation pour la même spécialité.

Ainsi, l’expert judiciaire en propriété intellectuelle est avant tout un expert technique et juridique dans une ou plusieurs spécialités du droit de la propriété intellectuelle, le plus souvent praticiens depuis de nombreuses années. Il intervient au cours d’une procédure judiciaire afin d’apporter son expertise sur les aspects techniques d’une marque, d’un brevet ou encore d’un modèle, aidant ainsi le juge à motiver sa décision.

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus:

contact@dreyfus.fr

 

 

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Parfums et vêtements sont-ils des produits similaires au sens du droit des marques ?

Written by Dreyfus17/02/2023

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 5 avril 2022, 20/12763

 

Sun Consulting SARL et M. Y W c. H&M Hennes & Mauritz LP et H&M Hennes & Mauritz SARL

 

La Troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcée dans un jugement du 5 avril 2022 concernant une action en contrefaçon opposant la marque de l’Union européenne « CREMIEUX » désignant des vêtements, chaussures et produits d’habillement et la marque « RUE CREMIEUX » sous laquelle sont commercialisés des parfums.

 

En l’espèce, malgré l’argument des demandeurs selon lequel les vêtements et les parfums seraient des produits similaires au regard de leur complémentarité et de l’étroite connexité de leur fonction esthétique, le Tribunal Judiciaire a rejeté l’action en contrefaçon pour défaut de similarité entre ces produits.

 

Le titulaire d’une marque peut interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique ou similaire à sa marque par un tiers lorsque cet usage à lieu dans la vie des affaires, qu’il concerne des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la garantie d’identité d’origine, fonction essentielle de la marque

Bien que les juridictions françaises et européennes rencontrent régulièrement la problématique de la similarité entre parfums et vêtements, des incertitudes persistent quant à l’appréciation de cette similarité.

 

Quels critères retenir pour apprécier le degré de similarité entre des produits ?

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a énoncé à plusieurs reprises différents facteurs pertinents à prendre en compte pour l’appréciation du degré de similarité entre des produits ou services. Sont pris en compte la nature, la destination, l’utilisation, les canaux de distribution ou encore le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou services concernés.

Néanmoins, si ces critères font défaut, le Tribunal de l’Union Européenne admet qu’un degré de similarité puisse subsister si les produits présentent une certaine complémentarité esthétique. Cette complémentarité sera retenue lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut qu’un produit soit indispensable ou important à l’utilisation d’un autre, que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser ces produits ensembles et enfin que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque.

La Cour de cassation retient une conception différente de celle de la Cour de Justice en recherchant si le consommateur est en mesure d’attribuer une origine commune aux produits ou services litigieux. Or, si cette interprétation est appliquée de manière trop large, cela reviendrait à qualifier de similaires des produits dès lors que le risque de confusion n’est pas impossible.

Bien que la condition de l’atteinte à la marque doive être interprétée à la lumière du risque de confusion, l’article 9 du Règlement 2017/1001 rappelle que la notion de similarité est à la fois une condition nécessaire et un critère interdépendant du risque de confusion. Par conséquent, la similarité des produits ou services ne peut dépendre de la possibilité d’un risque de confusion alors même que c’est ce dernier qui dépend en partie de la similarité.

 

Les parfums et vêtements peuvent-ils être considérés comme des produits similaires au regard de ces facteurs ?

 

 

Dans la présente affaire, la Troisième chambre du Tribunal judiciaire estime que vêtements et parfums ne partagent ni la même nature, ni la même destination et ne sont pas en général vendus dans les mêmes magasins. En dépit du fait qu’ils puissent présenter une fonction similaire de mise en valeur du porteur, celle-ci reste secondaire et peu convaincante. La fonction primaire du vêtement obéit à un but purement utilitaire tandis que le parfum a pour finalité la diffusion d’une odeur agréable. Leur utilisation commune lors des activités extérieures quotidiennes ne peut suffire à caractériser un facteur pertinent de similitude.

Mais qu’en est-il de la complémentarité esthétique ? Le Tribunal Judiciaire a estimé que les parfums n’étaient pas des produits importants voire indispensables pour l’utilisation des vêtements et ces derniers ne sont pas non plus importants à l’usage des parfums.

Ce jugement peut sembler surprenant au regard de la jurisprudence dégagée par la Cour d’appel en matière de similarité entre parfums et vêtements. En effet, dans un arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu comme justifiée l’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée à l’INPI pour des vêtements sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour désigner des parfums et cosmétiques.

La réponse de la Cour d’appel avait été principalement fondée sur la présence de réseaux de distribution identiques. Elle avait en outre accordé une place déterminante à la fonction esthétique alors que cette dernière ne peut, selon le Tribunal Judiciaire, être considérée comme un facteur suffisant.

Ce mouvement consistant à assouplir le principe de spécialité se reflète principalement dans le domaine du luxe où les marques de renommée sont très présentes. Ainsi, de nombreuses décisions reconnaissent la similarité entre des produits de classe 3 (parfums et cosmétiques) aux produits de classe 25 (vêtements) voire de classes 14 (bijoux) et 18 (maroquinerie).

En effet, des maisons comme Louis Vuitton ou Maison Margiela proposent à la fois des vêtements à la vente et, pour conquérir un public plus large, des parfums. Cependant, cette diversité de produits se retrouve aussi chez des enseignes non luxueuses, de gammes différentes, comme Zara ou Lacoste.

Dans ce jugement, le Tribunal Judiciaire va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle française qualifiant de similaires les parfums et vêtements. En effet, le fait que les entreprises du secteur de la mode commercialisent sous leur marque des parfums ne peut être un facteur suffisant à rendre ces produits similaires, selon la Troisième chambre du Tribunal judiciaire.

 

Est-il alors impossible d’agir en contrefaçon d’une marque commercialisant des parfums sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour des vêtements (ou inversement) ?

 

Pas nécessairement mais la décision rendue montre que les chances de succès pourront être à nuancer.

Néanmoins, les juridictions françaises ne donnent pas encore de réponse unifiée et homogène à ce sujet et les décisions restent casuistiques. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a récemment jugé dans un arrêt du 14 septembre 2022 qu’il existait bien un risque de confusion entre une marque antérieure déposée pour la parfumerie et les cosmétiques et une marque destinée à désigner des vêtements. Pour statuer sur cette similarité, la Cour s’est fondée sur le fait que ces produits relèvent tous du domaine de la mode, assurent la même fonction esthétique, s’adressent à une même clientèle et peuvent être commercialisés sous les mêmes marques par les mêmes entreprises et distribués sous le même réseau de distribution.

Par conséquent il faudra sûrement attendre que la Cour de cassation se prononce à ce sujet pour tenter d’obtenir une réponse homogène et claire assurant une plus grande sécurité juridique pour les titulaires de marques.

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Influenceurs : attention à ne pas promouvoir de produits contrefaisants !

Written by Dreyfus15/09/2021

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Internet a changé la manière de commercer. Désormais, les agences publicitaires ne sont plus les seules à faire la promotion des produits de leur client, les influenceurs sont devenus à leur tour les interlocuteurs privilégiés des marques souhaitant faire connaître et vendre leurs produits. Si la démarche ne semble pas anormale, les actions en justice fleurissent contre ces personnes, pour contrefaçon de marques.

Dans une affaire récente Petunia Products, Inc. V. Rodan & Fields, et.al., la plaignante Petunia Products (« Petunia ») avait déposé une plainte pour contrefaçon de sa marque « BROW BOOST » à l’encontre de la société Rodan & Fields. Cette dernière avait confié à l’influenceuse Molly Sims la tâche de promouvoir son produit « Brow Defining Boost ». Le 6 août 2021, le juge fédéral Cormac J. Carney a rejeté la demande d’irrecevabilité de la plainte déposée par l’influenceuse, concernant la prétendue contrefaçon de marque, notamment parce que la plaignante avait réussi à démontrer que la promotion du produit litigieux pouvait induire le consommateur en erreur et créer un risque de confusion entre sa marque déposée, et le produit de la défenderesse.

Notamment, le juge avançait que la Federal Trade Commission (FTC) tenait une position selon laquelle les influenceurs et célébrités pouvaient voir leur responsabilité engagée pour de fausses publicités ou, à tout le moins, pour des publicités trompeuses. Le juge Carney a donc fait le parallèle avec l’affaire en question, et considéré que les  propos d’un influenceur pouvait engager la responsabilité de ce dernier. En outre, et c’est là le point majeur de cette première décision du dossier, le juge a pris en considération le risque de confusion, clef de voûte de toute plainte pour contrefaçon de marque. En l’occurrence, ce risque était réel puisque qu’il s’agissait de produits en compétition directe, de deux entreprises concurrentes, agissant sur le même marché, avec un nom très similaire.

Il faut cependant nuancer cette décision, dans la mesure où le juge ne s’est prononcé que sur la demande d’irrecevabilité déposée par l’influenceuse.

 

Notion et rôle de l’influenceur

Il faut revenir sur ce qu’on entend réellement par « influenceur ». Dans ses conclusions relatives à l’affaire Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, l’avocat général Bobek définit les influenceurs comme des « utilisateurs quotidiens ordinaires d’Internet qui accumulent un assez grand nombre de followers (…) ». L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) quant à elle, définit l’influenceur comme « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique (…) ». Elle ajoute : « un influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placement de produits, (…), diffusion d’un contenu publicitaire, etc.). ».

L’influenceur a donc le pouvoir d’orienter les choix des personnes qui le suivent, chose d’autant plus facile que les réseaux sociaux sur lesquels ils agissent sont de plus en plus simples d’utilisation et accessibles au plus grand nombre. C’est cette simplicité d’utilisation et de visionnage qui a conduit deux influenceuses américaines, Kelly Fitzpatrick et Sabrina Kelly-Krejci, à faire la promotion, sur Instagram et TikTok, de produits contrefaisants en vente sur la plateforme Amazon. Amazon a donc intenté une action judiciaire le 12 novembre 2020 à l’encontre des deux femmes pour promotion frauduleuse de produits contrefaisants.

 

Quelle responsabilité de l’influenceur ?

Tout d’abord, et le juge Conrey l’avait bien relevé dans sa décision, l’influenceur doit absolument faire figurer sur sa publication que la promotion de la marque résulte d’une collaboration.

En France, il s’agit aussi d’une recommandation de l’ARPP mais surtout d’une obligation légale, que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 avait déjà formulée. Si l’influenceur peut échapper aux mailles du filet et ne pas être rendu coupable de contrefaçon de marque dans le cadre d’une collaboration (cela diffère s’il promeut de lui-même un produit contrefaisant), il pourrait en revanche se voir amender pour parasitisme, concurrence déloyale ou pratique commerciale trompeuse, tous trois sanctionnés au titre de l’article 1240 du Code civil.

Cependant et il est important de le noter, l’influenceur porte le poids de sa responsabilité concernant les informations qu’il diffuse ! Dès lors, si un requérant arrive à prouver que l’influenceur en question avait tout à fait conscience que le produit dont il faisait la promotion était en fait une contrefaçon, alors il y a fort à parier qu’un juge reconnaîtrait l’influenceur et la société l’ayant contacté, responsables de contrefaçon de marque, solidairement ou chacun à titre individuel. Encore une fois, le juge examinera également dans quelle mesure le produit dont la publicité est faite par l’influenceur pourrait engendrer une confusion dans l’esprit du public.

 

 

Le métier d’influenceur n’est donc pas sans risques et la lecture des contrats de partenariat conclus avec les entreprises doivent être examinés avec soin. Une recherche d’environnement est également essentielle, le produit à promouvoir ne devant en aucun cas attenter aux droits antérieurs d’une marque, qui plus est concurrente.

Le cabinet Dreyfus & associés est à votre disposition pour vous assister dans la sécurisation de ces projets.

 

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Quel est l’impact de la contrefaçon sur les consommateurs et les entreprises ?

Written by Dreyfus23/12/2020

 

Publié en juin 2020, le rapport « 2020 Status on IPR Infringement » de l’EUIPO montre que le commerce électronique a favorisé le phénomène de la contrefaçon. La majorité des produits contrefaits vient d’Asie. Ces produits sont ensuite reconditionnés dans des petits paquets dans des pays comme l’Albanie, l’Ukraine ou le Maroc.

 

Par ailleurs, la pandémie de la Covid-19 n’a pas diminué cette tendance, au contraire, si l’on se réfère au rapport  « 2020 Consumer Buying Behavior Report » de la société Intelligence Node retraçant les comportements des acheteurs.

 

Lorsque nombre de magasins ont dû fermer, les consommateurs ont augmenté leurs achats en ligne, permettant à la contrefaçon de prendre plus d’’ampleur. Selon cette étude, la plupart des consommateurs sont attirés par un prix attractif mais n’ont pas toujours conscience d’acheter un produit contrefait.

 

Parmi les chiffres de cette analyse, l’on peut retenir ceux qui suivent :

 

  • Plus de 50 % des acheteurs effectuent des recherches sur Google, Amazon et d’autres places de marché avant d’acheter. Ils recherchent la description du produit, ses caractéristiques, le prix et les éventuelles remises.

 

C’est précisément ce qui peut les conduire à se tourner, malgré eux, vers sites promouvant des produits contrefaisants, puisque :

 

  • 70% des acheteurs optent pour la contrefaçon pour des raisons de prix.

 

  • 82% des acheteurs ont indiqué qu’ils continueraient d’acheter en ligne même à la réouverture des magasins.

 

En outre, une enquête publiée par l’association de consommateurs UFC- Que Choisir, le 22 octobre 2020, a relevé que les fraudes, lors d’un achat en ligne, ne sont pas toujours remboursées par les banques. Seule une fraude sur trois a été remboursée l’année dernière. Les banques se basent généralement sur la négligence du consommateur.

 

La directive DSP2 (Directive européenne sur les services de paiement 2ème version) impose, lors d’un achat en ligne, que la transaction soit confirmée par la banque à travers un système « d’authentification forte ». Les autorités françaises ont donné un délai au premier trimestre de 2021 pour se mettre en conformité.

 

Au vu de ces différents éléments, les entreprises doivent protéger leurs droits de propriété intellectuelle activement, y compris sur Internet, afin d’éviter la chute des ventes et la perte de clients.  En effet, l’on sait que le consommateur victime d’une arnaque aura tendance à se détourner, par la suite, de l’entreprise dont les produits ou services ont été contrefaits.

 

 

Une défense efficace de la marque sur Internet s’opère à travers une stratégie qui comprend recherches d’antériorités et surveillance. La recherche d’antériorités permet d’obtenir une photographie de l’existant en ce qui concerne la situation de la marque sur Internet (atteintes existantes, potentielles antériorités dans certains pays, etc.). La surveillance permet de détecter tous les enregistrements de noms de domaine reproduisant ou imitant la marque, à compter de la mise en place de la surveillance et permet de mettre fin rapidement à toute potentielle atteinte.

 

Dreyfus peut vous assister dans votre stratégie de défense en ligne, sur la base d’instructions directes ou via un mécanisme d’externalisation. N’hésitez pas à nous contacter.

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Comment protéger ses obtentions végétales à l’étranger ?

Written by Dreyfus28/08/2020

 

Les obtentions végétales offrent de nombreux avantages aux obtenteurs et notamment un retour sur investissements afin de couvrir les frais de recherches. En effet, de longues années de travail sont généralement nécessaires pour mettre au point de nouvelles variétés végétales (entre 10 et 15 ans pour un grand nombre d’espèces végétales).

 

De nombreux obtenteurs souhaitent aussi s’exporter à l’international mais protéger ses obtentions végétales à l’étranger s’avère souvent complexe.

 

Les législations européennes mais aussi internationales sont harmonisées en raison de l’application de la Convention UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) qui compte 76 membres.
En vertu de cette Convention, le droit de l’obtenteur est accordé lorsque la variété remplit plusieurs conditions : la nouveauté, la distinctivité, l’homogénéité et la stabilité. Enfin, la variété devra être désignée par une dénomination appropriée.

 

 

 

 

La protection dans l’Union européenne :

Le dépôt de la demande :

Il existe depuis 1995 un titre communautaire unitaire : le certificat d’obtention végétale communautaire. Ce titre produit les mêmes effets qu’un titre national dans chaque Etat membre.
Cependant, il est important de savoir que ce titre n’est pas cumulable avec les titres nationaux. Avant d’effectuer une demande, l’obtenteur devra donc faire un choix pour protéger sa nouvelle variété.

La demande de protection devra être déposée auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). L’obtenteur français peut déposer sa demande directement devant l’OCVV mais aussi auprès de l’INOV (Instance Nationale des Obtentions Végétales) qui transmettra la demande à l’OCVV.

De plus, il existe certaines exigences relatives au contenu de la demande. Il faudra par exemple faire figurer :
• Les noms de l’obtenteur et du mandataire de la procédure s’il y en a un,
• Les informations concernant le taxon botanique (groupe d’organismes),
• La désignation provisoire donnée à la variété,
• Les informations relatives à la commercialisation antérieure de la variété,
• Les informations sur les demandes antérieures concernant la variété,
• Les délais relatifs à la priorité,
• La preuve du paiement.
Il convient également de remplir un questionnaire technique et un formulaire de désignation d’un représentant procédural (si le demandeur n’est pas ressortissant de l’Union européenne).

Le critère de nouveauté :
Afin de remplir le critère de nouveauté, les variétés ne devront pas avoir été commercialisées depuis plus d’un an au sein de l’Union européenne et depuis plus de 4 à 6 ans (selon la variété) en dehors de l’Union européenne. Au-de

là de cette période (nommée « délai de grâce »), la variété ne sera plus considérée comme nouvelle.

La protection lors du Brexit :
Le titulaire français d’un titre d’obtention végétale communautaire ne cessera pas d’être protégé au Royaume- Uni en raison du Brexit. En effet, le Royaume Uni a annoncé la création automatique de titres d’obtention végétale britanniques qui seront équivalents pour tous les titres communautaires enregistrés avant la date du Brexit.

Etendue de la protection :
L’étendue de la protection de l’Union européenne est similaire à celle conférée par de la législation française. Ainsi seront soumis à l’autorisation du titulaire : la production et la reproduction, le conditionnement en vue de la multiplication, l’offre à la vente, la vente ou autre commercialisation, l’exportation à partir de l’Union européenne, l’importation au sein de l’Union européenne et le stockage à l’une des fins susmentionnées.
La protection est applicable également aux produits de la récolte obtenus sans le consentement de l’obtenteur à moins que ce dernier n’ait eu une possibilité raisonnable d’exercer son droit et enfin, elle s’applique aussi aux variétés essentiellement dérivées.

Protection pendant la période provisoire :
Durant la période provisoire (période comprise entre le dépôt de la demande et l’octroi du droit) l’obtenteur pourra faire valoir ses droits exclusifs contre tous les actes qui auraient nécessité son autorisation après l’octroi du droit.
Cependant, l’obtenteur ne pourra obtenir qu’une « rémunération équitable ».

Prévention de la contrefaçon :

Enfin, à propos de la surveillance douanière aux fins de se prémunir contre la contrefaçon, les titres d’obtentions végétales sont inclus dans les droits de propriété intellectuelle soumis au Règlement européen 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

 

La protection internationale :

Au niveau international, la législation est largement unifiée par la Convention de l’UPOV.
Cependant, la Convention offre la possibilité aux législateurs nationaux de tenir compte des circonstances nationales. L’obtenteur devra donc s’informer au préalable des spécificités nationales éventuelles afin d’assurer la protection de ses titres dans les meilleures conditions.
Attention, certains pays ne sont pas membres de l’UPOV !

Le dépôt de la demande :
Lors du dépôt de la demande, deux possibilités s’offrent à l’obtenteur :
• Le dépôt de sa demande dans chacun des offices nationaux ;
• Le dépôt de sa demande à l’aide du système multilatéral de dépôt prioritaire UPOV PRISMA. Cet outil en ligne permet de déposer, par l’intermédiaire d’un système unique, toutes ses demandes auprès des services de protection des obtentions végétales participants. Il faut cependant être vigilent car certains pays ne font pas partie de ce système UPOV PRISMA comme la Corée du Sud, le Japon ou encore la Chine (uniquement pour les laitues).
L’obtenteur devra également prendre en compte les délais de la procédure d’examen qui sont en moyenne d’une durée de 1 à 2 ans. Mais ces délais peuvent s’avérer beaucoup plus longs dans certains pays (parfois plus de 5 ans pour le Japon ou encore la Russie pour certains arbres fruitiers).

La protection pendant la durée provisoire :
Pendant cette période provisoire, l’obtenteur sera également protégé, comme pour le titre communautaire, contre les actes nécessitant son autorisation et aura le droit de réclamer une rémunération équitable.

 

Le critère de la nouveauté :
Dans la Convention UPOV, le délai de grâce concernant le critère de la nouveauté, comme pour les titres communautaires, sera d’un an au sein du pays dans lequel la protection est demandée, et de 4 à 6 ans à l’extérieur de ce pays. Attention tout de même à vérifier le délai de grâce prévu dans chacun des pays visés.

L’étendue de la protection :
Enfin, l’étendue de la protection des titres d’obtention végétale est la même que celle pour le titre communautaire dans les pays membres de l’UPOV en raison de l’application de la Convention ; sous réserve de certaines particularités nationales.

 

Si la Convention de l’UPOV a permis depuis 1961 d’harmoniser et d’instaurer une législation protectrice des obtentions végétales dans de nombreux pays, l’obtenteur, désireux de se développer à l’international, devra rester attentif aux législations nationales et à leurs spécificités.

 

Pour en savoir plus sur le conflit entre les marques et les variétés végétales.

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Remise en cause de la marque figurative à « 3 bandes » d’Adidas pour défaut de preuve de la distinctivité.

Written by Dreyfus07/08/2019

Dans l’arrêt « Adidas AG / EUIPO », T-307/17, en date du 19 juin 2019, la 9ème chambre du Tribunal de l’Union européenne (TUE) rejette l’action en appel formée par Adidas et remet ainsi en cause la distinctivité de sa marque figurative « à 3 bandes ». Le Tribunal rappelle l’importance de la preuve de la distinctivité.

 

A l’origine de cette décision, Adidas s’est opposé à l’enregistrement d’une marque à 2 bandes appartenant à la société Shoe Branding. Le TUE s’est penché sur les « 3 bandes » d’Adidas suite à une action en nullité intentée par Shoe Branding. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité. Puis, le 7 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par Adidas.

Adidas demande ainsi au Tribunal de l’Union européenne de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage. A travers son arrêt d’espèce, le Tribunal relève une absence de distinctivité intrinsèque, mais également refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté la preuve de cette distinctivité. Selon le Tribunal, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’est prouvée que dans 5 des Etats membres.

 

Il convient de rappeler que la distinctivité d’une marque s’établit non seulement par rapport aux produits et services concernés, mais également par rapport à la perception du public pertinent. Si le TUE a considéré qu’il s’agissait ici de l’ensemble des consommateurs potentiels de ces produits, sur le territoire de l’UE, il a jugé que leur perception ne permettait pas d’associer ces « 3 bandes » à la société titulaire. Pourtant, ces « 3 bandes » sont associées à la société Adidas depuis de nombreuses années déjà. En outre, il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits qu’il désigne. La marque figurative que sont les « 3 bandes » ne désignent pas directement les produits visés, mais présente un caractère arbitraire. Ainsi, sa distinctivité et donc sa validité ne sauraient être remises en cause.

 

Cette jurisprudence contredit une décision dans laquelle le Tribunal a reconnu que la répétition de plusieurs éléments dans une marque figurative pouvait être admise (TUE, 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T-579-14). Toutefois dans l’arrêt d’espèce, le Tribunal qualifie la marque comme étant composée d’éléments d’une « extrême simplicité », ne suffisant pas à caractériser la distinctivité.

 

D’autre part, la distinctivité peut être acquise par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048). Concernant le défaut d’acquisition par l’usage, prévue par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, il y a lieu de rappeler que ce caractère doit être démontré indépendamment pour chaque Etat de l’Union (CJUE, 3ème chambre, 25 juillet 2018, Nestlé SA c/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd). En l’espèce, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté suffisamment de preuves à ce titre. Pourtant, et de manière constante, la jurisprudence européenne démontre que cette exigence peut paraître excessive, et qu’il convient donc d’apprécier ce critère de manière plus globale. Ainsi, si la distinctivité est démontrée, ne serait-ce que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, elle peut être élargie par les juges sur l’ensemble du territoire, au regard de l’importance géographique des états dans lesquels elle a été démontrée. (CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P). Cette jurisprudence pourrait tout à fait s’appliquer à Adidas.

 

Ainsi, et sur la base du Règlement n°207/2009, le Tribunal de l’Union Européenne semble aller à l’encontre de ses précédents arrêts, en considérant que la marque figurative dont il est question n’est pas distinctive. Cependant, il ne faut pas y voir une invalidité absolue de la marque figurative, mais plutôt un rappel de l’exigence de preuve de la distinctivité par l’usage, dans chacun des Etats dans laquelle la protection est envisagée.

 

Pour conclure, un recours devant la Cour de justice est à prévoir car cette décision aurait un impact considérable pour Adidas qui possède plusieurs marques figuratives représentant des motifs répétitifs de ce type. Cependant, cet arrêt ne peut être qu’isolé, et ne saurait remettre en cause les autres marques d’Adidas, ni d’autres marques figuratives dont seraient titulaires d’autres sociétés.

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Décret relatif à la protection des affaires : le placement sous séquestre « provisoire » des documents saisis durant une saisie contrefaçon

Written by Dreyfus04/06/2019

Le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l’application de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, publié au journal officiel le 13 décembre 2018, établit de nouvelles mesures pour préserver le secret des affaires.

Ce décret modifie notamment les règles pour protéger la confidentialité des documents saisis durant une saisie-contrefaçon. Désormais, un mécanisme de mise sous séquestre provisoire permet de protéger les documents saisis qui sont susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.

Avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la protection des affaires, les juges avaient de plus en plus recours à la mise sous séquestre pour protéger la confidentialité des documents saisis lors d’une saisie-contrefaçon. Ce décret vient donc consacrer cette pratique jurisprudentielle avec le nouvel article R 153-1 du code de commerce  qui prévoit désormais la faculté pour le juge, autorisant des mesures d’instructions sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile,  d’ordonner office le placement sous séquestre provisoire des pièces susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.

Le décret modifie dans la même logique les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle afin de donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant une saisie-contrefaçon.

Cependant, cette mise sous séquestre n’est que provisoire. Pendant un délai d’un mois, le juge peut être saisi par la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, d’une demande de modification ou de retrait de son ordonnance.

Selon l’article R. 153-3 du Code de commerce, il appartient à la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, de faire parvenir au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

  • La version confidentielle intégrale de cette pièce
  • Une version non confidentielle ou un résumé
  • Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires

Le juge peut également entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

A défaut d’avoir été saisi dans un délai d’un mois, le juge peut statuer sur la levée totale ou partielle et les pièces pourront ainsi être transmises au requérant.

En conclusion, il ressort de ces nouveaux articles que la partie qui voit ses documents saisis, peut grâce à ce mécanisme protéger la confidentialité de ses documents, du moins à titre provisoire. Dans le même temps, cela permet au requérant d’avoir accès aux documents saisis si aucune demande de rétractation de l’ordonnance n’est formulée dans un délai d’un mois.

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États-Unis : Un enregistrement auprès du Copyright Office nécessaire avant une action en contrefaçon

Written by Dreyfus29/05/2019

Dans un arrêt « Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com , LLC » du 4 mars 2019, la Cour suprême des États-Unis a tranché une question débattue depuis longtemps. Elle a décidé qu’afin de pouvoir intenter une action en contrefaçon, le titulaire d’un copyright sur une œuvre créée aux États-Unis doit préalablement l’avoir enregistré celui-ci auprès du Copyright Office, le bureau d’enregistrement de droits d’auteur américain.

En l’espèce, Fourth Estate Public Benefit Corporation, un producteur de nouvelles en ligne, avait accordé des licences de copyright sur certains de ses articles à Wall-Street.com, un site web de nouvelles. Le contrat de licence exigeait que le licencié supprime tout article produit par Fourth Estate une fois la licence expirée, ce que Wall-Street.com avait refusé de faire. Fourth Estate avait alors intenté une action en violation de son copyright contre Wall-Street.com. Ce dernier avait requis le rejet de cette action au motif que Fourth Estate ne pouvait intenter une action en contrefaçon avant que le Copyright Office n’ait donné suite à sa demande d’enregistrement. Le juge de première instance avait accueilli cette requête, et la Cour d’appel fédérale pour le 11ème Circuit avait confirmé cette décision. Fourth Estate avait alors demandé à la Cour suprême des États-Unis de revoir cette affaire, et celle-ci avait accepté sa requête.

Le débat portait sur l’interprétation de l’article 411 (a) du Copyright Act, la loi sur le droit d’auteur américain. Cet article prévoit qu’ « aucune action civile pour violation du droit d’auteur sur une œuvre des États-Unis ne peut être intentée avant que la demande de pré-enregistrement ou d’enregistrement du droit d’auteur ait été faite conformément au présent titre ».

La question était de savoir si, pour intenter une action en contrefaçon, il suffisait d’avoir déposé une demande d’enregistrement, accompagnée du paiement de la taxe et du dépôt des copies de l’œuvre requises, ou bien s’il fallait que le Copyright Office ait donné suite à cette demande. La Cour suprême a décidé que l’enregistrement du copyright « est effectué » lorsque le Copyright Office a procédé à l’enregistrement du copyright, ou bien s’il a définitivement refusé de procéder à ce dernier, après avoir examiné la demande dûment déposée. Cet arrêt souligne donc l’importance de la procédure d’enregistrement devant le Copyright Office.

 A cet égard, il est conseillé de procéder à une demande d’enregistrement de copyright le plus tôt possible. En effet, un enregistrement en amont présente d’importants avantages pour les titulaires de droits. Ainsi, si l’enregistrement est fait dans les cinq ans suivant la publication de l’œuvre, il a valeur probatoire. Si l’enregistrement est effectué dans les trois mois suivant la publication de l’œuvre, en cas d’action en contrefaçon, le titulaire des droits peut obtenir des dommages et intérêts forfaitaires ainsi que le paiement des honoraires de son avocat et non pas seulement une indemnisation du dommage réellement subi. De plus, une fois l’enregistrement effectué, le titulaire d’un copyright peut s’opposer à l’importation aux États-Unis d’œuvres contrefaites.

La possibilité pour un titulaire de copyright d’intenter une action en contrefaçon pour protéger ses droits n’est donc qu’un des avantages accordés au titulaire du copyright par la loi fédérale. Suite à cet arrêt de la Cour Suprême, les titulaires de copyright doivent désormais prêter la plus grande attention aux délais d’examen du Copyright Office. Celui-ci met approximativement sept mois pour examiner une demande d’enregistrement. Exceptionnellement, une procédure accélérée, appelée « special handling », conduit l’Office à statuer en cinq jours ouvrés. Il faut néanmoins s’acquitter de de taxes plus élevées que pour la procédure normale. Par conséquent, le déposant a intérêt à anticiper la défense de ses droits. Plus la demande d’enregistrement est déposée tôt, plus le déposant sera assuré de pouvoir défendre ses droits par en intentant une action en contrefaçon.

Selon l’article 411 du Copyright Act, en cas de refus d’enregistrement, le demandeur peut néanmoins intenter une action en contrefaçon si un avis à cet effet et une copie de la plainte sont transmis au Copyright Office. Ce dernier peut également intenter une action en contrefaçon dans les soixante jours suivants la signification en ce qui concerne son refus d’enregistrement. Un titulaire de droits exclusifs sur une œuvre a donc toujours la possibilité d’exercer une action en justice même si l’absence d’enregistrement rend sa situation plus précaire.

En conclusion, les titulaires de droits d’auteur aux États-Unis ont tout intérêt à enregistrer leur copyright. Par ailleurs, rappelons que malgré l’adhésion des États-Unis en 1989 à la Convention de Berne (1886), celle-ci n’est pas directement applicable en droit interne en vertu du Berne Convention Implementation Act de 1988. C’est pourquoi les titulaires de droits dans un pays parti à la convention de Berne, comme la France, ont intérêt à enregistrer leurs droits auprès du Copyright Office afin de pouvoir prétendre à tous les droits conférés par la loi américaine en matière de copyright. Cet enregistrement est particulièrement recommandé si le titulaire souhaite exploiter son œuvre par des contrats de licence (ex : software), ou si l’œuvre est destinée à être mise en ligne (ex : musique).

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Comment protéger les recettes de cuisine ? Droit d’auteur ou Savoir-faire ?

Written by Dreyfus08/07/2016

 

Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original. Son auteur peut dès lors ressentir une frustration du fait de la reproduction de son œuvre, sur différents types de supports, sans son avis ni mention de son identité, cependant les recours et fondements juridiques restent limités.

En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. Elle devrait ainsi être une « œuvre de l’esprit », être matérialisée et porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon la terminologie consacrée par la jurisprudence (critère de l’originalité).

La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes. Toutefois, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point.

Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ». La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut. Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Quelques procédés pourraient permettre à des recettes d’obtenir une protection légale : la présence d’illustrations originales, une narration créative, l’allusion à une musique spécifique, une suggestion de présentation du plat réalisé, la recommandation d’un vin pour l’accompagner, le récit de l’origine de la recette, ou encore l’évocation de souvenirs associés à celle-ci.

Tous ces éléments peuvent être protégés par le Copyright ou droit d’auteur, même si la recette en elle-même ne peut prétendre à une telle protection. Ainsi, chaque copie d’une recette améliorée de cette manière devra spécifier le copyright en affichant le signe ©, ainsi que les informations qui l’accompagnent ((date de publication) (nom de l’auteur)), bien que ces mentions ne soient pas une condition nécessaire à la protection par le copyright.

Cependant, le copyright n’interdira à personne la réalisation de la recette, ni la prise de photo des diverses étapes ou du plat final, ni même la description de la recette dans des termes et expressions différentes.

Par ailleurs, s’il est possible de donner un nom à la création culinaire et de la protéger par un dépôt de marque, cela ne permet pas de protéger la création culinaire ou la recette en elle-même.

Aujourd’hui, force est de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente.

Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation. Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ». Cependant, la protection tiendrait à des accords de confidentialité dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie.

Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. On l’immortalise en divulguant l’information au maximum[2] ».

La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas. N’oubliez pas qu’une pincée d’originalité vous aidera à l’obtenir plus facilement !

[1] TGI Paris, 10 juil. 1974

[2] http://www.slate.fr/story/64233/recette-cuisine-propriete-intellectuelle

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Progression de la part de contrefaçon dans le commerce mondial

Written by Dreyfus08/07/2016

 

D’après le rapport de l’OCDE et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle sur l’impact du commerce mondial de produits contrefaisants et piratés (« Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact ») publié le 18 avril 2016, les importations de produits contrefaisants s’élèvent à 461 milliards de dollars américains, soit environ 2,5% des importations mondiales. Au niveau européen, les contrefaçons représentent jusqu’à 5% des biens importés sur le territoire de l’Union Européenne, soit l’équivalent de 85 milliards d’euros.

Aucune catégorie de produits n’est épargnée par la contrefaçon

Le rapport souligne ensuite que la contrefaçon peut toucher tout produit protégé par un droit de propriété intellectuelle. Les produits de luxe tels que les montres, les parfums ou les articles en cuir sont touchés de plein fouet. Les produits inter-entreprises tels que les produits chimiques ou les pièces détachées sont également victimes de contrefaçon ainsi que les produits de consommation courante comme les jouets, les médicaments ou les cosmétiques. Enfin, plus étonnant encore, des saisies sur des produits contrefaisants comme des fraises, des bananes ou de la cannelle ont été effectuées.

Les pays de l’OCDE touchés en majorité

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Les pays les plus touchés par la contrefaçon sont les Etats-Unis (20% des biens contrefaisants), l’Italie (15%), la France (12%) et la Suisse (12%). Par conséquent, les marques françaises comptent parmi les plus affectées. La Douane précise que « la France est particulièrement exposée en raison de la notoriété de ses marques et de la créativité de ses entreprises dans les domaines artistiques ».

Les « économies de provenance »

Les « économies de provenance » correspondent aux pays producteurs et aux pays dotés de points de transit dans le commerce international. La majorité des produits contrefaisants proviennent de Chine, pays étant la plus grande économie productrice (plus de 60% des produits contrefaisants dans le monde), et plus de 20% proviennent d’Hong-Kong. La Chine devance de loin la Turquie (3,3%), Singapour (1,9%), la Thaïlande (1,6) et l’Inde (1,2%). Les pays à revenu moyen et les pays émergents sont les principaux acteurs sur les marchés internationaux.

L’impact négatif du boom de l’e-commerce

Les routes commerciales empruntées par les contrefacteurs évoluent très rapidement. Il existe différents points de transit intermédiaire. Certains, comme Hong-Kong ou Singapour représentent de grandes plateformes du commerce international. D’autres, comme la Syrie ou l’Afghanistan, à l’opposé, profitent du déficit de gouvernance ainsi que de la présence de réseaux criminels, voire de réseaux terroristes. Ces itinéraires très complexes évoluent très rapidement.

Traditionnellement, les moyens d’acheminement utilisés par les contrefacteurs sont l’avion, le bateau et le fret. En raison de l’importance grandissante du commerce en ligne, les envois postaux constituent aujourd’hui le principal mode d’expédition des produits contrefaits. La vente sur internet présente de nombreux avantages pour les contrefacteurs puisqu’elle leur permet d’écouler leur marchandise de façon démultipliée et à moindre coût. De plus, ce type d’envoi diminue considérablement le risque de se faire repérer ainsi que le risque de sanction.

Après de longues batailles judiciaires opposant eBay à de grands groupes, LVMH et L’Oréal ont décidé de coopérer avec la société de courtage en ligne afin de « protéger les droits de propriété intellectuelle et de combattre la vente de contrefaçons en ligne ». Aucun secteur n’étant épargné, la lutte contre la contrefaçon reste aujourd’hui une priorité pour un grand nombre d’acteurs économiques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Rapport de l’Organisation Mondiale des Douanes: la contrefaçon touche les marques de plein fouet

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« Famille » de marques : conséquences de la décision Rintisch

Written by Dreyfus19/05/2016

 

brands-flood-1154416L’usage d’une marque dans le contexte d’une famille de marque ne saurait être invoqué pour justifier l’usage d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La société Otech, titulaire des marques françaises « Micro Rain » et « Big Rain », ayant pris connaissance de l’utilisation des signes « Micro Rain » et « Big Rain », a mis en demeure les sociétés Ocmis et Irtec de cesser d’utiliser ces signes. Ces dernières ont alors assigné la société Otech en déchéance de ses droits sur ses deux marques françaises et pour l’ensemble des produits qu’elles désignent, conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La Cour d’Appel de Pau, dans un arrêt en date du 31 janvier 2014 (CA Pau, 31 janvier 2014, No. 14/439), a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur sa marque française « Micro Rain » pour tous les produits visés à son enregistrement.

La société Otech, considérant que l’usage sérieux et réel d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé, a formé un pourvoi en cassation. En effet, la société Otech considérait que l’exploitation de sa marque « Mini Rain », qui ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, constituait la preuve de l’exploitation de ladite marque « Micro Rain ».

Confirmation de la décision d’appel prononçant la déchéance

La question pour la Cour de Cassation était alors de savoir si l’utilisation d’une marque, dans le contexte bien particulier d’une famille de marques, permettait de justifier l’exploitation d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La Cour de Cassation, dans son arrêt en date du 19 janvier 2016, faisant application dans enseignements de l’arrêt Rintisch de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau en ce qu’il prononçait la déchéance des droits de la société Otech.

Application de la jurisprudence européenne Rintisch

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne, interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a pu préciser que dans le contexte spécifique d’une famille ou d’une série de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier de l’usage d’une autre marque (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29). Notons que la solution n’a pas toujours été la même et que la jurisprudence a beaucoup fluctuée sur le sujet.

Dans l’arrêt en question, la société Otech s’était prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une famille de seize marques, toutes composées autour du terme « Rain » utilisé comme suffixe ou préfixe. Or, elle ne pouvait, pour échapper à la déchéance de ses droits sur la marque « Micro Rain », invoquer l’usage de la marque « Mini Rain », et ce quand bien même ces marques appartiendraient à la même famille ou série. Par ce motif de pur droit, le rejet du pourvoi se trouve légalement justifié.

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Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure

Written by Dreyfus02/03/2016

@ pour symboliser l'internet

Entre les années 1954 et 1989, le journal Le Figaro a publié un magazine sous la marque « Jours de France » enregistrée le 16 juin 1988. En 2011, Le Figaro a relancé la publication de ce magazine sous forme numérique sous le nom de domaine <joursdefrance.lefigaro.fr> et n’a relancé sa publication papier que le 7 août 2013.

Après réception d’une lettre de mise en demeure de la société Entreprendre, titulaire de la marque française « Jour de France » enregistrée le 25 février 2003, Le Figaro a assigné en justice cette société pour contrefaçon de marque. La société Entreprendre a alors invoqué la déchéance des droits de Le Figaro sur sa marque « Jours de France » pour non-utilisation conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa premier,  selon lequel : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La question était alors de savoir si l’usage d’une marque sur Internet était constitutif d’un usage réel et sérieux au sens de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Dans une décision en date du 20 novembre 2015[1], la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant la déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque « Jours de France »[2].

Selon la Cour d’Appel de Paris, les documents établis par AT Internet, et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l’ordre de 1700 par mois, hors périodes de pointe) n’est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs, permettent de prouver la publication du magazine sur Internet et conséquemment l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France », indépendamment de l’usage quantitatif de cette dernière.

En effet, la Cour d’Appel, en concordance avec les jurisprudences communautaires Ansul[3] et La Mer Technology[4], considère premièrement que l’usage quantitatif n’est pas un critère d’appréciation déterminant et que, secondement, la diffusion d’un magazine sur Internet est de nature à assurer un rayonnement suffisant du produit auprès du public.

La Cour d’Appel précise également dans son arrêt que la publication papier du magazine durant la période en cause, même faible, permettait de corroborer l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France ».

[1] Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 20 novembre 2015, RG No. 15/00522

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 4ème Section, 18 décembre 2014, RG No. 14/00649

[3] Cour de Justice de l’Union Européenne, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, 11 mars 2003, C-40/01

[4] Cour de Justice de l’Union Européenne, La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA, 27 janvier 2004, C-259/02

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Procédure de liquidation judiciaire : un contrat de licence peut être transféré sans l’accord du concédant

Written by Dreyfus02/03/2016

 

s-business-dreyfus-7Le Groupement d’Intérêt Economique Prop (le GIE), et la société Groupe Paredes, titulaires de plusieurs marques, ont accordé à la société Raynaud, également membre du GIE, le droit d’utilisation de leurs marques.

Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Raynaud, un jugement en date du 28 juin 2013[1] a arrêté le plan de liquidation ordonnant le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus entre la société Raynaud et les titulaires des marques concernées au profit de la société Orapi, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiene.

Par suite d’un arrêt de la Cour d’Appel du 24 octobre 2013[2] infirmant le transfert des contrats commerciaux et de leurs accessoires, le GIE et la société Groupe Paredes ont agi en action en contrefaçon contre les sociétés Orapi et Raynaud hygiene en invoquant notamment l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

La question était alors de savoir si le transfert des contrats commerciaux et leurs accessoires, ainsi que l’utilisation par les sociétés Orapi et Raynaud hygiene des marques concernées entre le 28 juin 2013 et le 24 octobre 2013, était constitutif ou non de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans une décision en date du 15 septembre 2015, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[3] confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il rejetait la qualification de contrefaçon.

Selon la Cour de Cassation, le jugement ayant arrêté le plan de cession était exécutoire de plein droit et devait prendre effet à compter de son prononcé. La Cour précise que, parce que les sociétés Orapi et Raynaud hygiene avaient bénéficié du transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires, elles bénéficiaient également de l’adhésion au GIE. Ainsi, les actes résultant du transfert en question ne pouvaient être qualifiés d’actes de contrefaçon.

Le droit des procédures collectives peut donc, dans certaines circonstances, limiter les droits du titulaire de marques sur le choix de son licencié. En effet, en arrêtant le plan de liquidation judiciaire, le Tribunal peut ordonner le transfert d’un contrat de licence sans l’accord du concédant.

Cependant, et même si dans ce cas spécifique le concédant ne peut choisir son nouveau licencié, il aura toujours la possibilité de lui opposer les clauses contractuelles contenues dans les contrats transférés. Une attention toute particulière doit donc être portée à la rédaction de telles clauses.

[1] Tribunal de Commerce de Lisieux, 28 juin 2013, No. 13/2722

[2] Cour d’Appel de Caen, Chambre civile et commerciale, 24 octobre 2013, No. 13/02304

[3] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, No. 14-20531

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Etats-Unis: Assigner en justice sur le fondement du Lanham Act nécessite que la marque soit utilisée sur le territoire américain.

Written by Dreyfus27/10/2015

Selon une décision rendue le 6 février 2015 par la District Court de Virginie dans une affaire opposant Bayer et Belmora, le titulaire d’une marque non-enregistrée ne peut pas intenter une action sur le fondement du Lanham Act à moins qu’il ne prouve son utilisation sur le territoire américain.

Cette décision a renversé le premier jugement rendu par la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) en 2009 dans l’affaire Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC (110 USPQ2d 1623), où le tribunal avait prononcé la nullité de la marque de Belmora.

Dans cette affaire, Bayer avait commercialisé un produit analgésique sur le territoire mexicain sous la marque enregistrée FLANAX. Cependant, Bayer n’avait jamais offert sur le marché ou vendu un quelconque produit sous la marque FLANAX aux Etats-Unis, ni enregistré cette marque sur le territoire américain.
En parallèle, Belmora avait commencé à vendre en 2004 une tablette analgésique aux Etats-Unis sous la marque FLANAX, enregistrée depuis 2005 sur ce même territoire.

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Bayer a donc intenté une action en contrefaçon contre Belmora auprès du TTAB sur le fondement de la Section 14(3) du Lanham Act, interdisant l’utilisation d’une marque de manière à « porter confusion quant à l’origine des biens ou services désignés par la marque ou en connexion avec celle-ci ».

Bayer avait fondé sa demande sur la Section 14(3) du Lanham Act, mais également sur la Section 43(a) qui autorise le titulaire d’une marque à se pourvoir au civil pour contrefaçon d’une marque non-enregistrée (S. 43(a)(1)(A)), et pour publicité mensongère (S.43(a)(1)(B)).

Le TTAB soutenait que Bayer avait un intérêt légitime à protéger sa marque mexicaine, et qu’il avait démontré que Belmora utilisait de manière abusive la marque FLANAX dans l’unique but de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque de son concurrent.

Belmora a alors interjeté appel et l’affaire a été portée devant la District Court de Virginie, qui a soulevé trois raisons principales pour lesquelles Bayer ne pouvait valablement invoquer la protection conférée par le Lanham Act.

Tout d’abord, et selon la Section 43(a)(1)(A) du Lanham Act, autrement dit la contrefaçon d’une marque non-enregistrée, la Cour a jugé que Bayer n’avait pas d’intérêt à agir répondant aux exigences de la « zone d’intérêts » établie par le Congrès. La Cour a précisé que la marque devait être utilisée sur le marché américain afin que son titulaire puisse prétendre avoir un intérêt à agir en contrefaçon.

Par ailleurs, Bayer n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice économique sur ses ventes ou d’une atteinte à sa réputation résultant de l’utilisation de sa marque FLANAX par Belmora. Notamment, la Cour souleva que Bayer n’avait réussi à démontrer qu’un préjudice équivalant à une « simple confusion », qui « ne constitue pas en elle-même une atteinte à la réputation ».
La Cour conclut que le demandeur, sans base pour invoquer la Section 14(3) du Lanham Act, ne pouvait pas par la même occasion invoquer la Section 43(a)(1)(B) du même Acte (publicité mensongère).

Enfin, la Cour confirma le rejet par le TTAB de la demande de Bayer sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris qui organise la protection des marques notoires.
En effet, la Cour a rappelé que cette Convention n’était pas d’application directe, et que les Sections 44(b) et (h) du Lanham Act ne permettaient pas d’invoquer l’article 6 bis de la Convention comme fondement d’une action en contrefaçon.

Cette affaire nous rappelle que la protection d’une marque non-enregistrée aux Etats-Unis selon le Lanham Act n’est reconnue que sous certaines conditions strictement limitées, et fait visiblement obstacle à toute action en contrefaçon sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris.

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