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Action en contrefaçon

Procédure de liquidation judiciaire : un contrat de licence peut être transféré sans l’accord du concédant

Written by Dreyfus02/03/2016

 

s-business-dreyfus-7Le Groupement d’Intérêt Economique Prop (le GIE), et la société Groupe Paredes, titulaires de plusieurs marques, ont accordé à la société Raynaud, également membre du GIE, le droit d’utilisation de leurs marques.

Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Raynaud, un jugement en date du 28 juin 2013[1] a arrêté le plan de liquidation ordonnant le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus entre la société Raynaud et les titulaires des marques concernées au profit de la société Orapi, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiene.

Par suite d’un arrêt de la Cour d’Appel du 24 octobre 2013[2] infirmant le transfert des contrats commerciaux et de leurs accessoires, le GIE et la société Groupe Paredes ont agi en action en contrefaçon contre les sociétés Orapi et Raynaud hygiene en invoquant notamment l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

La question était alors de savoir si le transfert des contrats commerciaux et leurs accessoires, ainsi que l’utilisation par les sociétés Orapi et Raynaud hygiene des marques concernées entre le 28 juin 2013 et le 24 octobre 2013, était constitutif ou non de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans une décision en date du 15 septembre 2015, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[3] confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il rejetait la qualification de contrefaçon.

Selon la Cour de Cassation, le jugement ayant arrêté le plan de cession était exécutoire de plein droit et devait prendre effet à compter de son prononcé. La Cour précise que, parce que les sociétés Orapi et Raynaud hygiene avaient bénéficié du transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires, elles bénéficiaient également de l’adhésion au GIE. Ainsi, les actes résultant du transfert en question ne pouvaient être qualifiés d’actes de contrefaçon.

Le droit des procédures collectives peut donc, dans certaines circonstances, limiter les droits du titulaire de marques sur le choix de son licencié. En effet, en arrêtant le plan de liquidation judiciaire, le Tribunal peut ordonner le transfert d’un contrat de licence sans l’accord du concédant.

Cependant, et même si dans ce cas spécifique le concédant ne peut choisir son nouveau licencié, il aura toujours la possibilité de lui opposer les clauses contractuelles contenues dans les contrats transférés. Une attention toute particulière doit donc être portée à la rédaction de telles clauses.

[1] Tribunal de Commerce de Lisieux, 28 juin 2013, No. 13/2722

[2] Cour d’Appel de Caen, Chambre civile et commerciale, 24 octobre 2013, No. 13/02304

[3] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, No. 14-20531

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Etats-Unis: Assigner en justice sur le fondement du Lanham Act nécessite que la marque soit utilisée sur le territoire américain.

Written by Dreyfus27/10/2015

Selon une décision rendue le 6 février 2015 par la District Court de Virginie dans une affaire opposant Bayer et Belmora, le titulaire d’une marque non-enregistrée ne peut pas intenter une action sur le fondement du Lanham Act à moins qu’il ne prouve son utilisation sur le territoire américain.

Cette décision a renversé le premier jugement rendu par la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) en 2009 dans l’affaire Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC (110 USPQ2d 1623), où le tribunal avait prononcé la nullité de la marque de Belmora.

Dans cette affaire, Bayer avait commercialisé un produit analgésique sur le territoire mexicain sous la marque enregistrée FLANAX. Cependant, Bayer n’avait jamais offert sur le marché ou vendu un quelconque produit sous la marque FLANAX aux Etats-Unis, ni enregistré cette marque sur le territoire américain.
En parallèle, Belmora avait commencé à vendre en 2004 une tablette analgésique aux Etats-Unis sous la marque FLANAX, enregistrée depuis 2005 sur ce même territoire.

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Bayer a donc intenté une action en contrefaçon contre Belmora auprès du TTAB sur le fondement de la Section 14(3) du Lanham Act, interdisant l’utilisation d’une marque de manière à « porter confusion quant à l’origine des biens ou services désignés par la marque ou en connexion avec celle-ci ».

Bayer avait fondé sa demande sur la Section 14(3) du Lanham Act, mais également sur la Section 43(a) qui autorise le titulaire d’une marque à se pourvoir au civil pour contrefaçon d’une marque non-enregistrée (S. 43(a)(1)(A)), et pour publicité mensongère (S.43(a)(1)(B)).

Le TTAB soutenait que Bayer avait un intérêt légitime à protéger sa marque mexicaine, et qu’il avait démontré que Belmora utilisait de manière abusive la marque FLANAX dans l’unique but de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque de son concurrent.

Belmora a alors interjeté appel et l’affaire a été portée devant la District Court de Virginie, qui a soulevé trois raisons principales pour lesquelles Bayer ne pouvait valablement invoquer la protection conférée par le Lanham Act.

Tout d’abord, et selon la Section 43(a)(1)(A) du Lanham Act, autrement dit la contrefaçon d’une marque non-enregistrée, la Cour a jugé que Bayer n’avait pas d’intérêt à agir répondant aux exigences de la « zone d’intérêts » établie par le Congrès. La Cour a précisé que la marque devait être utilisée sur le marché américain afin que son titulaire puisse prétendre avoir un intérêt à agir en contrefaçon.

Par ailleurs, Bayer n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice économique sur ses ventes ou d’une atteinte à sa réputation résultant de l’utilisation de sa marque FLANAX par Belmora. Notamment, la Cour souleva que Bayer n’avait réussi à démontrer qu’un préjudice équivalant à une « simple confusion », qui « ne constitue pas en elle-même une atteinte à la réputation ».
La Cour conclut que le demandeur, sans base pour invoquer la Section 14(3) du Lanham Act, ne pouvait pas par la même occasion invoquer la Section 43(a)(1)(B) du même Acte (publicité mensongère).

Enfin, la Cour confirma le rejet par le TTAB de la demande de Bayer sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris qui organise la protection des marques notoires.
En effet, la Cour a rappelé que cette Convention n’était pas d’application directe, et que les Sections 44(b) et (h) du Lanham Act ne permettaient pas d’invoquer l’article 6 bis de la Convention comme fondement d’une action en contrefaçon.

Cette affaire nous rappelle que la protection d’une marque non-enregistrée aux Etats-Unis selon le Lanham Act n’est reconnue que sous certaines conditions strictement limitées, et fait visiblement obstacle à toute action en contrefaçon sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris.

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