L’avocat général Trstenjak de la Cour européenne de justice a rendu ses conclusions, le 10 février 2010, dans l’Affaire C-569/08 opposant Internetportal und Marketing GmbH et Richard Schlicht.
Une « sunrise period » correspond à une période durant laquelle les dépôts de certains types d’extensions de noms de domaine sont réservés en priorité à certains demandeurs afin d’éviter le « cybersquatting » et les risques de litiges qui l’accompagnent. Dans le cadre de cette « sunrise period », la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine <reifen.eu>, sur la base de l’enregistrement en 2005 d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N& dont elle ne s’est jamais servie.
L’attribution de ce nom de domaine a été contestée par Richard Schlicht, titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée en 2005 au Benelux. Ce dernier oppose que la société autrichienne aurait agit comme un « cybersquatter » en procédant à l’enregistrement d’une marque, non destinée à être utilisée sur le marché, aux fins d’obtenir des noms de domaine grâce à la « sunrise period ». Ainsi, elle aurait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi en vertu de l’article 21 relatifs aux « enregistrements spéculatifs et abusifs » du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 qui prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.
Saisi de la demande de contestation de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, un expert de la Cour d’arbitrage tchèque a rendu une décision le 24 juillet 2006 dans laquelle il suit ce raisonnement et retire à la société autrichienne ledit nom de domaine pour le transférer à Richard Schlicht. La décision n’a cependant pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes. Tant le juge de première instance que celui d’appel ont adopté un raisonnement identique à celui de Richard Schlicht.
La société Internetportal und Marketing GmbH a alors introduit un recours auprès de l’Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne). La juridiction a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle en considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation communautaire de l’article 21 du Règlement communautaire n°874/2004.
Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’article 21 du Règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale a des droits tant que la marque n’a pas été annulée sur le fondement de la mauvaise foi ou sur tout autre fondement par les autorités ou les tribunaux compétents en accord avec le respect des procédures nationales. Ce droit existe même si la marque qui a servi de base pour l’enregistrement du nom de domaine et le nom de domaine diffèrent en raison de l’élimination des caractères spéciaux.
Afin de déterminer si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi au sens de l’article 21 précité, l’avocat général estime que le juge national doit prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce autrement dit les circonstances dans lesquelles la marque a été acquise, l’intention de l’utiliser ou non sur le marché pour lequel la protection est demandée ou encore le fait que la marque est un nom générique de la langue allemande (« reifen » signifiant «pneumatiques »). Ainsi, la mauvaise foi pourrait être démontrée grâce à une combinaison de facteurs. Encore faut-il que le seul but de l’enregistrement de la marque soit de pouvoir demander le nom de domaine correspondant à la marque lors de la « sunrise period ».
La décision à venir est maintenant attendue.