En 1998, le représentant d’une société néozélandaise Rodd & Gunn Ltd, Baldwins, charge le cabinet anglais Page White and Farrer en tant que mandataire agréé auprès de l’OHMI d’enregistrer une marque communautaire figurative représentant un chien.
En 2004, Page White and Farrer est informé que la responsabilité du renouvellement de cette marque est transférée à CPA (Computer Patent Annuities) qui n’est ni un cabinet d’avocat, ni un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle, mais un prestataire de services de renouvellement de marque.
En 2006, l’OHMI envoie différentes notifications à Page White and Farrer pour le renouvellement de la marque, celle-ci devant être renouvelée avec règlement des taxes afférentes au plus tard le 28 février 2007. En parallèle, en avril 2006, Baldwins donne des instructions à CPA pour ledit renouvellement.
Le 2 janvier 2007, un employé de CPA annonce à ses supérieurs qu’il va procéder au paiement des taxes de renouvellement mais ne le fait pas. Au 28 février 2007, les taxes de renouvellement de la marque ne sont toujours pas acquittées alors qu’il s’agit de de la date d’expiration du délai de renouvellement, délais de grâce inclus. Le 19 mars 2007, l’OHMI notifie alors à Page White and Farrer l’annulation de la marque avec effet rétroactif au 15 août 2006.
Le cabinet Page White and Farrer va alors essayer d’obtenir la restauration de la marque. En mai 2007, Page White and Farrer dépose une demande de renouvellement de la marque et une requête en restitutio in integrum.
Pendant la période de renouvellement, la marque avait été transférée à Pulp & Gunn Holdings Pty, le 30 juin 2006. Au cours de la procédure de restauration de la marque, celle-ci fait l’objet d’un second transfert en mars 2008 de Pulp & Gunn Holdings Pty à Rodd & Gunn Australia Ltd
L’OHMI rejette la requête en restitutio in integrum considérant que le cabinet Page White and Farrer n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire au vu des circonstances et confirme l’annulation de la marque.
Un appel est alors formé devant la 4ème Chambre des Recours de l’OHMI mais celui-ci est rejeté par une décision du 12 mars 2008.
La 4ème Chambre des Recours considère d’abord que la vigilance nécessaire doit s’apprécier au regard du mandataire agréé. Elle expose alors que Page White and Farrer n’a pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire au motif qu’il n’a pas entrepris d’action, ni exercé de contrôle lors du renouvellement de la marque.
Elle précise également qu’à supposer que l’analyse doive se faire du point de vue du titulaire de marque, il y a lieu dans ce cas de constater une négligence. La Chambre des Recours a en effet considéré que le fait pour un titulaire de la marque de décharger un mandataire agréé de sa mission de suivi du statut juridique d’une marque était, en tant que tel, négligent.
La Chambre prend également le soin de préciser qu’à supposer même qu’en l’espèce, l’analyse de la vigilance nécessitée par les circonstances doive s’apprécier au regard du comportement de CPA, l’erreur ayant conduit au dépassement du délai n’était pas isolée ou inexplicable mais relevait d’un problème interne sérieux de CPA.
Un recours est alors formé devant le Tribunal de l’Union Européenne, mais celui-ci est rejeté par un jugement du 20 avril 2010.
Le Tribunal a retenu la responsabilité de CPA. Il a en effet considéré que dans cette affaire il suffisait de constater qu’en toute hypothèse CPA n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Il précise que le non-renouvellement de la marque ne procède pas d’une circonstance exceptionnelle, mais d’un défaut plus général de vigilance de CPA. Il souligne également le manque de suivi de la part du représentant du titulaire de marque, Baldwins.
Le Tribunal ne répond cependant pas à toutes les questions soulevées par cette affaire.
En effet, il a considéré inutile dans cette affaire de se prononcer sur la question de savoir si un mandataire non agréé peut procéder au renouvellement d’une marque communautaire et sur celle de savoir si le fait de déléguer le renouvellement de ses marques à une entité telle CPA, plutôt qu’à un mandataire agréé caractérise une négligence pour un titulaire de marque.