Le titulaire de marque qui souhaite agir contre le réservataire d’un nom de domaine peut agir par la voie judiciaire ou par le biais d’une procédure extrajudiciaire. Parmi ces voies extrajudiciaires figure la procédure UDRP.
La procédure UDRP est une procédure de règlement des litiges entre une marque et un nom de domaine. Elle est peu couteuse et rapide.
Dans le cadre de cette procédure, 3 conditions doivent être réunies pour obtenir le transfert du nom :
– « le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits ;
– le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
– le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».
La SNCF a récemment choisi le terrain judiciaire pour requérir un transfert de nom de domaine contenant sa marque.
Un ancien stagiaire de la SNCF avait enregistré, moins de quatre mois après la fin de son stage, les noms de domaine <sncfusa.com> et <eurotgv.org>. La SNCF, après tentative d’un règlement amiable, l’a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
La SNCF demandait entre autres le transfert du nom de domaine <sncfusa.com>.
Le TGI de Paris accueille ses demandes dans un jugement du 29 octobre 2010 et ordonne le transfert du nom de domaine <sncfusa.com>. Il condamne en outre le réservataire à 20 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon, pratique commerciale trompeuse et atteinte au nom de domaine.
Une procédure judiciaire permet notamment d’obtenir des dommages-intérêts, ce qui n’est pas le cas d’une procédure UDRP.
Toutefois, le choix entre procédure judiciaire ou extrajudiciaire est complexe et dépend des cas de l’espèce. Les décisions judiciaires peuvent être difficiles à mettre en œuvre, notamment pour obtenir le transfert ou l’annulation effective d’un nom.
La procédure UDRP est très utile lorsque le réservataire du nom est situé à l’étranger. Elle est plus adaptée pour des litiges internationaux.
Elle est également plus rapide qu’une procédure judiciaire. En outre, depuis l’arrêt Sunshine de la Cour de Cassation, le transfert d’un nom ne peut plus être ordonné en référé puisque : « le transfert de l’enregistrement du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2009, 08-12.904).
Dans l’affaire présentée, le demandeur et le réservataire des noms de domaine se trouvaient en France. La procédure judiciaire trouvait donc son intérêt.
Chacune des procédures possède ses avantages et ses inconvénients. Il faut donc tenir compte du contexte du litige avant de choisir l’une ou l’autre.