En 2002, la Société des Produits Nestlé SA (Nestlé) a cherché à déposer la forme de ses barres chocolatées KitKat en tant que marques tridimensionnelle communautaire. Après avoir tout d’abord été refusée en 2006, sa demande a été accordée concernant certains produits de la classe 30 (pain, pâtisserie et confiserie, gâteaux, gaufres) et refusée concernant les produits chocolatés. La société concurrente Cadbury UK Limited (Cadbury) a alors contesté la validité de cette marque en juillet 2007, considérant qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
Au cours de la procédure devant la Division d’annulation de l’OHMI, la défense de Nestlé a consisté à affirmer que cette marque avait acquis son caractère distinctif par l’usage. Elle a produit un ensemble conséquent de documents concernant les parts de marché de son produit en Europe, ses dépenses marketing et des études de consommateur. Malgré cela, la division d’annulation a accédé aux demandes de Cadbury et a invalidé la marque tridimensionnelle représentant les deux ou quatre barres. Elle a rappelé que « seules les marques tridimensionnelles qui diffèrent de façon significative de la norme ou des usages du secteur et de ce fait remplissent leur fonction indispensable qui est d’indiquer l’origine, ne sont pas dénuée de caractère distinctif en ce qui concerne l’art.7(1) CTMR (Community Trade Mark Regulation)[1]». La division d’un produit en barres afin de faciliter son utilisation par le consommateur n’est donc pas apte à conférer un caractère distinctif à la marque.
En outre, elle a considéré que Nestlé aurait du prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble des pays de l’Union et non simplement extrapoler celle-ci de son existence dans une partie seulement des pays membres. En l’espèce, Nestlé avait prouvé l’acquisition par l’usage du caractère distinctif dans 10 des 15 pays membres de la l’Union Européenne à l’époque. De ce fait, au vu de l’art.7(2) du CTMR, la division d’annulation n’a pu qu’invalider la demande de marque communautaire.
Cette décision s’inscrit dans le sillage de celle rendue par le Tribunal de 1ère instance de l’Union Européenne le 8 juillet 2009. Ce dernier avait confirmé le refus d’enregistrement par l’OHMI d’une marque tridimensionnelle protégeant la forme des barres BOUNTY. A l’inverse, la forme des barres TOBLERONE étant arbitraire, elle a pu être protégée. Il s’avère donc que pour les produits dont les formes ne s’éloignent pas de façon significative de la norme ou des usages du secteur, il semble plus judicieux de déposer de multiples demandes nationales plutôt que de passer par la marque communautaire.
[1] http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/reg/reg4094.htm#0070