Pour procéder à l’enregistrement d’une marque, les procédures devant les offices de propriété industrielle en France et au Canada différent. Les spécificités du droit des marques canadien tiennent non seulement à l’absence de classe à proprement parler mais aussi à l’exigence que la marque soit utilisée ou tout le moins que le demandeur projette d’utiliser la marque au Canada. En effet, il existe trois différents fondements pour prétendre à l’enregistrement d’une marque au Canada. Un dépôt peut ainsi s’assoir sur l’usage préalable de la marque au Canada, ce qui signifie que la marque est déjà utilisée sur le territoire au moment de la demande, ou bien s’appuyer sur l’intention d’usage de la marque au Canada qui correspond au fait que le déposant projette d’utiliser la marque sur le territoire. Enfin, un dépôt peut encore être fondé sur l’enregistrement de la marque au pays d’origine. Ce dernier cas de figure implique que le déposant soit déjà titulaire d’un enregistrement et utilise la marque dans un pays étranger. Ces différents fondements influencent la procédure canadienne qui comprend cinq étapes majeures.
La loi canadienne sur les marques de commerce dispose notamment qu’: « une marque de commerce est enregistrable sauf [si] elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée »[1]. Ainsi, après avoir mené une recherche au sein de la base de données des marques canadiennes pour s’assurer d’éviter tout conflit avec un enregistrement antérieure, le demandeur pourra poursuivre sa demande d’enregistrement.
Le déposant doit fournir au moment du dépôt, une liste des biens et des services en liaison avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou a été utilisé au Canada. Dans ce dernier cas, le demandeur devra également fournir la date de première utilisation de la marque pour chacun des biens et services. L’usage revêt donc une réelle importance pour l’acquisition des droits. A cet égard, il convient de souligner que l’exploitation de la marque par le demandeur lui-même n’est pas la seule à être prise en considération. En effet, l’usage par le biais d’un licencié est également retenu.
L’usage en tant que tel mérite une attention particulière dans la mesure où il ne recouvre pas la même signification lorsqu’il a trait à des biens ou des services. L’usage d’une marque en rapport avec des biens signifie que «la marque doit être associée à des marchandises au moment de la vente, par exemple en étant inscrite sur les produits, emballages, étiquettes, visible pour le consommateur». L’utilisation d’une marque en liaison avec des services implique quant à lui que «la marque soit affichée dans la prestation des services, ou figure au sein de publicité et que le demandeur soit prêt à effectivement exécuter les dit services ».
Une phase d’examen permet ensuite à un examinateur de l’Office, d’étudier la demande et de formuler, si nécessaire, des objections. Ce faisant, ce dernier détermine si la demande de marque peut être ou non acceptée et publiée dans le Journal Canadien des marques de commerce.
Ces premières étapes s’avèrent déterminantes puisque le déposant ne pourra plus modifier sa demande d’enregistrement (i.e. pour une date de premier usage plus tardive, pour un dépôt basé sur un « usage au Canada » plutôt qu’un « usage projeté au Canada ») dès lors que cette dernière aura fait l’objet d’une publication dans le Journal Canadien des marques de commerce. Une fois publiée, les tiers ont la possibilité de s’opposer à l’enregistrement pendant deux mois. Afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque, une opposition peut notamment être formée sur la différence entre la date de la première utilisation communiquée par le demandeur et la date de première utilisation réelle.
Si la demande d’enregistrement n’a pas été sujette à opposition ou que l’opposition a été rejetée, la demande sera accueillie favorablement. Après acquittement des frais d’enregistrement, la marque sera donc enregistrée. Si la demande d’enregistrement est basée sur l’intention d’usage de la marque, une déclaration d’usage doit également être déposée.
Ainsi, la procédure pour enregistrer une marque au Canada est plus longue qu’en France. En effet, le processus peut durer de 15 à 18 mois dans le meilleur des cas, s’il n’y a aucune objection de la part de l’examinateur ou opposition d’un tiers.
[1] Loi canadienne sur les marques de commerce, art. 12