Nouvelles extensions : l’ICANN assignée à deux reprises devant les juridictions californiennes

Le 17 octobre 2012, la société Name.Space a assigné l’ICANN devant la District Court of California pour, entre autres, violation d’un droit de marque de common law, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale et acte délictueux.

Dans sa plainte, Name.Space demande l’interdiction de la délégation par l’ICANN de 189 gTLDs dont le .hotel, le .london ou le .berlin.

Name.Space précise qu’elle opère plus de 400 TLDs dans une racine alternative de l’Internet depuis 1996. Cependant, ces extensions ne sont pas visibles par le commun des internautes puisqu’il faut une configuration spéciale pour utiliser une racine alternative. Name.Space peut donc prétendre à une antériorité certaine puisque l’ICANN n’a été fondée qu’en 1999.

De plus, l’ICANN avait déjà lancé une procédure similaire à celle des gTLDs en 2000 pour un montant de 50 000 dollars par extension (contre 185 000 dollars aujourd’hui). Name.Space avait soumis sa candidature pour 118 extensions, toutes refusées.

Name.Space met donc en avant le coût prohibitif et la complexité de la nouvelle procédure pour reprocher à l’ICANN une violation des règles concurrentielles telles qu’exposées par le Sherman Antitrust Act.

Cette affaire est à mettre en parallèle avec une autre plainte, déposée le même jour par Image Online Design contre l’ICANN devant la District Court of California.

Cette société gère plus de 20 000 noms de domaine en .web dans une racine alternative. Elle avait donc déposée une demande à l’ICANN pour le .web dans le cycle de 2000 qui n’a jamais été officiellement refusée.

Le conflit porte donc sur le fait que l’ICANN propose aujourd’hui cette extension, pour laquelle sept candidats ont effectué une demande.

Image Online Design invoque donc la violation par l’ICANN de son droit sur la marque .WEB et la violation d’une obligation contractuelle concernant la demande pour l’extension .web.

L’ICANN doit donc maintenant faire face à deux procès anti-trust (l’un visant le .xxx) et un procès en contrefaçon de marque et responsabilité contractuelle.

Il est plus que probable que cela aura un impact sur le programme des gTLDs. Sur le plan des délais tout d’abord, il est important de souligner qu’Image Online Design, à la différence de Name.Space, a fait une demande tendant à l’interdiction provisoire et préalable de l’utilisation par l’ICANN du .web. S’il est fait droit à cette demande, le .web sera gelé sur injonction du juge avant même qu’une décision sur le fond soit rendue.

De plus, un problème de sécurité juridique se pose puisqu’il est fort possible que les demandeurs, dans le cas où les plaintes sont rejetées, se retournent contre les candidats aux nouvelles extensions.

Il faut cependant rester prudent quant aux chances de succès d’une telle action. En effet, le portefeuille d’extensions gérées par Name.Space contient de nombreux termes génériques, donc difficilement protégeables.

En ce sens, le .web revendiqué par Image Online Design est un terme descriptif et il est fort surprenant que l’USPTO ait accepté de l’enregistrer à titre de marque. De plus, Name.Space gère des extensions composées de termes géographiques tels que le .london ou le .berlin. Or, il est difficilement imaginable que cette société se retourne contre la ville de Berlin pour avoir candidaté pour l’extension correspondante en invoquant un droit de marque de common law antérieur.