Usage sérieux de la marque : Specsavers vs Asda saga

Dans le contexte dynamique des affaires, l’enregistrement de marque est devenu une nécessité incontestable. Pourtant, être titulaire d’une marque ne suffit pas pour se défendre, encore faut-il exploiter sous peine de perte de droits.

La question de l’usage sérieux de la marque dans la vie des affaires s’est posée devant le juge anglais et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’une bataille entre Specsavers et Asda qui dure depuis cinq ans. Specsavers a enregistré les deux signes représentés ci-dessous, mais a développé sa campagne publicitaire autour de la marque au logo ombré.

specsavers

Dans les faits, en octobre 2009, Asda a lancé une campagne publicitaire pour des produits d’optique ciblant le groupe Specsavers utilisant des logos similaires de ce dernier. Le groupe Specsavers a introduit devant la High Court of Justice of England and Wales une action contre Asda pour contrefaçon de la marque verbale, mais aussi des marques figuratives. La Hight Court of Justice n’a pas retenu la contrefaçon, mais a prononcé la déchéance de la marque au logo en noir pour non-usage. Specsavers a interjeté appel, occasion pour le juge britannique de poser des questions préjudicielles posées à la CJUE (affaire C‑252/12).

Est-ce que la condition d’usage sérieux d’une marque communautaire est satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée que conjointement avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée ?

La CJUE a répondu que  la condition d’«usage sérieux » peut être satisfaite même si la marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée. Toutefois, le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée ne doit pas être altéré.

Ainsi, l’affaire est revenue devant la Cour d’appel anglaise. En application des indications fournies par la CJUE, le juge britannique se pose la question de savoir si la marque noire sans logo utilisée en tant que partie composante de la marque en couleurs, est perçue par le consommateur moyen comme une indication d’origine des produits et des services.

Tout d’abord, le juge n’est pas persuadé que l’usage de la marque en couleurs avec le terme « Specsavers»  constitue un argument solide pour justifier un usage sérieux de la marque en noir. Pourtant, l’appréciation doit être faite par rapport à tous les usages et à la perception du consommateur moyen.

Le juge d’appel a commencé par reconnaître l’usage extensif de la marque au logo ombré et qu’aucun des logos des concurrents principaux n’était similaire aux logos Specsavers. Les preuves apportées ont démontré aussi qu’Asda était au courant de l’association faite par les consommateurs moyens entre les figures ovales superposées et Specsavers. En plus, il a été prouvé que les consommateurs identifiaient de loin les deux figures ovales comme appartenant à Specsavers. Cette identification a permis au juge de retenir l’usage sérieux de la marque sans logo, enregistrée sans limitation de couleur. Ainsi, Specsavers a réussi conserver la validité de sa marque figurative.

Pourtant, le juge britannique essaye de limiter les conséquences de cette décision et rappelle que chaque affaire sera étudiée par rapport à ces faits particuliers. Ce précédent n’est pas sans risque, puisqu’il ouvre la voie aux demandes d’enregistrement portant sur des figures communes, mais similaires aux marques enregistrées.

A suivre