La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 31 mars 2015) validant la marque verbale vente-privee.com qui a acquis un caractère distinctif par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048).
Le 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a assigné la société Vente-privee.com en annulation de marque et dépôt frauduleux. Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête de Showroomprive.com, considérant que la marque verbale vente-privee.com était dépourvue de caractère distinctif et prononçant de ce fait la nullité de celle-ci (TGI Paris 3e ch., 1e section, 28 nov. 2013). Cependant, la société défenderesse a interjeté appel et la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que vente-privee.com était dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque.
Showroomprive.com forme un pourvoi en cassation en se fondant sur l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle français (CPI) qui permet de prononcer la nullité d’une marque dépourvue de caractère distinctif. La société soutient que, si l’article prévoit la possibilité de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque, cette possibilité doit être interprétée à la lumière de l’article 3§3 de la directive 2008/95/CE sur les marques et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juin 2014, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c/ Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV, C-217/ 13 et C-218/ 13). Effectivement, d’une part, l’article 3§3 de la directive prévoit également cette possibilité tout en laissant aux Etats membres le choix concernant le moment d’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, à savoir avant ou après l’enregistrement. D’autre part, l’arrêt de la CJUE précise qu’à défaut d’usage de cette faculté d’apprécier l’acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur à l’enregistrement, il convient d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Ainsi, Showroomprive.com considère que, puisque l’article L711-2 CPI ne prévoit pas expressément cette faculté, la marque vente-privee.com doit être déclarée nulle, étant donné qu’elle a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur, et non antérieur, à son enregistrement.
En revanche, la Cour considère qu’en prévoyant la possibilité d’acquisition du caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage, l’article L.711-2 CPI a bien usé de la faculté laissée aux Etats membres par la directive. D’ailleurs, la Cour de cassation souligne les éléments relevés démontrant l’acquisition, avant la demande en nullité, du caractère distinctif par venteprivee.com par son usage, notamment des publications médiatiques et un sondage la listant parmi les marques préférées des Français.
Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant de ce fait la possibilité d’acquérir un caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage même postérieurement à la date d’enregistrement.