La décision rendue par la Cour Suprême du Royaume-Uni dans l’affaire SkyKick UK Ltd et autre c. Sky Ltd et autres a profondément marqué le droit des marques, en particulier sur la question de l’étendue des libellés et du concept de mauvaise foi. Cette décision met en lumière l’importance d’une cohérence entre les spécifications d’une marque et les intentions commerciales réelles du déposant.
Sommaire
Contexte de l’affaire SkyKick c. Sky
En 2016, Sky Ltd, entreprise de radiodiffusion et de télécommunications bien établie, a engagé une action en justice contre SkyKick, fournisseur américain de logiciels de gestion cloud, pour contrefaçon de marque. Les revendications de Sky reposaient sur plusieurs enregistrements couvrant une large gamme de produits et services. SkyKick a répliqué en contestant la validité de ces marques, invoquant leur enregistrement de mauvaise foi, les libellés étant excessivement larges et sans intention réelle d’usage pour toutes les catégories visées.
Cadre juridique et conclusions de la Cour Suprême
Comprendre la mauvaise foi en droit des marques
Selon l’article 3(6) du UK Trade Marks Act 1994, une marque ne peut être enregistrée si la demande est effectuée de mauvaise foi. La mauvaise foi s’entend d’une absence d’intention sincère d’utiliser la marque pour les produits et services revendiqués au moment du dépôt.
Analyse de la Cour Suprême
La Cour Suprême a retenu les principes suivants :
- Libellés excessivement larges : Le dépôt d’une marque pour une large gamme de produits et services, sans intention réelle d’usage pour chacun d’eux, peut constituer un indice de mauvaise foi.
- Évaluation de l’intention : L’intention du déposant au moment du dépôt est un facteur déterminant. Une absence d’intention d’usage pour certaines catégories, notamment lorsque la spécification est trop large, est révélatrice de mauvaise foi.
- Invalidité partielle : Lorsqu’une mauvaise foi est établie pour certaines catégories, l’enregistrement peut être invalidé partiellement, uniquement pour ces catégories.
Cette décision souligne que les demandes de marques doivent refléter une stratégie commerciale authentique et ne peuvent viser à monopoliser indûment un marché.
Conséquences pour les déposants de marques
Considérations stratégiques
Les déposants de marques devraient :
- Aligner les libellés sur l’activité réelle : S’assurer que les produits et services mentionnés dans la demande correspondent aux activités en cours ou prévues.
- Éviter les catégories vagues ou trop larges : Ne pas inclure de termes génériques ou vastes sans intention claire d’usage.
- Conserver une documentation probante : Garder des preuves de l’intention d’utiliser la marque pour chaque catégorie au moment du dépôt.
Gestion des risques
Les entreprises doivent également prendre en compte que :
- Les actions en contrefaçon peuvent se retourner contre elles : Une action basée sur un libellé trop large peut donner lieu à une demande reconventionnelle en nullité pour mauvaise foi.
- Les audits de portefeuille sont essentiels : Il est nécessaire de vérifier régulièrement que les marques enregistrées sont défendables et cohérentes avec les intentions commerciales réelles.
Conclusion
L’arrêt de la Cour Suprême dans l’affaire SkyKick constitue un rappel fort de l’importance de l’intégrité et de la sincérité dans les dépôts de marques. Les spécifications doivent être précises et reposer sur un usage actuel ou envisagé, afin de garantir leur validité juridique et leur efficacité en matière de protection.
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FAQ
Qu’est-ce que la mauvaise foi dans une demande de marque ?
La mauvaise foi se caractérise par l'absence d’intention sincère d’utiliser la marque pour les produits ou services mentionnés, souvent dans le but de nuire ou d’obtenir un avantage injuste.
Une marque peut-elle être invalidée partiellement pour mauvaise foi ?
Oui. Si la mauvaise foi est démontrée pour certains produits ou services, la marque peut être invalidée uniquement pour ces catégories.
Comment éviter que ma demande ne soit considérée de mauvaise foi ?
Il est conseillé d’adapter les libellés à votre activité, d’éviter les termes généraux, et de conserver des preuves démontrant votre intention d’usage.