L’UKIPO publie des lignes directrices suite à l’arrêt SkyKick

Introduction

L’arrêt SkyKick UK Ltd v. Sky Ltd (UKSC/2021/0181) rendu par la Cour suprême du Royaume-Uni le 13 novembre 2024 a clarifié la notion de « mauvaise foi » en matière d’enregistrement de marque. Cette affaire a soulevé la question de savoir si des marques enregistrées pour des produits et services trop larges, sans lien avec l’activité réelle de l’entreprise, peuvent être considérées comme invalides pour mauvaise foi. L’affaire a abouti à une décision historique concernant les critères d’évaluation de la mauvaise foi dans l’enregistrement des marques, ce qui a conduit l’UKIPO à réviser ses lignes directrices.

En réponse à cette décision, l’UKIPO a publié un amendement à ses pratiques le 27 juin 2025, établissant des critères plus stricts pour l’examen des demandes d’enregistrement, notamment en ce qui concerne les spécifications jugées trop larges. Cet article examine les nouvelles orientations de l’UKIPO et leur impact sur le processus d’enregistrement des marques.

1. Les critères d’examen des spécifications par l’UKIPO

1.1 Définition d’une spécification trop large

L’UKIPO considère qu’une spécification est trop large lorsqu’elle inclut une liste excessive de produits ou services, qui ne sont pas directement liés à l’activité réelle ou projetée du déposant. Par exemple, l’UKIPO jugera une demande trop large si elle couvre l’intégralité des 45 classes de Nice, ou des termes vagues tels que « logiciels« , « vêtements », ou « produits alimentaires » sans préciser les sous-catégories ou les détails des produits ou services visés.

Cette approche vise à éviter que des marques soient enregistrées de manière défensive ou abusivement pour des produits ou services qui ne seront jamais réellement exploités par le déposant.

1.2 Conséquences d’une spécification trop large

Lorsque l’UKIPO identifie une spécification trop large, plusieurs actions peuvent être prises :

• Rejet de la demande : Lorsque la spécification est jugée trop large et si l’intention d’utilisation réelle ne peut pas être prouvée.
• Restriction de la spécification : S’il est estimé que la spécification est trop vaste mais qu’une réduction pourrait la rendre acceptable, il peut demander au déposant de restreindre les produits ou services revendiqués.
• Vérification de l’intention d’utilisation : Il peut être demandé au déposant de fournir des preuves concrètes de son intention réelle d’utiliser la marque pour les produits et services spécifiés.

Cette approche permet à l’UKIPO de garantir que les demandes d’enregistrement sont basées sur des intentions commerciales réelles, et non sur un objectif de monopoliser des termes généraux.

2. Prouver une intention réelle d’utilisation

2.1 Preuves acceptées par l’UKIPO

L’UKIPO exige que le déposant prouve son intention réelle d’utiliser la marque pour les produits et services spécifiés. Cela peut être réalisé par la fourniture de documents commerciaux, tels que :

• Des plans d’affaires détaillant l’utilisation projetée de la marque.
• Des contrats commerciaux ou des accords avec des partenaires commerciaux.
• Des preuves de vente ou des campagnes publicitaires qui montrent l’intention d’utiliser la marque pour les produits ou services revendiqués.

2.2 Rôle de la documentation commerciale

La documentation commerciale joue un rôle crucial pour justifier l’utilisation de la marque. Si un déposant ne peut fournir des preuves de l’utilisation prévue ou d’un projet commercial viable, l’office pourrait estimer que la demande a été faite de mauvaise foi. Par conséquent, une documentation insuffisante pourrait entraîner le rejet de la demande.

3. L’annulation partielle d’une marque pour mauvaise foi

3.1 Processus d’annulation partielle

Si une partie de la spécification est jugée déposée de mauvaise foi, l’office peut annuler uniquement cette partie de l’enregistrement tout en maintenant la protection de la marque pour les autres produits ou services où l’intention d’utilisation est prouvée. Cette annulation partielle permet de garantir que seules les portions de la demande qui sont fondées sur une intention réelle d’utilisation restent valides.

3.2 Exemples d’annulation partielle

Si une marque est enregistrée pour des « produits pharmaceutiques » et des « vêtements », mais que le déposant ne prévoit d’utiliser la marque que pour les produits pharmaceutiques, l’UKIPO pourrait annuler la partie des « vêtements » pour mauvaise foi, tout en conservant la protection pour les produits pharmaceutiques.

4. Application des lignes directrices aux marques déjà enregistrées

4.1 Impact sur les marques existantes

Les nouvelles lignes directrices s’appliquent également aux marques déjà enregistrées. Les titulaires de marques doivent donc veiller à ce que leurs enregistrements soient conformes aux critères d’intention d’utilisation réelle définis par l’UKIPO. Si une marque déjà enregistrée est jugée avoir été déposée de mauvaise foi, elle peut être annulée, en tout ou en partie.

4.2 Révision des enregistrements existants

Les titulaires de marques existantes doivent envisager de procéder à un audit de leurs enregistrements pour vérifier leur conformité avec les nouvelles lignes directrices. Cela implique de réévaluer les spécifications de leurs marques et de s’assurer qu’elles reflètent une véritable intention commerciale.

5. La mauvaise foi soulevée par l’UKIPO sans intervention d’un tiers

5.1 Examen proactif de la mauvaise foi

L’office peut soulever la question de la mauvaise foi de manière proactive lors de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cela signifie qu’il peut identifier des demandes manifestement abusives et les rejeter, même sans qu’un tiers (comme un concurrent) dépose une opposition. L’office peut désormais agir de manière plus stricte dès le départ, évitant ainsi les abus.

5.2 Conséquences d’une objection d’office

Si l’UKIPO soulève une objection pour mauvaise foi, le déposant devra fournir des justifications concernant son intention réelle d’utilisation de la marque pour les produits ou services spécifiés. Si aucune justification satisfaisante n’est fournie, l’office peut rejeter la demande d’enregistrement.

Conclusion

Les nouvelles lignes directrices de l’UKIPO, suite à l’arrêt SkyKick, apportent des exigences plus strictes en matière d’enregistrement des marques. Les déposants doivent prouver une intention réelle d’utiliser leur marque pour les produits et services désignés, en particulier lorsque les spécifications sont jugées trop larges. Les titulaires de marques existantes doivent également revoir leurs enregistrements pour garantir qu’ils respectent ces exigences révisées. Ces révisions visent à renforcer l’intégrité du système des marques et à prévenir les abus.

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