Stratégie de dépôt de marque et sous-catégories autonomes : comment sécuriser son libellé et anticiper la preuve d’usage

La jurisprudence européenne et française impose désormais une discipline renouvelée en matière de dépôt de marque. Fini le temps où un libellé large suffisait à garantir une protection solide. Décryptage des enjeux et des bonnes pratiques.

Pourquoi la jurisprudence sur les sous-catégories change la donne

Déposer une marque confère un droit exclusif. Mais ce droit n’existe qu’en relation avec les produits et services désignés dans l’enregistrement. En pratique, la valeur d’une marque dépend donc autant du signe lui-même que du libellé qui l’accompagne.

Depuis plusieurs années, la jurisprudence européenne et française réaffirme une idée simple : la marque ne doit pas conférer un monopole purement théorique sur des marchés que son titulaire n’exploite pas réellement. Cette exigence se traduit très concrètement par le concept de sous-catégories autonomes et par un contrôle renforcé de l’usage sérieux.

Ce contexte est d’autant plus significatif que les entreprises font face à une recrudescence des oppositions, actions en nullité et demandes reconventionnelles en déchéance, en particulier lorsque les portefeuilles de marques couvrent des libellés très larges.

Le libellé de produits et services : le véritable périmètre juridique de la marque

Pendant longtemps, une approche de « dépôt large » a prévalu. Les déposants optaient parfois pour des formulations génériques ou reproduisaient les intitulés de classes, dans le but de maximiser la protection sans avoir à anticiper précisément les conditions d’utilisation de la marque.

Aujourd’hui, cette stratégie comporte des risques accrus. Lorsqu’une marque est enregistrée pour une catégorie large mais n’est utilisée que pour une partie de cette catégorie, elle peut être partiellement déchue. La protection ne subsiste alors que pour les segments effectivement exploités, ce qui peut réduire drastiquement la portée de la marque.

Le cadre juridique : usage sérieux, déchéance et charge de la preuve

Le droit français prévoit la déchéance lorsqu’une marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant cinq années consécutives. La disposition de référence est l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, interprété en conformité avec le cadre européen applicable, notamment l’article 18 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Un point essentiel pour les entreprises : la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque. En cas de contestation, ce n’est pas au tiers de démontrer le non-usage, mais au propriétaire de prouver un usage sérieux, pertinent et daté.

En outre, lorsque le libellé est large et divisible, la preuve doit être apportée pour les sous-catégories pertinentes. Cela explique pourquoi certains portefeuilles, pourtant intensivement exploités, sont néanmoins fragilisés.

Comprendre les sous-catégories autonomes : un concept jurisprudentiel

Le concept de sous-catégorie autonome ne découle d’aucune définition légale expresse. Il s’agit d’un concept développé par la jurisprudence pour refléter la réalité économique : au sein d’une catégorie « large », certains produits ou services peuvent former des groupes distincts, identifiables et cohérents.

La jurisprudence s’attache en particulier à des critères tenant à la finalité et à la destination des produits et services. En d’autres termes, ce qui compte, c’est l’usage attendu par le public et la fonction économique du produit ou du service, plutôt que sa classification formelle.

En pratique, une catégorie englobante comme « transports », « cosmétiques » ou « logiciels » peut couvrir des réalités très différentes. Le juge peut donc considérer qu’une telle catégorie est divisible en sous-catégories autonomes et exiger une preuve d’usage segmentée.

La jurisprudence européenne « Ferrari » : un équilibre entre protection et proportionnalité

Les arrêts Ferrari (C-720/18 et C-721/18) du 22 octobre 2020 ont clarifié le raisonnement de la CJUE sur l’usage en lien avec des libellés couvrant des catégories de portée variable. La logique s’articule autour d’une distinction pratique :

• Lorsqu’une marque couvre une catégorie précise et indivisible, l’usage pour une partie de cette catégorie peut suffire.
• En revanche, lorsque la catégorie est large et divisible, l’usage doit être prouvé pour chaque sous-catégorie autonome identifiable.

Cette distinction est particulièrement utile pour construire une stratégie de dépôt. Elle invite à se poser une question simple : la catégorie revendiquée sera-t-elle perçue demain comme un « ensemble homogène » ou comme un ensemble de segments distincts ?

La jurisprudence française : les arrêts de la Cour de cassation du 14 mai 2025

Première décision (n° 23-21.296) : les services de taxi et la catégorie « transports »

Dans un premier arrêt (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296), la Cour de cassation offre une illustration très concrète de l’exigence de segmentation. Les marques en cause étaient enregistrées pour des services de « transports » et de « transport de voyageurs ». Le titulaire démontrait un usage sérieux pour des services de taxi, et la cour d’appel avait jugé cela suffisant.

La Cour de cassation a adopté une approche plus exigeante, reprochant à la juridiction inférieure de ne pas avoir recherché si les services de taxi constituaient une sous-catégorie autonome et cohérente au sein de la catégorie plus large des services de transport. Elle a rappelé que cette appréciation doit être objective et fondée sur la finalité et la destination des services.

Seconde décision (n° 23-21.866) : cosmétiques et huiles essentielles

Le second arrêt rendu le même jour (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866) confirme et affine cette exigence. La marque était enregistrée pour plusieurs catégories larges de produits, dont les cosmétiques et les huiles essentielles. Le titulaire se prévalait d’un usage portant sur des produits spécifiques (textiles imprégnés de substances actives, produits composites intégrant des huiles essentielles).

La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir examiné si ces produits correspondaient véritablement aux produits tels qu’enregistrés, ou s’ils constituaient des sous-catégories ou segments distincts nécessitant une preuve d’usage spécifique.

Ces décisions confirment que la Cour de cassation exige désormais un alignement strict entre les preuves d’usage invoquées et le périmètre exact du libellé.

Le pouvoir du juge de subdiviser le libellé : une difficulté souvent sous-estimée

L’un des enseignements majeurs de la jurisprudence récente est que le juge n’est pas lié par la rédaction du libellé telle que formulée par le déposant. Même si aucune subdivision n’a été prévue, le juge peut procéder à une division objective en sous-catégories autonomes lorsque la finalité et la destination des produits ou services le justifient.

Ce pouvoir a des effets très concrets. Un libellé simple et englobant peut, en contentieux, être décomposé en de multiples segments. Le titulaire se retrouve alors confronté à une charge de la preuve plus lourde que prévu.

En pratique, ce mécanisme rend la stratégie de dépôt indissociable de la stratégie probatoire. Déposer « large » n’est pas seulement une décision juridique : c’est aussi une décision documentaire, interne et opérationnelle.

Déposer une marque : le juste niveau de précision

Une stratégie de dépôt efficace repose sur un équilibre délicat. Si le libellé est trop large, la marque est vulnérable à la déchéance. S’il est trop étroit, la marque peut s’avérer insuffisante pour accompagner le développement commercial ou pour agir contre des concurrents proches.

La question n’est donc pas de savoir s’il faut déposer large ou étroit, mais comment déposer intelligemment, en calibrant le libellé pour qu’il soit à la fois commercialement utile et juridiquement défendable dans la durée.

Anticiper la preuve d’usage : un volet opérationnel de la stratégie

En pratique, la question la plus sensible est celle de la preuve d’usage. Lorsqu’une marque est contestée, il ne s’agit pas simplement de « prouver qu’elle est utilisée ». Il faut prouver qu’elle est utilisée pour les produits et services couverts par l’enregistrement, et parfois pour des sous-catégories autonomes identifiées en contentieux.

Pour chaque sous-catégorie plausible, il est recommandé de rassembler des éléments de preuve spécifiques et segmentés :

• Factures ou bons de commande identifiant le type de produit ou service, avec dates et zones géographiques.
• Catalogues, brochures, prospectus commerciaux ou pages web archivées montrant la marque associée au segment concerné.
• Campagnes publicitaires ciblées, annonces ou supports promotionnels, datés et liés à un produit ou service spécifique.
• Rapports internes par segment d’activité, lorsque leur contenu peut être produit en justice.
• Contrats pertinents, notamment licences, distribution, maintenance ou preuves d’exploitation par un tiers autorisé.

Chaque élément de preuve doit être conservé dans un « dossier » structuré : non pas comme une masse indifférenciée de documents, mais comme un ensemble organisé par sous-catégorie.

Usage par les filiales, licenciés ou distributeurs

Dans de nombreux groupes, l’usage de la marque peut être réalisé par des filiales, des distributeurs ou des licenciés. La jurisprudence, conformément à l’article 18(2) du RMUE, admet généralement que l’usage par un tiers autorisé peut être pris en compte, à condition qu’il ait lieu avec le consentement du titulaire.

Cela nécessite toutefois une organisation contractuelle et documentaire. Il faut pouvoir établir l’existence de l’autorisation (licence, contrat de distribution, politique de groupe) et démontrer la réalité de l’exploitation sous la marque.

Usage sous une forme modifiée : sécuriser les variantes

Les entreprises utilisent rarement une marque sous une forme identique à la version enregistrée. Les juridictions européennes et françaises, conformément à l’article L.714-5(3) du Code de la propriété intellectuelle et à l’article 18 RMUE, acceptent l’usage sous une forme modifiée à condition que la modification n’altère pas le caractère distinctif du signe.

Dans le cadre d’une stratégie de dépôt, il peut donc être judicieux d’anticiper certaines variantes en déposant la marque verbale seule ou en sécurisant les principales versions effectivement utilisées.

Sous-catégories et contentieux : impact sur l’opposition, la nullité et la concurrence

La problématique des sous-catégories ne se limite pas à la déchéance. Elle affecte également les litiges relatifs au risque de confusion, la similarité des produits et services étant appréciée avec une granularité croissante.

Pour les entreprises, l’enseignement clé est que la stratégie de dépôt doit désormais se lire « en miroir » avec la stratégie contentieuse. Une marque bien déposée est plus facile à défendre, plus facile à faire respecter et plus dissuasive.

Conclusion – Déposer aujourd’hui, c’est préparer la défense de demain

La jurisprudence sur les sous-catégories autonomes impose une nouvelle discipline dans la stratégie de dépôt de marque. Le dépôt ne peut plus être conçu comme une protection abstraite déconnectée de l’usage réel. Il doit être calibré en fonction des marchés réels et des preuves que l’entreprise sera en mesure de produire.

En pratique, une stratégie de dépôt efficace combine trois dimensions :

• Un libellé intelligemment structuré.
• L’anticipation de la segmentation possible.
• L’organisation proactive des preuves.

Cette approche transforme la marque en un actif véritablement défendable et durable, au service de la croissance et de la sécurité juridique de l’entreprise.

FAQ – Questions fréquentes sur les sous-catégories et la preuve d’usage

Qu’est-ce qu’une sous-catégorie autonome en droit des marques ?
Une sous-catégorie autonome est un groupe cohérent de produits ou services, identifiable au sein d’une catégorie plus large, en fonction de sa finalité et de sa destination. Ce concept, développé par la jurisprudence européenne (notamment les arrêts Ferrari de la CJUE) et repris par la Cour de cassation française, permet au juge de segmenter un libellé de marque pour vérifier que l’usage sérieux est démontré pour chaque segment pertinent.

Quel est le délai pour démontrer l’usage sérieux d’une marque en France ?
En vertu de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque doit justifier d’un usage sérieux dans les cinq années suivant son enregistrement. Passé ce délai, la marque est exposée à une action en déchéance si aucun usage sérieux ne peut être prouvé.

Qui supporte la charge de la preuve d’usage ?
C’est le titulaire de la marque qui doit prouver l’usage sérieux en cas de contestation, et non le tiers qui engage l’action en déchéance. Cette règle s’explique par le fait qu’il serait disproportionné d’exiger du demandeur la preuve d’un fait négatif (le non-usage).

Ma marque est utilisée par un licencié : cela compte-t-il comme usage sérieux ?
Oui, la jurisprudence admet que l’usage par un tiers autorisé (licencié, filiale, distributeur) peut constituer un usage sérieux, à condition que cet usage ait lieu avec le consentement du titulaire et que la marque remplisse toujours sa fonction essentielle de garantie d’origine. Il faut toutefois pouvoir le documenter (contrat de licence, accord de distribution, politique de groupe).

Puis-je utiliser ma marque sous une forme légèrement différente de celle enregistrée ?
Oui, le droit français et le droit européen admettent l’usage sous une forme modifiée, à condition que la modification n’altère pas le caractère distinctif du signe. Attention toutefois : des changements visuels ou conceptuels substantiels peuvent empêcher la reconnaissance de l’usage de la marque enregistrée. Il peut être prudent de déposer également les variantes principales.

Comment organiser concrètement mes preuves d’usage ?
Il est recommandé de constituer un dossier structuré par sous-catégorie de produits ou services, comprenant des factures datées, des catalogues, des supports publicitaires, des captures d’écran de sites web, des rapports internes par segment et des contrats de licence ou de distribution. Chaque élément doit être daté, localisé géographiquement et relié à un produit ou service spécifique.

Un libellé trop large est-il automatiquement vulnérable ?
Pas nécessairement, mais les risques sont accrus. Si la marque est enregistrée pour une catégorie large et divisible, le juge peut subdiviser cette catégorie en sous-catégories autonomes et exiger une preuve d’usage segmentée. Si le titulaire n’exploite qu’une partie de la catégorie et ne peut documenter l’usage pour les autres segments, la marque peut être partiellement déchue.

Quelle est la différence entre la Classification de Nice et les sous-catégories autonomes ?
La Classification de Nice est un outil administratif international qui organise les produits et services en 45 classes. Les sous-catégories autonomes sont un concept jurisprudentiel qui répond à une logique économique et fonctionnelle. La Cour de cassation a expressément rappelé que la classification de Nice ne constitue qu’un simple indice et ne lie pas le juge dans son analyse de l’usage sérieux.

Cet article est issu de la contribution du cabinet Dreyfus & Associés au Practice Guide « Trade Marks & Copyright 2026 » publié par Chambers and Partners.

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