Dreyfus & associés est fier d’adopter le label Respect Zone afin de participer, aux côtés de l’association Respect Zone, à la promotion du respect sur Internet.
Nous vous invitons d’ailleurs à rejoindre ce label pour lutter avec contre la cyberviolence, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, l’apologie du terrorisme, la stigmatisation des handicaps et le harcèlement.
Pour cela, c’est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’association http://www.respectzone.org, de respecter les conditions d’usage et de télécharger le logo Respect Zone afin de devenir acteur du respect sur Internet !
Dreyfus est fier de participer à la 139ème conférence annuelle de l’INTA (International Trademark Association) qui aura lieu à Barcelone du 20 au 24 mai 2017.
Nous serons présents au stand 27 et heureux de pouvoir échanger avec vous sur les sujets qui nous réunissent, les Marques et la Propriété Intellectuelle.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : contact@dreyfus.fr
Le 7 décembre 2016, la 10e chambre du Conseil d’Etat, a rendu un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle.
L’enjeu de la classification des biens en charge ou actif
Les biens de propriété intellectuelle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise.
L’enjeu est de taille dans la mesure où l’assiette de l’impôt sur les sociétés ne sera pas identique selon que le bien est une charge ou un actif incorporel. En effet, si le bien en question se trouve être une charge de l’entreprise, le bénéfice sera moindre que si le bien est un actif ; le bénéfice étant naturellement le résultat de la différence entre les produits et les charges.
Les conditions de la qualification de l’actif incorporel
Pour être qualifié d’actif incorporel, le bien doit répondre à trois conditions :
ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;
ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante ; le bien doit ainsi rester dans l’entreprise un certain temps ;
il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession. Pour être qualifié d’actif incorporel, le respect de ces trois conditions est obligatoire.
Si l’une des conditions fait défaut, ce bien sera alors requalifié de charge.
L’affaire eBay, illustration de l’enjeu de la qualification
Selon le Conseil d’Etat, le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions.
eBay a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où le nom de domaine n’apparaissait pas dans son bilan comptable. Dans un premier temps, eBay s’est vue dans l’obligation de payer un complément d’impôt sur les sociétés et une contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. eBay a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2012 afin d’obtenir la décharge de ces suppléments d’impôts.
Dans un second temps, eBay a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge des retenues à la source auxquelles la société a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des exercices clos en 2004 et 2005.
Après le rejet de ces requêtes par le tribunal administratif de Paris (TA Paris du 1-2 du 20 mars 2012, n° 1001793) et par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil du 9 février 2012, n°1000879), la cour d’appel administrative a débouté l’appelant de ses deux requêtes (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 12PA02246 et 12PA02678). La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat confirme le calcul de l’administration fiscale ainsi que les jugements de première instance et l’arrêt d’appel considérant que le nom de domaine « ebay.fr » répondait aux trois conditions de l’actif incorporel.
Tout d’abord, le nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est donc une source régulière de revenus. En l’espèce, le nom de domaine « ebay.fr », enregistré auprès de l’AFNIC (Agence française pour le nommage Internet en coopération), appartient bien à eBay France mais son exploitation a été confiée à eBay International AG. Dans les faits, eBay France a accordé une licence à titre gratuit à sa société mère. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré qu’eBay France transférait indirectement ses bénéfices à sa société mère du fait qu’elle accordait ce droit d’usage sans percevoir de redevances. Cela constituait, par conséquent, une source de revenus régulière pour eBay France qu’elle a omis de déclarer, analysant la situation comme une simple autorisation administrative.
Ensuite, ce droit exclusif doit être renouvelé chaque année auprès de l’AFNIC (selon les dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC), moyennant le paiement des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité. De ce fait, la durée de vie du bien dans l’entreprise est suffisante pour satisfaire à la condition de pérennité puisque tant que le nom de domaine est renouvelé, le droit exclusif au profit du détenteur reste en vigueur.
Enfin, la renonciation du renouvellement du nom de domaine « ebay.fr » par iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, a permis à eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine. De ce fait, cette action a été perçue par les juridictions administratives comme une cession par iBazar au profit de eBay, du droit d’utilisation de ce nom de domaine. Cette renonciation au renouvellement du nom de domaine par une société pour qu’une autre en bénéficie, moyennant une redevance, est qualifié comme emportant un transfert de propriété et donc une cession.
Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.
Le 7 décembre 2016, la 10e chambre du Conseil d’Etat, a rendu un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle.
L’enjeu de la classification des biens en charge ou actif
Les biens de propriété intellectuelle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise
L’enjeu est de taille dans la mesure où l’assiette de l’impôt sur les sociétés ne sera pas identique selon que le bien est une charge ou un actif incorporel. En effet, si le bien en question se trouve être une charge de l’entreprise, le bénéfice sera moindre que si le bien est un actif ; le bénéfice étant naturellement le résultat de la différence entre les produits et les charges.
Les conditions de la qualification de l’actif incorporel
Pour être qualifié d’actif incorporel, le bien doit répondre à trois conditions :
– ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;
– ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante ; le bien doit ainsi rester dans l’entreprise un certain temps ;
– il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession. Pour être qualifié d’actif incorporel, le respect de ces trois conditions est obligatoire.
Si l’une des conditions fait défaut, ce bien sera alors requalifié de charge.
L’affaire eBay, illustration de l’enjeu de la qualification
Selon le Conseil d’Etat, le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions.
eBay a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où le nom de domaine n’apparaissait pas dans son bilan comptable. Dans un premier temps, eBay s’est vue dans l’obligation de payer un complément d’impôt sur les sociétés et une contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. eBay a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2012 afin d’obtenir la décharge de ces suppléments d’impôts.
Dans un second temps, eBay a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge des retenues à la source auxquelles la société a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des exercices clos en 2004 et 2005.
Après le rejet de ces requêtes par le tribunal administratif de Paris (TA Paris du 1-2 du 20 mars 2012, n° 1001793) et par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil du 9 février 2012, n°1000879), la cour d’appel administrative a débouté l’appelant de ses deux requêtes (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 12PA02246 et 12PA02678). La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat confirme le calcul de l’administration fiscale ainsi que les jugements de première instance et l’arrêt d’appel considérant que le nom de domaine « ebay.fr » répondait aux trois conditions de l’actif incorporel.
Tout d’abord, le nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est donc une source régulière de revenus. En l’espèce, le nom de domaine « ebay.fr », enregistré auprès de l’AFNIC (Agence française pour le nommage Internet en coopération), appartient bien à eBay France mais son exploitation a été confiée à eBay International AG. Dans les faits, eBay France a accordé une licence à titre gratuit à sa société mère. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré qu’eBay France transférait indirectement ses bénéfices à sa société mère du fait qu’elle accordait ce droit d’usage sans percevoir de redevances. Cela constituait, par conséquent, une source de revenus régulière pour eBay France qu’elle a omis de déclarer, analysant la situation comme une simple autorisation administrative.
Ensuite, ce droit exclusif doit être renouvelé chaque année auprès de l’AFNIC (selon les dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC), moyennant le paiement des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité. De ce fait, la durée de vie du bien dans l’entreprise est suffisante pour satisfaire à la condition de pérennité puisque tant que le nom de domaine est renouvelé, le droit exclusif au profit du détenteur reste en vigueur.
Enfin, la renonciation du renouvellement du nom de domaine « ebay.fr » par iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, a permis à eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine. De ce fait, cette action a été perçue par les juridictions administratives comme une cession par iBazar au profit de eBay, du droit d’utilisation de ce nom de domaine. Cette renonciation au renouvellement du nom de domaine par une société pour qu’une autre en bénéficie, moyennant une redevance, est qualifié comme emportant un transfert de propriété et donc une cession.
Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.
A la 17ème édition des Trophées du Droit, le cabinet Dreyfus s’est vu décerner le Trophée d’Or dans la catégorie « Conseil en Propriété Industrielle : Marques ».
Nous sommes particulièrement fiers de cette récompense qui consacre l’excellence de notre cabinet et sa vision du droit de la Propriété Industrielle.
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 21 juillet 2016, C-226/15, Apple and Pear Australia Ltd/ Star Fruits Diffusion
Par cette décision, la Cour de Justice rappelle l’étendue et les limites des pouvoirs et fonctions de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et des tribunaux nationaux saisis en tant que tribunaux des marques de l’UE.
Rappel des faits et procédure
En 2009, la société belge Carolus C dépose en tant que marque de l’Union Européenne le signe verbal « English Pink » auprès de l’EUIPO. En 2010, les sociétés Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, forment opposition auprès de l’EUIPO sur la base de trois marques antérieures, et notamment la marque verbale « Pink Lady ».
Paralèllement, Apple and Pear et Star Fruits Diffusion intentent une action en contrefaçon à l’encontre de Carolus C, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi en tant que tribunal des marques de l’UE.
Le tribunal belge des marques de l’Union annule la marque « English Pink », en interdisant Carolus C d’utiliser ce signe pour l’ensemble du territoire de l’UE.
Dans la mesure où, le tribunal de commerce de Bruxelles a rendu sa décision avant que l’EUIPO ne statue sur l’opposition, l’Office de l’Union européenne aurait par conséquent pu tenir compte du jugement rendu par le tribunal belge des marques de l’UE.
L’EUIPO a néanmoins rejeté l’opposition au motif qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, conceptuel, et phonétique. Les requérantes saisissent alors le Tribunal de l’Union européenne dans l’objectif de faire annuler la décision rendue par l’EUIPO.
Le Tribunal de l’UE accueille la demande en annulation au motif que l’EUIPO, bien que non lié par la décision du tribunal belge des marques de l’UE, n’avait pas tenu compte des éventuelles répercussions de ce jugement sur l’issue de la procédure d’opposition.
Le Tribunal de l’Union s’oppose cependant à l’enregistrement de la marque litigieuse au motif qu’il n’est pas compétence à se substituer à l’appréciation de la chambre des recours en la matière.
La CJUE rejette à son tour le pourvoi, et rappelle tout d’abord que l’EUIPO est l’organe de l’UE ayant pour compétence exclusive, d’autoriser ou de refuser l’enregistrement d’une marque de l’UE.
Elle ajoute que les tribunaux nationaux des marques de l’UE sont pleinement compétents pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon d’une marque de l’UE s’étendant à l’ensemble du territoire de l’Union.
Par conséquent, toute procédure portée devant l’EUIPO aura nécessairement un objet différent d’une procédure en contrefaçon devant un tribunal national des marques de l’UE.
Les procédures n’ayant pas le même objet, l’EUIPO n’est en principe pas lié par les jugements définitifs des tribunaux nationaux des marques de l’UE.
En revanche, l’EUIPO se doit d’apprécier les incidences éventuelles que tout jugement rendu par un tribunal national des marques de l’UE pourrait avoir sur l’issue des procédures dont il est saisi.
Il convient en conséquence de bien établir la stratégie et la chronologie de défense dans le cadre de la défense d’un droit de marque européenne.
L’extension « .marque » ou « dotBRAND » en anglais est un new gTLD qui séduit de plus en plus. Les entreprises sont attirées par ce concept pour pouvoir être maître d’une extension qui porte le nom de leur marque. Cette pratique présente une excellente opportunité marketing pour présenter les produits de la marque.
Le « .marque » en quelques données
596 extensions dont 536 déléguées
184 TLDs avec au minimum 5 enregistrements réellement actifs
4312 noms de domaine mais seulement 437 sites internet actifs
54 « .marque » sont présents dans le classement Alexa ce qui représente une augmentation de 69% en un mois.
Le top cinq des termes précédant le dotBRAND :
Home
www
mail
careers
support
sources 2016
Qu’en est-il des entreprises ayant leur « .marque » ?
L’impact réel des « .marques » n’est pas encore démontré. Cependant, ces extensions sont particulièrement utilisées dans le domaine bancaire, où priment avant tout la sécurité et l’authenticité.
Les entreprises doivent à présent connaître leurs nouveaux sites utilisant un « .marque » – notamment le home.TLD particulièrement utilisé comme site principal. Si de nombreuses sociétés n’ont pas encore renoncé à leurs noms de domaine plus traditionnels (en .com, .fr, .co.uk, etc.), elles n’hésitent plus à mettre en avant leur « .marque » auprès de leurs clients.
Plusieurs sociétés importantes ont déjà passé le cap : CERN, The Weir Group ou encore BNPParibas n’utilisent dorénavant presque plus que leur « .marque ». D’autres, comme Barclays, sont en pleine transition vers une utilisation totale de leur nouvelle extension.
Faut-il avoir son « .marque » ?
Les avantages d’un « .marque » sont nombreux – surtout en terme d’image auprès des internautes et clients.
Ainsi, ces extensions étant exclusives aux entreprises, les internautes y verront une raison de leur faire confiance, de leur accorder de la crédibilité et de se sentir en sécurité. L’internaute saura exactement à qui il a à faire et ne pourra pas être trompé par un éventuel cyberquatteur. En effet, c’est l’entreprise qui a l’entière maîtrise de son extension et peut donc appliquer la politique qu’elle souhaite pour l’image de sa marque.
Un « .marque » est une excellente opportunité pour développer l’image de sa marque et améliorer la communication. En outre, à tout moment, l’entreprise aura des statistiques fiables afin d’orienter sa politique de marketing et de communication.
Allez-vous passer le cap ?
Si le premier cycle des news gTLDs est terminé, l’ICANN en a prévu un second au plus tôt pour 2018, même si l’année 2020 reste plus probable.
Afin de s’y préparer, il est nécessaire pour les entreprises de faire une étude d’impact. Ainsi, une analyse du marché, du business de l’entreprise et du positionnement de ses concurrents permettra à une marque de déterminer ses besoins.
Devenir gestionnaire et bureau d’enregistrement d’une extension demande de la préparation et des compétences particulières notamment en terme technique et de service. Il faut par exemple être capable d’acquitter les taxes de l’ICANN, de gérer la base de données du registre et de proposer plusieurs services comme une maintenance 24/7.
Si une entreprise envisage d’avoir une extension au nom de sa marque, il est nécessaire que tous les services soient impliqués : marketing, communication, production, juridique, technologies, risque, etc. Il convient de mettre en place une stratégie interne afin de déterminer au mieux les avantages et les inconvénients et de réaliser une étude du retour sur investissement. Finalement, les conditions techniques et la mise en conformité avec les exigences de l’ICANN sont mineures face à cette stratégie interne de retour sur investissement. Les entreprises doivent penser à l’opportunité d’intégrer le « .marque » à leur stratégie de communication.
Prendre une décision de ne pas avoir un « .marque » est déjà une stratégie. Il convient alors de se positionner et cela prend du temps. Alors… top départ !
N’hésitez pas à contacter Dreyfus pour plus d’informations.
Brunei devient ainsi le 6ème pays, sur les 11 que totalise l’Asie du Sud Est (ASEAN), à intégrer le système de Madrid.
Une protection géographique étendue
Depuis le 6 janvier 2017, date d’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Brunei, la possibilité est offerte aux titulaires de marques nationales du Brunei de protéger leur marque dans les 114 territoires des 98 membres du système de Madrid.
Ainsi, les titulaires de marques étrangères peuvent facilement étendre leur protection sur le marché d’Asie du Sud-Est et plus spécifiquement sur celui de Brunei.
Un système pratique et économique
L’avantage majeur procuré par le système de Madrid, consiste en la simplification des procédures de dépôt et de gestion de l’enregistrement multinational de marques.
A partir d’une simple demande d’enregistrement de marque, ou d’un enregistrement de marque auprès d’un office de propriété intellectuelle national ou régional, il est possible de déposer une demande d’enregistrement international unique auprès du même office, qui se chargera ensuite de la transmettre à l’OMPI.
L’enregistrement international tout comme la plupart des enregistrement nationaux a une durée de validité de 10 ans.
Future adhésion de la Thaïlande
La Thaïlande devrait être le prochain pays de l’ASEAN à rejoindre le système de Madrid.
Après, il restera à l’Indonésie, la Malaisie, la Birmanie ainsi qu’au Timor Oriental à obtenir leur adhésion au Protocole de Madrid pour que l’ensemble des pays de l’ASEAN fassent partie du système international d’enregistrement de marques.
France : procédure d’opposition devant l’INPI et collectivités territoriales
Depuis le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient d’une procédure d’alerte pour les demandes d’enregistrement de marque contenant leur dénomination.
Ce service, gratuit au nom de la mission de service public de l’INPI, leur permet de recevoir des alertes lorsqu’un dépôt de marque contient leur dénomination et de former opposition dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la marque. La procédure a été mise en place par les nouveaux articles D712-29 et D712-30 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient qu’une alerte est émise par l’INPI « dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné ».
Un changement législatif bénéfique au système du droit des marques français
Avant la modification, il n’y avait aucune législation en place qui permettait de protéger les collectivités territoriales et les EPCI contre l’utilisation abusive de leurs noms, et les critères permettant de retenir un risque de confusion étaient difficiles à remplir. La marge de manœuvre de l’INPI était, en conséquence, très limitée quant à la défense des droits des collectivités territoriales.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un restaurateur du Val-de-Marne qui avait déposé 27 marques contenant la dénomination « LAGUIOLE », cherchant ainsi à exploiter la notoriété de la commune de Laguiole, alors même que celui-ci n’avait aucun lien avec ledit village dans lequel les couteaux LAGUIOLE, à réputation mondiale, sont fabriqués. Mais le Directeur de l’INPI français a indiqué que la marque « ne jouit d’aucune notoriété en ce qui concerne les services de restaurants ou les produits alimentaires. Utilisé à titre de marque pour identifier ces différents produits et services, le mot Laguiole évoquera pour le client (…) le nom commun de ce type de couteau et non le nom propre désignant une commune de l’Aveyron ».
Une protection rendue accessible dans le cadre de la mission de service public de l’INPI
Depuis l’entrée en vigueur du décret et la modification de la législation française, les collectivités peuvent défendre leurs droits sur leur nom sans avoir à espérer le bénéfice d’une décision en opportunité, comme cela a été le cas pour la marque LAGUIOLE en 2012. D’ailleurs, cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation au mois d’octobre 2016, et est toujours en attente d’une date de renvoi devant la Cour d’appel de Paris, prévue normalement pour 2018.
Ce changement dans la législation est positif. Grâce au système d’alerte proposé par l’INPI, les collectivités territoriales sont en mesure d’interdire le dépôt de leur nom en tant que marque si ce dépôt porte atteinte à leurs intérêts. C’est dans le cadre de ce nouvel article L711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle et du décret du 15 juin 2015 que la marque PARIS BY PARIS n’a pas pu être déposée, aucun des produits proposés n’étant fabriqué en France.
Nombre de collectivités bénéficient déjà de ce service, et forment opposition auprès de l’INPI lorsque le dépôt de marque porte atteinte « à leur nom, leur image ou leur renommée » selon l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle. La collectivité territoriale concernée est à présent en mesure de contrôler l’usage de son nom et d’éviter le détournement de celui-ci par une entité cherchant à tirer un bénéfice de sa réputation au moyen de pratiques trompeuses et de parasitisme.
L’étendue de cette protection encore floue
La question qui reste néanmoins en suspens est celle de l’étendue de cette protection et celle de l’interprétation de l’article L. 711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle par l’INPI.
Dans l’affaire PARIS BY PARIS, l’INPI statue que « l’article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ».
C’est un début néanmois positif pour la défense des droits des collectivités territoriales !
La société suédoise Team Reager AB, créée le 9 septembre 2010, spécialisée dans la conception de produits et services pour téléphones portables, avait lancé via sa société sœur Moobitalk UK Limited un kit mains libres dénommé “Moobitalk”. Elle avait enregistré le 10 février 2011 la marque verbale communautaire Moobitalk, désignant notamment des services de télécommunications, et avait cédé ses droits sur cette marque le 14 avril 2014 à la société Stone Age Limited.
X., dirigeant de sociétés exerçant ses activités au Proche-Orient et plus particulièrement au Yemen, où il est né et où il réside, exploitait depuis plusieurs années des services de communication regroupés autour du suffixe “moobi” (transcription phonétique de “mobi” signifiant “téléphone mobile” en arabe), et spécialement des services de type “tchat” dénommés MoobiChat et Moobitalk, dans différents pays du Proche et du Moyen-Orient. Le 17 avril 2011, il avait enregistré le nom de domaine <moobitalk.com>.
La société Team Reager avait déposé une plainte UDRP auprès de l’OMPI contre M. X, et l’Expert avait ordonné le 29 juillet 2013 le transfert du nom de domaine <moobitalk.com> notamment au motif que Team Reager était titulaire de la marque communautaire Moobitalk antérieure au nom litigieux.
Une revendication de la titularité du nom
Mais le 27 août 2013, 8 jours après la notification de la décision, M. X. a assigné la société Team Reager devant le TGI de Paris, pour voir juger qu’il est le titulaire légitime du nom de domaine <moobitalk.com> et en obtenir la restitution. Le TGI a cependant rejeté les arguments avancés par M. X et a confirmé les actes de contrefaçon commis au détriment de la marque communautaire Moobitalk, ainsi qu’ordonné à titre de réparation le transfert du nom de domaine <moobitalk.com>.
M.X a néanmoins interjeté appel de cette décision afin de se voir restituer la titularité du nom de domaine litigieux. Et la cour d’appel a en effet considéré qu’il n’y avait pas de contrefaçon de marque dans la mesure où le site <moobitalk.com> ne visait pas un public situé en Union Européenne mais seulement au Proche et Moyen-Orient. Aussi, ni l’utilisation de l’extension générique « .com » ni l’utilisation de la langue anglaise sur le site internet ne démontraient la volonté du titulaire du nom de domaine <moobitalk.com> de viser le public européen.
Ainsi, la cour a infirmé le jugement du TGI et rejeté les demandes des sociétés Team Reager et Stone Age au titre de la contrefaçon de la marque communautaire Moobitalk et de la fraude des droits de la société TeamReager sur cette marque, et a ordonné la restitution du nom de domaine <moobitalk.com> au profit de M. X., son titulaire.
Peut-on faire appel d’une décision UDRP ?
Aussi, cette décision rappelle les règles d’un appel d’une décision UDRP. Cette action est en effet possible à condition qu’elle soit intentée dans un délai de dix jours à compter de la notification afin d’éviter l’annulation ou le transfert du nom. Ensuite, le tribunal compétent est soit celui du lieu du siège du bureau d’enregistrement, soit du lieu de domiciliation du titulaire du nom. Dans le cadre de la procédure relative au nom de domaine <moobitalk.com>, il convient de souligner l’indépendance des juges français vis-à-vis de l’OMPI, puisque la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par les Experts de l’organisation mondiale et a restitué le nom litigieux.
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Written by Dreyfus13/04/2017 
Les biens de propriété intellectuelle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise.
