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Vive Marseille ! La marque « Le Petit Marseillais » n’est pas trompeuse et se défend très largement : Le « P’tit Zef » imite « Le Petit Marseillais »

 

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 avril 2016, a validé la marque « Le Petit Marseillais », visant les savons en classe 3 et a condamné pour contrefaçon le titulaire de la marque « Le P’tit Zef ».

La validité de la marque « Le Petit Marseillais »

La société titulaire de la marque « Le Petit Marseillais » a engagé une action en contrefaçon contre la société titulaire de la marque « Le P’tit Zef ». Cette dernière a décidé en réponse de soulever la nullité du signe qui lui était opposé en raison de son caractère trompeur.

Effectivement, « Le P’tit Zef » essayait de se protéger en arguant qu’une marque « Le Petit Marseillais » donnait l’impression qu’elle prétendait être du savon de Marseille sans en être véritablement. Or, l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle français rappelle que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe […] de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La cour d’appel de Paris remarque que la marque « Le Petit Marseillais » évoque le savon de Marseille dans l’esprit des consommateurs. En outre, les produits et services de cette dernière désignent effectivement du savon de Marseille en Provence. Or, la société « Le P’tit Zef » a mis en avant dans cette affaire que ces produits ne n’étaient pas originaire de la Provence mais de Côte d’Or.

Il convient donc, pour la cour d’appel, de vérifier si la société titulaire de la marque du « Petit Marseillais » avaient commis une tromperie en enregistrant le signe tel quel.

Les juges ont considéré qu’il n’existait pas dans cette affaire un risque de confusion ou d’erreur dans l’esprit du public. Effectivement, l’arrêt note que « selon la page Internet de l’encyclopédie en ligne Wikipédia versée aux débats, le terme « savon de Marseille » n’est pas une appellation d’origine contrôlée mais correspond simplement à une méthode de fabrication approuvée depuis mars 2003 par la DGCCRF ». Ainsi, par exemple, des savons provenant d’un autre pays ont la possibilité de prétendre à la qualification de « savon de Marseille » à partir du moment où le procédé de fabrication intègre un système de saponification.

 La cour ajoute que « la dénomination « le petit marseillais » reprise par les trois marques en cause ne peut, aux yeux du grand public concerné, désigner la provenance géographique des produits visés par ces marques, compte tenu de la connaissance qu’a ce public de la nature de ces produits ».

Ainsi, après s’être appuyé sur une page Wikipédia pour argumenter sa décision, ce qui peut paraitre étonnant, la cour a considéré que la marque « Le Petit Marseillais » n’était pas déceptive. Il n’est toutefois pas certain que la majorité des consommateurs soient conscient de la provenance du terme « savon de Marseille ».

 « Le P’tit Zef » imite « Le Petit Marseillais »

La cour d’appel de Paris ayant considéré la marque « Le Petit Marseillais » valable, elle a dû se prononcer sur la question de l’imitation de ce signe par la marque « Le P’tit Zef ».

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Par un arrêt du 25 mars 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler le principe fondamental selon lequel la contrefaçon et le risque de confusion s’apprécient par rapport aux ressemblance d’ensemble.

En effet, la Juridiction Européenne a souligné à plusieurs reprises que le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails.

Ainsi, les juges doivent fonder leurs décisions sur l’impression d’ensemble produite par ces marques au plan visuel, phonétique et intellectuel, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Visuellement, on apprécie la forme générale d’une marque figurative aussi bien que la structure des mots. Phonétiquement, les marques peuvent également être confondues par un consommateur n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux.

Il est indéniable qu’il existe des éléments communs entre les deux signes, que ce soit pour la partie figurative des marques ou pour la partie verbale. En effet, les deux termes d’attaque présentent une forte similarité. Les termes « Le Petit » et « Le P’tit » sont équivalents.

Cependant, une appréciation globale visuelle et phonétique des deux signes pouvait conduire à penser que « Marseille » et « Zef » étaient suffisamment différent pour écarter tout risque de confusion.

Finalement, la cour s’est attardée sur une analyse de l’aspect intellectuel de la perception des marques. En effet, les signes distinctifs peuvent être confondus intellectuellement, le consommateur ayant en tête la première marque, il va lui associer la seconde.

La cour d’appel a considéré la dénomination « p’tit zef » comme étant une déclinaison d’une expression bretonne signifiant le « vent de chez nous » et désignant plus particulièrement une personne originaire de la ville de Brest. Les signes en cause présentent alors, pour les juges, de « fortes similitudes conceptuelles en renvoyant chacune à l’image d’un enfant originaire d’une ville portuaire française importante : Marseille pour la marque antérieure et Brest pour les marques secondes ». Le public est donc possiblement conduit à penser que « Le P’tit Zef » est une déclinaison bretonne du « Petit Marseillais ».

La cour d’appel a ici décidé de ne pas mentionner la notoriété que l’on peut attribuer à la marque « Le Petit Marseillais » afin de caractériser le risque de confusion, ce qui peut paraitre surprenant.

En outre, l’analyse faite par les juges se rapproche de la validité d’une protection du genre de la marque, alors que c’est un élément indéniablement non protégeable. Pour ne pas se perdre sur ce terrain, elle considère le concept de déclinaison, au lieu de raisonner de façon plus approprié sur un cumul des points de ressemblances et de conclure par une appréciation globale.

Par ailleurs, le raisonnement de la cour peut étonner quant à son appréciation des connaissances du consommateur. Effectivement, d’un côté, elle considère que ces derniers sont en mesure de savoir que l’expression « savon de Marseille » ne signifie pas que les produits proviennent exclusivement de la ville de Marseille mais qu’il fait référence à un procédé de fabrication, tout en estimant d’un autre côté, que ces consommateurs ne sont pas apte à discerner la différence entre les deux signes.

Toutefois, les juges ont bien décidé de condamner la société titulaire de la marque « Le P’tit Zef » pour contrefaçon, du fait du risque de confusion entre les deux signes.

C’est une décision intéressante qui confère une étendue particulièrement large de défense du droit des marques.

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Progression de la part de contrefaçon dans le commerce mondial

 

D’après le rapport de l’OCDE et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle sur l’impact du commerce mondial de produits contrefaisants et piratés (« Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact ») publié le 18 avril 2016, les importations de produits contrefaisants s’élèvent à 461 milliards de dollars américains, soit environ 2,5% des importations mondiales. Au niveau européen, les contrefaçons représentent jusqu’à 5% des biens importés sur le territoire de l’Union Européenne, soit l’équivalent de 85 milliards d’euros.

Aucune catégorie de produits n’est épargnée par la contrefaçon

Le rapport souligne ensuite que la contrefaçon peut toucher tout produit protégé par un droit de propriété intellectuelle. Les produits de luxe tels que les montres, les parfums ou les articles en cuir sont touchés de plein fouet. Les produits inter-entreprises tels que les produits chimiques ou les pièces détachées sont également victimes de contrefaçon ainsi que les produits de consommation courante comme les jouets, les médicaments ou les cosmétiques. Enfin, plus étonnant encore, des saisies sur des produits contrefaisants comme des fraises, des bananes ou de la cannelle ont été effectuées.

Les pays de l’OCDE touchés en majorité

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Les pays les plus touchés par la contrefaçon sont les Etats-Unis (20% des biens contrefaisants), l’Italie (15%), la France (12%) et la Suisse (12%). Par conséquent, les marques françaises comptent parmi les plus affectées. La Douane précise que « la France est particulièrement exposée en raison de la notoriété de ses marques et de la créativité de ses entreprises dans les domaines artistiques ».

Les « économies de provenance »

Les « économies de provenance » correspondent aux pays producteurs et aux pays dotés de points de transit dans le commerce international. La majorité des produits contrefaisants proviennent de Chine, pays étant la plus grande économie productrice (plus de 60% des produits contrefaisants dans le monde), et plus de 20% proviennent d’Hong-Kong. La Chine devance de loin la Turquie (3,3%), Singapour (1,9%), la Thaïlande (1,6) et l’Inde (1,2%). Les pays à revenu moyen et les pays émergents sont les principaux acteurs sur les marchés internationaux.

L’impact négatif du boom de l’e-commerce

Les routes commerciales empruntées par les contrefacteurs évoluent très rapidement. Il existe différents points de transit intermédiaire. Certains, comme Hong-Kong ou Singapour représentent de grandes plateformes du commerce international. D’autres, comme la Syrie ou l’Afghanistan, à l’opposé, profitent du déficit de gouvernance ainsi que de la présence de réseaux criminels, voire de réseaux terroristes. Ces itinéraires très complexes évoluent très rapidement.

Traditionnellement, les moyens d’acheminement utilisés par les contrefacteurs sont l’avion, le bateau et le fret. En raison de l’importance grandissante du commerce en ligne, les envois postaux constituent aujourd’hui le principal mode d’expédition des produits contrefaits. La vente sur internet présente de nombreux avantages pour les contrefacteurs puisqu’elle leur permet d’écouler leur marchandise de façon démultipliée et à moindre coût. De plus, ce type d’envoi diminue considérablement le risque de se faire repérer ainsi que le risque de sanction.

Après de longues batailles judiciaires opposant eBay à de grands groupes, LVMH et L’Oréal ont décidé de coopérer avec la société de courtage en ligne afin de « protéger les droits de propriété intellectuelle et de combattre la vente de contrefaçons en ligne ». Aucun secteur n’étant épargné, la lutte contre la contrefaçon reste aujourd’hui une priorité pour un grand nombre d’acteurs économiques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Paquet Marques – Procédure administrative devant l’INPI pour la nullité et la déchéance de marques

Une des principales nouveautés introduites par la Directive « Paquet Marque » du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) est l’introduction d’une procédure  administrative  de déchéance et d’annulation des marques nationales enregistrées. Certains pays, comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, ont déjà introduit cette possibilité dans leur droit, mais ce n’était pas le cas de la France. Les modalités de mises en œuvre n’étant pas précisées par la directive, c’est le Gouvernement qui s’est attelé à cette tâche avec son projet de transposition du « Paquet Marques ». Celui-ci introduit plusieurs nouveaux articles dans le Code de propriété intellectuelle (CPI), visant à encadrer les conditions de mises en œuvre de cette nouvelle procédure administrative devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 Jusqu’à alors au titre  de l’article R. 712-17 du CPI, l’INPI traitait uniquement la question de la déchéance pour défaut d’usage si elle était introduite en défense dans une procédure d’opposition par le titulaire d’une marque en cours d’enregistrement. Le projet de transposition étend le champ de  compétence de l’INPI qui pourra désormais juger une demande en déchéance ou en nullité d’une marque dans un plus grand nombre d’hypothèses.

 

L’INPI devient ainsi compétent à titre principal pour traiter des demandes en nullité et en déchéance de marques, et ce en dehors de tout litige. Les tribunaux judiciaires restent quant à eux compétents pour traiter des demandes à titre reconventionnel en déchéance ou en nullité d’une marque, ainsi que pour traiter les demandes de nullité à titre principal, si elles ont pour fondement des noms commerciaux, des noms de domaine, ou des droits d’auteur. Plus généralement, les tribunaux conservent une compétence exclusive pour traiter des autres actions civiles et des demandes relatives aux marques, y compris les questions connexes de concurrence déloyale. Il en va de même pour les demandes en nullité ou en déchéance introduites dans le cadre d’une action en contrefaçon, à titre principal ou reconventionnel, ou lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution (Articles L 411-4 et L. 716-5 nouveaux).

La procédure administrative devant l’INPI est prévue par l’article L. 716-1 et les articles  R. 716-1 à R. 716-11 nouveaux. Elle  comprendra une phase d’instruction contradictoire. L’INPI devra statuer sur la demande de nullité ou de déchéance dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette phase, sans quoi la demande sera réputée rejetée.

La demande de nullité ou de déchéance présentée devant l’INPI devra contenir :

  • l’identité du demandeur ;
  • les indications permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
  • les références de la marque et des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
  • l’exposé des moyens ;
  • la justification du paiement de la redevance (dans un délai d’un mois) ;
  • le pouvoir du mandataire éventuel.

 

Cette demande devra être préparée avec soin puisqu’une une fois formée, son fondement et sa portée ne pourront  être étendus.

La phase d’instruction s’ouvrira par la notification au titulaire de la marque contestée de l’action formée à son encontre. Suivront des échanges contradictoires par le biais d’observations écrites, qui pourront être ponctuées d’observations orales. Une fois cette phase d’instruction achevée, l’INPI statuera sur la demande.

Les décisions de l’INPI statuant sur une demande de déchéance ou de nullité devront  être motivées (Article L. 411-5 nouveau), et pourront faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation auprès de la Cour d’appel du lieu de résidence du demandeur (Articles L. 411-4-1 et R. 411-19 nouveaux).

 

Grâce à cette nouvelle procédure administrative, le passage devant les tribunaux n’est donc plus obligatoire. Toutefois, la nullité d’un titre s’inscrit bien souvent dans le cadre d’un litige qui peut porter sur plusieurs titres. Les multiples questions ainsi soulevées ne relèveront  sans doute pas toutes de la compétence de l’INPI et le juge judiciaire retrouvera ainsi sa compétence exclusive,, par exemple, s’il existe une question connexe de concurrence déloyale. Bien que sa compétence demeure en majorité cantonnée aux demandes de déchéance et de nullité reconventionnelle, le juge judiciaire ne sera  donc pas complètement mis à l’écart de cette nouvelle procédure puisque les tribunaux judiciaires demeureront  compétents dans les cas les plus complexes, et leur rôle sera complémentaire à celui de l’INPI. .

L’INPI se voit de ce fait attribuer une compétence plus grande. Il est pourtant peu probable que la nouvelle procédure se révèlera moins coûteuse, plus simple, plus rapide et qu’elle permettra  effectivement de désencombrer le registre de  l’INPI de nombreuses marques non utilisées, comme escompté.

 

A suivre…

 

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Action en annulation d’une marque : un choix bientôt possible en France entre les tribunaux et l’INPI

Longtemps attendue, la réforme du droit des marques, ou plus communément appelée « paquet marque », a finalement été adoptée par le Parlement européen le 16 décembre 2015. Dans une volonté de moderniser et d’adapter la législation européenne actuelle avec l’Internet, cette Directive permet de refondre la Directive 2008/95/CE.

La marque est un élément essentiel dans la stratégie commerciale d’une entreprise, qu’il convient donc de protéger. La Cour de justice de la communauté européenne rappelle en effet dans un arrêt du 12 novembre 2002 que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’origine véritable d’un produit ou service (CJCE 12/11/2002 Arsenal Football Club c/ Matthew Reed).

Cependant, cette sauvegarde de la marque ne doit pas entraver d’autres principes comme celui de la liberté d’entreprendre.

Une déchéance classique des droits pour défaut d’exploitation

Dans cette optique, la Directive 2015/2436 rappelle dans son article 16 que le propriétaire de la marque qui n’en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation. Cette disposition ne s’applique toutefois pas s’il existe des justes motifs à la non-exploitation de la marque.

C’est ce qui ressort également de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle français, qui dispose de surcroît que « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ».

La procédure administrative : une innovation de la Directive

La Directive européenne 2015/2436 apporte un progrès important dans le panorama du droit des marques et de la déchéance des droits pour défaut d’exploitation. Son article 45 dispose effectivement que « sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les Etats membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque ».

Cette procédure administrative de déchéance pour défaut d’exploitation était déjà en place dans un certain nombre de pays de l’Union européenne. Cela étant, d’autres pays comme la France permettaient simplement d’intenter une action devant la juridiction judiciaire.

Cette réforme va alors donner compétence à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de juger une demande en déchéance ou en nullité de la marque. A l’évidence, les parties ont toujours la possibilité, si elles le souhaitent, d’agir devant le juge judiciaire.

Jusqu’à présent, la déchéance pour défaut d’exploitation ne pouvait être invoquée devant l’INPI que, en défense, dans une procédure d’opposition en vertu de l’article R 712-17 du CPI français. Pour réfuter ce moyen de défense, l’opposant n’était pas obligé, devant l’INPI, de démontrer qu’il avait fait un usage sérieux de la marque pour tous les produits qu’il invoquait dans l’opposition (article R 712-17 al. 2 du CPI français). Il suffisait effectivement qu’il démontre un usage sérieux au cours des 5 dernières années pour un seul de ces produits.

Aujourd’hui, du fait de la combinaison des articles 19, 21 et 45 de la directive 2015/2436, le titulaire ne pourra pas se défendre en une demande principale en déchéance en se contentant de démontrer un usage pour un des produits.

Par ailleurs, la Directive 2015/2436 précise que la transposition par les Etats membres des dispositions relatives à la procédure administrative de déchéance et de nullité bénéficie d’un délai plus étendu. En effet, il est expliqué dans le préambule de la Directive que, dans un souci d’efficacité, « les États membres devraient prévoir la mise en place d’une procédure administrative de déchéance ou de nullité dans le délai de transposition plus long de sept ans ». Les Etats membres doivent donc procéder aux modifications nécessaires avant le 14 janvier 2023.

L’EUIPO (anciennement « OHMI ») a la compétence de recevoir des demandes en déchéance de la part des titulaires de marques de l’Union européenne. Cette procédure administrative a déjà démontré ses avantages tels que son efficacité, sa rapidité et son coût peu élevé.

Il ne fait aucun doute que cette évolution va jouer un rôle prépondérant dans le futur paysage de la défense des marques.

Voir sur le même sujet : Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

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Peut-on enregistrer librement un nom de domaine expiré ? : le cas du site en construction d’un concurrent

 

Un acte de concurrence déloyale peut être constitué si un concurrent enregistre le nom de domaine d’une société qui ne l’utilise plus. Tel est le cas lorsque la confusion a été sciemment entretenue par le concurrent et si cela cause un préjudice à l’ancien titulaire selon la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.486, « Sté Les Vents du Nord c/ Sté Cuivres et bois »).

Une société de vente et de restauration d’instruments à vent, exploitant un magasin sous la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », était titulaire du nom de domaine « lesventsdunord.fr », un site internet en construction.

La société Cuivres et bois, exerçant la même activité et exploitant un magasin à proximité, a acheté, le lendemain de sa retombée dans le domaine public, le nom de domaine « lesventsdunord.com ».

La société Les Vents du Nord a alors mis en demeure la société Cuivre et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

Le droit sur les noms de domaine n’est pas reconnu expressément par le code de la propriété intellectuelle français. Toutefois, un nom de domaine est bien un signe distinctif. Pour que ce droit soit maintenu, il est obligatoire de s’acquitter des frais de renouvellement auprès du registre, souvent par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement. La sanction du non-paiement est la perte du droit sur le signe.
Ainsi, l’article 6.7 de la Charte de nommage de l’AFNIC dispose qu’« une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un autre demandeur ».

Une exploitation effective du « site en construction »

Le simple enregistrement du nom de domaine est insuffisant pour être parfaitement défendu. Un usage effectif de ce dernier est exigé. Il est alors nécessaire que le site sous ce nom soit ouvert et fonctionne. Une jurisprudence constante affirme que la protection sur un nom de domaine ne peut s’acquérir que par son exploitation. (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, « Locatour »).

Curieusement, bien que le site porte toujours la mention « site en construction » sur sa page d’accueil et est exploité de façon très modéré, la Cour de cassation estime à la suite des juges d’appel que, puisque la page d’accueil comportait le logo de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et qu’elle était insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet, il existait bien une exploitation effective et publique du nom de domaine « lesventsdunord.fr ».

Le rachat du nom de domaine expiré : un abus manifeste

Le rachat du nom de domaine litigieux par une société concurrente le lendemain de sa retombée dans le domaine public était de nature à faire naitre une confusion entre les deux sociétés dans l’esprit du public. En outre, la Cour a relevé que les deux entreprises exerçaient exactement les mêmes activités très spécialisées dans des lieux proches. La Haute juridiction précise que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour conséquence de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, grâce notamment aux liens hypertextes qui avaient pour effet de diriger automatiquement l’internaute vers le site de la société.

La Cour de cassation estime que la société Cuivres et bois a ainsi commis des actes de concurrence déloyale. La situation entre les parties a en effet nuit à l’attractivité du site internet de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche. De surcroit, l’image de cette dernière a été entamée par la confusion entretenue par la société Cuivres et bois qui a dilué le pouvoir attractif du signe « les Vents du Nord ». La Haute juridiction approuve donc la cour d’appel d’avoir condamné la société Cuivres et bois à 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale.

La jurisprudence sanctionnant un abus en matière de nom de domaine non renouvelé est peu abondante, c’est pourquoi le présent arrêt est important afin de nous permettre d’éclaircir les conditions dans lesquelles l’enregistrement d’un nom de domaine non renouvelé peut ou non être licite. En outre, cet arrêt présente d’autant plus d’intérêt qu’il permet de préciser la notion d’exploitation du nom de domaine, qui est entendu assez largement.

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Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

 

westminster-1176318_960_720Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques se prononceront sur leur intention de continuer à faire partie de l’Union Européenne ou non. Si le « non » l’emporte, le Royaume-Uni devra quitter l’Union Européenne dans les deux années à venir.

Alors que l’on assiste à une harmonisation européenne importante en matière de brevets et de marques, un Brexit ne serait pas sans conséquence sur le droit de la propriété intellectuelle en Europe. Si un Brexit avait lieu, les répercussions n’affecteraient pas seulement les britanniques, mais aussi les titulaires de titres de propriété intellectuelle européens.

Quelles conséquences pour les titulaires de marques ?

Le nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, entré en vigueur le 23 mars dernier, a apporté un certain nombre de modifications ; elle a notamment changé le terme de « marque communautaire » en « marque de l’Union européenne ». La marque de l’Union européenne, titre unique offrant une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne, sera nécessairement impactée si le Brexit se produisait. En effet, un tel titre ne pourrait plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni.

Les titulaires actuels de marques de l’Union européenne perdraient leurs droits sur la marque sur le territoire britannique. Les entités souhaitant, dans le futur, déposer une marque européenne ne bénéficieraient pas d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande pour la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande spécifique au Royaume-Uni auprès de l’IPO. Cette demande peut être une demande nationale mais peut aussi se faire par le biais de la marque internationale.

Enfin, dans le but d’éviter des divergences jurisprudentielles, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC), a imposé à chaque Etat Membre de désigner des tribunaux de première et deuxième instance statuant sur les atteintes aux marques communautaires. En cas de Brexit, les tribunaux des marques de l’Union Européenne britanniques perdraient leur compétence.

Quelles conséquences en matière de brevets ?

D’une part, si le Brexit avait lieu, le brevet européen à effet unitaire ne s’appliquerait pas sur le territoire britannique puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions.

D’autre part, deux scénarios sont imaginables pour la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) si les anglais votent en faveur du Brexit. La première solution est mise en place de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie. La deuxième solution, beaucoup moins probable, est que la sortie du Royaume-Uni empêche la mise en place de la JUB.

Il a été convenu que pour que la JUB puisse être mise en place, l’accord signé par 25 pays devait être ratifié par au moins 13 pays dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’Italie pourrait alors prendre la place du Royaume-Uni puisqu’il s’agit du pays ayant le plus grand nombre de brevets européens valables en 2012 après l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Un avenant à l’accord sera donc nécessaire. Même si le Royaume-Uni quittait l’UE, il est peu probable que cela empêche la mise en place de la JUB, son entrée en vigueur serait simplement retardée dans le reste de l’Union Européenne.

Quelles conséquences pour les licences de marques et de brevets ?

Le territoire couvert par les licences de droits de propriété intellectuelle serait affecté si le Royaume-Uni quittait l’Union Européenne. Il s’agit d’une question d’interprétation des contrats. Les parties devront s’assurer que les licences couvrent toujours le même territoire et intègrent ainsi le Royaume-Uni. Cela vaut également pour les accords de coexistence ou de franchise.

Modification du principe de l’épuisement des droits

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si le Royaume-Uni quittait l’UE, la portée de la règle de l’épuisement serait également modifiée. D’après le principe de l’épuisement des droits, des biens peuvent circuler librement sur le territoire de l’UE et de l’EEE après une première mise dans le commerce effectuée par le titulaire des droits ou avec son consentement. Par conséquent, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ne peut s’opposer à l’usage d’une marque ou d’un brevet pour des produits qui ont été commercialisés une première fois sur le territoire de l’UE ou de l’EEE avec son consentement. Si le Royaume-Uni quittait l’UE ainsi que l’EEE, les titulaires de marques et de brevets seraient en mesure d’interdire l’export de produits du Royaume-Uni vers l’Europe et inversement.

Des mécanismes de transition pour les marques européennes

Afin de garantir une protection des marques européennes existantes, la mise en place de mécanismes de transition est indispensable. Au vu de l’incertitude des conséquences juridiques, certaines entreprises déposeront des marques tant au niveau national qu’au niveau européen afin d’assurer une protection maximale.

Actuellement, il est possible de transformer l’enregistrement d’une marque européenne en une marque nationale (articles 112-114 du règlement EC 207/2009) mais cela requiert un réexamen de la demande et le paiement de taxes.

Des conséquences juridiques plus générales 

D’autres conséquences juridiques allant au-delà de la propriété intellectuelle sont à prévoir.

En quittant l’Union Européenne, le Royaume-Uni n’aurait plus de représentant au Parlement Européen et au Conseil de l’Europe, tout comme il n’y aurait plus de juge britannique au sein de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). La législation européenne et les décisions de la CJUE seraient nécessairement affectées par un Brexit.

Cependant, cela constitue un scénario extrême et des modèles alternatifs sont envisageables, tels que la négociation d’arrangements particuliers par le biais de l’Espace économique européen (EEE), de l’European Free Trade Association (EFTA) ou encore de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

A suivre donc !

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Women in Law Awards 2016 : Nathalie Dreyfus nommée “Trademark Attorney of the Year (France)

 

Nathalie DreyfusNous sommes fiers d’annoncer que Nathalie Dreyfus a été nommée “Trademark Attorney of the Year (France)” dans le cadre des Women in Law Awards 2016 organisé par Lawyer Monthly.

Un article évoquant son expertise, et celle de son cabinet, son rôle actif dans différentes organisations et associations internationales spécialisées en propriété intellectuelle a été publié sur Internet. Il est accessible en suivant ce lien :

http://www.lawyer-monthly.com/wp-content/uploads/2016/04/LMWILA16_17.pdf

Pour voir l’ensemble des lauréates, suivez le lien:

http://womeninlawawards.lawyer-monthly.com/2016-winners/

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Juridiction Unifiée du Brevet : mise en place au printemps 2017 ?

 

europe-1395916_960_720Margot Frohlinger, Directeur Principal pour le droit des brevets et des affaires multilatérales à l’Office Européen des Brevets (OEB) a annoncé que la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) pourrait finalement voir le jour au printemps 2017.

Pour rappel, l’accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet a été signé par 25 Etats membres de l’Union Européenne le 19 février 2013. Cependant, son entrée en vigueur nécessite la ratification de treize Etats, dont obligatoirement l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Une procédure facilitée

Le brevet européen à effet unitaire permettra de procéder à un seul dépôt, d’obtenir ainsi un seul brevet et de ne payer qu’une seule taxe annuelle. Ce brevet sera valable dans treize pays dans un premier temps, avant de s’étendre à terme à tous les pays de l’Union Européenne.

La Juridiction Unifiée du Brevet aura pour compétence exclusive le règlement des litiges relatifs aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire. Pour les brevets européens, pendant une période transitoire (de sept ans maximum), les titulaires auront une possibilité d’opt-out qui leur permettra de continuer à bénéficier du système actuel. Cette possibilité est soumise à une condition : aucune action ne devra avoir été engagée devant la juridiction unifiée.

La juridiction sera composée d’un tribunal de première instance composé d’une division centrale (dont le siège sera à Paris et deux sections à Londres et à Munich) et de divisions régionales et locales dans chaque Etat membre, ainsi que d’une Cour d’Appel et d’un greffe.

Huit ratifications à l’heure actuelle

A ce jour, l’accord a été signé par la France et huit autres Etats. On attend la ratification par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni s’est clairement engagé à ratifier l’accord à l’été 2016. Le Parlement allemand quant à lui pourrait ratifier l’accord à la fin de l’année 2016 d’après Madame Frohlinger. On pourrait alors voir apparaitre le brevet européen à effet unitaire ainsi que la JUB au printemps 2017.

Maintien d’une certaine souveraineté nationale

L’adoption du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet est une étape supplémentaire dans le processus d’harmonisation du droit de la propriété intellectuelle.

Bien que la tendance aille vers une harmonisation de plus en plus grande, les Etats conserveront toujours une partie de leur souveraineté. En effet, le droit substantiel relatif au brevet européen à effet unitaire ainsi que la procédure seront harmonisés alors que toutes les questions relatives à la titularité et à la fiscalité dépendront toujours des lois nationales.

 « Brexit » : quelles conséquences pour la JUB ?

Si le Royaume-Uni décidait de sortir de l’Union européenne, cela ne serait pas sans conséquence puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions pour faire partie de la JUB. Si les anglais votent en faveur du Brexit au mois de juin 2016, deux scénarios sont envisageables :

  • Soit on assistera à la mise en place du brevet européen et de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie,
  • Soit la sortie du Royaume-Uni de l’Europe empêche la mise en place du brevet européen à effet unitaire et de la JUB.

Mme Frohlinger a tenu à rassurer concernant les conséquences d’un éventuel « Brexit » en affirmant qu’en raison des nombreux efforts du Royaume-Uni dans l’élaboration de la JUB, la ratification de l’accord ne devrait pas poser de problème.

Benoit Battistelli, président de l’OEB, se veut quant à lui aussi confiant et estime que « nous sommes maintenant prêts, du point de vue juridique, technique et opérationnel, à délivrer des brevets unitaires. Les seules étapes restantes sont la mise en place de la juridiction unifiée du brevet et la finalisation du processus de ratification à l’échelle nationale ».

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Le Laos accède au dépôt de marques multi-classes

 

laos-26833_960_720Suite à une notification du département de la Propriété Intellectuelle du Ministère des Sciences et des Technologies, La République démocratique populaire lao rend officiel le dépôt de marques multi-classes.

Jusqu’à récemment au Laos, il n’était pas possible d’enregistrer une marque dans plusieurs classes de telle sorte qu’il était nécessaire de déposer plusieurs marques distinctes.

Etendue de la protection sur le marché asiatique

Le Laos a finalement adopté le 1 février 2016 le système de dépôts multi-classes, afin de s’aligner avec les pratiques de la plupart des autres pays.

Rappelons que le système multi-classes apporte de nombreux avantages.

Ainsi ce système permet notamment :

  • Des tarifs dégressifs concernant les taxes des classes supplémentaires
  • Une simplification dans la gestion et l’administration des dépôts de marques
  • Réduction du temps d’examen pour les dépôts de marques
  • Facilités pour le suivi et pour les procédures de renouvellement des marques

Cette adhésion au système multi-classes offre aux propriétaires de marques du monde entier la possibilité d’étendre leur protection au marché important que représente le marché asiatique au moyen d’une procédure simplifiée et économique.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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« Famille » de marques : conséquences de la décision Rintisch

 

brands-flood-1154416L’usage d’une marque dans le contexte d’une famille de marque ne saurait être invoqué pour justifier l’usage d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La société Otech, titulaire des marques françaises « Micro Rain » et « Big Rain », ayant pris connaissance de l’utilisation des signes « Micro Rain » et « Big Rain », a mis en demeure les sociétés Ocmis et Irtec de cesser d’utiliser ces signes. Ces dernières ont alors assigné la société Otech en déchéance de ses droits sur ses deux marques françaises et pour l’ensemble des produits qu’elles désignent, conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La Cour d’Appel de Pau, dans un arrêt en date du 31 janvier 2014 (CA Pau, 31 janvier 2014, No. 14/439), a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur sa marque française « Micro Rain » pour tous les produits visés à son enregistrement.

La société Otech, considérant que l’usage sérieux et réel d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé, a formé un pourvoi en cassation. En effet, la société Otech considérait que l’exploitation de sa marque « Mini Rain », qui ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, constituait la preuve de l’exploitation de ladite marque « Micro Rain ».

Confirmation de la décision d’appel prononçant la déchéance

La question pour la Cour de Cassation était alors de savoir si l’utilisation d’une marque, dans le contexte bien particulier d’une famille de marques, permettait de justifier l’exploitation d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La Cour de Cassation, dans son arrêt en date du 19 janvier 2016, faisant application dans enseignements de l’arrêt Rintisch de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau en ce qu’il prononçait la déchéance des droits de la société Otech.

Application de la jurisprudence européenne Rintisch

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne, interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a pu préciser que dans le contexte spécifique d’une famille ou d’une série de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier de l’usage d’une autre marque (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29). Notons que la solution n’a pas toujours été la même et que la jurisprudence a beaucoup fluctuée sur le sujet.

Dans l’arrêt en question, la société Otech s’était prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une famille de seize marques, toutes composées autour du terme « Rain » utilisé comme suffixe ou préfixe. Or, elle ne pouvait, pour échapper à la déchéance de ses droits sur la marque « Micro Rain », invoquer l’usage de la marque « Mini Rain », et ce quand bien même ces marques appartiendraient à la même famille ou série. Par ce motif de pur droit, le rejet du pourvoi se trouve légalement justifié.

Voir aussi nos articles :

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