Dreyfus

A l’occasion d’un litige concernant l’usage de marque d’un tiers pour faire la promotion commerciale de son propre produit, la Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2015[1], est venue illustrer la portée de l’exception de référence nécessaire.

Si le titulaire d’une marque peut empêcher aux tiers et notamment à ses concurrents d’utiliser sa marque sans son consentement, il existe toutefois une exception à ce monopole pour les fabricants d’accessoires. En effet, aux termes de l’article L.713-6 b) du code de la propriété intellectuelle français, l’enregistrement d’une marque « ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».

Dans cette affaire, une société commercialisant des attaches dégradables pour la viticulture avait, à l’occasion d’une démonstration dans un salon professionnel, utilisé un lieur électrique vendu sous une autre marque pour démontrer la compatibilité de son produit avec ce genre d’outil très utilisé dans le milieu. La société titulaire de la marque avait alors agit en contrefaçon.

Or tandis que la jurisprudence abonde sur les accessoires à proprement parler, pour lesquels la référence à la marque d’un tiers est une nécessité, elle est moins fréquente en ce qui concerne l’utilisation du produit d’un tiers pour vanter les qualités de son produit. En effet, les attaches ne constituent pas à proprement parler un accessoire du lieur électrique de cette marque en particulier. L’idée de la société était seulement de démontrer la compatibilité de ses produits avec ce genre d’outil.

La cour de cassation va finalement rejeter la demande tendant à condamner la société après avoir examiné, d’une part la nécessité d’utiliser le produit d’un tiers dans la démonstration au public et d’autre part l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits.

L’arrêt relève tout d’abord que le seul but de la démonstration était de convaincre les professionnels de la viticulture que les attaches pouvaient être coupées par un lieur électrique. Or ne fabriquant pas un tel outil, la société avait dû utiliser le lieur électrique d’un concurrent. Le choix de ce concurrent en particulier n’était pas critiquable dans la mesure où il s’agissait du leader mondial dans son domaine. La cour en déduit que « l’information compréhensible et complète, sur la compatibilité entre les attaches et l’utilisation de lieurs électriques, ne pouvait être communiquée au public sans faire usage de la marque d’un tiers ». Finalement c’est le fait que la société n’ait eu d’autre choix qui permet de justifier cette utilisation.

Mais encore faut-il, selon les conditions prévues par l’article L713-6 b), que l’usage du signe ne soit pas de nature à créer un risque de confusion sur l’origine des produits. Or la marque du tiers n’était reproduite « ni sur les produits, ni sur leurs emballages ni même dans la documentation commerciale » mais au contraire c’était bien la marque de la société commercialisant les attaches qui était visible de sorte qu’aucun risque de confusion n’était constitué.

En conclusion il est possible d’utiliser les produits d’un concurrent pour démontrer les qualités de son produit et ce, sans son consentement à condition que cet usage soit nécessaire et qu’il ne soit pas de nature à induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-28.263, Publié au bulletin

Par un arrêt du 30 janvier 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (affaire T-278/13) a rendu une décision intéressante sur l’appréciation de l’usage d’une marque dans le cadre d’une action en déchéance.

Dans cette affaire il était question de l’enregistrement, en 2004, de la marque « NOW + logo » désignant des services en classes 35, 41 et 42. La société Now Wireless Ltd, visiblement intéressée par cette marque correspondant en partie à sa dénomination sociale, avait présenté une demande en  déchéance de la marque, soutenant que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit communautaire prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit de marque étant accordé afin de permettre aux entreprises d’identifier leurs produits et services par rapport à leurs concurrents et n’impliquant aucune créativité contrairement au droit d’auteur, la protection ne se justifie plus dans l’hypothèse où la marque n’est pas exploitée. Il est donc tout naturel d’offrir la possibilité à un tiers intéressé par ce signe d’obtenir la déchéance des droits de l’entreprise qui ne l’exploite pas mais qui le monopolise malgré tout.

Il convient alors pour le titulaire de la marque de démontrer que cette dernière a été exploitée en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et ce, pendant la période pertinente.

En l’occurrence, la division d’annulation avait déclaré la déchéance de la marque contestée seulement en ce qui concernait les services relevant des classes 35 et 41 tandis que les droits de marque avaient été maintenus pour les services relevant de la classe 42.

La société requérante avait dès lors introduit un recours auprès de l’Office des marques communautaire (OHMI) contre cette décision pour autant qu’elle maintenait l’enregistrement de la marque en classe 42. L’OHMI ayant rejeté le recours, c’est donc le Tribunal de l’Union européenne qui a dû trancher cette affaire et apporter des précisions quant à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services qu’elle désigne.

En l’espèce, le titulaire de la marque contestée avait démontré avoir apposé la marque sur des modems et des clés 3G et avait également fourni des services d’accès aux réseaux électroniques, des services de location d’équipement et de logiciels ainsi que des informations pour ses clients sous la marque contestée, pendant la période pertinente.

Or le problème était de savoir si ces services correspondaient à ceux désignés dans la demande d’enregistrement puisque seule la preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est protégée, permet d’écarter la déchéance. La société requérante soutenait que ces services ne correspondaient qu’à une sous- catégorie de ceux visés par l’enregistrement et qu’il convenait donc de déclarer la déchéance concernant l’autre sous-catégorie de services de la classe 42.

En effet, tout dépend des produits et services visés dans l’acte d’enregistrement. Si les produits et services visés font partie d’une catégorie large, il est de jurisprudence constante qu’il faut distinguer, au sein de cette catégorie, des sous-catégories autonomes et rechercher un acte d’usage pour chacune de ces sous catégories. Mais il se peut aussi que les produits ne puissent être divisés en sous-catégories autrement que de manière arbitraire.

En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de définir une sous-catégorie de services dans la mesure où tous « les services concernés répondaient au même besoin ». En l’occurrence, il a été souligné que « le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins ».

Finalement que peut-on conclure d’une telle décision en terme d’action en déchéance ? Tout d’abord il en ressort que l’intitulé des produits et services visé dans l’acte d’enregistrement est primordial et ne doit pas être choisi à la légère puisqu’il détermine l’obligation d’exploitation effective de la marque, mais ce premier constat est loin d’être nouveau. Il en ressort également que les produits et services d’une même classe doivent être classés selon leur finalité et leur destination auprès du consommateur. De ce fait, s’il apparaît que les produits ou services désignés s’adressent à un seul et même consommateur ils ne pourront être séparés objectivement et la preuve de l’usage de l’un d’eux suffira à emporter preuve de l’exploitation de l’ensemble.

Reste à savoir ce que le Tribunal entend exactement par « services répondant à un même besoin » et comment appliquer cette jurisprudence aux autres catégories de services et même aux produits.

L’appréciation du risque de confusion doit être réalisée en gardant à l’esprit la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des produits et services et par conséquent en prenant les deux signes comparés tels que le public les perçoit. C’est ainsi que la  Cour de justice des communautés européennes définit le risque de confusion comme « le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (CJCE, 22 juin 1999, aff. C-39/97, Canon : PIBD 1999, III, p. 28 ; Rec. CJCE 1999, I, p. 5507 ; RTDE 2000, p. 100, obs. G. Bonet).

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue récemment rappeler que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis à vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015, pourvoi n°14-13011).

Dans cette affaire, une société commercialisant des produits vitaminés pour enfants sous la marque « Min’ours » avait attaqué en contrefaçon un concurrent pour la vente de produits similaires sous la marque « Kid’ours ».

La cour d’appel de Rennes avait retenu que la similitude structurelle des deux signes – composés tout deux d’un mot en trois lettres suivi du terme « ours » – était amoindrie par les différences dans les couleurs et la dactylographie mais surtout dans la présentation des marques sur les produits, c’est-dire le mode de conditionnement de ces derniers.

Cassant cet arrêt, la cour de cassation prône au contraire une comparaison in abstracto des signes lors de l’appréciation du risque de confusion.  Elle réaffirme dans le même temps sa jurisprudence traditionnelle en la matière  selon laquelle l’étendue de la protection accordée à la marque est cantonnée au contenu de l’acte d’enregistrement, indépendamment du mode d’exploitation ou de conditionnement des produits concernés (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011 pourvoi N°10-31.061 et Cour de cassation chambre criminelle, 30 janvier 2013, pourvoi N°11-88569).

Par cette décision, la Haute Cour affirme son rôle de gardien du système des marques, gouverné par le principe selon lequel les droits exclusifs sont acquis par le biais de l’enregistrement de la marque, non de son usage.

La décision Specsaver rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2013 avait ouvert une porte à la prise en compte de l’usage réel d’une marque lors de l’appréciation du risque de confusion. La Cour avait en effet jugé que «lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que le propriétaire la utilisé largement dans une couleur spécifique ou une combinaison de couleurs de sorte qu’elle est devenue associée avec cette couleur ou combinaison de couleurs dans l’esprit d’une portion significative du public concerné, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou avantage injuste ».

Toutefois, les faits de l’espèce étaient différents. En outre, le conditionnement et l’usage réel des marques sont traditionnellement examinés par les juges dans le cadre de la concurrence déloyale ou du parasitisme.