Dreyfus

Les dépôts à titre de marque de « Saveur de menthe poivrée » et « Un parfum de menthe poivrée » pour un spray de nitroglycérine ont récemment été rejetés par le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO). En effet, le TTAB a mis en avant le fait que la substance de menthe poivrée constitue une caractéristique fonctionnelle du produit et que le demandeur n’apporte aucune preuve de la distinctivité des marques.

La menthe poivrée comme caractéristique fonctionnelle du produit

L’examinateur a en effet estimé que la menthe poivrée est une caractéristique exclusivement fonctionnelle du produit et non pas un signe distinctif pouvant remplir le rôle de marque. Pour éclaircir cette notion de caractéristique « fonctionnelle » il convient de se pencher sur l’arrêt de la cour suprême des Etats-Unis Inwood Laboratories, INC v Ives Laboratories, INC en 1982 qui dispose qu’une caractéristique d’un produit est « fonctionnelle si elle est essentielle à son usage ou à ses fins, ou encore si elle en affecte son coût ou sa qualité ».

En l’espèce, le demandeur alléguait que c’est un ingrédient inactif du médicament n’ayant aucune propriété thérapeutique. Ainsi, il ne pouvait, selon lui, être considéré comme une caractéristique fonctionnelle.

Or, l’examinateur démontre par la production du descriptif d’un brevet américain délivré pour un spray de nitroglycérine que l’usage du menthol améliore les effets du médicament et en limite les effets secondaires.

La menthe poivrée ne constitue donc pas un élément superflu mais bel et bien un élément utile au médicament.

Le caractère distinctif

La distinctivité est une condition essentielle pour l’obtention d’un droit de marque. Non seulement la marque doit permettre aux clients de différencier le produit d’un produit concurrent, mais également être suffisamment différente du produit ou service qu’elle désigne.

L’examinateur rapporte que l’usage de la menthe poivrée pour un spray de nitroglycérine par la société n’est pas exclusif puisque d’autres en contiennent également. Il rappelle également que les arômes et parfums n’ont jamais porté intrinsèquement de caractère distinctif et qu’il est dès lors nécessaire que le demandeur démontre en quoi cette senteur était susceptible de fonctionner en tant que marque.

Dans le cas d’espèce, le demandeur n’a rapporté aucun élément de preuve de la distinctivité de sa marque.

La contrefaçon est un fléau économique et social : selon l’OCDE, la contrefaçon représente 5 à 7 % du commerce mondial, soit un volume approximatif de 200 milliards d’euros.

Contrairement aux idées reçues, elle ne se limite pas au commerce de cigarettes ou de produits de luxe. Evoluant en parallèle du marché légal, la contrefaçon touche tous les secteurs d’activité : alimentation, vêtements, soins corporels ou encore les médicaments. Certaines saisies effectuées cette année expriment bien ce phénomène. Ainsi, le 17 mai 2013, les services de douane du port du Havre ont saisi 1,2 millions de sachets d’aspirine contrefaisants en provenance de Chine. Autre cas : le 15 mai 2013, un contrôle effectué au port de Marseille a permis l’interception de 10.000 paquets de biscuits contrefaisants la célèbre marque « BN ».

Bien que significatives, ces saisies ne suffisent pas à redonner le sourire aux douaniers français. Malgré un afflux toujours plus massif de marchandises contrefaites, principalement en provenance d’Asie (70 %), les saisies se sont effondrées en 2012.  En constante augmentation, elles avaient atteint les 8,9 millions d’articles saisis en 2011, pour retomber à 4,6 millions l’année suivante. Soit une chute de… 47 % !

Si les coupes budgétaires affectent aussi les douaniers, ceux-ci attribuent plutôt cette baisse à l’effet de la jurisprudence européenne Nokia-Philips (CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs).

En effet, la solution retenue par la décision Nokia-Philips limite les possibilités d’intervention de la Douane sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement, en exigeant notamment de l’Administration des éléments de preuves justifiant son action. Ainsi, depuis début 2012, la Douane française a cessé toute intervention sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement. Cette jurisprudence expose clairement l’Europe au risque de devenir une plateforme de redistribution de la contrefaçon !

Cependant, la jurisprudence Nokia-Philips n’est pas encore gravée dans le marbre. Le Règlement européen n°608/2013, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2014, ne proscrit pas la retenue des marchandises en transit ou en transbordement. En outre, la Commission Européenne dans ses propositions en date du 27 mars 2013, a affirmé sa volonté de rendre plus efficace la réglementation de l’Union sur ce point.

La Douane française constate également une hausse exponentielle de la vente des produits contrefaisants sur l’Internet. Ces articles, saisis par fret postal ou fret express, concernaient 1 % des articles saisis en 2005 (soit 35.000 articles) et 15 % en 2011 (soit 1.421.773). En 2012 les articles contrefaisants vendus via l’Internet représentaient un total de 1.428.281, soit 30 % des saisies ! Ayant réalisé l’ampleur du trafic de marchandises contrefaites sur l’Internet, les Douanes ont lancé en mars 2009 une cellule opérationnelle spécialisée dénommée « Cyberdouane ». Ces constatations sont également dues à l’activité accrue de cette cellule.

Ainsi, face à des contrefacteurs en constante évolution, la Douane française tâche de s’adapter. Pour être efficiente, cette adaptation de la Douane doit s’appuyer sur la coopération permanente avec tous les acteurs directement ou indirectement concernés.

Parmi ceux-ci, on retrouve les autres services de Douane, aussi bien Européens qu’étrangers. Si une meilleure harmonisation au niveau Européen est en cours, notamment via le règlement UE n°608/2013 et la proposition du « paquet marque » de la Commission Européenne en date du 27 mars 2013, elle demeure un processus de longue haleine. Quant à la coopération avec les services de douanes étrangers, la Douane française à bien pris la mesure de son importance, et ne cesse d’essayer de la renforcer, principalement avec les services Chinois et Hongkongais.

Par ailleurs, le partenariat avec les titulaires de droits améliore l’efficacité des services. Les titulaires de droits peuvent faire des demandes d’intervention. Gratuite et valable pendant une année, ces demandes d’intervention permettent aux  douaniers de retenir toute marchandises suspectes pendant 10 jours et de mieux cibler leurs contrôles. Elles permettent également aux titulaires d’obtenir gain de cause pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle en justice.

Entre la protection des droits de propriété intellectuelle d’une part, et la liberté de circulation des marchandises légitimes d’autre part, la Douane française cherche constamment le juste équilibre sans avoir toujours les moyens de ses ambitions.