Absence d’autorité de la chose jugée des jugements définitifs rendus pas les tribunaux nationaux de marques de l’UE vis-à-vis de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

tCour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 21 juillet 2016, C-226/15, Apple and Pear Australia Ltd/ Star Fruits Diffusion

Par cette décision, la Cour de Justice rappelle l’étendue et les limites des pouvoirs et fonctions de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et des tribunaux nationaux saisis en tant que tribunaux des marques de l’UE.

Rappel des faits et procédure

En 2009, la société belge Carolus C dépose en tant que marque de l’Union Européenne le signe verbal « English Pink » auprès de l’EUIPO. En 2010, les sociétés Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, forment opposition auprès de l’EUIPO sur la base de trois marques antérieures, et notamment la marque verbale « Pink Lady ».

Paralèllement, Apple and Pear et Star Fruits Diffusion intentent une action en contrefaçon à l’encontre de Carolus C, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi en tant que tribunal des marques de l’UE.

Le tribunal belge des marques de l’Union annule la marque « English Pink », en interdisant Carolus C d’utiliser ce signe pour l’ensemble du territoire de l’UE.

Dans la mesure où, le tribunal de commerce de Bruxelles a rendu sa décision avant que l’EUIPO ne statue sur l’opposition, l’Office de l’Union européenne aurait par conséquent pu tenir compte du jugement rendu par le tribunal belge des marques de l’UE.

L’EUIPO a néanmoins rejeté l’opposition au motif qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, conceptuel, et phonétique. Les requérantes saisissent alors le Tribunal de l’Union européenne dans l’objectif de faire annuler la décision rendue par l’EUIPO.

Le Tribunal de l’UE accueille la demande en annulation au motif que l’EUIPO, bien que non lié par la décision du tribunal belge des marques de l’UE, n’avait pas tenu compte des éventuelles répercussions de ce jugement sur l’issue de la procédure d’opposition.

Le Tribunal de l’Union s’oppose cependant à l’enregistrement de la marque litigieuse au motif qu’il n’est pas compétence à se substituer à l’appréciation de la chambre des recours en la matière.

Solution

Les requérantes n’étant pas de l’avis du tribunal de l’UE, ces dernières forment alors un pourvoi devant la CJUE.

La CJUE rejette à son tour le pourvoi, et rappelle tout d’abord que l’EUIPO est l’organe de l’UE ayant pour compétence exclusive, d’autoriser ou de refuser l’enregistrement d’une marque de l’UE.

Elle ajoute que les tribunaux nationaux des marques de l’UE sont pleinement compétents pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon d’une marque de l’UE s’étendant à l’ensemble du territoire de l’Union.

Par conséquent, toute procédure portée devant l’EUIPO aura nécessairement un objet différent d’une procédure en contrefaçon devant un tribunal national des marques de l’UE.

Les procédures n’ayant pas le même objet, l’EUIPO n’est en principe pas lié par les jugements définitifs des tribunaux nationaux des marques de l’UE.

En revanche, l’EUIPO se doit d’apprécier les incidences éventuelles que tout jugement rendu par un tribunal national des marques de l’UE pourrait avoir sur l’issue des procédures dont il est saisi.

Il convient en conséquence de bien établir la stratégie et la chronologie de défense dans le cadre de la défense d’un droit de marque européenne.

 

Nouvelles extensions : tous à vos « .marques » ?

6L’extension « .marque » ou « dotBRAND » en anglais est un new gTLD qui séduit de plus en plus. Les entreprises sont attirées par ce concept pour pouvoir être maître d’une extension qui porte le nom de leur marque. Cette pratique présente une excellente opportunité marketing pour présenter les produits de la marque.

Le « .marque » en quelques données

  • 596 extensions dont 536 déléguées
  • 184 TLDs avec au minimum 5 enregistrements réellement actifs
  • 4312 noms de domaine mais seulement 437 sites internet actifs
  • 54 « .marque » sont présents dans le classement Alexa ce qui représente une augmentation de 69% en un mois.
  • Le top cinq des termes précédant le dotBRAND :
    • Home
    • www
    • mail
    • careers
    • support

sources 2016

 Qu’en est-il des entreprises ayant leur « .marque » ?

L’impact réel des « .marques » n’est pas encore démontré. Cependant, ces extensions sont particulièrement utilisées dans le domaine bancaire, où priment avant tout la sécurité et l’authenticité.

Les entreprises doivent à présent connaître leurs nouveaux sites utilisant un « .marque » – notamment le home.TLD particulièrement utilisé comme site principal. Si de nombreuses sociétés n’ont pas encore renoncé à leurs noms de domaine plus traditionnels (en .com, .fr, .co.uk, etc.), elles n’hésitent plus à mettre en avant leur « .marque » auprès de leurs clients.

Plusieurs sociétés importantes ont déjà passé le cap : CERN, The Weir Group ou encore BNPParibas n’utilisent dorénavant presque plus que leur « .marque ». D’autres, comme Barclays, sont en pleine transition vers une utilisation totale de leur nouvelle extension.

Faut-il avoir son « .marque » ?

Les avantages d’un « .marque » sont nombreux – surtout en terme d’image auprès des internautes et clients.

Ainsi, ces extensions étant exclusives aux entreprises, les internautes y verront une raison de leur faire confiance, de leur accorder de la crédibilité et de se sentir en sécurité. L’internaute saura exactement à qui il a à faire et ne pourra pas être trompé par un éventuel cyberquatteur. En effet, c’est l’entreprise qui a l’entière maîtrise de son extension et peut donc appliquer la politique qu’elle souhaite pour l’image de sa marque.

Un « .marque » est une excellente opportunité pour développer l’image de sa marque et améliorer la communication. En outre, à tout moment, l’entreprise aura des statistiques fiables afin d’orienter sa politique de marketing et de communication.

Allez-vous passer le cap ?

Si le premier cycle des news gTLDs est terminé, l’ICANN en a prévu un second au plus tôt pour 2018, même si l’année 2020 reste plus probable.

Afin de s’y préparer, il est nécessaire pour les entreprises de faire une étude d’impact. Ainsi, une analyse du marché, du business de l’entreprise et du positionnement de ses concurrents permettra à une marque de déterminer ses besoins.

Devenir gestionnaire et bureau d’enregistrement d’une extension demande de la préparation et des compétences particulières notamment en terme technique et de service. Il faut par exemple être capable d’acquitter les taxes de l’ICANN, de gérer la base de données du registre et de proposer plusieurs services comme une maintenance 24/7.

Si une entreprise envisage d’avoir une extension au nom de sa marque, il est nécessaire que tous les services soient impliqués : marketing, communication, production, juridique, technologies, risque, etc. Il convient de mettre en place une stratégie interne afin de déterminer au mieux les avantages et les inconvénients et de réaliser une étude du retour sur investissement. Finalement, les conditions techniques et la mise en conformité avec les exigences de l’ICANN sont mineures face à cette stratégie interne de retour sur investissement. Les entreprises doivent penser à l’opportunité d’intégrer le « .marque » à leur stratégie de communication.

Prendre une décision de ne pas avoir un « .marque » est déjà une stratégie. Il convient alors de se positionner et cela prend du temps. Alors… top départ !

N’hésitez pas à contacter Dreyfus pour plus d’informations.