Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure

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Entre les années 1954 et 1989, le journal Le Figaro a publié un magazine sous la marque « Jours de France » enregistrée le 16 juin 1988. En 2011, Le Figaro a relancé la publication de ce magazine sous forme numérique sous le nom de domaine <joursdefrance.lefigaro.fr> et n’a relancé sa publication papier que le 7 août 2013.

Après réception d’une lettre de mise en demeure de la société Entreprendre, titulaire de la marque française « Jour de France » enregistrée le 25 février 2003, Le Figaro a assigné en justice cette société pour contrefaçon de marque. La société Entreprendre a alors invoqué la déchéance des droits de Le Figaro sur sa marque « Jours de France » pour non-utilisation conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa premier,  selon lequel : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La question était alors de savoir si l’usage d’une marque sur Internet était constitutif d’un usage réel et sérieux au sens de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Dans une décision en date du 20 novembre 2015[1], la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant la déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque « Jours de France »[2].

Selon la Cour d’Appel de Paris, les documents établis par AT Internet, et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l’ordre de 1700 par mois, hors périodes de pointe) n’est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs, permettent de prouver la publication du magazine sur Internet et conséquemment l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France », indépendamment de l’usage quantitatif de cette dernière.

En effet, la Cour d’Appel, en concordance avec les jurisprudences communautaires Ansul[3] et La Mer Technology[4], considère premièrement que l’usage quantitatif n’est pas un critère d’appréciation déterminant et que, secondement, la diffusion d’un magazine sur Internet est de nature à assurer un rayonnement suffisant du produit auprès du public.

La Cour d’Appel précise également dans son arrêt que la publication papier du magazine durant la période en cause, même faible, permettait de corroborer l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France ».

[1] Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 20 novembre 2015, RG No. 15/00522

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 4ème Section, 18 décembre 2014, RG No. 14/00649

[3] Cour de Justice de l’Union Européenne, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, 11 mars 2003, C-40/01

[4] Cour de Justice de l’Union Européenne, La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA, 27 janvier 2004, C-259/02

Lutte contre le cybersquatting : comparaison UDRP et URS

AnticiperPour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure efficace. Elle a permis de traiter plus de 31 000 contentieux depuis sa création fin 1999. Par la suite, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de nom de domaine (new gTLDs), l’ICANN a créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide. Simplement, quels éléments différencient la procédure UDRP de la procédure URS ?

 

UDRP

 

URS

Noms de domaine concernés gTLD, new gTLDs et certains ccTLD (variables en fonction des centres habilités New gTLDs et certains ccTLD
Communication Electronique Electronique
Centres habilités à recevoir les plaintes 1) L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

 

2) Le National Arbitration Forum (NAF)

 

3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)

 

4) Le Centre arabe pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (ACDR)

 

5) La Cour Arbitrale Tchèque (CAC)

1) Centre MFSD

 

2) Le National Arbitration Forum (NAF)

 

3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC).

Nombre limite de mots Plainte : 5000 mots maximum

Réponse : 5000 mots maximum

Plainte : 500 mots maximum

Réponse : 2500 mots maximum

Langue Langue du contrat d’enregistrement  (sauf accord ou circonstances) Plainte : Anglais

Réponse : Anglais, sauf notification contraire

Eléments de la plainte 1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque

2) Pas de droits ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine

3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque pour laquelle le demandeur possède un enregistrement national ou régional valide et en cours d’utilisation ; ou qui a été validé à travers une procédure judiciaire ; ou qui a été spécifiquement protégé par une loi ou un traité en vigueur au moment où la plainte URS est formée

2) Pas d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine

3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Délai réponse 20 jours civils 14 jours civils
Extension du temps de réponse A la demande du défendeur ou suite à un accord des parties

Pas de limitation expresse de durée

A la demande du défendeur

7 jours civils maximum

Standard de la preuve Prépondérance de la preuve Preuve claire et convaincante

Aucune véritable question de fait ne doit être posée

Correction des irrégularités Contrôle par le centre d’arbitrage dans un délai de 5 jours à compter du dépôt de la plainte

5 jours civils pour corriger l’irrégularité, sinon rejet de la plainte

Contrôle par le centre d’arbitrage dans  un délai de 2 jours à compter du dépôt de la plainte

Pas de possibilité de corriger une irrégularité du fait de la rapidité de la procédure

Délai décision Dans les 14 jours suivant la notification du panel Dans les 5 jours ouvrables à compter du dépôt de la plainte
Sanction Transfert ou annulation du nom de domaine Suspension pendant la durée d’enregistrement du nom de domaine

Possibilité de prolonger la suspension pour 1 an supplémentaire

Appel Non Oui
Panel 1 ou 3 panelistes 1 paneliste en examen et 1 ou 3 en appel

Alors que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Procédure de liquidation judiciaire : un contrat de licence peut être transféré sans l’accord du concédant

s-business-dreyfus-7Le Groupement d’Intérêt Economique Prop (le GIE), et la société Groupe Paredes, titulaires de plusieurs marques, ont accordé à la société Raynaud, également membre du GIE, le droit d’utilisation de leurs marques.

Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Raynaud, un jugement en date du 28 juin 2013[1] a arrêté le plan de liquidation ordonnant le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus entre la société Raynaud et les titulaires des marques concernées au profit de la société Orapi, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiene.

Par suite d’un arrêt de la Cour d’Appel du 24 octobre 2013[2] infirmant le transfert des contrats commerciaux et de leurs accessoires, le GIE et la société Groupe Paredes ont agi en action en contrefaçon contre les sociétés Orapi et Raynaud hygiene en invoquant notamment l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

La question était alors de savoir si le transfert des contrats commerciaux et leurs accessoires, ainsi que l’utilisation par les sociétés Orapi et Raynaud hygiene des marques concernées entre le 28 juin 2013 et le 24 octobre 2013, était constitutif ou non de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans une décision en date du 15 septembre 2015, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[3] confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il rejetait la qualification de contrefaçon.

Selon la Cour de Cassation, le jugement ayant arrêté le plan de cession était exécutoire de plein droit et devait prendre effet à compter de son prononcé. La Cour précise que, parce que les sociétés Orapi et Raynaud hygiene avaient bénéficié du transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires, elles bénéficiaient également de l’adhésion au GIE. Ainsi, les actes résultant du transfert en question ne pouvaient être qualifiés d’actes de contrefaçon.

Le droit des procédures collectives peut donc, dans certaines circonstances, limiter les droits du titulaire de marques sur le choix de son licencié. En effet, en arrêtant le plan de liquidation judiciaire, le Tribunal peut ordonner le transfert d’un contrat de licence sans l’accord du concédant.

Cependant, et même si dans ce cas spécifique le concédant ne peut choisir son nouveau licencié, il aura toujours la possibilité de lui opposer les clauses contractuelles contenues dans les contrats transférés. Une attention toute particulière doit donc être portée à la rédaction de telles clauses.

[1] Tribunal de Commerce de Lisieux, 28 juin 2013, No. 13/2722

[2] Cour d’Appel de Caen, Chambre civile et commerciale, 24 octobre 2013, No. 13/02304

[3] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, No. 14-20531