Usage sérieux de la marque : Specsavers vs Asda saga

Dans le contexte dynamique des affaires, l’enregistrement de marque est devenu une nécessité incontestable. Pourtant, être titulaire d’une marque ne suffit pas pour se défendre, encore faut-il exploiter sous peine de perte de droits.

La question de l’usage sérieux de la marque dans la vie des affaires s’est posée devant le juge anglais et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’une bataille entre Specsavers et Asda qui dure depuis cinq ans. Specsavers a enregistré les deux signes représentés ci-dessous, mais a développé sa campagne publicitaire autour de la marque au logo ombré.

specsavers

Dans les faits, en octobre 2009, Asda a lancé une campagne publicitaire pour des produits d’optique ciblant le groupe Specsavers utilisant des logos similaires de ce dernier. Le groupe Specsavers a introduit devant la High Court of Justice of England and Wales une action contre Asda pour contrefaçon de la marque verbale, mais aussi des marques figuratives. La Hight Court of Justice n’a pas retenu la contrefaçon, mais a prononcé la déchéance de la marque au logo en noir pour non-usage. Specsavers a interjeté appel, occasion pour le juge britannique de poser des questions préjudicielles posées à la CJUE (affaire C‑252/12).

Est-ce que la condition d’usage sérieux d’une marque communautaire est satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée que conjointement avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée ?

La CJUE a répondu que  la condition d’«usage sérieux » peut être satisfaite même si la marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée. Toutefois, le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée ne doit pas être altéré.

Ainsi, l’affaire est revenue devant la Cour d’appel anglaise. En application des indications fournies par la CJUE, le juge britannique se pose la question de savoir si la marque noire sans logo utilisée en tant que partie composante de la marque en couleurs, est perçue par le consommateur moyen comme une indication d’origine des produits et des services.

Tout d’abord, le juge n’est pas persuadé que l’usage de la marque en couleurs avec le terme « Specsavers»  constitue un argument solide pour justifier un usage sérieux de la marque en noir. Pourtant, l’appréciation doit être faite par rapport à tous les usages et à la perception du consommateur moyen.

Le juge d’appel a commencé par reconnaître l’usage extensif de la marque au logo ombré et qu’aucun des logos des concurrents principaux n’était similaire aux logos Specsavers. Les preuves apportées ont démontré aussi qu’Asda était au courant de l’association faite par les consommateurs moyens entre les figures ovales superposées et Specsavers. En plus, il a été prouvé que les consommateurs identifiaient de loin les deux figures ovales comme appartenant à Specsavers. Cette identification a permis au juge de retenir l’usage sérieux de la marque sans logo, enregistrée sans limitation de couleur. Ainsi, Specsavers a réussi conserver la validité de sa marque figurative.

Pourtant, le juge britannique essaye de limiter les conséquences de cette décision et rappelle que chaque affaire sera étudiée par rapport à ces faits particuliers. Ce précédent n’est pas sans risque, puisqu’il ouvre la voie aux demandes d’enregistrement portant sur des figures communes, mais similaires aux marques enregistrées.

A suivre

GAC Communiqué de l’ICANN 51 Los Angeles 16 octobre 2014

business-dreyfus-8-150x150Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de santé publique et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les deniers développements et demandes. Le  dernier communiqué du GAC du 16 octobre 2014 vise principalement les problématiques liées à la transition du rôle des Etats Unis dans la supervision des fonctions de l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA) et les conseils sur les mesures de protection applicables au nouveaux gTLDs.

La première recommandation à l’ICANN concerne la gouvernance de l’Internet et envisage la façon dont la transition du rôle des Etats-Unis dans la supervision de la fonction de l’IANA devrait être organisée. Le GAC s’engage aussi à travailler aussi sur la gouvernance et la responsabilité de l’ICANN.  Ainsi, ce processus devrait être basé sur des décisions prises par consensus tenant compte l’intérêt public. L’objectif est de satisfaire un intérêt plus général que celui des communautés ou groupes strictement visés par la gouvernance de l’Internet. Ce processus devrait inclure tous les acteurs afin qu’il soit légitime pour toutes les parties.

Le deuxième volet des recommandations relève l’inquiétude ressentie par le GAC par rapport à la façon dont le New gTLDs Program Committee (NGPC) a géré les recommandations antérieures faites dans les communiqués de Beijing, Singapour et Londres concernant la protection des consommateurs, les extensions sensibles et les politiques non-discriminatoires d’enregistrement. Plus précisément, c’est dans le Communiqué de Beijing que les recommandations sont amplement présentées classifiant  les mesures de sécurité en deux catégories.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Le GAC conseille que les registres devraient inclure dans leurs conditions d’utilisation l’obligation pour les réservataires de respecter toutes les lois applicables et d’assurer la sécurité des données délicates conservées. Il détermine aussi une liste non-exhaustive des extensions auxquelles ces mesures de sécurités devraient s’appliquer, comme .kids, .university, .care.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques mais destinées à un usage fermé. Faisant référence aux politiques d’enregistrement, le GAC conseille que les limites à l’enregistrement soient proportionnelles par rapport aux types de risques associés aux extensions TLD. Il s’agit d’extensions telles que .tires ou .hotel.

Le GAC insiste sur le fait que l’ICANN devrait se concentrer sur les mesures de sécurité et de transparence à mettre en place au niveau du WHOIS et de compléter l’étude sur cette question.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité.  La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) devrait aussi être modifié afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents. Pour compléter les mesures de sécurité de la Catégorie 1 de chaîne de caractères, le GAC considère que le NGPC devrait vérifier les pièces d’identité du réservataire.

Pour les extensions relevant de la Catégorie 2 de mesures de sécurité, le GAC conseille d’assurer des politiques d’enregistrement non-discriminatoires  pour les nouveaux gTLDs.

 

A suivre…

Actualité gTLDs : sunrise disponible du .Paris

MesurerAttendue avec impatience, la phase de lancement du .paris a débuté le 9 septembre et se terminera le 11 novembre à 13h (UTC).

L’activation des noms et l’ouverture générale auront lieu à partir du 2 décembre à 13h (UTC).

Le lancement du .paris se déroule sur une période de temps unique de 63 jours pendant laquelle cinq catégories de demandes seront acceptés, par ordre de priorité :

  • catégorie 1 : titulaires de droits ayant une marque inscrite dans la TMCH et protégée en France;
  • catégorie 2 : autorités publiques de la région Ile de France ;
  • catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France ou détenteurs d’indications géographique ;
  • catégorie 4 : titulaires d’autres droits ;
  • catégorie 5 : période de landrush.

 
Les demandeurs devront respecter les critères d’éligibilité établis par le .paris :

  • Résider en région parisienne ; ou
  • Exercer des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles en région parisienne ; ou
  • Justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.

 
Les demandes seront acceptées simultanément dans les cinq catégories et traitées à la fin de la phase de lancement par ordre de priorité hiérarchique de chaque catégorie.
 

Catégorie 1 : marque inscrite dans la TMCH et protégée en France

La période Sunrise est ouverte pour les marques validées par le dispositif TMCH. Les titulaires d’une marque nationale française, internationale désignant la France ou communautaire et validées par ce dispositif auront la priorité sur les marques non locales.
Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, les critères d’attribution seront les suivants :

  1. la demande correspondant à une marque locale (une marque en vigueur en France) sera prioritaire sur une marque non locale ;
  2. pour une même catégorie de marques, la marque la plus ancienne prévaudra ;
  3. si deux marques de même catégorie ont été déposées le même jour, l’attribution se fera aux enchères.

 
Catégorie 2 : les autorités publiques de la région Ile de France

Cette catégorie permet aux autorités publiques de la région Ile de France de réserver trois types de noms :

  • Leurs noms à l’identique, sous forme de variante ou d’abréviation ou tout autre terme couramment utilisé pour les décrire ;
  • Les noms des services publics qu’elles assurent ;
  • Les noms géographiques correspondant à toute zone de la région parisienne, ses monuments, symboles, lieux marquants ou tout autre nom connu ou ayant une résonnance dans la région parisienne et pour lesquelles ces autorités sont compétentes. Cette condition s’applique également aux variantes et abréviations de tels noms.

 
Cette catégorie est en attente de validation de l’Icann.

 
Catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France non inscrites dans la TMCH

Cette catégorie est réservée

  • aux titulaires de marques locales non inscrites dans la TMCH, c’est-à-dire de marques françaises, communautaires et de marques internationales désignant la France;
  • aux indications géographiques reconnues par un traité international, un règlement européen ou la loi française.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, la demande correspondant au droit le plus ancien prévaudra.


Catégorie 4 : entités juridiques établies en Ile de France

Cette catégorie est réservée

  • aux noms commerciaux, dénominations sociales et assimilées- y compris toute variante et/ou abréviation de ces noms – d’entreprises dont le siège social est situé en Région Ile de France ;
  • aux entités juridiques à but non lucratif dont le siège social est situé en Région Ile de France.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.


Catégorie 5 : la période de landrush

Cette période permet à tout demandeur éligible de déposer une ou plusieurs demandes de noms de domaine en .paris qui n’auront pas été attribués dans les catégories 1 à 4. Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.
 
Compte tenu du caractère inhabituel de cette période d’enregistrement, nous vous conseillons de faire vos demandes pour les noms de domaine en .paris dès maintenant. Dreyfus vous assiste dans la réservation de noms de domaine et dans la stratégie au regard des nouvelles extensions.