Paquet Marques – Modification de la procédure d’opposition : les règles de forme (partie II.)

Poursuivant l’examen des modifications de la procédure d’opposition apportées par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », nous nous intéresserons dans le présent article au déroulement de la procédure.

 

Le déroulement de la procédure d’opposition modifiée

Une procédure d’opposition est déjà prévue de longue date à l’article L 712-5, mais ce dernier, laconique, s’arrête à l’affirmation que celle-ci doit être contradictoire. Le déroulement de la procédure en lui-même est détaillé par l’article R 712-16. Celui-ci précise que l’opposition doit être notifiée sans délai et accorde un délai d’au moins deux mois au déposant pour présenter ses observations en réponse et éventuellement de constituer un mandataire. Sous réserve d’éventuelles clôtures ou suspensions, les parties peuvent alors soumettre leurs observations durant une période d’au moins deux mois. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) statue ensuite sur l’opposition. Si l’article R 712-16 indique bien que le projet de décision est notifié aux parties afin que celles-ci puissent éventuellement en contester le bien-fondé, aucune indication n’est fournie quant à la durée des échanges ni même quant à leur nombre maximal. L’accent est mis sur le respect du contradictoire, comme en témoigne l’obligation faite aux parties de notifier leurs observations à l’autre partie.

 

Pour se conformer à la directive du « Paquet Marques », le gouvernement français a rédigé un nouvel article L. 712-5 et créé un article R. 712-16-1, qui détaillent les étapes de ladite procédure d’opposition.

 

En premier lieu, une phase d’instruction donnant lieu à un débat entre l’opposant et le déposant de la marque contestée est ouverte. L’opposition est notifiée au déposant, qui dispose alors d’un délai de deux mois suivant la publication de l’enregistrement pour présenter des observations écrites. Il doit également fournir son identité, ainsi que des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits, ainsi que les références de la demande d’enregistrement, les produits et/ou services contestés, le justificatif de paiement de la redevance ainsi que le pouvoir de son mandataire éventuel. Les changements ainsi apportés portent sur le délai accordé pour fournir les différentes pièces : il peut être prolongé d’un mois, sauf en ce qui concerne la communication du justificatif de paiement de la redevance. Auparavant, le délai était de deux mois pour produire ces différentes pièces, sauf pour le pouvoir du mandataire qui devait être produit dans un délai d’un mois.

 

Par ailleurs, le déposant peut inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. En cas de réponse, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter à son tour ses observations et contester les pièces parvenues à sa connaissance. Un troisième et dernier échange contradictoire peut alors avoir lieu durant une période supplémentaire d’un mois, sans possibilité toutefois de faire valoir de nouveaux moyens.

Des observations orales peuvent être présentées au cours de ces échanges écrits, selon les modalités fixées par le Directeur Général de l’INPI.

 

Enfin, il est statué sur l’opposition dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’opposition est réputée rejetée, ce délai pouvant faire l’objet de suspensions, prévues par l’article R. 712-17 nouveau.

 

Désormais, la procédure d’opposition est donc enfermée dans des délais clairement définis. Le nombre d’échanges entre les parties, comme le temps accordé pour fournir les pièces du dossier ou les observations, est limité, et ce dans un souci de rapidité et d’efficacité.

 

La procédure d’opposition évoluerait ainsi tant sur son déroulement, qui est désormais précisé et clarifié, que sur les droits invocables et leurs titulaires. Ce changement permet au droit français de prendre en compte les évolutions de la pratique en privilégiant la protection des titulaires de droits antérieurs.

 

À suivre…

Paquet Marques – Modification de la procédure d’opposition : les règles de fond (Partie I.)

Parmi les changements apportés par le projet de transposition en France du  « Paquet Marques », outre la suppression de l’exigence de représentation graphique et l’apparition de nouveaux motifs de refus d’une demande d’enregistrement, figure la modification de la procédure d’opposition.

Ainsi, la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) exige avant tout une procédure rapide et efficace, sans pour autant préciser les différentes étapes qui doivent être suivies. En revanche, l’article 5 de la Directive détaille les droits invocables. Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français prévoit d’étendre les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués et de modifier la procédure d’opposition, conduisant ainsi à modifier le Code de la propriété intellectuelle.

 

L’extension des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués

En l’état actuel du droit, une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque doit être formée dans un délai de deux mois, être faite par des personnes bien identifiées et invoquer des droits antérieurs donnés (article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuellerenvoi de l’article L. 712-4 du même Code). À cet égard, l’article L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’une opposition peut être faite par :

 

« (…) 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique (…) ;

 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. (…) »

 

Les droits antérieurs protégeables par une collectivité territoriale selon le paragraphe 3°) sont son nom, son image et sa renommée, ainsi que les indications géographiques, telles que définies par l’article L 721-2 comportant  le nom de cette collectivité territoriale. L’organisme de défense et de gestion d’indications géographiques mentionné au paragraphe 4°) est un organisme privé doté de la personnalité morale.

Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français a choisi de traiter séparément les droits invocables et les titulaires de droits pouvant former opposition : le nouvel article L. 712-4 s’attache ainsi aux premiers tandis que le nouvel article L. 712-4-1 traite des seconds. Ce changement de forme est accompagné d’un changement de fond. Les droits invocables sont étendus, ce qui a des répercussions sur les titulaires pouvant agir. A cet égard, il en résulte que :

 

  • L’existence d’une marque de renommée antérieure c’est-à-dire d’une marque dont la notoriété a un rayonnement international, est invocable dans une procédure d’opposition ;
  • Toute personne morale peut invoquer l’existence d’une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • Toute personne morale de droit public peut faire état d’une atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public ;
  • L’existence d’une marque protégée dans un Etat membre de la Convention de Paris est invocable dans une procédure d’opposition.

 

Par ailleurs, des modifications ont été apportées concernant les droits qui étaient déjà invocables auparavant. Les indications géographiques homologuées ou enregistrées sont invocables, mais il n’est plus question de l’atteinte à leur nom, à leur image ou à leur réputation. Le changement est le bienvenu puisque qu’une indication géographique est une dénomination servant à désigner un produit spécifique. Cette dernière peut difficilement prétendre avoir un nom, une image et encore moins une réputation. Seuls l’entité ou le territoire auxquels cette dénomination est rattachée peuvent y prétendre. Ladite formule est donc réservée aux atteintes portées à une collectivité territoriale, à une institution, à une autorité ou bien à un organisme de droit public.

A cet égard, le projet d’ordonnance permet également à toute personne exerçant ses droits sur une indication géographique homologuée ou enregistrée de former une opposition. En l’absence de précision, il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, telles que les collectivités territoriales, si leur nom est utilisé.

 

En revanche, les appellations d’origine ne sont plus mentionnées dans la nouvelle rédaction de l’article L. 712-4. Ce terme regroupe aujourd’hui plusieurs sous-catégories. Il est donc probable que les appellations d’origine seront incluses dans les indications géographiques, puisque le but recherché dans les deux cas est d’offrir un gage de qualité et la reconnaissance d’un lieu de production particulier ou d’un savoir-faire propre à une région.

 

En outre, l’opposition à une demande d’enregistrement peut désormais être formée par le titulaire d’une marque déposée, sans son autorisation, au nom de son agent ou de son représentant. Ce dernier ajout prend ainsi en compte cette pratique afin de protéger les intérêts du titulaire de la marque. Jusqu’à présent, l’article R 712-13 prévoyait la possibilité pour un titulaire d’agir par l’intermédiaire d’un représentant, mais n’envisageait pas que ce dernier puisse agir sans autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle ne donnait d’ailleurs aucunes lignes directrices dans un tel cas.

Pour finir, il convient de préciser que, désormais, plusieurs de ces droits seront invocables en même temps dans une seule procédure d’opposition, dès lors qu’ils appartiennent à un titulaire unique ou que les différents titulaires aient désigné un mandataire commun (Article R. 712-13 nouveau), et que les produits et / ou services des marques sont identiques au moins pour partie à ceux de la marque contestée.

À suivre…

Amendements apportés à la loi tchèque relative au droit des marques

La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) et d’intégrer ses dispositions dans son propre système législatif. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Diverses modifications ont été ainsi apportées à la loi tchèque, dont les principales sont les suivantes.

L’exigence de représentation graphique de la marque a été supprimée et il est à présent possible d’enregistrer une marque à condition que celle-ci puisse être représentée par tout moyen technologique existant tels que des fichiers MP3 par exemple. Ainsi, outre l’enregistrement de marques verbales, semi-figuratives ou figuratives, il est dorénavant possible de procéder à l’enregistrement d’une marque sonore, d’une marque de position, d’une marque de forme, d’une marque de couleur, d’une marque de mouvement, ou encore d’une marque hologramme par exemple.

De surcroît, il n’est plus possible d’enregistrer une marque pour des produits et services dont l’intitulé est trop large par exemple en reprenant un intitulé de la classification de Nice ou un terme trop général.

En outre, l’Office tchèque des marques effectuait jusqu’à maintenant une recherche parmi les marques antérieures enregistrées pour des produits ou services identiques. A présent, ce n’est plus le cas et il appartient au titulaire de droits de marques antérieurs de mettre en place une surveillance de leurs marques et de former opposition dans le délai imparti.

Par ailleurs, des modifications relatives à la procédure d’opposition ont également été introduites. La possibilité de requérir de la part de l’opposant des preuves d’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition a été mise en place pour les marques qui sont enregistrées depuis plus de 5 ans. Le déposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de l’opposition afin de pouvoir faire une telle demande et les preuves doivent être déposées par l’opposant dans un délai de 4 mois à compter de la demande de preuves d’usage.

Enfin, des changements relatifs à la thématique de la contrefaçon ont également été introduits grâce à cette réforme, ceci afin de permettre une meilleure protection contre la contrefaçon. Par exemple, le titulaire de droits de marques antérieurs peut empêcher l’importation sur le territoire tchèque de produits dont les caractéristiques principales ressemblent à ses marques antérieures, avant que ces produits ne soient mis en libre pratique en République Tchèque.

Le droit des marques au sein de l’Union européenne s’uniformise de plus en plus. Il reste toutefois des spécificités dont il faut tenir compte. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des marques dans l’Union européenne et peut vous trouver des solutions adaptées à vos besoins.