Breakfast by Dreyfus / Petit-déjeuner – conférence

Breakfast by Dreyfus / Petit-déjeuner – conférence

Tuesday, 27 September, 2016 – 9am to 11am / mardi, le 27 septembre 2016 de 9h à 11h

On behalf of Dreyfus, it is with great pleasure that our founder and director Nathalie Dreyfus invites you to what promises to be an insightful discussion on,

The protection of trademarks, domain names, social media networks and mobile application in Iran

Presented by Nathalie Dreyfus and special guest speaker, Mr. Mohammad Badamchi (Raysan Patent & Trademark Agents)

As of January 2016, economic sanctions on Iran were lifted and opportunities have since arisen in a market with 360 billion euros in GDP.

Today, Iran is considered an emerging market economy. With a population of 80 million people and a high growth forecast, Iran now offers opportunities for business development across a wide range of industries including: tourism and hospitality, the automotive industry and the oil and construction industries.

It is throughout the development of these industries that the protection and enforcement of trademarks, designs and domain names is becoming an increasingly complex area of discussion. Rapid economic growth makes this discussion fundamental for businesses involved in the advancement of the Iranian economy.

We will be addressing several key points during the meeting including:

  • Setting up a company in Iran; ownership by foreigners
  • Running fashion and fast-moving consumer goods companies in Iran
  • Recent judicial decisions in the areas of trademarks, designs, domain names social media platforms and the impact these decisions have on major economic players in Iran
  • How to fight counterfeit, in practice and in theory
  • The best strategy to enforce your trademarks in Iran
  • The current legal stance on domain names, social media networks and mobile applications

Nathalie Dreyfus
Founder and director of Dreyfus in Paris, Trademark Attorney and appointed expert consultant to the Court of Appeal of Paris.

Mohammad Badamchi
LLM., Attorney at Law, Raysan Patent & Trademark Agents, London and Tehran

The breakfast and discussion will take place in English.
Please RSVP by the 26th of August 2016

Nathalie Dreyfus a le plaisir de vous inviter à un petit-déjeuner et conférence sur le thème,

Iran: protection des marques, noms de domaine, réseaux sociaux, applications mobiles

Présenté par Nathalie Dreyfus avec l’éclairage de notre conférencier invité, Monsieur Mohammad Badamchi (Raysan Patent & Trademark Agents)

Depuis janvier 2016, les sanctions économiques contre l’Iran ont été levées et des opportunités d’un marché de 360 milliards d’euros de PIB s’ouvrent aux entreprises.

Aujourd’hui, l’Iran est considéré comme un nouveau marché émergent. Fort de 80 millions d’habitants, une prévision de croissance élevée, l’Iran représente un potentiel de développement pour les entreprises dans de nombreux secteurs : biens de consommation, tourisme, industries automobile, pétrolière et BTP. Dans ce contexte, la protection et la défense des marques, des dessins & modèles et des noms de domaine devient un sujet complexe et clé pour les entreprises.

  • Problématique d’ouverture d’une société en Iran pour les étrangers
  • Developper une société dans le secteur de la mode et des biens de consommation en Iran
  • Jurisprudence récente en matière de droit des marques, dessins & modèles, noms de domaine, réseaux sociaux et impact sur les acteurs économiques en Iran
  • Comment lutter contre la contrefaçon? Le droit et la pratique
  • Quelle stratégie pour défendre ses marques en Iran?
  • Situation au regard des noms de domaine, des réseaux sociaux et des applications mobiles

Nathalie Dreyfus
Conseil en propriété industrielle, fondatrice et gérante de Dreyfus, Experte près la Cour D’Appel de Paris

Mohammad Badamchi
LLM., Attorney at Law, Raysan Patent & Trademark Agents, Londres et Téhéran

NB: La conférence sera en langue anglaise
Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 26 août 2016

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Brexit : Comment se préparer aux conséquences ?

In ou Out ?  La majorité des Britanniques (51,9%) s’est prononcée le 23 juin dernier en faveur de la sortie de l’Union Européenne (UE).  L’impact du Brexit reste encore flou mais nous savons aujourd’hui qu’il aura des conséquences indéniables sur les droits de propriété intellectuelle en Europe.

Il est important de garder à l’esprit que ce référendum n’a qu’une valeur consultative. Le référendum n’indique ni quand, ni comment le Royaume-Uni devra quitter l’UE. Par conséquent, cette sortie ne sera pas immédiate.

C’est l’article 50 du traité de l’Union Européenne qui donne la possibilité à un Etat membre de sortir de l’UE. Ce dernier prévoit que l’Etat membre souhaitant quitter l’UE devra notifier son intention au Conseil européen. C’est après cette notification que l’UE et le Royaume-Uni négocieront ensemble les modalités de retrait ainsi que le cadre de leurs futures relations. Cet article prévoit également un compte à rebours d’une durée de deux ans suivant la notification au Conseil européen après lequel les traités cesseront d’être applicables.  Le Royaume-Uni ne devrait ainsi pas quitter l’UE de façon effective avant la fin de l’année 2018.

« Business as usual » en matière de propriété intellectuelle pour les deux années à venir

Il est important de retenir qu’aucun changement immédiat n’est à prévoir : ni perte de droits, ni action immédiate à engager. En effet, durant toute la période des négociations, les titres de propriété intellectuelle européens (marque européenne, dessin et modèle communautaire et brevet européen) maintiendront le même niveau de protection.

Que faire après la sortie effective du Royaume-Uni ?

Brevets :

L’OEB, qui est en charge de l’examen des demandes et de la délivrance des brevets européens fonctionne indépendamment de l’UE. Il est possible pour des pays non-membres de l’UE (ex : Suisse) de faire partie de l’OEB, ce qui devrait permettre au Royaume-Uni de conserver sa place au sein de l’OEB. Ainsi, des brevets européens désignant le Royaume-Uni pourront continuer à être délivrés.

Par ailleurs, la mise en place de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), prévue début 2017 devrait encore être retardée. En effet, la mise en place de la JUB nécessite la ratification du règlement par 13 Etats signataires, dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Etant donné qu’être membre de l’UE est l’une des conditions à la participation du brevet Européen à effet unitaire et de la JUB, la sortie du Royaume-Uni de l’UE rend cette mise en place complexe.

Marques européennes et dessins et modèles communautaires (DMC) :

Le règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 instituant la marque européenne (à l’époque « marque communautaire ») ainsi que le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 instituant les DMC n’ont pas prévu l’hypothèse dans laquelle un Etat membre quitterait l’UE.

Les marques européennes et les DMC en vigueur avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE continueront à couvrir le Royaume-Uni.

Une fois le Royaume-Uni sorti de l’UE, les marques et dessins et modèles enregistrés par le biais de l’EUIPO seront impactés mais sans que nous ayons connaissance aujourd’hui ni de la teneur exacte de ces mutations ni du moment où celles-ci prendront effet. Les nouvelles marques européennes et DMC déposés auprès de l’EUIPO n’auront plus leur valeur actuelle puisqu’ils ne couvriront plus le Royaume-Uni. Pour bénéficier de la même protection, il faudra être titulaire d’un titre européen (alors hors Royaume-Uni) et d’un titre national britannique. Il faudra pour cela procéder à l’enregistrement d’une marque européenne auprès de l’EUIPO ainsi qu’à l’enregistrement d’une marque britannique (ce dernier pourra se faire soit pas le biais d’un enregistrement national auprès de l’IPO, soit par l’enregistrement d’une marque internationale).

Toujours est-il qu’il est également possible que le Royaume-Uni trouve un accord de façon à ce que les marques européennes et les DMC en vigueur avant le Brexit continuent à être valables sur le territoire du Royaume-Uni.

Droit d’auteur :

Dans la mesure où le droit d’auteur est très peu harmonisé en Europe et qu’aucun enregistrement ne soit nécessaire à la protection, aucun changement n’est à prévoir. Les Britanniques continueront à être liés par la Convention de Berne ainsi que par la Convention Universelle sur le droit d’auteur, mais l’interprétation de la loi conformément au droit européen reste à confirmer.

Par ailleurs, il faudra être vigilant concernant les contrats liés au droit d’auteur lorsque le Royaume-Uni quittera effectivement l’UE (voir ci-dessous).

Contrats :

Il convient dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, pour examiner les clauses relatives au territoire et voir si elles mentionnent l’UE. Il faudra alors déterminer s’il s’agit de l’UE telle qu’elle était constituée au jour de la conclusion du contrat ou s’il s’agit de l’UE hors Royaume-Uni afin de s’assurer que ces contrats correspondent toujours à l’intention initiale des co-contractants.

Les accords à venir dans les deux prochaines années devront mentionner clairement ce qui est entendu par « Union européenne ».

Protection des données :

Alors que le Règlement sur la protection des données vient d’être adopté par le Parlement Européen le 27 avril dernier, il pourrait ne pas s’appliquer sur le territoire britannique. Nous ne savons pas à l’heure actuelle de quelle manière le Royaume-Uni décidera d’organiser la circulation des données mais des accords spécifiques entre le Royaume-Uni et les pays membres de l’Union Européenne sur ce sujet sont envisageables.

Les noms de domaine en .eu :

Pour déposer un nom de domaine en .eu, il est nécessaire de justifier d’une adresse sur le territoire de l’Union Européenne (ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège), ce qui atteste l’assujettissement aux lois et normes commerciales européennes. La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne pourrait donc avoir un impact pour les titulaires britanniques de noms de domaine en .eu.

Toutefois, l’EURid, le registre en charge de la gestion du .eu et .ею (.eu en alphabet cyrillique) a confirmé dans un communiqué qu’il n’y aurait aucun changement immédiat à prévoir tant que le processus de départ n’était pas lancé. De plus, pour certains, cela ne devrait pas poser de problème particulier dans la mesure où les grandes entités auront la possibilité d’enregistrer des noms de domaines en .eu par le biais de filiales se trouvant sur le territoire de l’UE et des solutions devraient être trouvées dans les mois à venir pour les petites entreprises et les particuliers.

Titres nationaux :

Les titres nationaux britanniques ne seront pas affectés par le Brexit, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de l’exercice des droits sur les marques, dessins et modèles et brevets.

Conseils pratiques :

Au vu des conséquences incertaines, il est pour l’heure essentiel de procéder à une analyse du portefeuille de titres de propriété intellectuelle de votre société et d’établir une stratégie concernant les titres existants ainsi que pour les dépôts à venir.

Pour les marques existantes indispensables à votre activité, pensez dès à présent à déposer une marque britannique auprès de l’Intellectual Property Office en plus de votre marque européenne existante. Il en va de même, pour tout nouveau dépôt de marque européenne.

Effectuer un dépôt national n’est ni très couteux, ni très long mais offre un droit de priorité et garantit donc une meilleure protection dans l’hypothèse où le marque européenne ne s’appliquerait plus au Royaume-Uni.

Si dans la cas contraire la marque européenne continuait à s’appliquer au Royaume-Uni, le dépôt national permettrait alors de revendiquer l’ancienneté de façon à ce que la marque européenne inclue la marque antérieure nationale.

Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Lisez aussi Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

Marque DroneShop : absence de distinctivité dans l’association de termes anglais descriptifs

Le gérant de la société Vizion’Air exploite sous le nom commercial Droneshop, un site de commerce électronique spécialisé en matière de modélisme et de drones. Il dépose en 2012 le nom de domaine www.ladroneshop.com. La société Minigroup est titulaire des noms de domaine www.droneshop.fr et www.droneshop.com, depuis 2011.

Suite au dépôt en 2013 de la marque française verbale « Droneshop » et d’une marque française semi-figurative, la société Vizion’Air engage une action en concurrence déloyale. Elle invoque les agissements fautifs de Minigroup et demande l’annulation des deux enregistrements de marques litigieuses. Pour ce faire, il convenait d’établir un risque de confusion entre les deux marques et le nom de domaine du demandeur. Cependant, il importait au préalable d’établir le caractère distinctif des signes antérieurs.

La décision de principe « Baby Dry » de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, du 20 septembre 2001 établit qu’une association de plusieurs termes descriptifs peut acquérir une certaine distinctivité, à condition que le signe présente une construction exclusivement arbitraire.

En effet, la Haute juridiction met en évidence dans un premier temps les éléments du signe litigieux. Ce dernier est composé exclusivement de termes descriptifs pour le consommateur anglais.

Toutefois, elle indique également qu’un signe qui comporte des éléments pouvant servir à désigner le produit ou service ou une de ses caractéristiques essentielles doit être refusé à l’enregistrement. L’article 7 §1, c) du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire énonce toutefois que ce refus n’est valable « qu’à condition que le signe ne comporte pas d’autres signes ou d’autres indications et, au surplus, que les (éléments) exclusivement descriptifs qui (le) composent ne soient pas présentés ou disposés d’une façon  qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (par le public pertinent) ».

Si les éléments de la marque sont issus de langues différentes, ou si le signe litigieux est entièrement enregistré dans une langue étrangère, la solution du règlement n°40/94 est également valable. (CJCE, 20 septembre 2001, « Baby Dry », n°C-383/99P)

La jurisprudence a ainsi démontré qu’un tel signe devra être évalué de façon objective. Aussi, un signe ne peut être considéré comme distinctif par le simple fait d’accoler des éléments génériques ou descriptifs. Pour être considéré comme non descriptif, une modification inhabituelle, notamment sur le plan syntaxique ou sémantique, doit être apportée.

Par conséquent, pour qu’une marque réponde à l’exigence de distinctivité, le signe litigieux devra présenter, dans l’assemblage de ses différents éléments ou dans son orthographe, des choix inhabituels ou arbitraires. L’ajout d’un signe figuratif peut aussi lui permettre d’être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque.

Les juges du tribunal de grande instance ont ici considéré que le signe invoqué « droneshop » ne peut pas constituer une antériorité puisqu’il n’est pas distinctif au regard de l’activité en cause. Effectivement, un « drone » est un petit aéronef sans pilote et désigne la nature des produits et articles offerts à la vente, que cela soit en français ou en anglais. Le terme « shop » est issu de la langue anglaise et aurait ainsi pu présenter plus de spécificité. Toutefois, cette expression est largement appréhendée par le public français comme étant la désignation usuelle d’un magasin.

La réunion de ces deux termes reste purement descriptive de l’activité exploitée selon le tribunal. Elle ne permet pas « une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur ». En outre, l’ajout du pronom personnel « la » dans le nom de domaine de la société Vizion’Air n’est pas de nature à allouer un caractère distinctif à celui-ci. L’association des différents termes, en l’espèce, n’est donc pas suffisamment inhabituelle ou arbitraire.

Les juges ont aussi soulevé dans ce jugement que l’utilisation de la langue étrangère ne permet pas, à elle seule, d’établir la distinctivité du signe litigieux.

Un terme issu d’une langue étrangère peut être utilisé comme marque ou comme élément de celle-ci. Toutefois, il convient de rechercher si cette expression, au moment du dépôt, était entrée dans le langage courant ou professionnel. En outre, il ne doit pas être compris en France par une large fraction du public concerné comme étant la désignation du produit ou service considéré pour pouvoir être enregistré. Il a été jugé que tel était le cas pour l’expression Air Sport Gun pour une arme à air comprimée destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité de sport ou de loisir (Cass crim, 8 janvier 2008, n° 07-82.105). Ce signe n’était donc pas distinctif.

Ainsi, il importe peu que les termes soient descriptifs dans leur langue d’origine, tant qu’ils ne sont pas compris par une large fraction du public concerné. Tel n’est pas le cas pour l’expression « droneshop ».

En conclusion, cette solution permet d’attester qu’en France, l’utilisation d’une langue étrangère n’est plus aujourd’hui synonyme de distinctivité du signe lorsqu’elle est facilement appréhendable par une large partie du public, et cela semble cohérent.

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