Nouvelles extensions : tous à vos « .marques » ?

6L’extension « .marque » ou « dotBRAND » en anglais est un new gTLD qui séduit de plus en plus. Les entreprises sont attirées par ce concept pour pouvoir être maître d’une extension qui porte le nom de leur marque. Cette pratique présente une excellente opportunité marketing pour présenter les produits de la marque.

Le « .marque » en quelques données à novembre 2016

  • 596 extensions dont 536 déléguées
  • 184 TLDs avec au minimum 5 enregistrements réellement actifs
  • 4312 noms de domaine mais seulement 437 sites internet actifs
  • 54 « .marque » sont présents dans le classement Alexa ce qui représente une augmentation de 69% en un mois.
  • Le top cinq des termes précédant le dotBRAND :
    • Home
    • www
    • mail
    • careers
    • support

 Qu’en est-il des entreprises ayant leur « .marque » ?

L’impact réel des « .marques » n’est pas encore démontré. Cependant, ces extensions sont particulièrement utilisées dans le domaine bancaire, où priment avant tout la sécurité et l’authenticité.

Les entreprises doivent à présent connaître leurs nouveaux sites utilisant un « .marque » – notamment le home.TLD particulièrement utilisé comme site principal. Si de nombreuses sociétés n’ont pas encore renoncé à leurs noms de domaine plus traditionnels (en .com, .fr, .co.uk, etc.), elles n’hésitent plus à mettre en avant leur « .marque » auprès de leurs clients.

Plusieurs sociétés importantes ont déjà passé le cap : CERN, The Weir Group ou encore BNPParibas n’utilisent dorénavant presque plus que leur « .marque ». D’autres, comme Barclays, sont en pleine transition vers une utilisation totale de leur nouvelle extension.

Faut-il avoir son « .marque » ?

Les avantages d’un « .marque » sont nombreux – surtout en terme d’image auprès des internautes et clients.

Ainsi, ces extensions étant exclusives aux entreprises, les internautes y verront une raison de leur faire confiance, de leur accorder de la crédibilité et de se sentir en sécurité. L’internaute saura exactement à qui il a à faire et ne pourra pas être trompé par un éventuel cyberquatteur. En effet, c’est l’entreprise qui a l’entière maîtrise de son extension et peut donc appliquer la politique qu’elle souhaite pour l’image de sa marque.

Un « .marque » est une excellente opportunité pour développer l’image de sa marque et améliorer la communication. En outre, à tout moment, l’entreprise aura des statistiques fiables afin d’orienter sa politique de marketing et de communication.

Allez-vous passer le cap ?

Si le premier cycle des news gTLDs est terminé, l’ICANN en a prévu un second au plus tôt pour 2018, même si l’année 2020 reste plus probable.

Afin de s’y préparer, il est nécessaire pour les entreprises de faire une étude d’impact. Ainsi, une analyse du marché, du business de l’entreprise et du positionnement de ses concurrents permettra à une marque de déterminer ses besoins.

Devenir gestionnaire et bureau d’enregistrement d’une extension demande de la préparation et des compétences particulières notamment en terme technique et de service. Il faut par exemple être capable d’acquitter les taxes de l’ICANN, de gérer la base de données du registre et de proposer plusieurs services comme une maintenance 24/7.

Si une entreprise envisage d’avoir une extension au nom de sa marque, il est nécessaire que tous les services soient impliqués : marketing, communication, production, juridique, technologies, risque, etc. Il convient de mettre en place une stratégie interne afin de déterminer au mieux les avantages et les inconvénients et de réaliser une étude du retour sur investissement. Finalement, les conditions techniques et la mise en conformité avec les exigences de l’ICANN sont mineures face à cette stratégie interne de retour sur investissement. Les entreprises doivent penser à l’opportunité d’intégrer le « .marque » à leur stratégie de communication.

Prendre une décision de ne pas avoir un « .marque » est déjà une stratégie. Il convient alors de se positionner et cela prend du temps. Alors… top départ !

N’hésitez pas à contacter Dreyfus pour plus d’informations.

Sultanat de Brunei Darussalam : entrée en vigueur du Protocole de Madrid à compter du 6 janvier 2017

5Etat d’Asie du Sud Est, le Sultanat de Brunei est situé dans l’île de Bornéo. Son PIB figure parmi les plus élevés de la planète.

Avec l’adhésion du Brunei le 6 décembre 2016 au système de la marque internationale, le système de Madrid compte désormais 98 membres.

Le Brunei devient ainsi le 6ème pays, sur les 11 que totalise l’Asie du Sud Est (ASEAN), à intégrer le système de Madrid.

Une protection géographique étendue

A compter du 6 janvier 2017, date d’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Brunei, la possibilité sera offerte aux titulaires de marques nationales du Brunei de protéger leur marque dans les 114 territoires des 98 membres du système de Madrid.

En outre, les titulaires de marques étrangères pourront facilement étendre leur protection sur le marché d’Asie du Sud-Est et plus spécifiquement celui du Brunei.

Un système pratique et économique

L’avantage majeur procuré par le système de Madrid, consiste en la simplification des procédures de dépôt et de gestion de l’enregistrement multinational de marques.

A partir d’une simple demande d’enregistrement de marque, ou d’un enregistrement de marque auprès d’un office de propriété intellectuelle national ou régional, il est possible de déposer une demande d’enregistrement international unique auprès du même office, qui se chargera ensuite de la transmettre à l’OMPI.

Le dépôt d’une demande internationale revient donc à déposer une multitude de demandes nationales, permettant ainsi de réaliser un gain considérable de temps mais également d’argent.

L’enregistrement international tout comme la plupart des enregistrement nationaux a une durée de validité de 10 ans.

Future adhésion de la Thaïlande

La Thaïlande devrait être le prochain pays de l’ASEAN à rejoindre le système de Madrid puisque son adhésion est prévue pour la fin de l’année 2016.

Il restera ainsi à l’Indonésie, la Malaisie, la Birmanie ainsi qu’au Timor Oriental à obtenir leur adhésion au Protocole de Madrid pour que l’ensemble des pays de l’ASEAN fassent partie du système international d’enregistrement de marques.

Affaire à suivre…

Les collectivités territoriales protégées par le droit des marques

4France : procédure d’opposition devant l’INPI et collectivités territoriales

 Depuis le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient d’une procédure d’alerte pour les demandes d’enregistrement de marque contenant leur dénomination.

 Ce service, gratuit au nom de la mission de service public de l’INPI, leur permet de recevoir des alertes lorsqu’un dépôt de marque contient leur dénomination et de former opposition dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la marque. La procédure a été mise en place par les nouveaux articles D712-29 et D712-30 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient qu’une alerte est émise par l’INPI « dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné ».

 Un changement législatif bénéfique au système du droit des marques français

 Avant la modification, il n’y avait aucune législation en place qui permettait de protéger les collectivités territoriales et les EPCI contre l’utilisation abusive de leurs noms, et les critères permettant de retenir un risque de confusion étaient difficiles à remplir. La marge de manœuvre de l’INPI était, en conséquence, très limitée quant à la défense des droits des collectivités territoriales.

 L’affaire LAGUIOLE de 2012 devant la Cour d’appel de Paris en atteste, dans la mesure où les juges n’ont répondu positivement qu’à un seul des griefs de la partie demanderesse, et seulement sur la base des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour défaut d’usage sérieux de la marque pendant plus de 5 ans.

Dans cette affaire, il s’agissait d’un restaurateur du Val-de-Marne qui avait déposé 27 marques contenant la dénomination « LAGUIOLE », cherchant ainsi à exploiter la notoriété de la commune de Laguiole, alors même que celui-ci n’avait aucun lien avec ledit village dans lequel les couteaux LAGUIOLE, à réputation mondiale, sont fabriqués. Mais le Directeur de l’INPI français a indiqué que la marque « ne jouit d’aucune notoriété en ce qui concerne les services de restaurants ou les produits alimentaires. Utilisé à titre de marque pour identifier ces différents produits et services, le mot Laguiole évoquera pour le client (…) le nom commun de ce type de couteau et non le nom propre désignant une commune de l’Aveyron ».

 Une protection rendue accessible dans le cadre de la mission de service public de l’INPI

 Depuis l’entrée en vigueur du décret et la modification de la législation française, les collectivités peuvent défendre leurs droits sur leur nom sans avoir à espérer le bénéfice d’une décision en opportunité, comme cela a été le cas pour la marque LAGUIOLE en 2012. D’ailleurs, cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation au mois d’octobre 2016, et est toujours en attente d’une date de renvoi devant la Cour d’appel de Paris, prévue normalement pour 2018.

 Ce changement dans la législation est positif. Grâce au système d’alerte proposé par l’INPI, les collectivités territoriales sont en mesure d’interdire le dépôt de leur nom en tant que marque si ce dépôt porte atteinte à leurs intérêts. C’est dans le cadre de ce nouvel article L711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle et du décret du 15 juin 2015 que la marque PARIS BY PARIS n’a pas pu être déposée, aucun des produits proposés n’étant fabriqué en France.

 Nombre de collectivités bénéficient déjà de ce service, et forment opposition auprès de l’INPI lorsque le dépôt de marque porte atteinte « à leur nom, leur image ou leur renommée » selon l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle. La collectivité territoriale concernée est à présent en mesure de contrôler l’usage de son nom et d’éviter le détournement de celui-ci par une entité cherchant à tirer un bénéfice de sa réputation au moyen de pratiques trompeuses et de parasitisme.

 L’étendue de cette protection encore floue

La question qui reste néanmoins en suspens est celle de l’étendue de cette protection et celle de l’interprétation de l’article L. 711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle par l’INPI.

Dans l’affaire PARIS BY PARIS, l’INPI statue que « l’article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ».

C’est un début néanmois positif pour la défense des droits des collectivités territoriales !