Nouveau plan d’actions des douanes de l’UE pour lutter contre les droits de la DPI.

Le 24 septembre 2018, le Conseil de l’Union européenne a rendu un projet de conclusions sur le plan d’action des douanes de l’Union européenne pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle (DPI) sur la période allant de 2018 à 2022.

Tout d’abord, le Conseil procède à une évaluation de l’action sur la période de 2013 à 2017. L’on relève qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’interventions accordées par les administrations douanières a connu une augmentation de près de 50% (26 865 interventions en 2013 contre 34 931 en 2017). Pour avoir une idée plus concise du volume de violations sur la période, l’on peut noter que 41 millions de produits ont été saisis en 2016 et que le nombre de produits contrefaits et piratés représente « jusqu’à 5% des importations, soit 85 milliards d’euros ». Le Conseil précise que « le trafic de marchandise (…) reste (…) un phénomène très répandu et sans cesse croissant« .

Le Conseil indique qu’il adoptera au printemps 2019 une feuille de route déterminant les actions à entreprendre jusqu’à 2022 pour endiguer le plus efficacement possibles les atteintes aux DPI. Cette feuille de route sera élaborée en collaboration avec des experts des Etats membres.

Les grandes lignes du plan d’action du Conseils sont les suivantes :

  1. Garantir l’efficacité des mesures douanières visant à assurer le respect des DPI dans l’ensemble de l’Union. Certaines des mesures prévues permettront d’assister les titulaires de droit dans la mise en oeuvre de la défense de leurs droits (mises à jour du manuel relatif aux demandes d’intervention, par exemple). D’autres ont plutôt une portée sensibilisatrice (publication des statistiques).
  2. S’attaquer aux principales tendances du commerce de marchandises violant les DPI, notamment via l’échange de bonnes pratiques entre autorités douanières. En effet, les Etats membres ne rencontrent pas nécessairement des problèmes identiques, ou du moins ne constatent pas forcément les mêmes tendances. C’est pourquoi il est essentiel de garantir au mieux la communication entre les intervenants.
  3. Lutter contre le commerce de marchandises violant les DPI tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale. L’idée est de pouvoir travailler étroitement avec les pays tiers, tels que la Chine, souvent impliquée dans l’approvisionnement de produits vers l’Union européenne.
  4. Renforcer la coopération avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et avec les autorités répressives. A titre d’exemple, le Conseil suggère des formations spécialisées pour assurer le contrôle du respect des DPI.

Rendez-vous donc au printemps 2019 pour voir comment ces objectifs théoriques sont traduits dans un plan d’action concret, divisé étape par étape.

BREXIT – DERNIERS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE DROIT DES MARQUES

Après le vote de la population britannique en faveur d’une sortie de l’Union Européenne le 23 juin 2016, les autorités britanniques ont communiqué à plusieurs reprises sur les conséquences du Brexit en matière de droit des marques. A l’approche de la date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars 2019, il est de plus en plus probable qu’un Brexit sans accord (hard Brexit) se réalise. Il faut donc parer à cette éventualité afin d’éviter toute déconvenue le jour venu.

Cet été, le Parlement britannique a déclaré que les marques de l’Union européenne seraient automatiquement dupliquées en marques nationales au Royaume-Uni sans taxe supplémentaire, après le Brexit.

La dernière communication en date sur le sujet émane du Département des Affaires, de l’Energie et des Stratégies industrielle, le 24 septembre dernier. Celui-ci a publié une note d’orientation dans l’éventualité d’un Brexit sans accord confirmant les déclarations du Parlement britannique sur la duplication automatique des marques de l’Union européenne en marques nationales au Royaume-Uni, sans taxe supplémentaire, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a aussi annoncé que les demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne en instance au jour du Brexit bénéficieraient d’une période de 9 mois durant laquelle une demande de marque nationale au Royaume-Uni reprenant les caractéristiques de la marque de l’Union européenne serait possible.

Il faut cependant garder à l’esprit que rien n’est encore définitivement fixé et que la probabilité qu’un Brexit sans accord se réalise est assez importante. Nous maintenons donc notre conseil. Ainsi, afin de prévenir tout incident, nous vous recommandons vivement de déposer une marque nationale au Royaume-Uni simultanément à toute demande de marque de l’Union européenne ou de marque internationale visant l’Union européenne. En outre, pour les marques européennes les plus importantes, il peut être utile de déposer une marque nationale au Royaume-Uni. Enfin, nous vous recommandons également pour tout dépôt de marque nationale au Royaume-Uni de déposer une demande de marque de l’Union Européenne en parallèle afin de pouvoir conserver la possibilité de former opposition contre une marque de l’Union européenne après le Brexit.

En cas de Brexit avec accord, les demandes de marques et marques de l’Union Européenne ou marques internationales visant l’Union européenne seraient protégées au Royaume-Uni, ce qui pourrait causer des doublons. Il conviendra d’affiner la stratégie dans une telle hypothèse.

Affaire à suivre !

Conflit entre une dénomination sociale antérieure et une marque

Dans un arrêt du 5 avril 2018 (n°16-19655), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public précisément dans les conflits entre marque et dénomination sociale.

L’affaire oppose d’une part les sociétés Capstone System Industry et Capstone Properties et d’autre part la société Capstone ayant chacune une activité dans le domaine de l’immobilier. Cette dernière a déposé les marques semi-figuratives « Capstone » et « Capstone l’immobilier neuf » qui ont fait l’objet d’actions en annulation par les deux sociétés précitées au motif que ces marques portent atteinte à leur dénomination sociale antérieure. Ces dernières se fondent sur l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté à titre de marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment une dénomination sociale.

Si la Cour de justice, dans l’affaire des couteaux Laguiole du 5 avril 2017, avait déjà apporté des précisions sur le conflit entre dénomination sociale antérieure et marque, les deux juridictions ne regardent pas le problème sous le même angle et ces décisions apparaissent alors comme complémentaires. D’une part, la Cour de justice rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit prendre en compte l’activité réelle de la société qui agit sur la base d’une dénomination sociale antérieure et non celle désignée dans les statuts. Une position qui avait déjà été adoptée par les juridictions françaises et notamment dans l’arrêt Cœur de Princesse du 10 juillet 2012 où la Cour de cassation avait énoncé que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ». D’autre part l’arrêt de la Cour de cassation de 2018 est l’occasion de se placer du côté de la marque pour apporter des précisions au sujet de l’appréciation du risque de confusion. Dans le cadre d’un tel conflit, seuls les produits et services visés dans le dépôt de marque doivent être pris en considération. A contrario, l’activité effective de la marque n’aura pas d’impact sur l’issue du litige. Ainsi, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de s’être fondés sur l’activité effectivement exercée par le titulaire et sur les conditions d’exploitation des marques.

Par ailleurs, ce nouvel arrêt de la Cour de cassation permet de rappeler que l’évaluation du risque de confusion doit s’apprécier de façon globale, sur une impression d’ensemble produite par les dénominations sociales antérieures invoquées et la marque. En l’espèce, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé les raisons pour laquelle ils ont écarté le terme « Capstone » dans l’appréciation du risque de confusion.

Enfin, l’arrêt énonce que les éléments étrangers aux signes antérieurs invoqués, notamment les logos ne doivent pas être pris en considération.  En effet, les juges de cassation font grief aux juges d’appel de s’être fondés sur la différence apparente entre la charte graphique et calligraphique de la marque semi-figurative « Capstone L’immobilier neuf » et le logo de la société Capstone Properties.

En prenant en considération le logo choisi par la société ayant pour dénomination sociale « Capstone Properties », la cour d’appel s’est fondée sur un élément étranger aux signes antérieurs invoqués or elle aurait dû se limiter à la dénomination sociale au sens strict, c’est-à-dire à l’élément verbal.

Ainsi, cette décision est riche d’enseignements en ce qu’elle permet d’appréhender l’appréciation des juges lorsqu’une dénomination sociale est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque.

La Cour de justice et la Cour de cassation ont antérieurement adopté une attitude pragmatique et pratique dans l’appréciation du risque de confusion lorsque l’on se place du point de vue de la dénomination sociale en retenant l’activité effective de l’entreprise. Cet arrêt de la Cour de cassation semble au contraire rester sur une appréciation plus théorique en ce qui concerne la marque. La Cour ne retient en effet que les produits et services indiqués dans le dépôt de marque pour caractériser l’activité du titulaire de la marque. Au sujet de la marque, l’activité réelle sera alors laissée, on le comprend, à l’action en concurrence déloyale. Il s’agit donc de porter une attention particulière à l’action que l’on engage et aux bons fondements à invoquer.