Comment défendre la protection des indications géographiques lors de l’attribution des New gTLDs ?

49Le 12 janvier 2012, l’ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ouvrait la possibilité de créer de nouvelles extensions (aussi appelées gTLD pour generic Top-Level Domain) qui ont ensuite pu être enregistrées dès 2014.

Avec l’arrivée de ces nouveaux gTLDs, les indications géographiques se sont retrouvées en difficulté et leur protection n’a pas toujours été respectée. On a pu constater dans plusieurs affaires que des lacunes en matière de protection existaient et qu’il était difficile pour les experts de prévoir la solution à un éventuel litige entre noms de domaine et indications géographiques.

Arrivée des New gTLDs : de nombreuses incertitudes

L’arrivée des nouveaux gTLDs a créé plusieurs difficultés que l’on peut notamment retrouver dans le dossier thématique n°11 de l’AFNIC. Pour que ces extensions aient un impact et répondent à leur objectif (rendre les sites Internet facilement identifiables, sans passer par des requêtes dans les moteurs de recherche), il faut qu’elles soient utilisées. Or, pour être utilisées, elles doivent être connues et les internautes doivent se les approprier et se familiariser avec elles. Mais pour cela, il est nécessaire que leurs détenteurs en fassent la promotion par des campagnes publicitaires efficaces. On peut citer à ce titre la campagne de communication que la ville de Paris a lancé fin 2014 pour le <.paris> qui a été un véritable succès : en seulement deux heures après l’ouverture de l’enregistrement, plus de 6 000 noms de domaine avaient déjà été enregistrés.

Si le programme des nouvelles extensions est une réussite et rassemblait au 1er avril 2016, 16 million de noms de domaine enregistrés avec les nouveaux gTLDs, l’avenir nous dira si ces noms de domaine seront renouvelés, utilisés et si les internautes se les approprieront.

Toujours est-il que ces nouvelles extensions posent problème au regard des indications géographiques : que se passe-t-il lorsqu’une nouvelle extension porte le nom ou un nom similaire à d’une indication géographique ? Y a-t-il des règles spécifiques au niveau de l’ICANN pour protéger ces indications géographiques et l’utilisation que pourra en faire leur propriétaire ?

Qu’est-ce qu’une indication géographique ?

La définition d’une indication géographique

L’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) définit l’indication géographique comme « un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d’origine. »

Elle est également définie par l’article 22(1) de l’ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) :

« 1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. »

L’indication géographique va mettre en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit originaire de ce lieu. Le produit doit tirer ses qualités et sa renommée de ce lieu. Les indications géographiques doivent être protégées car elles sont un gage de l’origine et de la qualité du produit ce qui fournira au consommateur des informations fiables en lesquelles il aura confiance.

Les différences entre indication géographique, appellation d’origine et marque

Il faut distinguer l’indication géographique à la fois des appellations d’origine et des marques :

  • D’une part, il faut la différencier d’une appellation d’origine : si l’appellation d’origine suppose aussi un lien qualitatif entre le produit auquel elle se rapport et son lieu d’origine, la différence tient au lien avec le lieu d’origine qui est plus fort que pour l’indication géographique. Ainsi, la qualité ou les caractères d’un produit protégé par une appellation d’origine résultent exclusivement ou essentiellement de son origine géographique quand un seul critère (la qualité ou la réputation) suffit pour l’indication géographique.
  • D’autre part, l’indication géographique n’est pas une marque: cette dernière est « un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ». En tant que droit de propriété intellectuelle protégé, elle permet à son titulaire d’empêcher les tiers de l’utiliser. La différence entre l’indication géographique et la marque tient au régime de leur protection ; en effet, nous le verrons au cours de cet article, concernant les noms de domaine, les marques sont davantage protégées que les indications géographiques.

Si les définitions contiennent plus ou moins les mêmes éléments, il n’y a néanmoins pas d’harmonisation entre les lois et il existe plusieurs traités administrés par l’OMPI comme la Convention de Paris ou les Arrangements de Lisbonne et de Madrid. Les violations qui concernent les indications géographiques et les noms de domaine sont traitées au cas par cas (pour des raisons que nous évoquerons dans la suite de cet article) ce qui rend difficile pour les experts d’évaluer dans quel cas il y aura violation ou non.

L’exemple du <.wine> et du <.vin>

Un des exemples les plus connus qui dépeint les difficultés rencontrées dans la recherche de conciliation entre noms de domaine et indications géographiques est l’affaire du <.wine> et du <.vin>.

En juin 2012, l’ICANN les nouveaux gTLDs <.wine> et <.vin> sont proposés pour enregistrement auprès de l’ICANN. Pour le <.wine>, trois compagnies ont ainsi postulé pour devenir l’exploitant du registre dont Donuts, Inc. qui a également postulé pour le <.vin>. Or, la plupart des vins produits en Europe sont protégés par une indication géographique ou une appellation d’origine. Plusieurs organisations, comités ou gouvernements se sont ainsi inquiétés de cette future mise à disposition de ces nouveaux gTLDs craignant que le futur exploitant du registre ne respecte pas les indications géographiques et permette n’importe qui d’enregistrer un nom de domaine avec <.wine> ou <.vin>.

Une commission intergouvernementale comprenant des représentants gouvernementaux et des représentants d’organisations internationales est alors mise en place par l’ICANN. Le GAC (Governmental Advisory Commitee) étudiera la question, divisant ses membres. Finalement, en septembre 2013 une décision est prise (malgré les opinions divergentes de certains membres du GAC) enjoignant de suivre la procédure normale de l’ICANN, « premier arrivé, premier servi » mais aussi de procéder à une négociation avec celui qui sera l’exploitant des registres <.wine> et <.vin>.

L’ICANN a requis l’avis de Jérôme Passa, professeur de droit à l’Université Pantheon-Assas. Dans son analyse, il fait part de l’absence de règle de droit existante relative aux indications géographiques qui obligerait l’ICANN à rejeter les candidatures ou à les accepter sous certaines conditions.

Finalement, l’avis du GAC du 9 septembre 2013 est accepté par la NGPC (New gTLD Program Comittee) le 22 mars 2014 : les candidatures pour <.wine> et <.vin> doivent suivre processus normal d’évaluation de l’ICANN.

Mais le 27 mars 2014, le GAC rend un avis indiquant l’importance pour les candidats et les parties intéressées de continuer leur négociation pour qu’ils arrivent à un arrangement sur le sujet. Car pour le GAC, il est primordial d’ajouter des garanties afin de lutter contre les fraudes aux indications géographiques et protéger les consommateurs.

Le 4 avril 2014, le NGPC rend une série de quatre résolutions dont l’ajout d’un délai de 60 jours à la décision relative aux candidatures en invitant les parties à continuer de négocier pendant cette période.

Finalement, en novembre, Donuts, Inc. remporte les gTLDs <.wine> et <.vin>, malgré des objections des industries du vin et du gouvernement de l’Union Européenne (UE). Mais après une plainte de l’UE et d’associations du vin contre la délégation des <.wine> et <.vin> par l’ICANN, un accord secret dont les termes n’ont pas été révélés, a été trouvé entre les protagonistes.

Une période de Sunrise de deux mois a été ouverte fin 2015, au cours de laquelle plus de 1 300 propriétaires de marques ont enregistré des noms de domaine en <.wine> et <.vin> et ouvrir des sites comme <sherry.wine> ou <champagne.vin> qui se concentrent sur la vente, le marketing et l’éducation autour du vin. Puis, le 20 janvier 2016, tout le monde a pu enregistrer ces gTLDs

On note que cette affaire est significative de la position de l’ICANN vis-à-vis des indications géographiques pour qui les violations doivent être évaluées au cas par cas :

  • Premièrement par référence à l’indication géographique donnée qui va permettre d’identifier la règle de droit applicable ;
  • Deuxièmement par référence à l’acte incriminé : seulement certains actes sont concernés suivant l’identité de l’auteur de l’acte, les produits incriminés qu’il utilise et le contexte dans lequel les actes sont effectués.

Ce sera non pas à l’ICANN de faire respecter les indications géographiques mais au registrant des <.wine> et <.vin> (en l’occurrence Donuts, Inc.) de faire respecter les règles de droit concernant les indications géographiques.

La procédure URDP et les indications géographiques

L’URDP est une procédure mise en œuvre il y a plus de 10 ans pour lutter contre le cybersquatting qui consiste pour une personne à enregistrer de mauvaise foi ou à but lucratif un nom de domaine similaire à une marque pour créer la confusion dans l’esprit des internautes. L’auteur d’un cybersquatting a ainsi pour objectif de profiter de la renommée de la marque : cela lui permettra par exemple de vendre ses propres produits aux consommateurs confus qui penseront se trouver sur le site officiel de la marque ou encore de revendre le nom de domaine à prix coûtant au titulaire de la marque.

Mais une procédure UDRP a une application restreinte : elle n’est ouverte qu’à un demandeur qui prouvera des droits sur une marque. Ainsi, en principe, les noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité ne sont pas compris dans le champ d’application de la procédure UDRP.

La seule façon pour un demandeur de gagner une procédure UDRP concernant une indication géographique est de faire le lien entre l’indication géographique et une marque enregistrée. Or, il est très difficile de faire ce lien entre une indication géographique et une marque non enregistrée et par conséquent de défendre sa cause dans le cadre d’une procédure UDRP.

Le cas du « champagne »

Deux affaires ont porté sur le terme « Champagne » en opposant un nom de domaine et l’appellation d’origine « Champagne ».

Le 9 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une décision opposant le CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) à une société suisse et sa filiale française qui distribuait des biscuits sous le nom de « Champagne » à propos d’un nom de domaine <champagne.ch> que la société avait enregistré et qui était disponible en France. Le CIVC a requis en outre l’annulation du nom de domaine. En effet, la société avait choisi cette dénomination car elle correspondait au nom de la commune suisse du canton de Vaud dans laquelle elle était établie.

Or le traité Franco-Suisse du 14 mai 1974 sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques spécifie que les homonymes sont autorisés uniquement s’ils ne prêtent pas à confusion, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le TGI de Paris a alors considéré que, regardant les produits et le nom de domaine, les consommateurs étaient induits en erreur. Il a ainsi ordonné l’annulation du nom de domaine.

Mais en 2011, dans l’affaire WIPO Case No. DCO2011-0026 sur le nom de domaine <champagne.co>, la solution a été tout autre. L’affaire opposait le CIVC au réservataire du nom de domaine <champagne.co>. Le CIVC a pour principale mission de défendre, préserver et promouvoir les intérêts des vins vendus sous l’appellation d’origine « Champagne ».  Mais le CIVC n’a pas réussi à démontrer que ses droits sur l’appellation d’origine constituaient une marque non enregistrée ce qui lui aurait permis de faire valoir ses droits lors de la procédure UDRP. En effet, selon l’article 4(a) de l’UDRP, un demandeur doit prouver que le nom de domaine incriminé est identique ou similaire de façon déroutante à une marque ou une marque de service dans laquelle le demandeur a des droits.

C’est ainsi que l’expert n’était pas satisfait des arguments du CIVC qui évoquait une marque non enregistrée mais notoire. Le CIVC n’a pas suffisamment démontré le lien entre l’appellation d’origine et la marque dont il se prévalait : l’expert a donc autorisé l’utilisation du nom de domaine <champagne.co>.

L’affaire « Parma-schinen.com »

Le Consortium des producteurs certifiés de jambon de Parme possède plusieurs marques enregistrées pour les signes « PARMA », « PROSCIUTTO DI PARMA » et « PARMA HAM ». Un allemand a enregistré le nom de domaine <parma-schinken.com>. Or, le terme « schinken » est la traduction de « jambon » en allemand. Si le fait que « Parma » soit protégé par une appellation d’origine n’a eu aucun impact pour la procédure UDRP, l’expert a bien pris en compte les marques enregistrées pour déterminer la confusion existant entre le nom de domaine en question et lesdites marques car il s’agissait d’une traduction.

Il est donc possible de faire annuler un nom de domaine lors d’une procédure UDRP lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est en cause mais seulement s’il existe une marque enregistrée qui pourra être prise en compte par l’expert lors de la procédure.

Doit-on agrandir le champ de la procédure UDRP aux indications géographiques ?

Pour qu’un expert, lors d’une procédure URDP accorde l’annulation ou le transfert d’un nom de domaine, la condition principale est l’existence d’une justification d’un droit de marque dont la preuve est la charge du demandeur. Ainsi, la procédure UDRP ne concerne que les marques et un demandeur qui n’aurait pas enregistré de marque relativement à une indication géographique n’a d’autre choix que de recourir à une procédure judiciaire par la voie d’une action en concurrence déloyale, une action pour parasitisme ou encore une action pour pratique commerciale trompeuse.

Mais finalement, ne serait-il pas plus judicieux d’étendre le champ d’application de la procédure UDRP aux indications géographiques et aux appelations d’origine qui ont une importante valeur économique et culturel ?

Si cette procédure fonctionne correctement pour les marques, il est possible de penser que ce serait le cas également pour les indications géographiques.

Des propositions en ce sens ont été faites par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) lors de sa trente et unième session à Genève, les 17 – 21 mars 2014. Les coauteurs de la proposition ont fait part de leurs inquiétudes au regard des lacunes existantes dans la procédure UDRP qui sont un « obstacle à la préservation des intérêts légitimes des titulaires de droits ».

En effet, accepter que des registrants utilisent des noms de domaine profitant d’une indication géographique porte préjudice au système des noms de domaine dans son entier. Celui-ci repose essentiellement sur la confiance des internautes et si ceux-ci sont trompés par de telles pratiques, le système dans son entier risque d’en pâtir.

La seule difficulté concernant les indications géographiques est le manque d’un registre officiel comme il en existe en matière de marque. Mais cette difficulté peut être résolue si un registre est créé, tant et si bien qu’il serait alors possible d’ajuster la procédure UDRP afin que soient acceptées les plaintes sur la violation de la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.

Pour l’instant, amender l’UDRP afin que la procédure intègre les indications géographiques n’est pas à l’ordre du jour. L’affaire est donc à suivre…

Comment protéger au mieux un dessin et modèle ? Précisions suite à la décision « Trunki »

47« Trunki » contre « Kiddee case »

Dans une décision du 9 mars 2016, la Cour Suprême britannique s’est prononcée sur la prétendue contrefaçon d’un dessin et modèle communautaire de la valise « Trunki ». Cette décision était très attendue, elle donne de nombreuses indications sur les critères pris en compte par les juges dans l’appréciation de la contrefaçon des dessins et modèles communautaires réalisés à partir d’un ordinateur. Cette décision va avoir pour conséquence d’influencer les conseils à donner aux designers qui enregistreront leurs dessins et modèles dans le futur.

Le litige concerne deux sociétés anglaises fabriquant des valises pour enfants. Ces bagages se distinguent de bagages classiques et présentent une certaine originalité puisqu’ils ont l’allure d’animaux, permettent aux enfants de s’y asseoir à califourchon et d’avancer comme s’il s’agissait d’un trotteur. La société Magmatic qui fabrique les valises « Trunki », et a été concurrencée par PMS International, qui propose des modèles de valises similaires mais à prix discount, les « Kiddee case ».

En première instance, le juge avait estimé que le DMC de la valise « Kiddee Case » était une contrefaçon de la valise « Trunki ». La Cour d’appel a infirmé cette décision aux motifs que le juge n’avait pas interprété de la bonne façon l’impression d’ensemble du DMC. Il n’a par ailleurs pas pris en compte le manque d’ornementation sur la surface du DMC ainsi que les différences de couleurs entre le corps de la valise et les roues.

La position de la Cour d’Appel a été soutenue par la Cour Suprême qui a considéré que la valise « Kiddee Case » n’était pas une contrefaçon du DMC de Magmatic. A première vue, cette solution peut paraitre étonnante mais la Cour a n’a pas manqué de rappeler que le jugement n’avait pas pour but de protéger les idées mais de déterminer l’étendue de la protection d’un DMC. Le juge a admis qu’il était clair que la valise « Kiddee Case » a été conçue en s’inspirant du modèle de la valise « Trunki ». PMS International avait clairement énoncé qu’il souhaitait créer un modèle alternatif mais à prix discount, puisque cela n’existait pas actuellement sur le marché.

Evidemment mécontent de la décision de la Cour Suprême, le fondateur de Trunki a lancé une campagne #ProtectYourDesign sur Twitter, certes pour protester contre la décision mais également dans le but de militer pour une meilleure protection des designers.

Cette décision donne d’importantes indications sur les notions clés servant à l’appréciation de la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire. Par le biais d’un obiter dictum, la Cour Suprême britannique a permis de clarifier la situation des dessins ou modèles générés par ordinateur, qui, on le sait désormais, bénéficient d’un champ de protection moins étendu que les DMC représentés par des dessins au trait.

Magmatic est titulaire d’un DMC constitué de six dessins. Ces derniers ont été réalisés à partir d’ordinateurs, on parle de DAO – Dessins Assistés par Ordinateur.

Impression visuelle d’ensemble, manque d’ornementation sur la surface et contrastes de couleurs

Pour déterminer si un dessin ou modèle en contrefait un autre, les juges se basent sur l’impression visuelle d’ensemble.  Dans l’affaire « Trunki » contre « Kiddee case », l’impression visuelle globale donnée par la valise « Trunki » est celle d’un animal à cornes tandis que la valise « Kiddee » renvoie plutôt à un animal à antennes ou ayant des oreilles. Il a été considéré que les cornes constituent un élément significatif du DMC étant donné qu’elles modifient l’impression visuelle d’ensemble de l’animal.

Les juges ont également estimé que le manque d’ornementation sur la surface renforce l’impression qu’il s’agit d’un animal à cornes donnée par le DMC de Magmatic. La simplicité ou le minimalisme peut explicitement constituer une caractéristique d’un dessin ou modèle.

C’est ce qui avait été décidé dans une des nombreuses décisions opposant Samsung à Apple à propos du design de leurs smartphones et tablettes.

 La décision Samsung Electronics Ltd v Apple Inc de 2013 concernait l’enregistrement d’un dessin et modèle d’iPad, reconnu pour son design minimaliste et pour lequel par conséquent le manque d’ornementation constitue un élément important du dessin et modèle. Lorsqu’un DMC crée par DAO ne présente pas d’ornementation, ce manque doit être interprété comme étant un caractère du modèle. En effet, ce type de technologie permet de créer facilement des détails tels que le décor de la surface d’un objet. Ainsi, son absence doit être interprétée comme étant délibérée.

Cela veut également signifier qu’il devient plus aisé pour les contrefacteurs de copier des dessins et modèles en toute impunité. Il suffirait d’utiliser des dessins ou modèles au design relativement épuré et d’y ajouter quelques ornementations pour enregistrer un dessin ou modèle similaire sans qu’il ne constitue une copie.

Concernant les couleurs, le DMC en question était représenté par des nuances de gris. Les roues, la sangle et le joint en caoutchouc central apparaissaient dans une autre nuance de gris que celle du reste de la valise. En première instance, le juge avait estimé que le DMC ne concernait que la forme et qu’ainsi, un contraste de gris n’était pas pris en compte. Le DMC ne prétendait pas à la protection d’une forme spécifique mais d’un objet présentant différentes couleurs.

Ces précisions apportées par la décision de la Cour Suprême britannique sont l’occasion d’offrir quelques conseils pratiques permettant de bénéficier de la meilleure protection de vos dessins et modèles :

  • La décision Trunki indique clairement que réaliser des dessins au trait permet de bénéficier d’une meilleure protection que s’il s’agit de dessins ou modèles réalisés par ordinateur (DAO).
  • Procéder à plusieurs dépôts est également préférable puisque la protection sera plus étendue.
  • Lors de l’appréciation de la contrefaçon, la comparaison de deux dessins n’est pas effectuée lorsque l’objet est en cours d’utilisation. Ainsi, s’il s’agit d’un produit complexe, c’est-à-dire un produit composé de plusieurs parties permettant à l’objet d’être dés-assemblé et ré-assemblé :
  • Il faut faire apparaitre sur le dessins ou modèle les parties visibles lors de l’utilisation normale du produit par le consommateur
  • Mais, il ne pas faire apparaitre les pièces non-visibles/pièces de rechange.
  • De plus, attention à ne pas ruiner la nouveauté ! Si le créateur divulgue le dessin, il détruit la nouveauté et donc le caractère propre du dessin ou modèle. Cependant, il existe une période de grâce de 12 mois après la divulgation qui lui de déposer son dessin ou modèle.
  • Par ailleurs, pour éviter tout litige ultérieur, il convient de s’assurer que le déposant est bien le titulaire des droits d’auteur portant sur le dessin ou modèle.
  • Enfin, avant toute démarche, il est nécessaire de s’assurer que le dessin ou modèle n’a pas déjà été déposé par quelqu’un d’autre.

Dreyfus peut vous conseiller et vous accompagner dans la protection de vos dessins et modèles.

ICANN : amélioration des mécanismes de protection des marques dans le cadre des new gTLDs

3Un groupe de travail de l’ICANN a été chargé d’analyser les mécanismes de protection des marques dans le programme des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs). Le groupe de travail devra améliorer ces mécanismes afin d’offrir une meilleure protection aux titulaires de marques.

Un changement nécessaire

Ce n’est évidemment pas la première fois que l’ICANN se réunit pour émettre des recommandations sur les mécanismes de protections des droits des marques.

Mais cette fois-ci, un examen semble être inévitable, car ces mécanismes ont été créés en même temps que l’apparition des nouvelles extentions de noms de domaine, etsont donc mis à l’épreuve depuis quelques années seulement. .

Des critiques ont également été adressées à la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), qui a pour but de protéger les marques déposées. Cette procédure offre aux titulaires de marques une protection rapide et à moindre coût de leurs droits, mais se trouve être peu efficace en pratique pour défendre les détenteurs de marques lésés. Par son biais, ces derniers peuvent faire cesser l’usage illégitime d’un nom de domaine qui usurperait leur marque. En revanche, ils n’ont pas de contrôle sur un éventuel transfert du nom de domaine litigieux.

Les différents mécanismes de protection des marques

Le groupe de travail, composé d’environ deux cent personnes, analysera différents mécanismes, notamment l’URS system, qui comporte donc des insuffisances.

Il examinera aussi le Trademark Clearinghouse. Ce mécanisme ouvert le 26 mars 2013 permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers.

Enfin, le groupe de travail se penchera sur la procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), qui est une procédure de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine. Elle permet de trouver des voies alternatives pour les titulaires de marques lorsqu’un nom de domaine usurpe leur marque. Il est ici question de trouver des procédures simples à comprendre et à utiliser pour les détenteurs de marques.