Paquet Marques – Suppression de l’exigence de représentation graphique

Suite à notre précédente analyse des modifications générées par le projet de transposition en droit français du « Paquet Marques », nous analysons plus particulièrement la suppression de l’exigence de la représentation graphique de la marque.

En effet, l’entrée en vigueur de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) signifie la disparition au niveau européen du critère de représentation graphique, jusqu’alors essentiel à l’enregistrement d’une marque. Il suffit désormais que le signe soit distinctif et qu’il soit représenté « dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. » (Article 3). Cette modification est prise en compte par les projets d’ordonnances « Paquet Marques » avec un nouvel article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ouvrirait la possibilité de l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.

 

La représentation graphique, frein à la reconnaissance des marques olfactives et gustatives

 

L’exigence de représentation graphique n’a pas empêché la protection de marques tridimensionnelles ou sonores, mais elle s’est révélée être un obstacle insurmontable à l’enregistrement de  marques olfactives ou gustatives.

 

Pourtant, les offices d’enregistrement n’étaient pas réfractaires à une telle protection, comme en témoigne un dépôt réussi pour une odeur d’herbe (OHMI, 11 Février 1999, R. 156/1998-2), ou pour une odeur de bière (Unicorn Products, GB 2000234). Si les demandes n’étaient pas toujours couronnées de succès, la possibilité d’une protection avait au moins le mérite d’exister. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait cependant mis un terme à cette évolution par son arrêt Sieckman (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C- 273/00), en affirmant que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments. ». Satisfaire l’exigence de représentation graphique nécessitait donc la présence « de figures, de lignes ou de caractères », ce qui était possible pour les marques sonores (graphiques) et tridimensionnelles (figures), mais impossible pour les marques olfactives et gustatives.

 

Une suppression pour contrer la jurisprudence européenne

 

En supprimant cette exigence, le nouvel article L. 711-1 opèrerait un changement bienvenu. Les dessins et modèles, les brevets, et le droit d’auteur, étaient insuffisants pour assurer la protection de ces signes olfactifs et gustatifs. Intenter une action en contrefaçon n’était donc pas possible, et seule demeurait l’action en concurrence déloyale. Celle-ci était pourtant trop contraignante.

Désormais, l’article L. 711-1 exigera que le signe soit représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. ». L’objet de la protection, c’est à dire le signe pour lequel on sollicite un enregistrement en tant que marque, doit donc avant tout être identifiable.

 

La principale difficulté pour enregistrer une marque olfactive ou gustative consistera donc à trouver un moyen suffisamment intelligible, durable, clair et précis pour traduire l’odeur ou le goût que l’on souhaite protéger. Cette traduction devra permettre de déterminer ce qu’est le signe et la particularité qui le rend reconnaissable. Par exemple, pour une odeur de rose, il faudra pouvoir distinguer l’odeur d’une espèce de rose en particulier et non toutes les odeurs de roses. Le signe correspondra à cette odeur en particulier et sa  représentation devra permettre de l’identifier et de la reconnaître. Le déposant pourra également fournir une formule chimique. On identifiera ainsi l’odeur grâce à cette formule, capable d’être représentée graphiquement. En effet, si les limites du signe ne sont pas clairement déterminées, il sera ensuite impossible de vérifier qu’il remplit bien les autres critères de la marque, notamment celui de la distinctivité.

Ces représentations nouvelles sont désormais possibles à mettre en œuvre grâce à des moyens techniques offrant des garanties suffisantes. Ainsi, une formule chimique, une description, un échantillon, ou la combinaison de ces éléments, peuvent à présent remplir le critère de représentation.

 

Les répercussions de la suppression de l’exigence de représentation graphique

 

Supprimer l’exigence de représentation graphique conduit à s’adapter aux nouvelles technologies, aux développements de l’innovation et à la  compétitivité entre entreprises. Néanmoins, l’évolution du droit des marques en la matière ne fait que commencer et soulève de nombreuses questions. Par exemple, l’INPI (comme les autres offices européens) est peu habitué à devoir examiner des formules chimiques ou des échantillons, et il devra s’adapter à ces nouveaux moyens de représentation et à leurs conséquences pratiques. En outre, ces changements auront également un impact pratique sur l’appréciation de la contrefaçon. Par exemple, établir l’existence d’une utilisation frauduleuse d’une odeur pourra se révéler plus ardu que d’établir la fraude pour une marque représentée graphiquement.

Les consommateurs utilisent bien peu leur odorat ou leurs papilles pour identifier une marque. De ce fait, une fois enregistrée, une marque olfactive ou gustative pourrait avoir de grandes chances de se voir frapper de déchéance. Ces marques sont, pour le moment du moins, peu nombreuses et par conséquent les juridictions compétentes devront  probablement attendre longtemps afin de pouvoir apprécier ce qui constitue ou non une représentation claire et précise. La prise en compte de l’existence de ces marques par le droit est bienvenue, mais elle n’entrainera pas nécessairement leur usage répandu.

 

A suivre…

Interview Nathalie Dreyfus : Nom de domaine, un actif et des risques

Les enregistrements de noms de domaine sont en constante augmentation, atteignant une croissance de 3,5% en 2018. Les noms de domaine représentent un actif immatériel important pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques. Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.

Les procédures alternatives de résolution des conflits (de type UDRP) restent pour le moment la solution la plus adéquate, plutôt que la voie judiciaire, pour résoudre les litiges liés à ces précieux actifs. En outre, les litiges relatifs aux noms de domaine ont récemment augmenté. En raison de l’anonymisation des fiches WHOIS, ayant vocation à se conformer aux dispositions du RGPD, l’accès aux données d’identification des réservataires est rendu quasiment impossible. En conséquence, en l’absence de ces données, il est désormais plus difficile de demander le simple transfert d’un nom de domaine litigieux au réservataire, ce qui engendre une augmentation des procédures UDRP. Au regard de l’importance grandissante des noms domaine, de nouveaux systèmes doivent être pensés tels que des procédures de levée d’anonymat.

Avec l’accroissement de la valeur des noms de domaines, de nouvelles interrogations apparaissent. Pourquoi les noms de domaine sont-ils autant un actif de valeur qu’un facteur de risque ? En quoi les cyberattaques ont-elles un impact sur les noms de domaine ? Comment résoudre les litiges liés aux noms de domaine ? Comment prévenir les risques liés aux noms de domaine ?

Le magazine « Expertises » consacre dans son édition d’avril 2019,  une interview à Nathalie Dreyfus qui répond à toutes les interrogations de Sylvie ROZENFELD concernant les noms de domaines.

En voici un bref aperçu :

« Le nom de domaine continue de représenter un actif immatériel important de l’entreprise, bien qu’on accède de plus en plus aux sites via les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Il est devenu presqu’aussi important qu’une marque. Il représente aussi un risque, un facteur de vulnérabilité pour les entreprises. Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes comme la poursuite des réservataires. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense. »

L’interview complète est à retrouver ici : Expertise n°445.

 

Le Cabinet Dreyfus & associés a été classé « excellent » par le magazine Décideur.

Cette année, encore une fois, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été nommés comme « Excellent » dans la catégorie « Meilleurs Conseils en Propriété Intellectuelle en France » pour les marques et dessins & modèles en 2019.

C’est une fierté pour le cabinet qui, de manière constante, est cité dans ce magazine classant les meilleurs experts de différents domaines passant de la Propriété Industrielle au Droit Fiscal et ce, dans 50 pays.

En effet, depuis 2017, Dreyfus & associés prouve son expertise tant dans les noms de domaine que dans l’anticipation des risques sur Internet ; point décrit positivement par Décideur Magazine dans son classement 2019 :

« CABINET DREYFUS : APPREND A SES CLIENTS A ANTICIPER LES RISQUES SUR INTERNET

Track record : spécialistes des NTIC, le cabinet a mis en place cette année une nouvelle stratégie pour mieux aider les entreprises à se conformer au RGPD. Autant pour de grands groupes que pour des start-up, il les aide à intégrer cette nouvelle réglementation, et leur apprend à anticiper les risques sur Internet. Il couvre également un nombre important de dossiers à l’international, porté par l’expérience de Nathalie Dreyfus.
Différenciation : l’équipe accompagne ses clients au cas par cas, le seul moyen, selon elle, de protéger efficacement leurs marques ou leurs noms de domaines. Fort d’une double compétence juridique et technique, le cabinet l’hésite pas non plus à traiter des dossiers particulièrement complexes, considérés comme atypiques ou d’exception. »

Merci à Leaders League pour leur confiance et leur classement plus que gratifiant.

Dreyfus accompagne les entreprises dans la gestion, la valorisation et la défense de toutes les problématiques associées à la vie de leurs titres de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, droits d’auteur, noms de domaine, brevets) dans la sphère réelle comme sur l’Internet.