Collectivités territoriales et EPCI : profitez des procédures d’alerte et d’opposition

AnticiperPris en application de certaines dispositions de la loi Hamon[i] venant accroitre les possibilités offertes aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour protéger leurs droits, le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 vient fixer les modalités de la demande d’alerte en cas de dépôt d’une marque contenant leur nom.

En effet certaines collectivités territoriales avaient pu être l’objet d’appropriations par des tiers de leur dénomination. Or, elles ne pouvaient s’y opposer que pour les produits et services en rapport avec les missions de service public confiées pour le compte des administrés[ii].

A titre d’exemple, la commune de Laguiole a tenté de faire interdire l’utilisation par un tiers de son nom à titre de marque. Ce tiers commercialisait des produits qui n’étaient pas fabriqués dans la commune. La Cour d’appel de Paris, confirmant un jugement en première instance, a débouté la commune de ses demandes en nullité de marque et pratiques commerciales trompeuses. Selon la Cour, « la réputation du terme « laguiole » tient aux produits précis que sont le couteau et le fromage qui tirent leur nom de celui de la commune et qu’il n’est pas démontré qu’à la lecture de ce catalogue le consommateur ait été trompé sur l’origine géographique de la multitude de produits de toutes natures revêtus des marques comprenant le terme « Laguiole » en pensant qu’ils proviennent tous d’une petite commune rurale de quelques 1.300 âmes ».[iii] La Cour d’appel retient donc non seulement que le risque de confusion entre l’origine des produits et la commune n’était pas établi mais également et surtout que la commune ne faisait pas la démonstration d’une atteinte à ses droits antérieurs.

Pour faire face à ces difficultés, la loi Hamon a tout d’abord introduit la possibilité pour les acteurs économiques des secteurs artisanal et industriel et les collectivités territoriales de demander la protection de leurs produits industriels et artisanaux au titre des indications géographiques. La procédure complexe nécessite notamment l’envoi d’un dossier d’homologation.

Cette loi a également introduit la possibilité pour les collectivités territoriales de formuler des observations ou de former opposition à l’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à une indication géographique ou au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité ou de l’établissement au sens de l’article L711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Sans surveillance, cette opportunité risquait de rester lettre morte. C’est chose faite puisque l’article L712-2-1 du CPI introduit par la loi Hamon dispose : « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination dans des conditions fixées par décret ». Plus d’un an aura été nécessaire pour que ce décret d’application en fixe enfin les modalités.

Cette procédure d’alerte permet de pouvoir réagir rapidement face à une atteinte et de pouvoir bénéficier de la procédure d’opposition devant l’INPI.

En effet il est aujourd’hui très important pour les collectivités territoriales et les EPCI de défendre leurs droits face à des appropriations de leur nom. Ainsi l’opposition permet d’empêcher l’enregistrement d’une marque avant même qu’elle ne soit exploitée si cette marque porte atteinte au nom, à l’image, à la renommée de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.

Malgré tout, il conviendra d’analyser l’opportunité de faire opposition à une marque et les chances de succès d’une telle procédure. Il appartiendra également aux collectivités territoriales et aux EPCI de démontrer, lors d’une opposition à enregistrement d’une marque, l’atteinte portée à leurs droits antérieurs (comme par exemple la renommée ou l’image d’une collectivité) ou à leurs indications géographiques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister pour toute demande de protection de produits industriels et artisanaux au titre des indications géographiques, de mise en place d’une alerte ou d’opposition à enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits au regard de ces possibilités.

[i] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

[ii] TGI Paris, 3eme chambre, 3eme section, 14 mars 2007, Cnosf, Ville de Paris / Gilbert L.

[iii] CA Paris, 4 avril 2014, n° 12/20559

Exception au droit des marques en France : la référence nécessaire est adaptée dans certaines circonstances pour communiquer sur les qualités d’un produit

Symbole copyrightA l’occasion d’un litige concernant l’usage de marque d’un tiers pour faire la promotion commerciale de son propre produit, la Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2015[1], est venue illustrer la portée de l’exception de référence nécessaire.

Si le titulaire d’une marque peut empêcher aux tiers et notamment à ses concurrents d’utiliser sa marque sans son consentement, il existe toutefois une exception à ce monopole pour les fabricants d’accessoires. En effet, aux termes de l’article L.713-6 b) du code de la propriété intellectuelle français, l’enregistrement d’une marque « ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».

Dans cette affaire, une société commercialisant des attaches dégradables pour la viticulture avait, à l’occasion d’une démonstration dans un salon professionnel, utilisé un lieur électrique vendu sous une autre marque pour démontrer la compatibilité de son produit avec ce genre d’outil très utilisé dans le milieu. La société titulaire de la marque avait alors agit en contrefaçon.

Or tandis que la jurisprudence abonde sur les accessoires à proprement parler, pour lesquels la référence à la marque d’un tiers est une nécessité, elle est moins fréquente en ce qui concerne l’utilisation du produit d’un tiers pour vanter les qualités de son produit. En effet, les attaches ne constituent pas à proprement parler un accessoire du lieur électrique de cette marque en particulier. L’idée de la société était seulement de démontrer la compatibilité de ses produits avec ce genre d’outil.

La cour de cassation va finalement rejeter la demande tendant à condamner la société après avoir examiné, d’une part la nécessité d’utiliser le produit d’un tiers dans la démonstration au public et d’autre part l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits.

L’arrêt relève tout d’abord que le seul but de la démonstration était de convaincre les professionnels de la viticulture que les attaches pouvaient être coupées par un lieur électrique. Or ne fabriquant pas un tel outil, la société avait dû utiliser le lieur électrique d’un concurrent. Le choix de ce concurrent en particulier n’était pas critiquable dans la mesure où il s’agissait du leader mondial dans son domaine. La cour en déduit que « l’information compréhensible et complète, sur la compatibilité entre les attaches et l’utilisation de lieurs électriques, ne pouvait être communiquée au public sans faire usage de la marque d’un tiers ». Finalement c’est le fait que la société n’ait eu d’autre choix qui permet de justifier cette utilisation.

Mais encore faut-il, selon les conditions prévues par l’article L713-6 b), que l’usage du signe ne soit pas de nature à créer un risque de confusion sur l’origine des produits. Or la marque du tiers n’était reproduite « ni sur les produits, ni sur leurs emballages ni même dans la documentation commerciale » mais au contraire c’était bien la marque de la société commercialisant les attaches qui était visible de sorte qu’aucun risque de confusion n’était constitué.

En conclusion il est possible d’utiliser les produits d’un concurrent pour démontrer les qualités de son produit et ce, sans son consentement à condition que cet usage soit nécessaire et qu’il ne soit pas de nature à induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-28.263, Publié au bulletin

Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

s-business-dreyfus-7Par un arrêt du 30 janvier 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (affaire T-278/13) a rendu une décision intéressante sur l’appréciation de l’usage d’une marque dans le cadre d’une action en déchéance.

Dans cette affaire il était question de l’enregistrement, en 2004, de la marque « NOW + logo » désignant des services en classes 35, 41 et 42. La société Now Wireless Ltd, visiblement intéressée par cette marque correspondant en partie à sa dénomination sociale, avait présenté une demande en  déchéance de la marque, soutenant que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit communautaire prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit de marque étant accordé afin de permettre aux entreprises d’identifier leurs produits et services par rapport à leurs concurrents et n’impliquant aucune créativité contrairement au droit d’auteur, la protection ne se justifie plus dans l’hypothèse où la marque n’est pas exploitée. Il est donc tout naturel d’offrir la possibilité à un tiers intéressé par ce signe d’obtenir la déchéance des droits de l’entreprise qui ne l’exploite pas mais qui le monopolise malgré tout.

Il convient alors pour le titulaire de la marque de démontrer que cette dernière a été exploitée en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et ce, pendant la période pertinente.

En l’occurrence, la division d’annulation avait déclaré la déchéance de la marque contestée seulement en ce qui concernait les services relevant des classes 35 et 41 tandis que les droits de marque avaient été maintenus pour les services relevant de la classe 42.

La société requérante avait dès lors introduit un recours auprès de l’Office des marques communautaire (OHMI) contre cette décision pour autant qu’elle maintenait l’enregistrement de la marque en classe 42. L’OHMI ayant rejeté le recours, c’est donc le Tribunal de l’Union européenne qui a dû trancher cette affaire et apporter des précisions quant à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services qu’elle désigne.

En l’espèce, le titulaire de la marque contestée avait démontré avoir apposé la marque sur des modems et des clés 3G et avait également fourni des services d’accès aux réseaux électroniques, des services de location d’équipement et de logiciels ainsi que des informations pour ses clients sous la marque contestée, pendant la période pertinente.

Or le problème était de savoir si ces services correspondaient à ceux désignés dans la demande d’enregistrement puisque seule la preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est protégée, permet d’écarter la déchéance. La société requérante soutenait que ces services ne correspondaient qu’à une sous- catégorie de ceux visés par l’enregistrement et qu’il convenait donc de déclarer la déchéance concernant l’autre sous-catégorie de services de la classe 42.

En effet, tout dépend des produits et services visés dans l’acte d’enregistrement. Si les produits et services visés font partie d’une catégorie large, il est de jurisprudence constante qu’il faut distinguer, au sein de cette catégorie, des sous-catégories autonomes et rechercher un acte d’usage pour chacune de ces sous catégories. Mais il se peut aussi que les produits ne puissent être divisés en sous-catégories autrement que de manière arbitraire.

En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de définir une sous-catégorie de services dans la mesure où tous « les services concernés répondaient au même besoin ». En l’occurrence, il a été souligné que « le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins ».

Finalement que peut-on conclure d’une telle décision en terme d’action en déchéance ? Tout d’abord il en ressort que l’intitulé des produits et services visé dans l’acte d’enregistrement est primordial et ne doit pas être choisi à la légère puisqu’il détermine l’obligation d’exploitation effective de la marque, mais ce premier constat est loin d’être nouveau. Il en ressort également que les produits et services d’une même classe doivent être classés selon leur finalité et leur destination auprès du consommateur. De ce fait, s’il apparaît que les produits ou services désignés s’adressent à un seul et même consommateur ils ne pourront être séparés objectivement et la preuve de l’usage de l’un d’eux suffira à emporter preuve de l’exploitation de l’ensemble.

Reste à savoir ce que le Tribunal entend exactement par « services répondant à un même besoin » et comment appliquer cette jurisprudence aux autres catégories de services et même aux produits.