Absence de droit exclusif sur l’image des biens

L’image des biens ne peut pas faire l’objet d’un droit exclusif. Il en va de même pour les biens du domaine public selon le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 avril 2018 (CE  13-4-2018 n°397047, Etablissement public du domaine national de Chambord c/ Société Kronenbourg).

Dans cette affaire, la société Kronenbourg avait utilisé pour une de ses publicités une photographie du château de Chambord. L’établissement public du domaine national de Chambord avait alors réclamé une redevance.

En première instance, le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 6 mars 2012, n°1102187) avait donné raison à la société Kronenbourg en rejetant la demande de l’établissement public au motif que si le château de Chambord appartient bien au domaine public, ce n’est pas le cas d’une photographie le représentant.

L’établissement public a donc fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, ass. plén., 16 déc. 2015, n°12NT01190) qui, bien qu’ayant rejeté les prétentions pécuniaires de l’établissement public, n’étant pas compétente pour statuer dessus, a reconnu qu’en tant que gestionnaire du domaine public il avait le pouvoir d’en gérer l’image.

N’ayant pas obtenu satisfaction, le Château de Chambord a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a rappelé que conformément à l’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’image des biens publics ne fait pas partie des propriétés appartenant à l’Etat. Il va même plus loin en affirmant que l’image d’un bien public est une chose insusceptible de propriété.

Le Conseil d’Etat profite de ce litige pour repréciser les conditions d’utilisation de l’image des biens publics. Ainsi, par principe, l’usage de l’image des biens publics échappe à tout contrôle administratif préalable. L’utilisation commerciale est donc libre et gratuite tant que la prise de vue ne conduit pas à une utilisation privative du domaine public. Dans le cas contraire, une autorisation administrative sera nécessaire.

Avec cette décision, le Conseil d’Etat rejoint la position de la Cour de cassation. En effet, en droit privé, la question du droit à l’image des biens a fait l’objet de nombreuses décisions qui ont conduit à des évolutions jurisprudentielles.

Les premières décisions se sont fondées sur l’article 9 du Code civil, c’est-à-dire le droit au respect de la vie privée. Il s’agissait de réussir à démontrer en quoi la publication de l’image d’un immeuble constituait une atteinte à la vie privée, ce qui s’est avéré extrêmement difficile en pratique (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-10.463).

La jurisprudence s’est ensuite fondée sur le droit de propriété de l’article 544 du Code civil. En effet, le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const., n° 81-132 DC, 16 janv. 1982 ). Selon l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, il s’agit d’un « droit inviolable et sacré ». Dès lors, et conformément à l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.

Dans un premier temps, la jurisprudence reconnait que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1999, 96-18.699, Café Gondré).

Puis, la jurisprudence opère un revirement notable en estimant que l’exploitation commerciale de l’image d’un bien ne constitue pas en soi une atteinte au droit de jouissance, l’atteinte n’est avérée qu’en cas de « trouble certain au droit d’usage ou de jouissance des propriétaires » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.709, l’îlot du Roch Arhon).

Par la suite, la jurisprudence va plus loin en affirmant que « e propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450, Hôtel de Girancourt).

Dès lors, le fondement de l’article 544 du Code civil est abandonné au profit de l’article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau suite à la réforme du droit des obligations) afin de caractériser le trouble anormal. Par exemple, le fait pour un viticulteur d’apposer sur ses bouteilles une image du château de l’un de ses concurrents est constitutif d’un trouble anormal (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2012 10-28.716).

Par conséquent, il n’est plus possible d’empêcher un tiers d’utiliser l’image de son bien sauf à démontrer que la diffusion de l’image cause au propriétaire du bien un trouble anormal tant en terme de parasitisme ou de concurrence déloyale que d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

Les points clés à retenir de la réunion de l’ICANN 63

La dernière réunion générale de l’ICANN a eu lieu à Barcelone, en Espagne entre le 20 et le 25 octobre 2018. Les réunions de l’ICANN permettent de discuter des problématiques liées à l’internet, ce qui concerne particulièrement les titulaires de marques. Par conséquent, il est important pour ces derniers de se tenir informer et de participer aux discussions qui ont lieu au cours ces réunions. Plusieurs sujets abordés lors de l’ICANN63 présentent un intérêt particulier pour les titulaires de marques comme les problématiques liées à l’impact du RGPD sur fiches WHOIS, les mécanismes de protection des droits et les procédures ultérieures pour le nouveau cycle de lancement des nouveaux gTLD. Le cabinet Dreyfus a assisté à l’ICANN63 et vous résume les points clés à retenir.

 

Fiches Whois : la spécification temporaire

L’un des sujets importants qui a été discuté lors de l’ICANN63 a été naturellement celui de l’impact du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) sur WHOIS. En raison de l’entrée en vigueur du RGPD, de nombreux bureaux d’enregistrements ont supprimé les données sur le titulaire du nom de domaine, rendant ainsi plus difficile la défense des titulaires de droits. Ainsi, une spécification temporaire a été adoptée en mai dernier pour permettre aux offices d’enregistrement (registry) et aux bureaux d’enregistrement (registrar) de respecter les engagements contractuels de l’ICANN et de se mettre en conformité avec les dispositions du RGPD.

La spécification temporaire maintient la possibilité de collecte de données d’enregistrement (notamment des informations concernant les titulaires de nom de domaine et des contacts administratifs et techniques), toutefois l’accès aux données personnelles est désormais limité. Pour avoir accès aux données à caractère personnel non publiques, les entités ayant un but légitime et proportionné peuvent contacter les titulaires de noms de domaine ou les contacts administratifs et techniques par un email anonymisé ou par un formulaire en ligne.

 

Le comité en charge du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) créé pour développer une politique permanente de mise en conformité avec le RGPD s’est réuni lors de l’ICANN à Barcelone pour continuer les discussions afin de décider si la spécification temporaire devrait être confirmée (qu’elle fasse consensus pour l’ICANN) ou s’il fallait la modifier d’ici le 25 mai 2019 (date à laquelle la spécification temporaire prend fin). Le comité EPDP a publié un rapport initial sur la spécification temporaire le 21 novembre 2018 qui était ouvert à commentaires publics. Les commentaires publiés en ligne ont pour but d’aiguiller l’EPDP pour élaborer son rapport final concernant l’adoption définitive ou non de la spécification temporaire.

 

Whois : un modèle d’accès unifié

L’ICANN a également proposé la création d’un modèle d’accès unifié qui centraliserait les données WHOIS. Ce système serait géré par l’ICANN qui enverrait ensuite leur retour à l’équipe de l’EPDP. L’idée derrière la création d’un modèle d’accès unifié est que l’ICANN s’assurerait que les données personnelles collectées dans le cadre de WHOIS ne soient divulguées seulement aux tiers avec un intérêt légitime. Alors que cette idée en est encore à ses débuts, celle-ci a été bien accueillie par de nombreux actionnaires. Les détenteurs de marques devraient donc s’intéresser à la suite de ce projet.

 

L’analyse des mécanismes de protection des droits

Un autre sujet important pour les titulaires de marques est l’examen des mécanismes de protection des droits dans le cadre du lancement des nouvelles extensions – new gTLDs. Le groupe de travail en est encore à sa phase 1 – qui est d’examiner tous les mécanismes de protection des droits développés pour les nouveaux gTLDs, notamment la base de donnée Clearinghouse « the Sunrise and Trademark Clearinghouse » (TMCH) et l’URS « the Uniform Rapid Suspension », procédure de résolution des litiges spécifiquement créée pour les nouveaux gTLDs pour s’occuper des cas évidents. Lors de l’ICANN63, le groupe de travail s’est réuni pour présenter ses premières analyses concernant la base de données TMCH. L’équipe de travail a également présenté ses premières constatations concernant l’URS et a fait des propositions pour des solutions opérationnelles et des politiques de recommandations. Le groupe de travail a également discuté le calendrier et les nouvelles étapes prévues pour développer le rapport initial. Il est prévu que la phase 2, qui consiste à faire un examen de la procédure UDRP, commence milieu 2019. L’UDRP est un des outils les plus efficace pour permettre aux titulaires de marque de lutter contre les enregistrements de noms de domaine effectués en fraude. Pour ces raisons, c’est également un sujet qui doit être suivi de près par les titulaires de marques.

 

Les procédures ultérieures pour les nouveaux gTLD

Enfin, le groupe de travail en charge des procédures ultérieures pour les nouveaux gTLD (noms de domaine de premier niveaux) a été créé pour analyser les expériences des nouveaux gTLD créés en 2012 et pour d’identifier des recommandations. Le groupe de travail a publié un rapport complémentaire à la fin d’octobre 2018, qui était ouvert aux commentaires. Le rapport couvre plusieurs sujets, notamment les ventes aux enchères en derniers recours de l’ICANN.

L’ICANN approuve le ‘ .amazon’

L’ICANN a approuvé l’extension ‘.amazon’ malgré l’opposition de l’Organisation du traité de coopération amazonienne. En contrepartie, la société Amazon a accepté de mettre en place des mesures appelées « engagements d’intérêt public » afin d’éviter toute confusion entre le nom de domaine et la région géographique amazonienne ou avec l’organisation du traité de coopération amazonienne.

L’approbation de ‘.amazon ‘ par l’ICANN pourrait ouvrir la voie à un futur cycle de candidatures pour de nouveaux gTLD.

Les trois prochaines réunions de l’ICANN qui auront lieu en 2019 seront entre le 9 et 14 mars à Kobé, au Japon, , puis entre le 24 et 27 Juin à Marrakech au Maroc, et enfin la dernière de l’année aura lieu à Montréal au Canada entre le 2 et 7 novembre 2019. Nous suivrons naturellement de près tous les développements.

Entre parasitisme et atteinte à une marque renommée : le sort d’une marque homonyme

Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (n° 16-23694), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du parasitisme ainsi que l’utilisation de la notion de juste motif au regard de l’usage d’une marque renommée, ceci, dans le cadre de l’emploi contesté du nom de famille Taittinger. L’affaire oppose d’une part l’un des membres de la famille Taittinger et la société Taittinger CCVC ayant procédé au rachat des parts de la société familiale. En effet, la famille Taittinger a procédé à la cession de l’ensemble des parts de cette société, propriétaire d’une marque de champagne éponyme. L’une des clauses du contrat de cession était une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur qui stipulait que les membres de cette famille s’engageaient à ne pas faire usage de la marque « TAITTINGER » pour désigner des produits qui entreraient en concurrence avec l’activité cédée, à savoir la commercialisation de champagne. Plus tard, l’une des membres de la famille Taittinger a procédé au dépôt de la marque « Virginie T » pour désigner divers produits et notamment du champagne. Afin de promouvoir son activité, la déposante a réservé le nom de domaine <virginie-t.com> mas également plusieurs noms reproduisant son nom de famille en entier, et notamment : <virginie-taittinger.com> et <virginie-taittinger-champagne.com>. Ces derniers redirigent vers le site internet rattaché au nom de domaine <virginie-t.com>, où apparaît d’ailleurs le nom Taittinger à diverses reprises. En conséquence de ce qui précède, la société Taittinger CCVC invoque l’utilisation du signe Taittinger afin de promouvoir et vendre le champagne dénommé « Virginie T » mais également la « mise en œuvre d’une communication systématiquement axée sur le nom de famille » Taittinger et assigne la titulaire de la marque « Virginie T » sur la base de la violation du contrat de cession des titres, de l’atteinte à la marque renommée « TAITTINGER » et du parasitisme.

La clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur

Si ce point ne constitue pas le cœur de l’arrêt, il permet néanmoins d’apporter des précisions sur la portée d’un mandat dans le cadre de la cession de titres. En effet, et en l’espèce, la titulaire de la marque « Virginie T » avait mandaté son père, avec faculté de substitution, qu’il avait d’ailleurs exercée, pour procéder à la cession de ses parts au profit de la société Taittinger CCVC. A cet égard, la Cour d’appel avait condamné Madame Taittinger pour avoir enfreint la clause constituant une garantie d’éviction du fait personnel du vendeur. Or la Cour de cassation rappelle que le mandat embrasse uniquement les actes d’administration, le mandataire ne pouvant rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Ainsi, si le mandat de vente autorisait le mandataire « à souscrire à tout engagement ou garantie », cela n’emportait pas le pouvoir de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage par le mandant de son nom de famille dans la mesure où ceci constitue un acte de disposition.

La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. L’atteinte à la marque renommée « Taittinger » L’un des deux apports principaux de l’arrêt du 10 juillet 2018 se trouve dans l’appréciation de la notion de juste motif vis-à-vis de l’usage d’une marque renommée. En effet, la société Taittinger CCVC avait invoqué l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Si la renommée de la marque « TAITTINGER » n’est pas contestée, Virginie Taittinger réplique toutefois en invoquant l’exception de juste motif issu de l’article 5, 2° de la directive européenne 89/104/CEE du 21 décembre 1999 et à la lumière duquel le juge national se doit d’interpréter le texte français. En conséquence de quoi la Cour d’appel avait relevé que le consommateur était conduit à établir un lien entre la marque cédée et invoquée et la promotion faite des produits de Virginie Taittinger. Toutefois, la Cour d’appel n’avait pas condamné cette dernière dans la mesure où, en rappelant son origine familiale, celle-ci ne tirait pas indument profit de la renommée de la marque « TAITTINGER », ni ne portait préjudice à sa valeur distinctive. La cour avait alors ajouté que son nom suffisait à identifier son parcours professionnel ou son expérience passée, même agrémentés de photographies. Dans son arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sur ce point. En effet, la cour souligne que l’application de l’article L713-5, à la lumière de la directive européenne, doit se faire en deux temps. Ainsi, le titulaire de la marque renommée doit tout d’abord démontrer qu’il a été indûment tiré profit de la renommée de la marque, puis il appartient au tiers de démontrer que l’usage de cette marque renommée, ou d’un signe similaire, a un juste motif. En conséquence, la Cour d’appel n’avait pas à apprécier le profit indûment tiré de la renommée de la marque par rapport à l’existence éventuelle d’un juste motif mais aurait dû apprécier cette dernière une fois l’atteinte caractérisée. La nouveauté apportée par cet arrêt réside donc dans le fait, pour la Cour de cassation, d’indiquer que l’exception de juste motif n’est pas un élément de l’atteinte portée à la marque relevée, mais un fait exonératoire qui s’applique une fois l’atteinte caractérisée. Aucune précision n’est cependant donnée quant à une éventuelle définition ou application de la notion de juste motif. Or l’homonymie entre une marque renommée et le patronyme du tiers en faisant usage aurait pu être l’occasion pour Cour de cassation d’utiliser cette notion et, par conséquent, de la préciser. Le parasitisme  L’appréciation du parasitisme qui est faite par la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juillet 2018 constitue le deuxième apport de celui-ci. A cet égard, et comme le rappelle la Cour de cassation, le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour d’appel avait ainsi également rejeté les prétentions de la société Taittinger CCVC sur la base du parasitisme. En effet, et selon les juges, la société n’avait pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls leurs efforts et investissements, notamment promotionnels, nécessaires à la caractérisation d’un acte de parasitisme. Ici encore, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, et selon les juges de cassation, cette dernière aurait dû prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, et non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société pour étudier la caractérisation, ou non, d’un acte de parasitisme dans l’espèce présentée.

Ainsi, cette décision s’inscrit non seulement parmi les affaires traitant de l’homonymie entre une marque renommée et un nom patronymique, mais permet également de mieux appréhender l’utilisation de la notion de motif légitime dans le contexte de l’atteinte à une marque renommée ainsi que le critère de la notoriété dans le cadre de la caractérisation d’un acte de parasitisme. Le fait de tirer profit de la renommée d’une marque n’implique donc pas nécessairement la caractérisation de l’atteinte à une marque renommée, mais ce fait peut être déterminant au regard de la caractérisation d’un acte de parasitisme pour lequel il n’existe pas d’exception pour juste motif.