Who’s Who Legal France 2017

PrintNathalie Dreyfus a été référencée dans le Who’s Who Legal France 2017. Elle est citée aux côtés de 30 autres spécialistes des marques. WWL déclare : « Nathalie Dreyfus est une experte en marques qui est reconnue avec une expérience considérable en matière de conseil clients sur les questions transfrontalières. En tant que conseil en propriété industrielle et mandataire européen, elle occupe une portion idéale pour offrir des prestations complètes à ses clients. » WWL met également en avant le cabinet, insistant sur les prix décernés au cabinet et l’expertise de son équipe.

Dreyfus remercie Who’s Who Legal pour avoir nous avoir recommander. Cela nous incite à continuer à fournir un travail de qualité.

Les points marques ont le vent en poupe

Les points marques ont le vent en poupe (2017 – suite article blog n°76)

Noms de domaine : état de situation du <.marque> en 2017

En juin 2011, le programme des nouveaux gTLDs a été lancé par l’ICANN dans le but de stimuler l’innovation et la concurrence. C’est ainsi qu’on a découvert les demandes pour les new gTLDs en octobre 2013.

Dans ce contexte et à la surprise générale, de nombreuses demandes pour des <.marque> ont été déposées (cf. http://www.dreyfus.fr/marques/nouvelles-extensions-tous-a-vos-marques). De ce fait, des entreprises disposant de marques protégées ont pu postuler pour leur propre marque en tant que domaine de premier niveau à titre d’ extension de nom de domaine, au même niveau dans la racine que les <.com>.

La procédure d’enregistrement d’un domaine de premier niveau est bien plus complexe que l’enregistrement d’un nom de domaine dans la mesure où il est nécessaire de devenir opérateur de registre. C’est un processus long et couteux et il n’est plus possible de soumettre une demande aujourd’hui. Une nouvelle période d’ouverture devrait avoir lieu mais pas avant 2020. Afin d’être accrédité opérateur de registre, l’ICANN a procédé à une évaluation technique et opérationnelle, sur la base d’un dossier de candidature. Le candidat devait soumettre ses infrastructures (serveurs et réseaux) à des tests afin de contrôler leur viabilité et leur sécurité. En outre, la somme de 185 000 US dollars devait accompagner la candidature, puis 25 000 US dollars réglés à l’ICANN par an et par « extension ». Une fois le processus d’évaluation complété, le candidat a obtenu la pré-délégation et a signé un accord de registre (Registry Agreement) avec l’ICANN afin de garantir le respect de ses règles de fonctionnement. Si le candidat ne dispose pas des compétences techniques, il peut contracter avec un prestataire qui se verra imposé les tests technique et opérationnel.

En janvier 2017, on dénombre un total de 551 « extensions » en <.marque>. Mais c’est 2016 qui s’impose comme l’année du <.marque> dans la mesure où 46% des domaines de premier niveau déléguées correspondaient à des « extensions » <.marque>.

Les new gTLDs (generic Top Level Domains), c’est à dire les nouveaux domaines de premier niveau et en l’occurrence les <.marque> se répandent de plus en plus et ce, pour plusieurs raisons.

D’abord parce que l’extension <.marque> implique une meilleure visibilité sur l’Internet mais aussi et surtout davantage de sécurité dans la mesure où seuls les titulaires de marques peuvent enregistrer ce type de domaines.

Ces domaines de premier niveau permettent ainsi d’écarter le risque de confusion qu’il peut y avoir lorsque la marque apparait dans le nom de domaine ou dans le sous-domaine. En effet, afin de se voir attribuer la délégation d’un domaine de premier niveau, la preuve des droits antérieurs de la marque doit être apportée à l’ICANN. Il s’agit dès lors d’un moyen efficace pour réduire la cybercriminalité tel que le phishing. De ce fait, on peut aisément imaginer qu’une fois que les internautes auront pris l’habitude d’associer les sites officiels au <.marque> qui leur correspond, ces derniers seront beaucoup plus méfiants vis-à-vis des noms de domaine comportant d’autres « extensions ». Cette sécurité est primordiale pour certaines marques, en particulier les banques, souvent victimes de phishing. C’est pourquoi, comme l’illustrent les recherches d’Alexa Internet, une société américaine spécialisée dans l’analyse des données, les deux « extensions » les plus populaires appartiennent respectivement à Banco Bradesco, une banque brésilienne, et BNP Paribas, la banque française. En outre, Barclays vient d’enregistrer l’« extension » <.barclays>.

Dans un second temps, l’ouverture du programme des nouveaux gTLDs a permis la création d’entités telles que The dot brand Observatory dont l’activité est de guider les marques à créer leur « extension » <.marque>.

En effet, les stratégies de marques sur l’Internet sont devenues un enjeu incontournable pour les professionnels mais le succès n’est jamais garanti. A la fin de l’année 2015, The dot brand Observatory a été créé afin d’assister les entreprises dans leur stratégie de noms de domaine de premier ou second niveau. Ce programme de recherche procède à une analyse complète des marques enregistrées en tant que domaine de premier ou second niveau, en tenant compte de leur environnement, de la stratégie de nommage de la marque et de leur approche marketing. Depuis leur début, ils ont assisté à l’accroissement fulgurant des domaines de premier niveau <.marque>.

Enfin, le développement de ces domaines de premier niveau permet un meilleur rayonnement de la marque sur l’Internet et simplifie son accès à tous dans la mesure où l’extension. <.marque> est souvent mieux référencée, conférent ainsi une meilleure visibilité à la marque. En outre, les entreprises peuvent déployer des accès réservés seulement à leurs clients, à leur personnel, aux prospects, ou bien n’utiliser qu’un seul site Internet accessible aux trois catégories d’utilisateurs.

Aujourd’hui, il est intéressant de constater que beaucoup de marques utilisent l’extension <.marque> mais à des fins différentes selon les entreprises. A en croire les statistiques de The dot brand Observatory, pour la majorité des marques, l’extension <.marque> vise le site Internet principal de l’entreprise. Toutefois, certaines préfèrent utiliser ce <.marque> à destination des consommateurs exclusivement ou bien de l’entreprise en interne. Mais d’autres sociétés utilisent un <.marque> pour satisfaire les deux catégories, tel que <.bnpparibas>, la seule entreprise à exploiter son <.marque> comme site à destination de ses clients et comme intranet.

Autour de l’utilisation des <.marque> s’est dessinée une nouvelle catégorie d’extension <.label>. Un exemple du <.label> : le <.eco>.

L’extension <.eco> a été lancée le 1er février 2017 avec pour idée de permettre aux réservataires de noms de domaine dans cette extension de montrer aux consommateurs la qualité écologique de leur activité. Le <.eco> est ouvert à tous ceux qui s’engagent à soutenir la cause de l’écologie, que ce soit une association ou une entreprise, tant que ces dernières démontrent qu’elles agissent en conséquences. Le projet est porté par des leaders mondiaux de l’écologie tels que World Wildlife Fund, Greenpeace et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) qui ont établi des règles strictes à respecter pour pouvoir prétendre à un enregistrement en <.eco>.

Ce projet esquisse le futur des noms de domaine en développant des <.label>, qui ont pour but d’assurer au public la véracité de la qualité du réservataire.

Toutefois, l’inconvénient de ce système est que certains noms de domaine peuvent être réservés sans pour autant être activés, en attendant que le réservataire se soumette à une vérification après l’enregistrement.

A suivre…

Vente-privee.com : une marque dotée d’un caractère distinctif acquis par son usage postérieur à son enregistrement

Showroom_priveLa Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 31 mars 2015) validant la marque verbale vente-privee.com qui a acquis un caractère distinctif par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048).

Le 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a assigné la société Vente-privee.com en annulation de marque et dépôt frauduleux. Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête de Showroomprive.com, considérant que la marque verbale vente-privee.com était dépourvue de caractère distinctif et prononçant de ce fait la nullité de celle-ci (TGI Paris 3e ch., 1e section, 28 nov. 2013). Cependant, la société défenderesse a interjeté appel et la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que vente-privee.com était dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque.

Showroomprive.com forme un pourvoi en cassation en se fondant sur l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle français (CPI) qui permet de prononcer la nullité d’une marque dépourvue de caractère distinctif. La société soutient que, si l’article prévoit la possibilité de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque, cette possibilité doit être interprétée à la lumière de l’article 3§3 de la directive 2008/95/CE sur les marques et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juin 2014, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c/ Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV, C-217/ 13 et C-218/ 13). Effectivement, d’une part, l’article 3§3 de la directive prévoit également cette possibilité tout en laissant aux Etats membres le choix concernant le moment d’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, à savoir avant ou après l’enregistrement. D’autre part, l’arrêt de la CJUE précise qu’à défaut d’usage de cette faculté d’apprécier l’acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur à l’enregistrement, il convient d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Ainsi, Showroomprive.com considère que, puisque l’article L711-2 CPI ne prévoit pas expressément cette faculté, la marque vente-privee.com doit être déclarée nulle, étant donné qu’elle a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur, et non antérieur, à son enregistrement.

En revanche, la Cour considère qu’en prévoyant la possibilité d’acquisition du caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage, l’article L.711-2 CPI a bien usé de la faculté laissée aux Etats membres par la directive. D’ailleurs, la Cour de cassation souligne les éléments relevés démontrant l’acquisition, avant la demande en nullité, du caractère distinctif par venteprivee.com par son usage, notamment des publications médiatiques et un sondage la listant parmi les marques préférées des Français.

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant de ce fait la possibilité d’acquérir un caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage même postérieurement à la date d’enregistrement.