Paquet Marques – Changements apportés à l’action en nullité

Notre étude du projet de transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE), nous amène aujourd’hui à examiner l’action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure agissant en nullité peut désormais s se voir opposer par le défendeur le non-usage de sa marque antérieure. En outre, l’action en nullité devient imprescriptible.

Le non-usage, moyen de défense invocable lors d’une action en nullité

En l’état actuel du droit, une marque ne peut être enregistrée en France si elle est constituée par :

  • Un signe qui n’est pas susceptible de d’être représenté graphiquement (Article L. 711-1) ;
  • Un signe dépourvu de caractère distinctif (Article L. 711-2) ;
  • un signe trompeur ou bien portant atteinte aux bonnes mœurs (Article L. 711-3)
  • ou bien encore un signe portant atteinte à un droit antérieur (Article L. 711-4).

Seule la nécessité d’une représentation graphique est supprimée par le projet d’ordonnances. Les conditions de validité restantes demeurent autant de fondements possibles pour une action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure peut demander la nullité d’une marque portant atteinte à ses droits, et le ministère public peut agir d’office en nullité sur la base des autres conditions de validité (Article L. 714-3). Le titulaire d’une marque notoire peut également agir en nullité, en vertu de l’article L. 714-4, contre une marque enregistrée postérieurement à la sienne.

Le projet de transposition de la directive « Paquet Marques » introduit la possibilité d’invoquer en défense dans les actions en nullité le non-usage de la marque antérieure. Autrement dit, le titulaire d’une marque attaquée en nullité pourra argumenter en défense que la marque antérieure n’a pas été sérieusement utilisée durant une période ininterrompue de cinq ans. La marque antérieure sera réputée enregistrée uniquement pour les produits et services ayant fait l’objet d’un usage sérieux, et le demandeur à l’action devra apporter la preuve de cet usage sérieux.Le nouvel article L. 716-2 prévoit deux cas de figure :

  • Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la demande en nullité, mais depuis moins de cinq ans avant le dépôt de la marque postérieure : le titulaire devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant sa demande en nullité ou bien faire état de justes motifs à son non-usage ;
  • Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans lors du dépôt de la marque postérieure : le titulaire de la marque devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant le dépôt de la marque postérieure et durant les cinq ans précédant sa demande en nullité. Là encore, seuls de justes motifs pourront excuser l’absence d’usage sérieux.

L’action en nullité devient imprescriptible

En application de l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité de marques est actuellement soumise à la prescription de droit commun, soit « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle précise en outre que l’action en nullité d’un titulaire de droits antérieurs n’est pas recevable si la marque contestée « a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. ».

Le projet d’ordonnances du Gouvernement rend l’action en nullité imprescriptible (article L. 716-2-6 nouveau). Seule la marque notoirement connue, au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, demeurera soumise à une prescription de cinq ans, et le point de départ de cette prescription demeurera fixé à la date d’enregistrement de la marque, à moins que le déposant n’ait été de mauvaise foi (Article L. 716-2-7 nouveau).

Ce nouveau régime de l’imprescriptibilité de l’action en nullité affaiblit ainsi les droits des titulaires de marques puisque ces droits peuvent être contestés à tout moment.

Ces nouvelles mesures mises en place par le projet de transposition de la direction « Paquet Marques » devraient encourager les titulaires de marques à vérifier diligemment la validité de leur signe avant son enregistrement en tant que marque.

A suivre…

Lancement par l’EUIPO et EURid d’un nouveau service de surveillance des enregistrements de noms de domaine en .eu et.ею.

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et EURid, le registre qui gère le domaine de premier niveau .eu et .ею (alphabet cyrillique), ont annoncé le 20 mai 2019, dans deux communiqués de presse distincts, avoir lancé un nouveau service de surveillance des noms de domaine en .eu et .ею. (Cf. communiqué de presse de l’EUIPO et communiqué de presse d’EURid).

Selon les deux communiqués, ce nouveau service permettra de lutter contre le cybersquatting et les enregistrements de noms de domaine de mauvaise foi. Depuis le 18 mai 2019, les déposants et les titulaires de marques de l’Union européenne peuvent désormais choisir de recevoir une alerte dès qu’un nom de domaine en .eu ou en .ею, identique à leur demande de marque de l’Union européenne, est enregistré.

Il est expliqué que ce nouveau service est avantageux tant par sa rapidité que par son efficacité. En effet, il permet aux déposants et aux titulaires de marques de l’Union européenne d’être informés de l’enregistrement de ces noms de domaine plus rapidement que s’ils devaient effectuer eux-mêmes cette surveillance. Ils peuvent ainsi agir plus rapidement si nécessaire. En outre, ce service permettra de détecter rapidement les enregistrements multiples de noms de domaine de mauvaise foi.

Enfin, ces deux communiqués de presse précisent que l’EUIPO et EURid collaborent depuis 2016 et qu’ils ont signé une deuxième lettre de collaboration lors de la réunion annuelle de l’International Trademark Association (INTA), qui s’est tenu à Boston du 18 au 22 mai 2019, renforçant ainsi la collaboration entre ces deux entités.

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Royaume-Uni : l’Office des marques n’accepte plus de percevoir et de transférer à l’OMPI les émoluments et taxes relatifs à une demande d’enregistrement d’une marque internationale.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.
Suite à ce changement administratif, un paiement peut désormais se faire de quatre manières :

– Par prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI ;

– Par carte de crédit, uniquement pour des paiements relatifs au renouvellement de l’enregistrement international, à une notification d’irrégularité émise par l’OMPI, ou pour des compléments d’émoluments pour la désignation de parties contractantes supplémentaires, après que la marque ait été enregistrée. De tels paiements se font en francs suisses, et nécessitent de posséder un numéro de référence OMPI;

– Par virement bancaire ;

– Par virement postal pour les paiements intereuropéens.

Pour être traité correctement, les paiements par virement doivent impérativement comporter le nom et l’adresse complète de la personne effectuant le paiement, le code de transaction (EN), ainsi que le numéro de la demande ou de l’enregistrement national ou régional, le nom de la marque ou ses éléments verbaux, et le nom du titulaire de la marque. Si le paiement concerne plusieurs requêtes, une feuille de requêtes indiquant les montants dus pour chaque requête est également nécessaire.

Il est important de payer l’intégralité des taxes, faute de quoi une notification d’irrégularité sera émise. Cette notification mentionnera un délai de paiement au-delà duquel la demande sera réputée abandonnée.

Le bureau d’enregistrement du Royaume-Uni n’effectuant plus ces paiements, c’est au déposant ou à son représentant d’être vigilant et diligent lors du paiement de ces frais d’enregistrement auprès de l’OMPI.