Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (n° 16-23694), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du parasitisme ainsi que l’utilisation de la notion de juste motif au regard de l’usage d’une marque renommée, ceci, dans le cadre de l’emploi contesté du nom de famille Taittinger. L’affaire oppose d’une part l’un des membres de la famille Taittinger et la société Taittinger CCVC ayant procédé au rachat des parts de la société familiale. En effet, la famille Taittinger a procédé à la cession de l’ensemble des parts de cette société, propriétaire d’une marque de champagne éponyme. L’une des clauses du contrat de cession était une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur qui stipulait que les membres de cette famille s’engageaient à ne pas faire usage de la marque « TAITTINGER » pour désigner des produits qui entreraient en concurrence avec l’activité cédée, à savoir la commercialisation de champagne. Plus tard, l’une des membres de la famille Taittinger a procédé au dépôt de la marque « Virginie T » pour désigner divers produits et notamment du champagne. Afin de promouvoir son activité, la déposante a réservé le nom de domaine <virginie-t.com> mas également plusieurs noms reproduisant son nom de famille en entier, et notamment : <virginie-taittinger.com> et <virginie-taittinger-champagne.com>. Ces derniers redirigent vers le site internet rattaché au nom de domaine <virginie-t.com>, où apparaît d’ailleurs le nom Taittinger à diverses reprises. En conséquence de ce qui précède, la société Taittinger CCVC invoque l’utilisation du signe Taittinger afin de promouvoir et vendre le champagne dénommé « Virginie T » mais également la « mise en œuvre d’une communication systématiquement axée sur le nom de famille » Taittinger et assigne la titulaire de la marque « Virginie T » sur la base de la violation du contrat de cession des titres, de l’atteinte à la marque renommée « TAITTINGER » et du parasitisme.
La clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur
Si ce point ne constitue pas le cœur de l’arrêt, il permet néanmoins d’apporter des précisions sur la portée d’un mandat dans le cadre de la cession de titres. En effet, et en l’espèce, la titulaire de la marque « Virginie T » avait mandaté son père, avec faculté de substitution, qu’il avait d’ailleurs exercée, pour procéder à la cession de ses parts au profit de la société Taittinger CCVC. A cet égard, la Cour d’appel avait condamné Madame Taittinger pour avoir enfreint la clause constituant une garantie d’éviction du fait personnel du vendeur. Or la Cour de cassation rappelle que le mandat embrasse uniquement les actes d’administration, le mandataire ne pouvant rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Ainsi, si le mandat de vente autorisait le mandataire « à souscrire à tout engagement ou garantie », cela n’emportait pas le pouvoir de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage par le mandant de son nom de famille dans la mesure où ceci constitue un acte de disposition.
La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. L’atteinte à la marque renommée « Taittinger » L’un des deux apports principaux de l’arrêt du 10 juillet 2018 se trouve dans l’appréciation de la notion de juste motif vis-à-vis de l’usage d’une marque renommée. En effet, la société Taittinger CCVC avait invoqué l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Si la renommée de la marque « TAITTINGER » n’est pas contestée, Virginie Taittinger réplique toutefois en invoquant l’exception de juste motif issu de l’article 5, 2° de la directive européenne 89/104/CEE du 21 décembre 1999 et à la lumière duquel le juge national se doit d’interpréter le texte français. En conséquence de quoi la Cour d’appel avait relevé que le consommateur était conduit à établir un lien entre la marque cédée et invoquée et la promotion faite des produits de Virginie Taittinger. Toutefois, la Cour d’appel n’avait pas condamné cette dernière dans la mesure où, en rappelant son origine familiale, celle-ci ne tirait pas indument profit de la renommée de la marque « TAITTINGER », ni ne portait préjudice à sa valeur distinctive. La cour avait alors ajouté que son nom suffisait à identifier son parcours professionnel ou son expérience passée, même agrémentés de photographies. Dans son arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sur ce point. En effet, la cour souligne que l’application de l’article L713-5, à la lumière de la directive européenne, doit se faire en deux temps. Ainsi, le titulaire de la marque renommée doit tout d’abord démontrer qu’il a été indûment tiré profit de la renommée de la marque, puis il appartient au tiers de démontrer que l’usage de cette marque renommée, ou d’un signe similaire, a un juste motif. En conséquence, la Cour d’appel n’avait pas à apprécier le profit indûment tiré de la renommée de la marque par rapport à l’existence éventuelle d’un juste motif mais aurait dû apprécier cette dernière une fois l’atteinte caractérisée. La nouveauté apportée par cet arrêt réside donc dans le fait, pour la Cour de cassation, d’indiquer que l’exception de juste motif n’est pas un élément de l’atteinte portée à la marque relevée, mais un fait exonératoire qui s’applique une fois l’atteinte caractérisée. Aucune précision n’est cependant donnée quant à une éventuelle définition ou application de la notion de juste motif. Or l’homonymie entre une marque renommée et le patronyme du tiers en faisant usage aurait pu être l’occasion pour Cour de cassation d’utiliser cette notion et, par conséquent, de la préciser. Le parasitisme L’appréciation du parasitisme qui est faite par la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juillet 2018 constitue le deuxième apport de celui-ci. A cet égard, et comme le rappelle la Cour de cassation, le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour d’appel avait ainsi également rejeté les prétentions de la société Taittinger CCVC sur la base du parasitisme. En effet, et selon les juges, la société n’avait pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls leurs efforts et investissements, notamment promotionnels, nécessaires à la caractérisation d’un acte de parasitisme. Ici encore, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, et selon les juges de cassation, cette dernière aurait dû prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, et non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société pour étudier la caractérisation, ou non, d’un acte de parasitisme dans l’espèce présentée.
Ainsi, cette décision s’inscrit non seulement parmi les affaires traitant de l’homonymie entre une marque renommée et un nom patronymique, mais permet également de mieux appréhender l’utilisation de la notion de motif légitime dans le contexte de l’atteinte à une marque renommée ainsi que le critère de la notoriété dans le cadre de la caractérisation d’un acte de parasitisme. Le fait de tirer profit de la renommée d’une marque n’implique donc pas nécessairement la caractérisation de l’atteinte à une marque renommée, mais ce fait peut être déterminant au regard de la caractérisation d’un acte de parasitisme pour lequel il n’existe pas d’exception pour juste motif.