Marque homonyme et marque renommée : que reste-t-il du parasitisme et de l’atteinte aux droits du titulaire après la saga Taittinger ?

Introduction

Une marque homonyme peut-elle légitimement coexister avec une marque de renommée portant un patronyme illustre ? La réponse a profondément évolué depuis l’arrêt fondateur de la Cour de cassation du 10 juillet 2018 (n° 16-23.694). Le second arrêt rendu dans la même affaire le 22 juin 2022 (n° 20-19.025), la réforme issue de l’ordonnance n° 2019-1169 et une série de décisions récentes (Castelbajac, Tour de France, Fauré Le Page) ont substantiellement redessiné les contours du contentieux. Pour tout titulaire de marque comme pour tout entrepreneur portant un nom célèbre, la grille de lecture doit être actualisée.

La double menace pesant sur la marque homonyme : la grille de lecture issue de la saga Taittinger

Lorsqu’un patronyme se confond avec une marque de renommée préexistante, l’usage de ce nom dans la vie des affaires ouvre deux fronts contentieux distincts, mais souvent cumulés :

• L’atteinte à la marque de renommée, régie aujourd’hui par l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
• L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil.

L’arrêt du 10 juillet 2018 a posé une méthodologie de référence : le juste motif n’est qu’un fait exonératoire postérieur à la caractérisation de l’atteinte, les deux questions s’apprécient en deux temps successifs.

Les faits de l’affaire Taittinger

L’une des héritières de la famille Taittinger avait participé à la cession des parts de la société familiale, propriétaire de la marque de champagne TAITTINGER. L’acte de cession du 21 juillet 2005 contenait une clause de garantie d’éviction du fait personnel interdisant aux cédants de faire usage du nom Taittinger pour des produits concurrents. Après son licenciement en 2006, l’intéressée a déposé la marque Virginie T pour désigner notamment du champagne et a réservé plusieurs noms de domaine reprenant son patronyme. La société Taittinger CCVC l’a assignée sur trois fondements cumulés :

• Violation de la clause d’éviction ;
• Atteinte à la marque renommée ;
• Parasitisme.

L’épilogue Taittinger du 22 juin 2022 : la consécration de l’usage légitime du patronyme

Statuant sur renvoi après la cassation de 2018, la Cour d’appel de Paris (3 mars 2020, n° 18/28501) a débouté la société Taittinger CCVC. Les juges ont retenu que les références au patronyme visaient à rappeler le parcours professionnel de Mme Taittinger et son origine familiale, attestant de son savoir-faire, et que la stratégie de communication n’établissait pas, dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé, de lien entre les marques Virginie T et Taittinger.

Saisie d’un second pourvoi, la Cour de cassation (le 22 juin 2022, n° 20-19.025) a confirmé cette analyse : l’utilisation du patronyme par Mme Taittinger était légitime dès lors qu’elle visait à rappeler son histoire familiale et professionnelle ainsi que le savoir-faire acquis, et à différencier les produits Virginie T de ceux de la maison Taittinger. La renommée d’une marque ne fait pas obstacle à l’usage légitime du signe en tant que nom patronymique, sous réserve de trois conditions cumulatives : la bonne foi, la finalité d’évocation du parcours professionnel et de l’héritage familial, et l’absence de stratégie créant un lien dans l’esprit du public avec la marque renommée.

Cet arrêt s’inscrit consacre la primauté, nuancée et conditionnelle, du droit de la personnalité attaché au nom sur le monopole de la marque lorsque l’usage demeure loyal et factuel.

Le nouveau régime de la marque de renommée depuis l’ordonnance de 2019

L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a opéré une transformation structurelle. L’ancien article L. 713-5 CPI, visa de l’arrêt de 2018, a été abrogé. L’atteinte à la marque de renommée relève désormais de l’article L. 713-3 CPI et constitue un acte de contrefaçon, et non plus un fait générateur de responsabilité civile. La sanction, les voies procédurales et les saisies-contrefaçon s’en trouvent considérablement renforcées.

Les conditions cumulatives de l’atteinte

Le titulaire doit démontrer :

• La renommée de la marque auprès d’une partie significative du public concerné, notion forgée par l’arrêt CJUE, General Motors c/ Yplon (C-375/97),
• L’identité ou la similitude du signe contesté,
• Le lien établi dans l’esprit du public pertinent entre le signe litigieux et la marque invoquée.

Le risque de confusion n’est pas requis.

Il convient ensuite de caractériser un profit indûment tiré ou un préjudice porté à la distinctivité (dilution) ou à la renommée (ternissement). La preuve s’apporte par tout moyen, et le dépôt préalable auprès de l’INPI ou de l’EUIPO constitue le socle indispensable.

L’article L. 713-6 CPI : l’exception expresse du nom patronymique

La réforme de 2019 a également consacré, à l’article L. 713-6 CPI, une exception explicite : « Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique. »

Cette disposition donne une assise textuelle directe à la solution dégagée par la jurisprudence Taittinger.

Le juste motif : fait exonératoire post-caractérisation

La méthodologie en deux temps posée en 2018 reste pleinement applicable à la lumière de la directive (UE) 2015/2436. L’arrêt CJUE Leidseplein Beheer c/ Red Bull (C-65/12) précise que le juste motif intègre les intérêts subjectifs du tiers, ce qui a permis à Mme Taittinger d’obtenir gain de cause en 2022. Ce fait exonératoire ne s’apprécie qu’une fois l’atteinte établie : il est sans incidence sur la caractérisation du profit indûment tiré.

Le paysage jurisprudentiel post-2022 : Castelbajac, Tour de France, Fauré Le Page

Depuis l’arrêt Taittinger de 2022, plusieurs décisions sont venues préciser les limites de l’usage d’un patronyme ou d’un signe évocateur d’une renommée, d’un savoir-faire ou d’une ancienneté particulière.

Affaire Castelbajac (Cass. com., 28 février 2024 ; CJUE, 18 décembre 2025, C-168/24)

Dans l’affaire Castelbajac, était en cause une marque patronymique désignant des produits de mode, qui avait été cédée à une société. Après cette cession, la question était de savoir si l’exploitation de la marque pouvait devenir trompeuse lorsque le public était susceptible de croire que le créateur participait encore à la conception des produits, alors que tel n’était plus le cas.

Par un arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a interrogé la CJUE sur cette situation. Elle lui a demandé, en substance, si une marque patronymique pouvait être frappée de déchéance pour déceptivité acquise lorsque son usage, postérieurement à la cession, induisait le public en erreur sur l’implication réelle du créateur.

Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la CJUE a répondu par l’affirmative. Elle a confirmé qu’une marque patronymique peut être déchue lorsque son exploitation laisse croire que le créateur est encore à l’origine du style ou de la conception des produits, alors que ce n’est plus le cas.

Affaire Tour de France (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728)

La Cour de cassation, dans sa décision du 19 mars 2025, a consacré la notion de renommée exceptionnelle, protection qui dépasse le public concerné par les produits désignés. L’intensité de la renommée doit être prise en compte pour apprécier le lien dans l’esprit du public, même en l’absence de similarité des produits.

Affaire Fauré Le Page (CJUE, 26 mars 2026, C-412/24)

Dans un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de justice a jugé qu’une marque peut être trompeuse lorsqu’elle fait croire à tort à une ancienneté importante. En particulier, l’indication d’une date ancienne peut induire le public en erreur si elle suggère un savoir-faire de longue date, associé à une qualité ou à un prestige particuliers, alors que ce savoir-faire n’existe pas réellement. Pour une analyse détaillée, nous vous invitons à consulter notre article dédié sur cet arrêt.

Le parasitisme : une qualification autonome qui ignore le juste motif

L’arrêt du 10 juillet 2018 reprend la formule canonique : le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Le parasitisme sanctionne l’économie indue d’investissements, indépendamment de toute confusion et sans aucune exception pour juste motif.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2023 (n° 22-14.651), a confirmé la théorie de l’effet de gamme : l’imitation d’une ligne complète de produits amplifie le préjudice concurrentiel et autorise le cumul d’une action en parasitisme avec une action en contrefaçon, sous réserve d’établir des faits distincts. Dans l’affaire Taittinger, la Cour de cassation avait précisément reproché en 2018 aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte du prestige et de la renommée de la dénomination sociale et du nom commercial Taittinger.

Conclusion

Entre 2018 et 2026, le régime juridique de la marque homonyme a connu une évolution significative. Si la méthodologie issue de la jurisprudence de 2018 demeure applicable, l’ordonnance de 2019 a requalifié l’atteinte à la marque de renommée en acte de contrefaçon, renforçant ainsi les sanctions encourues. La jurisprudence récente précise que l’usage d’un patronyme n’est admis qu’au regard des exigences de bonne foi et d’usages loyaux du commerce, à l’exclusion de toute captation parasitaire de renommée. Parallèlement, les décisions rendues en matière de déceptivité acquise et de renommée exceptionnelle témoignent d’un renforcement continu de la protection des marques de renommée, tandis que le parasitisme conserve son autonomie et son régime propre.

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FAQ

1. L’arrêt Taittinger de 2018 est-il toujours d’actualité ?
Oui, sa portée méthodologique reste intacte : le raisonnement en deux temps (caractérisation de l’atteinte, puis appréciation du juste motif) demeure la grille d’analyse de référence. En revanche, son visa législatif, l’ancien article L. 713-5 CPI, a été remplacé par l’article L. 713-3 CPI depuis l’ordonnance de 2019, et l’arrêt du 22 juin 2022 a livré la solution finale au litige.

2. Puis-je utiliser librement mon nom de famille comme marque s’il coïncide avec une marque renommée ?
Pas librement, mais l’article L. 713-6 CPI et l’arrêt Taittinger de 2022 admettent l’usage du patronyme par une personne physique sous trois conditions : bonne foi, finalité de présentation du parcours professionnel et absence de lien créé dans l’esprit du public avec la marque renommée. À l’inverse, déposer une marque incorporant le patronyme reste risqué (cf. affaire Castelbajac).

3. Quelle différence entre contrefaçon de marque de renommée et parasitisme aujourd’hui ?
Depuis l’ordonnance de 2019, l’atteinte à la marque renommée relève du régime de la contrefaçon, et non plus de la responsabilité civile. Le parasitisme, action autonome de droit commun, demeure quant à lui insusceptible de justification par un juste motif. Les deux actions peuvent néanmoins être cumulées, à condition qu’elles reposent sur des faits distincts (Cass. 1re civ., 25 mai 2023).

4. La clause d’éviction du fait personnel suffit-elle à protéger l’acquéreur d’une marque familiale ?
Pas nécessairement. Sa portée doit être expressément définie. En outre, depuis l’arrêt Castelbajac (CJUE, 18 décembre 2025), le cessionnaire peut se voir opposer la déchéance pour déceptivité acquise si son exploitation laisse croire que le créateur participe toujours à la conception. La rédaction des contrats doit donc être renforcée.

5. Comment prouver le parasitisme en l’absence de risque de confusion ?
Trois éléments : la valeur économique individualisée acquise par la victime (prestige, notoriété, investissements), le bénéfice retiré par le tiers, et le caractère indu de ce bénéfice. Notre guide complet sur la concurrence déloyale détaille les moyens probatoires.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.