Marques internationales : tirez parti de l’article 4bis du Protocole de Madrid

Introduction

Une marque internationale est une marque enregistrée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la base de l’Arrangement ou du Protocole de Madrid. Ce système permet à un titulaire de marque de demander une protection à titre de marque dans plusieurs pays en une seule procédure, simplifiant ainsi les démarches administratives et optimisant les coûts de protection internationale. Une marque internationale est reconnue par tous les pays signataires du système de Madrid, à condition que la marque de base soit déjà déposée ou enregistrée dans un pays membre.

Dans cet article nous présentons l’article 4bis du Protocole de Madrid comme un levier stratégique permettant la substitution d’enregistrements de marque nationales ou régionales par un enregistrement international, consolidant ainsi les droits, rationalisant le portefeuille et offrant une sécurité juridique optimale.

Qu’est-ce que l’article 4bis ?

L’article 4bis du Protocole de Madrid dispose que lorsqu’une marque, déjà enregistrée au niveau national ou régional (marque de l’Union Européenne ou marque Benelux), devient également l’objet d’un enregistrement international au nom du même titulaire, et que la désignation prend effet après la date de la marque précédente, l’enregistrement international est réputé remplacer l’enregistrement antérieur, sans préjudice des droits acquis sous ce dernier. Cette disposition ne supprime pas l’enregistrement initial, mais en reconnaît l’équivalence juridique avec l’enregistrement international pour la protection dans la juridiction concernée.

Que prévoit-il ?

Le remplacement s’applique dès que les conditions suivantes sont remplies: titulaire identique, marque identique, produits et service sidentiques, date ultérieure. Aucune formalité n’est obligatoire outre la demande, mais elle est très vivement recommandée.
Sur demande, l’office national doit inscrire une mention dans son registre, puis la communiquer au Bureau international de l’OMPI, qui enregistrera l’information dans le Registre international. Cette mention apporte une visibilité accrue aux tiers et facilite la gestion administrative du portefeuille.

Enjeux stratégiques de l’usage de l’article 4bis

Intérêts et atouts

• Rationaliser le portefeuille de marques en éliminant progressivement les enregistrements redondants.
• Conserver les droits tels que la priorité antérieure ou l’usage antérieur de la marque.

La priorité attachée à la marque nationale est automatiquement préservée lors du remplacement. Ainsi, si la marque nationale a bénéficié d’une revendication de priorité en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris, cette priorité est transférée de plein droit vers la marque internationale qui la remplace. Le titulaire conserve donc l’avantage de la date de priorité, même si la marque nationale n’est pas renouvelée par la suite. Il n’est pas nécessaire d’accomplir de formalités particulières, la protection découle directement de l’article 4bis du Protocole de Madrid.

De la même manière, l’usage effectué sous la marque nationale est considéré comme un usage valable de la marque internationale. Autrement dit, l’exploitation continue de la marque nationale permet de démontrer l’usage de la marque internationale et de prévenir toute action en déchéance pour non-usage. Cette assimilation de l’usage se fait automatiquement, sans qu’il soit besoin de démarches administratives spécifiques. En pratique, il demeure toutefois essentiel de conserver les preuves d’exploitation réalisées sous la marque nationale, celles-ci pouvant être invoquées en faveur de la marque internationale en cas de litige.

• Sécurité juridique renforcée pour les tiers via une mention officielle dans les registres. En effet, une mention officielle est portée dans les registres qui précise que la marque nationale a été remplacée par un enregistrement international dans certains pays. Cela signifie que les tiers, comme les concurrents ou les potentiels titulaires de marques, sont informés d’un changement dans le statut de la marque, garantissant ainsi qu’ils savent que l’enregistrement national a été remplacé par un enregistrement international et que la protection internationale s’applique désormais.
• Optimiser les coûts, en concentrant les renouvellements sur une seule procédure internationale au lieu d’avoir à renouveler plusieurs enregistrements de marque.

À quoi s’attendre / points de vigilance

• Les deux enregistrements (national/régional et international) coexistent tant que l’un ou l’autre est renouvelé.
• La période de dépendance de cinq ans de l’enregistrement international peut présenter un risque si la marque nationale est contestée durant cette période. Ainsi, la perte ou l’annulation de la marque nationale de base dans ce délai entraîne la radiation de l’enregistrement international dans toutes les juridictions désignées.

Limites

• Tous les États ne reconnaissent pas le remplacement automatique de la marque nationale par la marque internationale ou l’option partielle. Il est donc important de de contacter les offices.
• Le remplacement partiel est possible dans certaines juridictions par exemple aux Etats-Unis depuis 2021 avec la règle 21 modifiée.

Aussi, depuis le 21 novembre 2024, le Royaume-Uni a mis en place une règle autorisant le remplacement partiel des enregistrements nationaux par des enregistrements internationaux. Cette règle permet aux titulaires de marques de demander le remplacement partiel de leur enregistrement national par un enregistrement international couvrant une partie seulement des produits ou services. Il doit y avoir un chevauchement entre les produits ou services couverts par l’enregistrement national et ceux de l’enregistrement international.

• Il ne s’agit pas d’un transfert des droits, mais d’une mention administrative dans le registre accessible aux tiers. l’article 4bis du Protocole de Madrid n’entraîne pas un transfert de droits de propriété de la marque nationale ou régionale vers l’enregistrement international. En d’autres termes, le titulaire de la marque conserve tous les droits acquis sur la marque nationale, même après que l’enregistrement international ait pris effet.

La mention administrative dans le registre signifie simplement qu’une inscription est effectuée dans les registres officiels pour signaler que l’enregistrement international remplace juridiquement l’enregistrement national ou régional dans les juridictions concernées. Cela permet une meilleure visibilité pour les tiers

Stratégie à adopter

• Réaliser un audit du portefeuille pour identifier les marques nationales/régionales susceptibles d’être remplacées.
• Vérifier que l’enregistrement international couvre l’ensemble des produits et services, y compris dans leurs formulations exactes ou équivalentes.
• Déposer une demande d’inscription auprès de l’office national pour inscrire la substitution et sécuriser l’information.
• Surveiller la période de dépendance de cinq ans et maintenir l’enregistrement national actif si nécessaire.
• Tirer parti des mécanismes de remplacement partiel dans les pays où cela est admis, pour ajuster la protection aux besoins réels.

Dans certains États, comme le Royaume-Uni, ce remplacement peut être partiel : seuls certains produits ou services basculent sous l’international, les autres restant couverts par la marque nationale. Cela permet d’éviter les doublons et d’ajuster la protection aux besoins réels.

Conclusion

En définitive, l’article 4bis constitue un outil précis pour consolider des droits de marque au plan international tout en préservant les droits initiaux. Bien utilisé, il permet de rationaliser la gestion d’un portefeuille, de sécuriser les droits acquis et d’optimiser les coûts de protection. Cet outil qui permet de gagner du temps et de l’argent mais il nécessite une analyse poussée de chacun des droits de marques nationaux et régionaux que l’on envisage de transformer et de loger dans la marque internationale.

Le cabinet Dreyfus et Associés connait bien le sujet et la technicité des marques internationales. Le cabinet accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

Quelles sont les conditions pour que le remplacement s’applique ?
Le remplacement s’applique lorsque le titulaire de la marque est identique, la marque est identique, les produits/services sont équivalents, et la désignation internationale prend effet après l’enregistrement national ou régional.

L’enregistrement national disparaît-il après le remplacement ?
Non, l’enregistrement national continue d’exister, mais il est remplacé sur le plan juridique par l’enregistrement international pour les juridictions désignées.

Est-il obligatoire d’enregistrer la mention du remplacement auprès de l’office national ?
Non, l’enregistrement de la mention n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé pour sécuriser la substitution et garantir une visibilité juridique. Nous vous recommandons de contacter un expert en propriété industrielle afin de vérifier que votre stratégie de protection est adaptée et correctement sécurisée.

La marque de base peut-elle être remplacée ?
Oui, la marque de base peut être remplacée par un enregistrement international sous réserve que les conditions du remplacement soient remplies. En effet cela sera possible après les 5 ans de dépendance prévus par le système de Madrid.

La période de dépendance de cinq ans a-t-elle un impact sur la stratégie ?
Oui, la période de dépendance de cinq ans implique que l’enregistrement international dépend du maintien de la marque de base, ce qui peut introduire des risques si la marque nationale est contestée.