Le cabinet Dreyfus & associés a eu l’honneur d’accueillir le 15 juin 2017 Monsieur Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, spécialiste en intelligence artificielle et président du comité d’éthique du CNRS, afin de nous présenter son dernier ouvrage « Le Mythe de la singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? » paru aux éditions du Seuil.
Jean-Gabriel Ganascia s’est penché sur la question de l’utilisation des intelligences artificielles en ligne. Dans ses conclusions, il a expliqué que l’utilisation de robots pour des tâches qui nécessitent l’appréciation subjective d’un être humain ne serait pas un gage parfait d’efficacité. En effet, selon lui, l’intervention de l’Homme sera toujours nécessaire. Certaines tâches ne pourront jamais être exclusivement réalisées par des intelligences artificielles. Par exemple, s’agissant de la modération des propos discriminatoires et des incitations à la haine en ligne, comment un robot pourrait-il différencier un propos sérieux d’un propos ironique ? Sa démonstration entre parfaitement dans sa justification d’un « Mythe de la singularité », qui sous-entend que les intelligences artificielles ne seraient pas un danger pour l’Homme et ne viendront jamais les remplacer.
Une interview très intéressante de Jean-Gabriel Ganascia est disponible à partir de ce lien :
C’est dans le cadre de la présentation de l’association Respect Zone (http://www.respectzone.org) qui promeut le respect d’autrui sur Internet et à laquelle il apporte son soutien, que Jean-Gabriel Ganascia est venu nous exposer son ouvrage. En effet, les problématiques sociales traitées par cette association répondent aux questions scientifiques liées aux intelligences artificielles.
Le cabinet Dreyfus & associés, sensibilisé aux questions et aux problématiques soulevées par les NTIC, est ainsi fier d’avoir adopté le label Respect Zone. Respect Zone lutte contre la cyber-violence, le harcèlement, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, l’apologie du terrorisme et la stigmatisation des handicaps. Elle propose un label éthique, sans frais, accessible pour tous ceux qui souhaitent adhérer au principe du respect sur Internet et à la charte Respect Zone.
Cette procédure représente une solution efficace pour lutter contre l’enregistrement abusif et l’utilisation de mauvaise foi de noms de domaine qui portent atteinte à des droits attachés aux marques. De surcroit, elle est rapide et garantit l’exécution effective d’un transfert ou d’une annulation d’un nom de domaine.
17 000 litiges de noms de domaine ont été solutionnés par la procédure UDRP et ses variantes jusqu’à aujourd’hui.
L’obligation de recours à une procédure administrative
Les conditions de la procédure UDRP sont les suivantes :
Le nom de domaine est identique ou similaire et est susceptible de semer la confusion avec une marque enregistrée de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits
Aucun droit, ni aucun intérêt légitime ne s’attache à ce nom de domaine
Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi
La requête administrative est obligatoire selon un jeu de contrat entre le réservataire du nom, le bureau d’enregistrement et l’ICANN, en revanche elle n’exclut pas un recours au fond auprès d’un tribunal compétent.
Le recours au fond n’est pas exclu
Une procédure judiciaire peut être intentée parallèlement, avant ou après le recours administratif.
Une procédure UDRP peut se cumuler avec une action judiciaire. L’autorité de la chose jugée n’existe que pour les instances judiciaires.
L’absence d’autorité de la chose jugée
Une décision UDRP n’a pas la qualité d’autorité de la chose jugée. C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 opposant la société suédoise Team Ranger AB et la société maltaise Stone Age Ltd à Monsieur X, un homme d’affaires au Yémen.
En l’espèce, Team Ranger AB est une société spécialisée dans la conception de produits et services du secteur de la téléphonie mobile. Cette dernière possède une marque communautaire Moobitalk, enregistrée le 10 février 2011 dans les classes 9, 12 et la classe 38 qui vise les télécommunications.
Le 17 avril 2011, Monsieur X, qui exploite un ensemble de services de communications dénommés MoobiChat et Moobitalk situés dans le Proche et Moyen-Orient, a enregistré le nom de domaine moobitalk.com. Le coût des communications étant particulièrement élevés dans cette région, les services proposés par Monsieur X permettent aux utilisateurs d’échanger librement à des tarifs attractifs.
La société Team Ranger a engagé une procédure UDRP auprès de l’OMPI pour requérir le transfert de ce nom de domaine qui portait atteinte à ses droits de marque. Le 29 juillet 2013, l’OMPI a ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit des sociétés requérantes.
Le 14 avril 2014, Team Ranger AB a cédé ses droits attachés à Moobitalk à la société Stone Age Ltd.
Le 27 août 2013, M. X. a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la restitution du nom de domaine moobitalk.com en arguant qu’il est le titulaire légitime.
En première instance, les juges ont reconnu la contrefaçon de marque.
La Cour d’appel infirme le jugement considérant que le droit des marques est régi par les principes de spécialité et de territorialité, et ce même sur Internet. De ce fait, au vu du public ciblé, Proche et Moyen-Orient, et de l’extension utilisée <.com>, qui renvoie à une activité commerciale sans signification géographique, le principe de territorialité s’applique. Concluant que l’une des marques est protégée dans l’Union européenne et l’autre est protégée au Proche et Moyen-Orient, elles ne visent pas le même marché, elles peuvent donc coexister. D’autant que M. X. a un intérêt légitime à posséder ce nom de domaine au vu des prix de la communication dans la région, et qu’il a fait preuve de bonne foi lors de la procédure UDRP menée à son encontre.
En conséquences, les deux marques ne présentent aucun risque de collusion, les juges ont donc tranché en faveur de M. X. ordonnant la restitution du nom de domaine à son propriétaire initial.
De cette affaire, il est pertinent de noter que les juges peuvent toujours remettre en cause une décision UDRP. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Miss France et <pneuonline.com>. L’arrêt Miss France, rendu par la Cour d’appel le 17 juin 2004, retient que la procédure UDRP s’apparente à une procédure arbitrale mais n’a pas autorité de la chose jugée. En outre, dans l’arrêt relatif au nom de domaine <pneuonline.com> rendu le 31 janvier 2008, la Cour d’appel de Lyon retient que la distinctivité d’une marque antérieurement enregistrée interdit l’enregistrement de noms de domaine reprenant cette marque et dans le même secteur d’activité. Cette décision a été rendue en dépit de la décision de l’Expert de l’OMPI qui avait refusé le transfert au motif de la non-distinctivité de la marque antérieure.
Nathalie Dreyfus a été référencée dans le Who’s Who Legal France 2017. Elle est citée aux côtés de 30 autres spécialistes des marques. WWL déclare : « Nathalie Dreyfus est une experte en marques qui est reconnue avec une expérience considérable en matière de conseil clients sur les questions transfrontalières. En tant que conseil en propriété industrielle et mandataire européen, elle occupe une portion idéale pour offrir des prestations complètes à ses clients. » WWL met également en avant le cabinet, insistant sur les prix décernés au cabinet et l’expertise de son équipe.
Dreyfus remercie Who’s Who Legal pour avoir nous avoir recommander. Cela nous incite à continuer à fournir un travail de qualité.
Les points marques ont le vent en poupe (2017 – suite article blog n°76 – Nouvelles extensions : tous à vos « .marques » ?)
Noms de domaine : état de situation du <.marque> en 2017
En juin 2011, le programme des nouveaux gTLDs a été lancé par l’ICANN dans le but de stimuler l’innovation et la concurrence. C’est ainsi qu’on a découvert les demandes pour les new gTLDs en octobre 2013.
Dans ce contexte et à la surprise générale, de nombreuses demandes pour des <.marque> ont été déposées (cf. https://dreyfus.fr/marques/nouvelles-extensions-tous-a-vos-marques). De ce fait, des entreprises disposant de marques protégées ont pu postuler pour leur propre marque en tant que domaine de premier niveau à titre d’ extension de nom de domaine, au même niveau dans la racine que les <.com>.
La procédure d’enregistrement d’un domaine de premier niveau est bien plus complexe que l’enregistrement d’un nom de domaine dans la mesure où il est nécessaire de devenir opérateur de registre. C’est un processus long et couteux et il n’est plus possible de soumettre une demande aujourd’hui. Une nouvelle période d’ouverture devrait avoir lieu mais pas avant 2020. Afin d’être accrédité opérateur de registre, l’ICANN a procédé à une évaluation technique et opérationnelle, sur la base d’un dossier de candidature. Le candidat devait soumettre ses infrastructures (serveurs et réseaux) à des tests afin de contrôler leur viabilité et leur sécurité. En outre, la somme de 185 000 US dollars devait accompagner la candidature, puis 25 000 US dollars réglés à l’ICANN par an et par « extension ». Une fois le processus d’évaluation complété, le candidat a obtenu la pré-délégation et a signé un accord de registre (Registry Agreement) avec l’ICANN afin de garantir le respect de ses règles de fonctionnement. Si le candidat ne dispose pas des compétences techniques, il peut contracter avec un prestataire qui se verra imposé les tests technique et opérationnel.
En janvier 2017, on dénombre un total de 551 « extensions » en <.marque>. Mais c’est 2016 qui s’impose comme l’année du <.marque> dans la mesure où 46% des domaines de premier niveau déléguées correspondaient à des « extensions » <.marque>.
Les new gTLDs (generic Top Level Domains), c’est à dire les nouveaux domaines de premier niveau et en l’occurrence les <.marque> se répandent de plus en plus et ce, pour plusieurs raisons.
D’abord parce que l’extension <.marque> implique une meilleure visibilité sur l’Internet mais aussi et surtout davantage de sécurité dans la mesure où seuls les titulaires de marques peuvent enregistrer ce type de domaines.
Ces domaines de premier niveau permettent ainsi d’écarter le risque de confusion qu’il peut y avoir lorsque la marque apparait dans le nom de domaine ou dans le sous-domaine. En effet, afin de se voir attribuer la délégation d’un domaine de premier niveau, la preuve des droits antérieurs de la marque doit être apportée à l’ICANN. Il s’agit dès lors d’un moyen efficace pour réduire la cybercriminalité tel que le phishing. De ce fait, on peut aisément imaginer qu’une fois que les internautes auront pris l’habitude d’associer les sites officiels au <.marque> qui leur correspond, ces derniers seront beaucoup plus méfiants vis-à-vis des noms de domaine comportant d’autres « extensions ». Cette sécurité est primordiale pour certaines marques, en particulier les banques, souvent victimes de phishing. C’est pourquoi, comme l’illustrent les recherches d’Alexa Internet, une société américaine spécialisée dans l’analyse des données, les deux « extensions » les plus populaires appartiennent respectivement à Banco Bradesco, une banque brésilienne, et BNP Paribas, la banque française. En outre, Barclays vient d’enregistrer l’« extension » <.barclays>.
Dans un second temps, l’ouverture du programme des nouveaux gTLDs a permis la création d’entités telles que The dot brand Observatory dont l’activité est de guider les marques à créer leur « extension » <.marque>.
En effet, les stratégies de marques sur l’Internet sont devenues un enjeu incontournable pour les professionnels mais le succès n’est jamais garanti. A la fin de l’année 2015, The dot brand Observatory a été créé afin d’assister les entreprises dans leur stratégie de noms de domaine de premier ou second niveau. Ce programme de recherche procède à une analyse complète des marques enregistrées en tant que domaine de premier ou second niveau, en tenant compte de leur environnement, de la stratégie de nommage de la marque et de leur approche marketing. Depuis leur début, ils ont assisté à l’accroissement fulgurant des domaines de premier niveau <.marque>.
Enfin, le développement de ces domaines de premier niveau permet un meilleur rayonnement de la marque sur l’Internet et simplifie son accès à tous dans la mesure où l’extension. <.marque> est souvent mieux référencée, conférent ainsi une meilleure visibilité à la marque. En outre, les entreprises peuvent déployer des accès réservés seulement à leurs clients, à leur personnel, aux prospects, ou bien n’utiliser qu’un seul site Internet accessible aux trois catégories d’utilisateurs.
Aujourd’hui, il est intéressant de constater que beaucoup de marques utilisent l’extension <.marque> mais à des fins différentes selon les entreprises. A en croire les statistiques de The dot brand Observatory, pour la majorité des marques, l’extension <.marque> vise le site Internet principal de l’entreprise. Toutefois, certaines préfèrent utiliser ce <.marque> à destination des consommateurs exclusivement ou bien de l’entreprise en interne. Mais d’autres sociétés utilisent un <.marque> pour satisfaire les deux catégories, tel que <.bnpparibas>, la seule entreprise à exploiter son <.marque> comme site à destination de ses clients et comme intranet.
Autour de l’utilisation des <.marque> s’est dessinée une nouvelle catégorie d’extension <.label>. Un exemple du <.label> : le <.eco>.
L’extension <.eco> a été lancée le 1er février 2017 avec pour idée de permettre aux réservataires de noms de domaine dans cette extension de montrer aux consommateurs la qualité écologique de leur activité. Le <.eco> est ouvert à tous ceux qui s’engagent à soutenir la cause de l’écologie, que ce soit une association ou une entreprise, tant que ces dernières démontrent qu’elles agissent en conséquences. Le projet est porté par des leaders mondiaux de l’écologie tels que World Wildlife Fund, Greenpeace et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) qui ont établi des règles strictes à respecter pour pouvoir prétendre à un enregistrement en <.eco>.
Ce projet esquisse le futur des noms de domaine en développant des <.label>, qui ont pour but d’assurer au public la véracité de la qualité du réservataire.
Toutefois, l’inconvénient de ce système est que certains noms de domaine peuvent être réservés sans pour autant être activés, en attendant que le réservataire se soumette à une vérification après l’enregistrement.
Le 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a assigné la société Vente-privee.com en annulation de marque et dépôt frauduleux. Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête de Showroomprive.com, considérant que la marque verbale vente-privee.com était dépourvue de caractère distinctif et prononçant de ce fait la nullité de celle-ci (TGI Paris 3e ch., 1e section, 28 nov. 2013). Cependant, la société défenderesse a interjeté appel et la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que vente-privee.com était dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque.
Showroomprive.com forme un pourvoi en cassation en se fondant sur l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle français (CPI) qui permet de prononcer la nullité d’une marque dépourvue de caractère distinctif. La société soutient que, si l’article prévoit la possibilité de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque, cette possibilité doit être interprétée à la lumière de l’article 3§3 de la directive 2008/95/CE sur les marques et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juin 2014, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c/ Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV, C-217/ 13 et C-218/ 13). Effectivement, d’une part, l’article 3§3 de la directive prévoit également cette possibilité tout en laissant aux Etats membres le choix concernant le moment d’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, à savoir avant ou après l’enregistrement. D’autre part, l’arrêt de la CJUE précise qu’à défaut d’usage de cette faculté d’apprécier l’acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur à l’enregistrement, il convient d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Ainsi, Showroomprive.com considère que, puisque l’article L711-2 CPI ne prévoit pas expressément cette faculté, la marque vente-privee.com doit être déclarée nulle, étant donné qu’elle a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur, et non antérieur, à son enregistrement.
En revanche, la Cour considère qu’en prévoyant la possibilité d’acquisition du caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage, l’article L.711-2 CPI a bien usé de la faculté laissée aux Etats membres par la directive. D’ailleurs, la Cour de cassation souligne les éléments relevés démontrant l’acquisition, avant la demande en nullité, du caractère distinctif par venteprivee.com par son usage, notamment des publications médiatiques et un sondage la listant parmi les marques préférées des Français.
Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant de ce fait la possibilité d’acquérir un caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage même postérieurement à la date d’enregistrement.
L’industrie de la mode et du design se tourne progressivement vers les nouvelles technologies. Les créateurs intègrent à leurs produits de plus en plus de procédés innovants. Quels sont alors les moyens juridiques à mettre en place pour protéger et défendre le capital immatériel présent en masse dans ce secteur ?
Développement des vêtements connectés
Ces dernières années, nombreuses sont les marques de prêt-à-porter à avoir incorporé à certains de leurs produits ou défilés de mode des technologies avancées, telles que l’impression 3D, la réalité augmentée ou encore la réalité virtuelle. Ainsi, on assiste à un développement des vêtements connectés, aussi appelés vêtements intelligents.
On peut citer la collaboration de Google et Levi Strauss, qui ont présenté en mai 2016 le projet Jacquard, une veste possédant un tissu sensible au toucher qui permet d’interagir avec son smartphone, sans avoir à le sortir. Reebok, le célèbre fabricant de chaussures et de vêtements de sport, a aussi conçu en octobre 2016 un modèle de chaussure innovant, la Liquid Speed. Cette paire de running inclut une semelle imprimée en 3D qui permet une focalisation sur la performance et le retour d’énergie.
Qualification juridique de l’innovation
Ces habits 2.0 soulèvent la question de leur protection et de leur défense et de l’encadrement contractuel de telles œuvres de design. Il convient dans un premier temps d’identifier la qualification juridique à apporter à ces innovations. L’objet connecté ne possédant pas de définition technique, il est nécessaire de privilégier une approche technique.
On peut par exemple tenter de rapprocher le vêtement connecté et le dispositif médical, qui est défini à l’article R5211-1 du Code de la santé publique comme étant destiné à être utilisé à des fins : « 1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie ; […] 3° D’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique ». Ainsi, des vêtements sportifs qui régulent la température ou diminuent la tension peuvent entrer dans le cercle de cette définition.
Encadrement contractuel de l’innovation
Il convient ensuite d’identifier l’auteur de l’œuvre innovante. Ainsi, dans le cas d’un vêtement créé par la technologie de l’impression 3D, la personne ayant matérialisé l’idée peut être désignée comme son auteur, mais celle ayant créé le fichier 3D également. L’article L113-2 du code la propriété intellectuelle expose la différence entre les œuvres de collaboration, composite, et collective. Ainsi, les différents acteurs jouant un rôle dans la création d’un vêtement intelligent doivent s’entendre sur la délimitation de leurs droits respectifs.
En outre, préalablement à la divulgation de l’innovation ou à la réalisation du projet, les différentes parties doivent conclure des accords régissant la confidentialité des informations échangées. Les parties peuvent également envisager d’avoir recours à des contrats de partenariats afin d’encadrer leur collaboration et de définir les obligations de chacun. Tel fut le cas par exemple pour la collaboration entre Google et Levi Strauss.
Finalement, les designers de mode ayant recours à des technologies innovantes doivent correctement délimiter leurs droits sur les produits qu’ils créent pour ne jamais négliger la protection de ces derniers.
Les bureaux d’enregistrement et les opérateurs de registre occupent une place importante dans le fonctionnement des noms de domaine. En effet, même s’ils n’enregistrent pas des noms de domaine avec l’intention de porter atteinte à une marque, ils ne procèdent pas à un examen des demandes d’enregistrement avant réservation des noms. Ceci explique l’importance du cybersquatting. Bien qu’ils disposent a priori d’un statut neutre de prestataire technique, ils sont au cœur de situations de cybercriminalité.
Les bureaux d’enregistrement sensibilisés à la protection des consommateurs
« Les tribunaux estiment qu’un bureau d’enregistrement doit exercer sa mission conformément au contrat d’accréditation qui le lie à l’ICANN et n’engage donc sa responsabilité que dans cette mesure » (Marques et Internet, Nathalie Dreyfus). Suivant cette logique, dans une situation de cybersquatting par exemple, le bureau d’enregistrement consent à l’enregistrement d’un nom de domaine et profite financièrement de l’enregistrement, alors même que le nom de domaine porte atteinte aux droits antérieurs d’un titulaire de marque.
Son statut de prestataire technique implique qu’il n’a pas d’obligation générale de surveillance et de recherche des faits ou des circonstances révélant des actes illicites (article 6, I, § 7 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique). En revanche, « Il pèse sur le prestataire technique une présomption de connaissance des faits litigieux dès qu’il s’est vu notifier un certain nombre d’informations contenant les motifs en fait et en droit » (Marques et Internet, Nathalie Dreyfus). En effet, dès lors que le prestataire technique est informé d’une atteinte (par une lettre de mise en demeure respectant le formalisme rigoureux de l’article 6, I, 5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique), il est tenu par la loi d’agir promptement pour désactiver le nom de domaine litigieux. A défaut, sa responsabilité pourra être engagée dans la mesure où il sera présumé avoir eu connaissance des faits litigieux.
En dépit de cette absence d’obligation générale et alors qu’aucune notification n’avait été faite, par un jugement de 2006, le TGI de Paris a condamné in solidum le réservataire et l’unité d’enregistrement dans un cas de cybersquatting. Sans mentionner la responsabilité de ce dernier quant aux troubles de son client, le tribunal a fondé sa décision sur la complicité du bureau d’enregistrement quant à la tenue d’une activité non légitime par le réservataire. Le bureau d’enregistrement s’est trouvé condamné non seulement à la suspension des noms de domaine litigieux mais également au paiement in solidum des frais irrépétibles, les dommages et intérêts alloués à la société étant laissé à la charge du réservataire (TGI Paris, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service In.). En l’espèce, le réservataire détenait les noms de domaine « rueducommerc.com » et « rueducommrece.com » afin de rediriger les internautes qui commettaient une erreur de frappe lors de leur recherche vers ses propres sites (typosquatting). Toutefois, cet exemple n’illustre qu’une exception de la responsabilité reconnue, de manière discrétionnaire, aux bureaux d’enregistrement.
De manière générale, la responsabilité des bureaux d’enregistrement ne peut pas être engagée et ce, bien que certains professionnels du droit militent pour qu’un minimum de responsabilité leur soit imposé.
En tout état de cause, les choses évoluent et certains bureaux d’enregistrement consciencieux se sont mobilisés afin de former un consortium de vérification de la conformité des domaines de premier niveau : The Verified Top Level Domains Consortium. La mission de ce Consortium tend à protéger le consommateur en ligne. En effet, afin de donner confiance aux utilisateurs de sites susceptibles de collecter leurs données personnelles et notamment les données sensibles, ce Consortium s’assure que les noms de domaine sont bien utilisés à des fins honnêtes et non frauduleuses.
Le consortium a été créé en mai 2016 par huit bureaux d’enregistrement qui opèrent l’enregistrement pour 15 vTLDs (verified TLDs) de divers secteurs tel que la pharmacie <.PHARMACY> pour l’association nationale des pharmaciens ou la finance <.BANK>. Les bureaux d’enregistrement offrant des services de vérification de noms de domaine peuvent intégrer le Consortium à condition d’obtenir l’agrément des membres fondateurs.
Dans les faits, il s’assure que pour enregistrer un nom de domaine, les réservataires respectent un certain nombre de conditions définies préalablement par le Consortium. Dans le cas du <.PHARMACY>, l’activité qui porte ce domaine de premier niveau doit impérativement faire preuve d’un intérêt légitime qui implique que le consommateur ne sera pas trompé par l’extension du nom de domaine. Ensuite, des vérifications sont effectuées sur le long terme afin que les réservataires conservent leur nom de domaine seulement s’ils se trouvent en conformité avec les exigences requises.
Au regard de la surveillance opérée par cet organisme et de sa volonté de davantage de contrôle et de sécurité, il est possible d’espérer une évolution du cadre légal des bureaux d’enregistrement dans la mesure où le privilège de neutralité ne peut pas se cumuler avec une obligation de surveillance.
En dépit de la volonté des unités d’enregistrement d’assurer davantage de sécurité, le WHOIS administré par les registres démontre des failles
L’augmentation du nombre de noms de domaine est une conséquence directe de la démocratisation d’Internet. En effet, Internet offre plus de visibilité pour les sociétés et permet même à certains individus malintentionnés d’enregistrer des noms de domaine afin de les revendre à un prix élevé, à un autre individu ou à une autre entité qui se prévaudrait d’un intérêt légitime.
Lorsque l’ICANN a été créée en 1998, l’administration Clinton l’a sommée de mettre en place une base de données WHOIS d’une grande précision. L’objectif étant de répertorier tous les réservataires et d’être en mesure de les contacter. Aujourd’hui, ce sont les registres qui sont chargés d’administrer la base de données Whois de leur extension.
Malgré la publication, en décembre 2016, d’un rapport (Rapport sur le système de signalement de problèmes liés à l’exactitude du WHOIS) indiquant la performance de cette base de données, des corrections restent à apporter pour combler les lacunes. Ce rapport a examiné le caractère opérationnel du WHOIS concernant 12 000 noms de domaine enregistrés dans 664 bureaux d’enregistrement différents. Cet échantillon concerne seulement les anciens et nouveaux gTLDs et non les ccTLDs (noms de domaine nationaux).
L’étude consiste en deux étapes. Dans un premier temps, il est vérifié que le format de l’adresse e-mail et du numéro de téléphone est correct. Ensuite, un e-mail test est envoyé afin de constater qu’il parvient à l’adresse indiquée dans le WHOIS. Dans 97% des cas, au moins l’un des renseignements est correct au regard du format et le message test ne reçoit pas d’échec. Les informations les plus exactes se trouvent en Amérique du Nord, alors que c’est en Afrique que les informations WHOIS sont les plus insuffisantes. Pourtant, le rapport présente une faille dans la mesure où aucun suivi n’est réalisé, il n’est pas mentionné si le réservataire reçoit effectivement l’e-mail. Le message test ne fait état que de l’existence d’une adresse valide, ainsi l’hypothèse de la réception du message test sur une adresse jetable n’apparait pas dans les 3% du rapport dont les informations présentent une inexactitude. Même si l’adresse e-mail renseignée dans le WHOIS renvoie à une « adresse poubelle », tant que le format de l’adresse est valide, le réservataire de cette adresse figurera parmi 97% des réservataires de noms de domaine qui donnent des renseignements exacts. De ce fait, en dépit d’informations erronées, cette situation contribue à renforcer le caractère opérationnel et précis du WHOIS.
Par conséquent, la véritable difficulté actuelle est de pouvoir contacter effectivement le réservataire, or bien que le WHOIS contienne des informations, de par leur inexactitude, les adresses renseignées mènent souvent dans une impasse. Dans cette logique, le WHOIS n’est pas aussi performant que le rapport semble l’attester.
Alors que les noms de domaine prennent une importance croissante, la sécurité et la transparence des informations n’est toujours pas la priorité pour les acteurs d’enregistrement. Une évolution du cadre légal se fait désirer. A suivre…
La Turquie vient d’adopter un Code de propriété industrielle entré en vigueur le 10 janvier 2017. Avant cette date, les droits de propriété industrielle en Turquie étaient régulés par des décrets datant de 1995. Ces décrets se voyaient progressivement annuler par la Cour constitutionnelle turque puisque la matière devait être traduite par une voie législative qui restait inactive. Le dernier décret a été annulé le 6 janvier 2017. C’est ainsi que le Code est venu remplir un vide et apporter une solution à ces décisions. Toutefois, l’article 1e du Code prévoit une continuation de l’application de ces décrets aux dépôts effectués avant l’entrée en vigueur dudit Code afin d’assurer une phase transitionnelle paisible.
A part le changement de nom de l’organe en charge (désormais appelé l’Office turc de brevets et marques au lieu de l’institut de l’office truc), le Code apporte plusieurs nouveautés.
Les nouveautés apportées aux marques
Tout d’abord, le Code élargit le champ de la définition en prévoyant expressément la possibilité de protéger par une marque des couleurs et des sons.
Ensuite, plusieurs changements sont effectués au niveau des motifs de refus d’enregistrement d’une marque. Ainsi, une capacité abstraite de distinction constitue un motif de refus absolu. Par contre, l’enregistrement d’une marque postérieure sans opposition du titulaire antérieur devient un motif relatif de refus alors qu’avant c’était un motif absolu. Il est désormais possible d’enregistrer la marque postérieure avec une lettre de consentement du titulaire antérieur authentifiée par un notaire turc. Le Code intègre aussi un motif de refus relatif déjà consacré par la jurisprudence, à savoir l’inclusion de la marque d’un nom commercial.
En ce qui concerne les oppositions,le délai passe de 3 à 2 mois. En outre, il est désormais possible de demander à l’opposant de prouver un usage effectif de la marque si celle-ci est enregistrée pour plus de 5 ans (alors qu’auparavant il suffisait de présenter le certificat dépôt pour effectuer une opposition).
Pour les renouvellements, le déposant peut désormais renouveler sa marque pour une seule partie des produits et services.
Le code étend le champ de l’action en contrefaçon. D’une part, l’action civile est ouverte au titulaire de la marque qui auparavant devait agir en nullité. De même, celui-ci peut désormais agir contre un usage de marque en tant que titre commercial ou nom de société. En outre, en défense, le non-usage par le titulaire antérieur peut être invoqué et les autres dépôts en cours ne suspendent plus le déroulement de l’action. D’autre part, l’action pénale peut désormais être intentée pour des violations par offre de services et pas uniquement de produits comme sous l’empire des anciens décrets. Par ailleurs, la destruction des objets peut être prononcée.
Les nouveautés apportées aux dessins
La définition du champ de protection là aussi a été élargie par le changement du nom de la section de « dessins industriels » à « dessins ». La protection des dessins qui ne sont pas enregistrés est également acceptée et court pour 3 ans à compter de leur première présentation au public.
Le délai d’opposition a aussi été réduit passant de 6 à 3 mois. Enfin, l’Office a désormais le pouvoir d’examiner la nouveauté du dessin en question.
Les nouveautés apportées aux brevets
La nouveauté majeure en matière de brevets est le retrait du système du brevet non-examiné pour être en conformité avec les dispositions de l’Union européenne.
Les nouveautés apportées aux agents de marque et brevets
C’est la première fois que les normes turques évoquent le sujet des agents et leur fixent une régulation. Ceux-ci doivent être enregistrés auprès d’un registre. En cas d’irrespect des règles de discipline (pas encore adoptés), ils risquent d’être condamnés à des sanctions allant d’un avertissement jusqu’à une détention ou inhibition provisoires.
En conclusion, le Code vient mettre en place les règles nécessaires pour la propriété industrielle en Turquie. Cependant, des difficultés peuvent surgir concernant l’application pratique des critères de la preuve d’un usage effectif de la marque ainsi que la question de procédure à suivre pour prononcer la déchéance pendant la période de transition. C’est ainsi qu’il convient d’attendre et de surveiller le développement de la matière, les solutions apportées et surtout les règlements d’application.
Actuellement, la vente de contrefaçons représente 2,5% du commerce mondial selon l’OCDE soit un marché correspondant à plus de 460 milliards de dollars. Au sein de l’Union européenne, les importations de produits contrefaisants représentent 5% de celles-ci. La vente de ces produits contrefaits s’étend à une grande diversité de secteurs, des produits de luxe ou de technologie à ceux de grande consommation.
Le préjudice subi par les marques est important et s’observe bien au-delà de l’aspect financier en ce qu’il peut également profiter au crime organisé ainsi que constituer une menace pour la sécurité et la santé des utilisateurs.
En outre, ces contrefacteurs utilisent les meilleures pratiques marketing pour arriver à leurs fins comme l’usage de l’optimisation des moteurs de recherches, l’achat d’annonces pour amener le consommateur sur leur site, l’utilisation de spams ou encore le cybersquatting de noms de domaine.
Une stratégie à plusieurs niveaux doit alors être mise en place; consistant à faire réduire les ventes de contrefaçon dans les lieux de distribution mais également dans ceux de promotion.
L’impact de la contrefaçon en ligne pour les entreprises
Perte de 5 à 9% du chiffre d’affaires brut
Atteinte à l’image de l’entreprise et de la marque
Utilisation frauduleuse de la marque par un tiers et vol d’identité (de la marque, du logo et d’un nom de domaine proche) pouvant conduire à la récupération des informations personnelles ou bancaires des clients de l’entreprise par les contrefacteurs.
Risque de confusion généré par la reproduction de la marque et d’un nom de domaine voisin, les internautes ne peuvent plus distinguer la page d’accueil officielle de celle du contrefacteur lui faisant perdre sa visibilité.
Baisse de l’efficacité des investissements marketing
Eventuels problèmes liés à la sécurité et à la santé du consommateur résultant de l’utilisation de produits contrefaisants défectueux, notamment dans le secteur pharmaceutique.
Inverser la tendance des entreprises sur la contrefaçon en ligne
Des moyens existent pour permettre aux entreprises victimes de vente de contrefaçons de leurs produits en ligne de limiter voire de stopper ces contrefacteurs.
Etape 1. Identifier le problème
L’entreprise doit quantifier dans son intégralité le problème, tant au niveau local qu’international ainsi que sur l’ensemble des canaux en ligne (site de commerce électronique, d’enchères, BtoC, BtoB…).
En sensibilisant l’ensemble des services de l’entreprise à la surveillance d’activités contrefaisantes (service juridique, marketing…) l’entreprise optimise les ressources dont elle dispose et ses chances de déceler l’atteinte le plus rapidement possible.
Etape 2. Combattre activement les activités contrefaisantes
Etre intransigeant avec ses contrefacteurs permet de les dissuader de contrefaire les produits de l’entreprise. Ils se tourneront naturellement vers les entreprises passives qui seront une cible plus facile.
Lorsqu’une de ces actions est menée, il ne faut négliger ni les lieux de distribution, ni ceux de promotion notamment dans un souci de sauvegarde des investissements marketing réalisés par l’entreprise.
Rappelons que même si ces activités contrefaisantes doivent être activement combattues, il est primordial de prioriser ses actions en identifiant les principaux lieux physiques de commission des faits délictueux afin d’agir là où ils sont concentrés.
L’entreprise peut également lutter contre la vente de contrefaçon en ligne en informant sa clientèle sur les points de vente officiels et les risques à se fournir dans des circuits parallèles.
Enfin, l’entreprise peut être assistée par un prestataire de solutions de protection et de défense de la propriété intellectuelle ou déléguer cette mission à celui-ci.
En Fédération de Russie, il n’existe pas de procédure spécifique pour le règlement des litiges de noms de domaine dans des extensions géographiques (ccTLDs). Il convient donc d’adopter une stratégie particulière de lutte contre le cybersquatting en Russie.
Une augmentation du cybersquatting en Russie
Le nombre d’internautes ne cesse d’augmenter en Fédération de Russie depuis des années. Rien qu’en 2015, le nombre d’utilisateurs russes qui surfent sur Internet depuis des appareils mobiles a augmenté de 90%. , Aussi, le nombre d’enregistrements de noms de domaine connait une forte croissance.
En effet, les règles relatives à l’enregistrement de noms dans des extensions géographiques a été assouplie au fil des dernières années, et aujourd’hui il est facile d’enregistrer un nom en .ru ou .рф, depuis l’autorisation en 2009 des extensions en caractères non latins. Cet accroissement a entrainé une augmentation du nombre de cybersquatteurs russes ainsi que la recrudescence des dépôts frauduleux de noms de domaine.
Les étapes de la lutte contre le cybersquatting en Fédération de Russie
Afin depoursuivre un cybersquatteur, il convient tout d’abord de s’assurer que l’on détient des droits de propriété intellectuelle en vigueur en Fédération de Russie. Le territoire russe n’est évidemment pas couvert par la marque de l’Union Européenne.
Il convient dans un second temps d’envoyer une lettre de mise en demeure au réservataire frauduleux. En l’absence de réponse, une action judiciaire selon la loi russe est alors envisageable.Attention, préalablement à toute action intentée devant un tribunal de commerce, l’envoi d’une lettre de mise en demeure est obligatoire. En revanche, l’envoi d’une lettre de mise en demeure n’est pas un prérequis nécessaire si le litige est porté devant un tribunal de droit commun.
En Fédération de Russie, la procédure UDRP n’est pas disponible pour les litiges relatifs aux noms de domaine en <.ru> ou <.рф>, contrairement aux noms de domaine dans des nouvelles extensions génériques (new gTLDs) telles que <.moscow>.
Les titulaires de marque ont la possibilité d’engager des poursuites contre les fraudeurs devant 2 types de tribunaux différents : des tribunaux de commerce, compétents pour les poursuites engagées contre des entrepreneurs individuels, des personnes morales, et pour toute affaire commerciale ; et des tribunaux de droit commun, compétents pour des litiges entre personnes privées.
En effet, en Fédération de Russie, les noms de domaine ne sont pas traités comme des sujets de propriété intellectuelle à part entière comme le sont les marques ou les dénominations sociales. Il n’existe pas de loi spéciale visant à prévenir les atteintes portées à des droits de marque via des noms de domaine. Il convient donc de se prévaloir du droit des marques ou du régime de responsabilité afin de faire valoir des droits de propriété intellectuelle.
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Written by Dreyfus31/07/2017 
