Written by Dreyfus12/09/2016 
Written by Dreyfus05/09/2016
Après la démission de David Cameron suite au résultat du referendum, Theresa May vient d’être nommée Premier Ministre et va par conséquent conduire les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Comme exposé dans nos précédents articles consacrés au Brexit (Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? ; Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets), des conséquences en droit de la propriété intellectuelle sont à prévoir, particulièrement en droit des marques et en droit des brevets, mais sans pour autant que le contour de celles-ci ne soit clairement défini.
Alors que la tension monte entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne au sujet de leurs futures relations, nous vous offrons un petit tour d’horizon des systèmes que pourrait adopter le Royaume-Uni une fois le divorce prononcé.
Première option : Adhésion à l’AELE avec un accord de libre-échange
Le Royaume-Uni a tout d’abord la possibilité de rejoindre l’Espace Economique Européen. Le pays rejoindrait alors la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. Cela lui permettrait de bénéficier d’un accès complet au marché unique, tout en acceptant les principes de liberté de mouvement des personnes, des capitaux, des biens et des services. Elle serait ainsi liée par la majorité des législations européennes et serait soumise à la législation de la CJUE, sans pour autant participer à l’élaboration de la législation européenne. Cela lui donnerait, en tant que membre de l’AELE la possibilité de négocier ses propres accords commerciaux. Or, ces principes, en particulier celui de libre circulation des personnes est une des principales causes du Brexit ! Il parait donc assez peu probable que le Royaume-Uni opte pour ce modèle.
Deuxième option : Adhésion l’AELE sans accord de libre-échange
Ensuite, le Royaume-Uni pourrait faire partie de l’AELE mais sans pour autant être membre de l’EEE. Il s’agit de la situation actuelle de la Suisse, qui négocie des accords avec l’UE de façon bilatérale. De ce fait, le Royaume-Uni serait libre de décider les secteurs dans lesquels elle souhaiterait ouvrir au marché commun. Il s’agit surtout du secteur bancaire.
Cette position implique comme dans l’hypothèse précédente, en tant que membre de l’AELE, l’acceptation de la libre-circulation des personnes, et notamment celle des travailleurs. Cela impliquerait également une participation au budget européen. Un accord bilatéral pourrait alors être signé avec l’Union Européenne concernant l’accès au marché. Ensuite, bien que le Royaume-Uni ne serait en théorie pas automatiquement lié par les législations européennes, il le serait en réalité afin de garantir un accès réciproque au marché. Tout comme la Suisse, elle pourrait avoir un accès restreint aux marchés européens bancaires.
Troisième option : Recours aux règles de l’OMC
Certains considèrent qu’il s’agit du « filet de sécurité » si aucun accord de libre-échange n’était trouvé entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Contrairement aux hypothèses d’adhésion à l’AELE, le Royaume-Uni n’aurait pas besoin d’accepter le principe de libre-circulation et serait alors libre d’établir sa propre politique, notamment en matière d’immigration et de commerce. De plus, le Royaume-Uni serait libre de négocier des accords bilatéraux, mais ces derniers ne seraient pas nécessairement aussi avantageux que ceux dont le Royaume-Uni a bénéficié en tant que membre de l’Union Européenne.
Malgré cela, l’application des règles de l’OMC comprend un certain nombre de complications, notamment en matière douanière puisque cela signifierait le retour au rétablissement des barrières douanières, à l’évaluation des marchandises en douane, ou encore au contrôle de l’origine des produits.
A suivre !
Written by Dreyfus29/08/2016
Les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) ont été lancées en octobre 2013. Depuis, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, et plus de 20 millions de domaines ont été enregistrés sous une nouvelle extension. Bien que cet essor offre un plus grand choix aux internautes qui veulent enregistrer un nom de domaine, il menace les titulaires de marques qui doivent désormais faire face à davantage de risques d’usurpation de leur marque.
Un deuxième tour qui se fait attendre
Les noms de domaine disponibles dans les extensions classiques (comme le .com ou le .net) se font de plus en plus rare, c’est pourquoi un second tour d’ouverture des extensions de noms de domaine devient nécessaire. Il inciterait ainsi plus de titulaires de marques à créer leur nom de domaine.
Lors de sa dernière réunion à Helsinki le 27 juin 2016, l’ICANN a annoncé que ce second tour ne devrait pas avoir lieu avant 2018.
L’examen des mécanismes de protection des droits
Mais avant d’ouvrir un second tour, l’ICANN doit examiner et améliorer les mécanismes actuels de protection des marques. En effet, ces outils n’ont pas changé depuis l’apparition des new gTLDs en 2013, et sont parfois en décalage avec le contexte actuel.
L’ICANN a notamment travaillé sur les procédures spéciales de résolution des conflits post-délégation, et en particulier sur les procédures URS et UDRP. Ces dernières permettent de trouver des voies alternatives pour les titulaires de marques lorsqu’un nom de domaine usurpe leur marque. L’ICANN a aussi analysé le Trademark Clearinghouse, une base de données générale qui permet au titulaire d’une marque de vérifier des informations nécessaires à la protection de ses droits.
Toutes ces améliorations ont pour but d’offrir aux titulaires de marques une protection suffisante de leurs droits, dans un contexte où les nouvelles extensions de domaine risquent d’être encore plus nombreuses dans les années à venir.
Written by Dreyfus08/07/2016
In ou Out ? La majorité des Britanniques (51,9%) s’est prononcée le 23 juin dernier en faveur de la sortie de l’Union Européenne (UE). L’impact du Brexit reste encore flou mais nous savons aujourd’hui qu’il aura des conséquences indéniables sur les droits de propriété intellectuelle en Europe.
Il est important de garder à l’esprit que ce référendum n’a qu’une valeur consultative. Le référendum n’indique ni quand, ni comment le Royaume-Uni devra quitter l’UE. Par conséquent, cette sortie ne sera pas immédiate.
C’est l’article 50 du traité de l’Union Européenne qui donne la possibilité à un Etat membre de sortir de l’UE. Ce dernier prévoit que l’Etat membre souhaitant quitter l’UE devra notifier son intention au Conseil européen. C’est après cette notification que l’UE et le Royaume-Uni négocieront ensemble les modalités de retrait ainsi que le cadre de leurs futures relations. Cet article prévoit également un compte à rebours d’une durée de deux ans suivant la notification au Conseil européen après lequel les traités cesseront d’être applicables. Le Royaume-Uni ne devrait ainsi pas quitter l’UE de façon effective avant la fin de l’année 2018.
« Business as usual » en matière de propriété intellectuelle pour les deux années à venir
Il est important de retenir qu’aucun changement immédiat n’est à prévoir : ni perte de droits, ni action immédiate à engager. En effet, durant toute la période des négociations, les titres de propriété intellectuelle européens (marque européenne, dessin et modèle communautaire et brevet européen) maintiendront le même niveau de protection.
Que faire après la sortie effective du Royaume-Uni ?
Brevets :
L’OEB, qui est en charge de l’examen des demandes et de la délivrance des brevets européens fonctionne indépendamment de l’UE. Il est possible pour des pays non-membres de l’UE (ex : Suisse) de faire partie de l’OEB, ce qui devrait permettre au Royaume-Uni de conserver sa place au sein de l’OEB. Ainsi, des brevets européens désignant le Royaume-Uni pourront continuer à être délivrés.
Par ailleurs, la mise en place de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), prévue début 2017 devrait encore être retardée. En effet, la mise en place de la JUB nécessite la ratification du règlement par 13 Etats signataires, dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Etant donné qu’être membre de l’UE est l’une des conditions à la participation du brevet Européen à effet unitaire et de la JUB, la sortie du Royaume-Uni de l’UE rend cette mise en place complexe.
Marques européennes et dessins et modèles communautaires (DMC) :
Le règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 instituant la marque européenne (à l’époque « marque communautaire ») ainsi que le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 instituant les DMC n’ont pas prévu l’hypothèse dans laquelle un Etat membre quitterait l’UE.
Les marques européennes et les DMC en vigueur avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE continueront à couvrir le Royaume-Uni.
Une fois le Royaume-Uni sorti de l’UE, les marques et dessins et modèles enregistrés par le biais de l’EUIPO seront impactés mais sans que nous ayons connaissance aujourd’hui ni de la teneur exacte de ces mutations ni du moment où celles-ci prendront effet. Les nouvelles marques européennes et DMC déposés auprès de l’EUIPO n’auront plus leur valeur actuelle puisqu’ils ne couvriront plus le Royaume-Uni. Pour bénéficier de la même protection, il faudra être titulaire d’un titre européen (alors hors Royaume-Uni) et d’un titre national britannique. Il faudra pour cela procéder à l’enregistrement d’une marque européenne auprès de l’EUIPO ainsi qu’à l’enregistrement d’une marque britannique (ce dernier pourra se faire soit pas le biais d’un enregistrement national auprès de l’IPO, soit par l’enregistrement d’une marque internationale).
Toujours est-il qu’il est également possible que le Royaume-Uni trouve un accord de façon à ce que les marques européennes et les DMC en vigueur avant le Brexit continuent à être valables sur le territoire du Royaume-Uni.
Droit d’auteur :
Dans la mesure où le droit d’auteur est très peu harmonisé en Europe et qu’aucun enregistrement ne soit nécessaire à la protection, aucun changement n’est à prévoir. Les Britanniques continueront à être liés par la Convention de Berne ainsi que par la Convention Universelle sur le droit d’auteur, mais l’interprétation de la loi conformément au droit européen reste à confirmer.
Par ailleurs, il faudra être vigilant concernant les contrats liés au droit d’auteur lorsque le Royaume-Uni quittera effectivement l’UE (voir ci-dessous).
Contrats :
Il convient dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, pour examiner les clauses relatives au territoire et voir si elles mentionnent l’UE. Il faudra alors déterminer s’il s’agit de l’UE telle qu’elle était constituée au jour de la conclusion du contrat ou s’il s’agit de l’UE hors Royaume-Uni afin de s’assurer que ces contrats correspondent toujours à l’intention initiale des co-contractants.
Les accords à venir dans les deux prochaines années devront mentionner clairement ce qui est entendu par « Union européenne ».
Protection des données :
Alors que le Règlement sur la protection des données vient d’être adopté par le Parlement Européen le 27 avril dernier, il pourrait ne pas s’appliquer sur le territoire britannique. Nous ne savons pas à l’heure actuelle de quelle manière le Royaume-Uni décidera d’organiser la circulation des données mais des accords spécifiques entre le Royaume-Uni et les pays membres de l’Union Européenne sur ce sujet sont envisageables.
Les noms de domaine en .eu :
Pour déposer un nom de domaine en .eu, il est nécessaire de justifier d’une adresse sur le territoire de l’Union Européenne (ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège), ce qui atteste l’assujettissement aux lois et normes commerciales européennes. La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne pourrait donc avoir un impact pour les titulaires britanniques de noms de domaine en .eu.
Toutefois, l’EURid, le registre en charge de la gestion du .eu et .ею (.eu en alphabet cyrillique) a confirmé dans un communiqué qu’il n’y aurait aucun changement immédiat à prévoir tant que le processus de départ n’était pas lancé. De plus, pour certains, cela ne devrait pas poser de problème particulier dans la mesure où les grandes entités auront la possibilité d’enregistrer des noms de domaines en .eu par le biais de filiales se trouvant sur le territoire de l’UE et des solutions devraient être trouvées dans les mois à venir pour les petites entreprises et les particuliers.
Titres nationaux :
Les titres nationaux britanniques ne seront pas affectés par le Brexit, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de l’exercice des droits sur les marques, dessins et modèles et brevets.
Conseils pratiques :
Au vu des conséquences incertaines, il est pour l’heure essentiel de procéder à une analyse du portefeuille de titres de propriété intellectuelle de votre société et d’établir une stratégie concernant les titres existants ainsi que pour les dépôts à venir.
Pour les marques existantes indispensables à votre activité, pensez dès à présent à déposer une marque britannique auprès de l’Intellectual Property Office en plus de votre marque européenne existante. Il en va de même, pour tout nouveau dépôt de marque européenne.
Effectuer un dépôt national n’est ni très couteux, ni très long mais offre un droit de priorité et garantit donc une meilleure protection dans l’hypothèse où le marque européenne ne s’appliquerait plus au Royaume-Uni.
Si dans la cas contraire la marque européenne continuait à s’appliquer au Royaume-Uni, le dépôt national permettrait alors de revendiquer l’ancienneté de façon à ce que la marque européenne inclue la marque antérieure nationale.
Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
Lisez aussi Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets
Written by Dreyfus08/07/2016
Le gérant de la société Vizion’Air exploite sous le nom commercial Droneshop, un site de commerce électronique spécialisé en matière de modélisme et de drones. Il dépose en 2012 le nom de domaine www.ladroneshop.com. La société Minigroup est titulaire des noms de domaine www.droneshop.fr et www.droneshop.com, depuis 2011.
Suite au dépôt en 2013 de la marque française verbale « Droneshop » et d’une marque française semi-figurative, la société Vizion’Air engage une action en concurrence déloyale. Elle invoque les agissements fautifs de Minigroup et demande l’annulation des deux enregistrements de marques litigieuses. Pour ce faire, il convenait d’établir un risque de confusion entre les deux marques et le nom de domaine du demandeur. Cependant, il importait au préalable d’établir le caractère distinctif des signes antérieurs.
La décision de principe « Baby Dry » de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, du 20 septembre 2001 établit qu’une association de plusieurs termes descriptifs peut acquérir une certaine distinctivité, à condition que le signe présente une construction exclusivement arbitraire.
En effet, la Haute juridiction met en évidence dans un premier temps les éléments du signe litigieux. Ce dernier est composé exclusivement de termes descriptifs pour le consommateur anglais.
Toutefois, elle indique également qu’un signe qui comporte des éléments pouvant servir à désigner le produit ou service ou une de ses caractéristiques essentielles doit être refusé à l’enregistrement. L’article 7 §1, c) du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire énonce toutefois que ce refus n’est valable « qu’à condition que le signe ne comporte pas d’autres signes ou d’autres indications et, au surplus, que les (éléments) exclusivement descriptifs qui (le) composent ne soient pas présentés ou disposés d’une façon qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (par le public pertinent) ».
Si les éléments de la marque sont issus de langues différentes, ou si le signe litigieux est entièrement enregistré dans une langue étrangère, la solution du règlement n°40/94 est également valable. (CJCE, 20 septembre 2001, « Baby Dry », n°C-383/99P)
La jurisprudence a ainsi démontré qu’un tel signe devra être évalué de façon objective. Aussi, un signe ne peut être considéré comme distinctif par le simple fait d’accoler des éléments génériques ou descriptifs. Pour être considéré comme non descriptif, une modification inhabituelle, notamment sur le plan syntaxique ou sémantique, doit être apportée.
Par conséquent, pour qu’une marque réponde à l’exigence de distinctivité, le signe litigieux devra présenter, dans l’assemblage de ses différents éléments ou dans son orthographe, des choix inhabituels ou arbitraires. L’ajout d’un signe figuratif peut aussi lui permettre d’être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque.
Les juges du tribunal de grande instance ont ici considéré que le signe invoqué « droneshop » ne peut pas constituer une antériorité puisqu’il n’est pas distinctif au regard de l’activité en cause. Effectivement, un « drone » est un petit aéronef sans pilote et désigne la nature des produits et articles offerts à la vente, que cela soit en français ou en anglais. Le terme « shop » est issu de la langue anglaise et aurait ainsi pu présenter plus de spécificité. Toutefois, cette expression est largement appréhendée par le public français comme étant la désignation usuelle d’un magasin.
La réunion de ces deux termes reste purement descriptive de l’activité exploitée selon le tribunal. Elle ne permet pas « une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur ». En outre, l’ajout du pronom personnel « la » dans le nom de domaine de la société Vizion’Air n’est pas de nature à allouer un caractère distinctif à celui-ci. L’association des différents termes, en l’espèce, n’est donc pas suffisamment inhabituelle ou arbitraire.
Les juges ont aussi soulevé dans ce jugement que l’utilisation de la langue étrangère ne permet pas, à elle seule, d’établir la distinctivité du signe litigieux.
Un terme issu d’une langue étrangère peut être utilisé comme marque ou comme élément de celle-ci. Toutefois, il convient de rechercher si cette expression, au moment du dépôt, était entrée dans le langage courant ou professionnel. En outre, il ne doit pas être compris en France par une large fraction du public concerné comme étant la désignation du produit ou service considéré pour pouvoir être enregistré. Il a été jugé que tel était le cas pour l’expression Air Sport Gun pour une arme à air comprimée destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité de sport ou de loisir (Cass crim, 8 janvier 2008, n° 07-82.105). Ce signe n’était donc pas distinctif.
Ainsi, il importe peu que les termes soient descriptifs dans leur langue d’origine, tant qu’ils ne sont pas compris par une large fraction du public concerné. Tel n’est pas le cas pour l’expression « droneshop ».
En conclusion, cette solution permet d’attester qu’en France, l’utilisation d’une langue étrangère n’est plus aujourd’hui synonyme de distinctivité du signe lorsqu’elle est facilement appréhendable par une large partie du public, et cela semble cohérent.
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La Cour de cassation annule la marque « Argane » pour défaut de caractère distinctif
Written by Dreyfus08/07/2016
L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD) permet à quiconque dans le monde de détenir un nom de domaine dans une langue particulière.
Le cybersquatting s’est dès lors développé, passant des Top-level domain names, tels que le <.com> ou <.cn>, à des écritures et signes non latins issus de l’arabe, du chinois ou encore du cyrillique, comme .中国 (.china) ou .рф (.rf).
L’internet multilingue
Depuis 2009, les extensions en caractères latins (des lettres a à z) et non latins, en nombres (de 0 à 9), ou avec des tirets (-) sont autorisés pour les noms de domaine de premier et deuxième niveaux.
Or il est prévu que le nombre d’utilisateurs d’internet dans le monde augmente, passant de quelques 413 millions en 2000 à environ 5 milliards en 2020… accompagné logiquement d’une augmentation du nombre de cybersquatteurs !
Histoire des noms de domaine internationalisés
Aujourd’hui, les noms de domaine sont un atout majeur à la garantie du succès d’une marque. Cependant, si de nombreuses sociétés mettent en place des services de surveillance pour leurs marques ou noms de domaine, elles ne devraient pas sous-estimer les risques potentiels que peuvent engendrer les noms de domaines en caractères non latins.
Le nombre significatif d’enregistrements de noms de domaine en caractères non latins
En 2016, on compte déjà plus de 6 millions de noms de domaine enregistrés en caractères non latins. Leur usage s’accroit, devenant pratique commune, notamment du fait des contenus web existant en de plus en plus de langues différentes. 10% des sites sont en anglais, 22% en russe, 19% en chinois et 12% en japonais.
L’intensification de la tendance
En 2014, l’ICANN a commencé à encourager les nouvelles extensions visant une communauté, notamment en arabe, cyrillique et chinois. Depuis, cinq différents panels ont été créés par pays dans le monde en vue de labéliser et réguler des zones par nation. La procédure accélérée d’établissement de noms de domaine internationalisés a été introduite en 2009 et permet aux pays et territoires de soumettre leurs demandes pour l’ouverture des extensions de noms de domaine en caractères non latins.
Un outil spécifique de surveillance
L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD’s) a engendré des changements techniques significatifs dans la représentation des noms de domaine et rendu insuffisant les outils traditionnels de surveillance. Les noms de domaine internationalisés sont enregistrés sous forme codée, ne permettant pas la reconnaissance d’un terme à titre de marque. Seul un outil spécifique peut détecter les cas de cybersquatting de noms de domaine internationalisés.
Ne restez pas inactifs ! Surveillez vos noms de domaine internationalisés sur internet et poursuivez les cybersquatteurs dans l’espace entier des noms de domaine grâce à des outils adaptés.
Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans les surveillances de noms de domaine et peut vous aider à gérer et prévenir les pratiques abusives sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.
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Written by Dreyfus08/07/2016
Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original. Son auteur peut dès lors ressentir une frustration du fait de la reproduction de son œuvre, sur différents types de supports, sans son avis ni mention de son identité, cependant les recours et fondements juridiques restent limités.
En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. Elle devrait ainsi être une « œuvre de l’esprit », être matérialisée et porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon la terminologie consacrée par la jurisprudence (critère de l’originalité).
La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes. Toutefois, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point.
Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ». La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut. Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Quelques procédés pourraient permettre à des recettes d’obtenir une protection légale : la présence d’illustrations originales, une narration créative, l’allusion à une musique spécifique, une suggestion de présentation du plat réalisé, la recommandation d’un vin pour l’accompagner, le récit de l’origine de la recette, ou encore l’évocation de souvenirs associés à celle-ci.
Tous ces éléments peuvent être protégés par le Copyright ou droit d’auteur, même si la recette en elle-même ne peut prétendre à une telle protection. Ainsi, chaque copie d’une recette améliorée de cette manière devra spécifier le copyright en affichant le signe ©, ainsi que les informations qui l’accompagnent ((date de publication) (nom de l’auteur)), bien que ces mentions ne soient pas une condition nécessaire à la protection par le copyright.
Cependant, le copyright n’interdira à personne la réalisation de la recette, ni la prise de photo des diverses étapes ou du plat final, ni même la description de la recette dans des termes et expressions différentes.
Par ailleurs, s’il est possible de donner un nom à la création culinaire et de la protéger par un dépôt de marque, cela ne permet pas de protéger la création culinaire ou la recette en elle-même.
Aujourd’hui, force est de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente.
Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation. Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ». Cependant, la protection tiendrait à des accords de confidentialité dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie.
Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. On l’immortalise en divulguant l’information au maximum[2] ».
La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas. N’oubliez pas qu’une pincée d’originalité vous aidera à l’obtenir plus facilement !
[1] TGI Paris, 10 juil. 1974
[2] http://www.slate.fr/story/64233/recette-cuisine-propriete-intellectuelle
Written by Dreyfus08/07/2016
Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Mexique, il etait devenu nécessaire de mettre en œuvre un système d’opposition pour renforcer le procédé d’enregistrement et améliorer la compétitivité ainsi que le dynamisme de la protection des droits de propriété intellectuelle du Mexique.
Fin de l’année 2015, une modification de la loi mexicaine sur la propriété industrielle (IPL) a ainsi été proposée. L’amendement concerne la mise en œuvre d’un système d’opposition au Mexique afin de codifier le processus d’enregistrement des marques, alignant ainsi le dispositif de propriété industrielle mexicain aux tendances internationales.
Le 28 avril 2016, la Chambre des députés mexicain a approuvé le décret modifiant l’IPL mettant en œuvre un système d’opposition de marque au Mexique. Cette réforme a été publiée le 1er juin 2016 au Journal Officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación). Elle entrera en vigueur le 30 août 2016, c’est-à-dire 90 jours calendaires après la publication.
Ainsi, d’après l’article 120 du décret, un tiers aura la possibilité de déposer une opposition dans le mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement de marque au journal officiel. Aucune prolongation de la période d’opposition d’une durée d’un mois n’est autorisée.
Cette nouvelle procédure va permettre une meilleure appréciation des demandes d’enregistrement par l’Office mexicain des marques (MTO). Effectivement, avant la réforme de 2016, l’Office mexicain décidait unilatéralement si la demande était susceptible de créer un risque de confusion par rapport à un droit antérieur. Un tiers, s’il estimait qu’une demande pouvait porter atteinte à ses droits, n’avait pas la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cette demande de marque et devait espérer que l’Office considère qu’il y avait un risque de confusion lui-même.
Aujourd’hui, grâce à cette réforme, tout titulaire de marque peut former opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque et, de ce fait, apporter des informations sur ses propres droits qui auraient pu être ignorées par l’Office.
Toutefois, ce nouveau système n’a aucune répercussion contraignante sur la conduite de l’Office mexicain des marques en ce qui concerne le processus d’examen de la marque. Effectivement, ce dernier a la possibilité de prendre en considération dans son analyse l’opposition d’un tiers et les déclarations faites en réponse par le requérant, mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, une opposition ne déterminera pas automatiquement les résultats de l’examen approfondi effectué par l’Office mexicain. En outre, l’opposition n’entrainera en aucun cas la suspension de la procédure d’enregistrement.
L’Office mexicain des marques continuera à formuler des motifs absolus et relatifs lors de son examen d’une marque.
Il est donc important de noter que ce nouveau système d’opposition n’est pas considéré comme une procédure dans le mécanisme d’enregistrement. Par conséquent, le demandeur n’a pas l’obligation de répondre à une opposition engagée par un tiers. Ce défaut de réponse ne sera pas interprété comme une acceptation tacite de l’opposition.
La jurisprudence est à suivre…
Lisez aussi Marque international: à partir du 19 février 2013 le Mexique pourra être désigné
Written by Dreyfus08/07/2016
Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.
L’appellation « marque zombie » ne fait bien sûr pas référence au récent regain de popularité de la culture zombie ou de la flopée de demandes d’enregistrement liée à cet engouement. Ce terme renvoie à la renaissance d’une marque déjà morte. Ces marques dites zombies sont connectées au passé. Ce sont d’anciennes marques, souvent iconiques, qui possèdent une notoriété établie.
Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes. Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En terme de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle. Mais, comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.
Ainsi, ces marques s’entendent des signes ayant été abandonnés mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation – « residual goodwill » –. La marque zombie suppose cependant un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.
Il existe de nombreux arguments en faveur de ce type de signe distinctif. C’est une marque provoque de la nostalgie, une connexion émotionnelle avec le passé et dont la renommée traduit une confiance et une fidélité de la part des consommateurs. Elle permet de gagner du temps ainsi que de faire des économies sur les investissements marketing de façon significative puisque la marque a déjà une réputation. Il y a donc beaucoup moins de risques commerciaux dans l’appropriation d’un tel signe.
Toutefois, une partie de la doctrine s’exprime en défaveur de la marque zombie. Elle entrainerait en effet un avantage déloyal et abusif pour l’entreprise qui la récupère. Ce serait aussi une marque fondamentalement trompeuse.
Cependant, si une entreprise n’utilise plus une marque, continuer à la protéger n’entrainerai-t-il pas un gel du marché ? La réutilisation d’une ancienne marque par un nouveau titulaire peut tout à fait être considérée comme étant un usage légitime. En outre, quel est l’intérêt de continuer à protéger une marque qui serait, de toute façon, restée morte et enterrée ?
Il convient également de faire attention aux marques qui ne sont pas complètement abandonnées, c’est-à-dire, par exemple, une marque dont le titulaire ne ferait pas une exploitation effective mais qui ne serait toujours pas retombée dans le domaine public. Dans ce cas, il existe un risque de reprise alors que le signe est toujours détenu par son titulaire. Ici, nous ne sommes plus sur le terrain du droit commun mais sur celui de la contrefaçon.
La notoriété de la marque :
La notoriété de la marque doit être restée vive dans l’esprit du consommateur. L’objectif est que celui-ci continue d’associer ce signe aux produits ou services d’origine. La nouvelle marque devra, cependant, porter sur des produits ou services radicalement différents afin que son nouveau titulaire ne risque pas une action en justice.
La réputation de l’ancienne marque a un double avantage pour le nouveau signe. Tout d’abord, elle peut permettre d’enclencher une demande instantanée pour le nouveau produit, même si cet engouement se révèle faussé puisque pour des produits et services différents et ne provenant pas du titulaire originel. Enfin, elle peut limiter l’investissement nécessaire en terme de publicité sur le nouveau produit et ainsi augmenter les profits.
L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celui du titulaire originel.
Le fait de ressuciter une marque semble donc poursuivre un objectif essentiel, celui d’amener les consommateurs à associer la marque avec le produits originel.
La protection contre l’émergence de marques zombies :
Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque d’entre les morts. En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.
Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.
Aux Etats-Unis, il règne un flou juridique sur la question de la protection des consommateurs contre les marques zombies. C’est pourquoi, il convient de s’orienter vers le droit américain sur les marques, le « Lanham Act », entré en vigueur le 5 juillet 1947, et la jurisprudence l’interprétant. Ainsi, trois années consécutives de non usage constituent une preuve d’abandon de la marque. Toutefois, la jurisprudence fédérale nord-américaine précise que c’est une présomption simple.
Une opposition introduite par Général Motors Corp contre Aristide & Co., Antiquaire de marques (TTAB, Opposition, 21 avril 2008, General Motors Corp. c/ Aristide & Co., Antiquaire de Marques, n°91167007) nous permet de mieux cerner le concept de marque zombie mais aussi les limites en ce qui concerne la protection de marques notoires tombées dans le domaine public. Général Motors Corp commercialisait, au début du XXème siècle, des voitures Cadillac sous la dénomination « La Salle ». Cependant, la société n’a plus utilisé cette marque depuis les années 40. En 2004, une entreprise, Aristide & Co, décide d’enregistrer le terme « La Salle » en tant que marque pour des produits de la classe 12. Lorsque la demande a été publiée, la célèbre entreprise de véhicules motorisés a décidé de s’opposer à son enregistrement, et ce sans succès. Effectivement, le « Trademark Trial and Appeal Board » (TTAB) n’a pas été convaincu par les arguments présentés par General Motors Corp. Il s’avère en effet qu’après 65 ans de non usage, ce dernier n’avait aucune intention sérieuse de réintroduire la marque sur le marché. L’accent est ici mis sur l’intention des parties.
En outre, le TTAB n’a pas considéré qu’il existait un résidu assez important de réputation attribuable à la marque « La Salle » appartenant à General Motors. La simple reconnaissance de cette dernière par des collectionneurs ne suffisait pas selon le tribunal.
Dans cette affaire, la marque « La Salle » n’était plus utilisée depuis de nombreuses années. Il est légitime de se demander ce qu’il en est pour une marque populaire, n’étant plus utilisée depuis peu de temps, dix ans par exemple. Dans ce cas, la transformation de la marque semble plus compliquée et peut dépendre de son résidu de réputation auprès du public. Ainsi, selon les tribunaux nord-américains, une résurrection réussie dépendra de la popularité de la marque originelle mais aussi de la capacité du consommateur à la reconnaitre et à faire le lien entre elle et les produits et services originels. En outre, cela dépendra aussi des arguments que les tribunaux accepteront d’acceuillir favorablement.
En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.
Il existe une possibilité pour tenter d’éviter qu’une marque zombie ne prête pas à confusion ou ne soit pas susceptible de tromper le public. Le nouveau titulaire pourra effectuer une reproduction des produits et services de la marque d’orgine, mais cela dans le strict respect de la qualité de ces derniers. Le nouveau titulaire devra aussi indiquer expressément au public qu’il n’est en aucun cas lié au titulaire originel de la marque. Cette hypothèse n’est toutefois possible seulement si les produits et services concernés ne sont pas protégés par un autre droit de propriété intellectuelle comme le droit des dessins et modèles, des brevets ou le droit d’auteur. Au final, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la marque originelle dépend souverainement des juges du fond.
Ressusciter une marque peut ainsi présenter un attrait majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence, autant française qu’américaine, encore rare et incertaine sur la question.
Lisez aussi notre article Principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé
Written by Dreyfus08/07/2016
Le Fournil est titulaire de droits sur la marque française semi-figurative « La Fuette », désignant du pain et des services de boulangerie, notamment du pain de qualité supérieure commercialisé dans les boulangeries sous le nom commercial et l’enseigne « La Fuette ». La société Coup de pâtes, quant à elle, commercialise du pain précuit surgelé sous la dénomination « Fusette ».
Après avoir effectué une saisie-contrefaçon, Le Fournil a assigné la société litigieuse en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Coup de pâtes a demandé reconventionnellement la déchéance des droits de la société Le Fournil sur sa marque « La Fuette ».
La cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance de la marque. Un pourvoi en cassation a alors été formé au motif que la cour d’appel n’aurait pas appliqué les règles relatives à la déchéance. Dans sa décision, la Haute juridiction censure les juges d’appel et rend une décision extrêmement détaillée et riche en enseignant sur la déchéance pour non-usage, selon les dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle français. En effet, le titulaire d’une marque doit pouvoir justifier d’un usage sérieux de sa marque pour les produits et services pendant une période ininterrompue de 5 ans.
Pour commencer, cette affaire s’inscrit dans un contexte particulier. Désignant des produits et services de boulangerie, la marque ne pouvait pas être apposée sur les produits alimentaires.
La cour de cassation prend en compte la spécificité de la marque et censure la cour d’appel en précisant que cette dernière aurait dû rechercher si la production des supports commerciaux et publicitaires accompagnant la commercialisation des produits pouvait démontrer l’exploitation effective de la marque, étant donné que cette dernière ne peut pas être apposée sur les pains fabriqués en boulangerie.
A cet égard, la Haute juridiction rappelle que « l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci ».
La cour d’appel aurait dû faire preuve d’une plus grande souplesse et tenir compte des étiquettes et panonceaux et de toutes autres pièces fournies par la société Le Fournil pour avoir une appréciation éclairée de l’exploitation commerciale litigieuse.
Par ailleurs, La Fuette a fourni des preuves d’usage de la marque verbale « La Fuette », alors que l’enregistrement était celui d’une marque semi-figurative. La cour d’appel a estimé que l’usage de la marque devait se faire sans aucune modification. Cette solution est sévère.
Mais le signe « La Fuette » n’est-il pas l’élément dominant de la marque ?
Or, l’arrêt de principe de la Cour de justice de la communauté européenne « Sabel » du 11 novembre 1997 (CJCE, 11 nov. 1997, Sabel, affaire C-251/95) a permis d’expliquer la notion d’élément « dominant » de la marque. Cette jurisprudence explique qu’une appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. La perception des marques qu’a le consommateur moyen joue ainsi un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
La Cour de cassation a sanctionné à juste titre la sévérité de la cour d’appel qui avait considéré que les documents justificatifs apportés étaient sans effet au seul motif qu’il ne comportait pas l’élément figuratif. Il convenait de rechercher si l’élément verbal « La Fuette » était l’élément distinctif dominant, de sorte que son exploitation, même sans l’élément figuratif, constituait un usage de la marque sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif.
La marque a pour fonction première et essentielle d’indiquer au consommateur l’origine des produits et/ou des services qu’elle désigne. Elle permet de ce fait d’identifier les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Contrairement à la position que pouvait avoir la cour d’appel, la Cour de cassation a décidé, mentionnant un rapport de contrôle effectué par la Direction nationale de la concurrence et de la consommation réalisé le 14 novembre 2008, que le terme « La Fuette » était utilisé pour désigner un pain particulier dont il garantissait l’origine. La marque litigieuse permet donc d’identifier de façon effective ses produits et services de ceux de ces concurrents.
L’article L. 714-5 du CPI précise en effet dans son alinéa 4 qu’un usage sérieux commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. Ainsi, la cour d’appel n’avait pas à écarter certains actes d’exploitation invoqués à titre d’usage sérieux de la marque pour la seule raison que ces éléments étaient postérieurs à la période de trois mois à compter de la demande de déchéance et sans constater que la société Le Fournil avait à cette date connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance. Cette exigence demande une certaine rigueur dans les délais qui doit être mise en œuvre par la Cour de cassation.
Il convient donc d’être prudent quant à l’usage de la marque. Il est crucial d’user effectivement de la marque comme elle a été enregistrée. A défaut, il peut être opportun de déposer une nouvelle marque.
Voir aussi nos articles:
Union européenne: appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque
Usage sérieux de la marque: Specsavers vs Asda saga
« Famille » de marques: conséquences de la décision Rintisch
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