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Décision du Conseil Constitutionnel sur l’attribution des noms de domaine

Written by Dreyfus07/10/2010

Il y a quelques jours, le Conseil Constitutionnel reprocha au législateur d’avoir été trop avide de compétences ; résultat : un article du code des postes et des communications électroniques (CPCE) censuré et un législateur qui devra se remettre au travail.

Le 9 juillet dernier, le Conseil Constitutionnel fut saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les requérants remettaient en cause la conformité de l’article 45 du CPCE, relatif à l’attribution des noms de domaine sur Internet, qui confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques la tâche d’attribuer et de gérer les noms de domaine. Selon les requérants, cet article laisserait à l’autorité administrative et aux organismes désignés par elle trop de latitude pour définir les principes d’attribution des noms de domaine, sans fixer un cadre minimal et des limites à leurs actions ; en effet, le cadre prévu par l’article est pour le moins imprécis : « L’attribution […] est assurée […] dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect […] des droits de la propriété intellectuelle ». De plus, l’article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser ses conditions d’application.

Le 6 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel fit droit aux critiques et censura l’article 45 du CPCE ; pour ce faire, il prit le temps de rappeler certaines libertés constitutionnelles telles que la liberté d’entreprendre et la liberté de communication qu’il estime vont de pair avec les droits de la propriété intellectuelle puisqu’ « en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale […] l’encadrement […] du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre ». Or, ces libertés constitutionnelles n’étaient même pas mentionnées dans l’article 45 du CPCE.

Reprochant au législateur d’avoir entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaines sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés sans qu’aucune autre disposition législative n’institue de garanties empêchant qu’il ne soit porté atteinte aux libertés d’entreprendre et de communication, le Conseil Constitutionnel déclara que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence.

L’article 45 du CPCE survivra cependant encore neuf mois ; en effet, le Conseil Constitutionnel estima  que « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives ». La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article prendra donc effet le 1er juillet 2011, ce qui laisse au législateur le temps nécessaire pour déterminer un nouveau cadre législatif d’attribution des noms de domaine sur Internet.

L’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) a pris soin de faire remarquer dans un communiqué de presse que la censure de l’article 45 du CPCE porte sur la manière dont le législateur avait encadré le droit des noms de domaine, et qu’elle ne remet pas en cause sa désignation en tant qu’office d’enregistrement en charge de l’extension « .fr » sur internet.

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Prochaine ouverture de l’extension somalienne

Written by Dreyfus07/10/2010

Crée il y a plus de 10 ans, l’extension somalienne avait été confiée à un prestataire américain compte tenu de la situation politique difficile de la Somalie. Pour autant, aucun nom de domaine en <.so> n’avait pu être enregistré jusqu’à aujourd’hui.

En 2009, à la suite de longues négociations avec l’ICANN, la Somalie a obtenu la reprise de la gestion de son extension nationale. Le site http://www.soregistry.so/ dédié à cette extension rend compte des prochaines possibilités d’enregistrement en trois phases des noms de domaine en <.so> :

–         du 1er au 30 novembre 2010 se déroulera la phase d’enregistrement prioritaire ou sunrise, dans laquelle seuls les titulaires de marques pourront enregistrer des noms de domaines. En présence de demandes de noms de domaines identiques, une période d’enchères est prévue du 1er au 15 décembre 2010.

–         Du 16 décembre 2010 au 9 février 2011 : la phase de landrush permettra à toute personne intéressée de soumettre des demandes d’enregistrement de noms de domaines qui n’ont pas été enregistrés ou déposés pendant la phase de sunrise. Il est également prévu après cette phase une période d’enchères en cas de demande multiple qui aura lieu du 10 février au 28 février 2011.

–         A partir du 1er mars 2011 : l’ouverture générale selon laquelle la règle du premier arrivé, premier servi, prévaudra.

A ce jour, l’enregistrement d’un nom de domaine en <.so> ne semble pas a priori être conditionné par une présence locale. Le site précise enfin que 4 extensions sont possibles : le <.so>, le <.com.so>, le <.net.so> et le <.org.so>.

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Le projet new gTLDs de l’Icann avance…

Written by Dreyfus30/09/2010

Le conseil des directeurs de l’Icann (Board) s’est réuni la semaine dernière en Norvège pour tenter de trouver des solutions aux divers points bloquants du projet de nouvelles extensions génériques. Si aucune avancée majeure n’a pu être constatée, force est néanmoins de reconnaitre que le projet continue à avancer doucement avec pour objectif la publication d’une version finalisée du guide de candidature avant la prochaine réunion de l’Icann à Cartagène, en Colombie début décembre.

Le Board a néanmoins pris position sur certains des points bloquants :

–          Protection des noms géographiques : la liste des noms géographiques protégés décrite dans la norme ISO 3166-2 sera étendue à la liste des régions définie par l’Unesco. Les version traduites de ces noms ne seront pas protégées et ne pourront être défendues   que par une procédure d’objection de type communautaire (c’est-à-dire par les gouvernements concernés).

–          Nombre d’extensions admissibles à la racine de l’Internet : des modèles établis en interne font état d’un maximum de 1000 nouvelles extensions susceptibles de délégation par an.

–          Protection des titulaires de droits – URS : la délai de réponse à une plainte URS de la part d’un titulaire de nom de domaine a été réduit de 20 jours à 14 jours, avec une extension possible de 7 jours.

–          Protection des titulaires de droits – Trademark Clearinghouse : cette base de données centralisée devrait être utilisée lors de la phase d’attribution des extensions, pendant les périodes de Sunrise au moment de la commercialisation des extensions ainsi que lors des procédures URS. Un des critères de cette base de données était l’acceptation de marques ayant fait l’objet d’un examen « substantiel ». Le Board a précisé que les examinateurs qui traiteront les demandes d’intégration dans la Trademark Clearinghouse devront procéder à un examen de fond ainsi qu’à une évaluation de l’usage des marques se portant candidates.

–          Intégration Verticale : le groupe de travail du GNSO n’est pas parvenu à ce jour à un consensus sur les règles régissant la séparation entre unités d’enregistrement et offices d’enregistrement. Le Board a mis en demeure le GNSO de lui transmettre sa position sur cette question avant le 8 octobre. A défaut, le Board reprendra la main sur ce dossier.

Si aucune décision majeure n’a été prise, il faut néanmoins noter que le Board œuvre pour faire avancer le projet et lancer le 1er cycle de candidatures en 2011 comme prévu.

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Google AdWords – Evolution de la politique de protection des marques dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à partir du 14 septembre 2010

Written by Dreyfus16/09/2010

Google a décidé de faire évoluer à partir du 14 septembre 2010 sa politique en matière d’AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE pour la rapprocher de celle déjà en place dans la plupart des pays du monde.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la décision Google de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 23 mars 2010 Louis Vuitton vs Google dans laquelle il avait été jugé que « le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques ».

Ce changement de politique n’est pas sans conséquence pour les titulaires de droits.

 

GOOGLE ADWORDS : LA PUBLICITÉ AU PLUS PRÈS DE L’INTERNAUTE !

 

Le programme Google AdWords a pour finalité de proposer aux annonceurs d’afficher des publicités contextuelles et ciblées le plus précisément possibles sur les domaines d’intérêts des internautes. Le programme repose sur deux principes : les mots-clés et la géolocalisation qui, combinés, permettent de choisir finement le public visé par les annonces.

 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ADWORDS

Il existe trois options de ciblage des mots-clés qui déterminent le mode de recherche Google

déclenchant la diffusion des annonces :

  • La requête large qui permet à une annonce d’apparaître dans le cadre de recherches portant sur des expressions similaires et des variantes pertinentes ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur « télévision Samsung ».
  • L’expression exacte qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant à l’expression exacte même si cette dernière est associée à des termes supplémentaires ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision Samsung » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur l’expression « télévision Samsung écran plat».
  • Le mot clé exact qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant exclusivement à l’expression exacte.

La plus connue, la plus souvent utilisée (sans doute parce qu’elle est choisie par défaut), est la requête large ou broad match. La requête large permet d’afficher une annonce lorsque l’internaute saisit l’un des termes du mot clé acheté, même lorsqu’ils sont inversés ou entrecoupés d’autres mots.

Les annonces se déclencheront pour toutes les requêtes quelque soit l’ordre dans lequel les mots clés sont saisis par l’internaute même si la requête contient d’autres termes.

Aujourd’hui, une annonce est susceptible d’être diffusée avec:

  • des formes au pluriel et/ou au singulier du mot-clé,
  • des synonymes du mot-clé,
  • d’autres “variantes pertinentes” du mot-clé.

 

LA GÉOLOCALISATION

Les campagnes de publicité utilisant les Google AdWords tiennent compte de deux facteurs de géolocalisation :

  • Les pays ciblés par la campagne (selon le choix de l’annonceur),
  • Les pays de consultation des annonces (la localisation physique de l’internaute, matérialisée par l’adresse IP de son ordinateur) ; il faut noter que ce facteur est très important dans la mesure où une requête effectuée sur Google sur le même terme ne donnera pas les mêmes résultats selon le pays de consultation ; par exemple, un internaute français faisant une recherche sur Google Allemagne (google.de) n’obtiendra pas les mêmes résultats qu’un internaute allemand effectuant une recherche identique. Le système de géolocalisation utilisé permet de localiser le lieu de consultation physique de l’annonce. Par exemple, une recherche sur un restaurant pourrait faire apparaître des annonces pour des restaurants se trouvant au coin de la rue !

Le déclenchement des annonces est enfin lié à la politique de protection des marques mis en place par Google dans les pays considérés.

 

L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES MARQUES

 

Jusqu’à présent, dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, lorsqu’un titulaire de marques adressait une réclamation à Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots-clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots-clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

 

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES TITULAIRES DE DROITS À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2010 ?

  • Un annonceur qui fait de la publicité sur Google en Europe pourra sélectionner des marques en tant que mots-clés pour déclencher ses annonces. Les annonceurs pouvaient déjà utiliser des marques tierces comme mots-clés aux États-Unis et au Canada depuis 2004, au Royaume-Uni et en Irlande depuis 2008 et dans de nombreux autres pays depuis mai 2009.
  • Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots-clés.
  • Les marques qui avaient été blacklistées à titre préventif seront supprimées de la base de Google et pourront de nouveau être enregistrées en tant que mot clé.
  • Les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherches sur des marques concurrentes.
  • Google n’interviendra que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité :

– sur requête d’un titulaire de droit et après enquête de Google ayant confirmé l’atteinte

– sur décision judiciaire

Par ailleurs, pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots-clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur.

 

LA JURISPRUDENCE RÉCENTE

 

La responsabilité des annonceurs a été rappelé et précisé dans l’arrêt de la CJUE du 8 juillet 2010 Portakabin vs Primakabin notamment lorsqu’il s’agit d’un vendeur de produits d’occasion. L’annonceur ne peut être sanctionné que s’il résulte de l’annonce un risque de confusion relatif à la fonction d’indication d’origine de la marque concernée. [Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot clé identique à sa marque mais uniquement si la publicité génère de la confusion : à savoir quand elle « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».]

La CJUE précise également « qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque. » L’utilisation d’une marque à titre de mot-clé par un revendeur ne pourra être interdite que si l’usage du mot clé donne l’impression que le revendeur et le titulaire de la marque sont économiquement liés ou si cet usage s’effectue sérieusement au détriment de la réputation de la marque.

Ces éléments seront appréciés souverainement par les différentes juridictions nationales.

En France, la Cour de cassation dans la décision France vs Gifam en date du 13 juillet 2010 a confirmé la jurisprudence de la CJUE et notamment le fait qu’en proposant aux annonceurs l’usage comme mots-clés des signes déposés en tant que marques, Google n’a pas commis d’acte de contrefaçon.

La Cour d’Appel a également confirmé dans l’arrêt Multipass / Smart&Co en date du 19 mai 2010 que l’annonceur a commis une faute en ne procédant pas à l’inscription des termes litigieux en « mot clé négatif » alors qu’il avait connaissance de la situation depuis plusieurs mois. Toutefois, cette affaire intervenait dans un contexte très concurrentiel et concerne l’utilisation de la requête large. Elle doit donc s’analyser en étant rattachée au cas d’espèce.

 

QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?

 

Avec l’évolution récente de la jurisprudence et la nouvelle politique de protection des marques de Google, les titulaires de droits devront faire preuve de davantage de vigilance quant à l’utilisation de leurs marques en tant que mots-clés afin de déceler les éventuels comportements abusifs et prendre les dispositions appropriées à l’encontre des annonceurs.

 

LA SURVEILLANCE DE L’USAGE DE MARQUES À TITRE DE MOTS–CLÉS

 

Avec la fin du système de blacklistage des marques dans le programme AdWords, les titulaires de droits devront mettre en place une surveillance spécifique permettant de détecter l’utilisation qui est faite de leurs marques à titre de mots-clés par des tiers et notamment par leurs concurrents. Une des difficultés majeures de cette surveillance tient au principe de la publicité géolocalisée qui nécessite de procéder à une surveillance « physique » dans chacun des pays d’intérêt ainsi que de l’analyse des annonces détectées et ce quelle que soit la langue de l’annonce.

Depuis fin juin 2010, Dreyfus & associés propose un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. N’hésitez pas à nous contacter !

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Ouverture de la Sunrise pour l’enregistrement de noms en hébreu dans l’extension .il

Written by Dreyfus02/09/2010

ISOC-IL, registre israélien en charge de l’extension .il, a annoncé le 29 août 2010 l’ouverture d’une période de Sunrise pour l’enregistrement de noms de domaine en caractères hébreux comme איגוד-האינטרנט.org.il dans la sous-extension.co.il. La période de Sunrise sera ouverte du 30 août 2010 au 30 octobre 2010.

Les pré-réservations de noms de domaine doivent répondre aux conditions suivantes :

–          le demandeur doit être une entité légale israélienne ou être titulaire d’une marque nationale enregistrée israélienne

–          le titulaire du nom de domaine doit répondre aux mêmes critères

–          un seul nom de domaine (par marque ou nom d’entité) peut être enregistré dans une sous-extension (.co.il, .org.il…)

–          le nom de domaine demandé doit être identique à la marque ou au nom de l’entité réservataire

–          le nom de domaine ne peut contenir une seule lettre ou commencer par un chiffre (d’autres limitations d’ordre technique sont également applicables).

–

Après la période de Sunrise, l’enregistrement de noms de domaine sera ouvert au public sans limitation.

D’autre part, le registre israélien est en phase d’étude pour déposer un dossier de candidature pour une extension ccTLD IDN en hébreu. Selon l’approche adoptée par l’ISOC-IL, l’espace de nommage sera alors unifié et les noms de domaine dans l’extension .il auront un alias dans l’extension ccTLD IDN. Il ne devrait pas être nécessaire d’enregistrer un nouveau nom de domaine dans l’extension ccTLD IDN.

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La mise en place de nouveaux IDN en caractères arabe et chinois se poursuit

Written by Dreyfus26/08/2010

On se souvient qu’à l’instar de l’Arabie Saoudite, l’Egypte avait obtenu l’autorisation d’exploiter son extension nationale IDN, مصر. « .MISR », signifiant « Egypte » en arabe.

La première phase d’enregistrement, réservée aux institutions gouvernementales égyptiennes, est maintenant terminée. Elle laisse place, depuis le 22 août dernier, à la seconde phase d’enregistrement prioritaire au profit des entreprises locales (disposant d’un certificat d’enregistrement de société en Egypte), ainsi qu’aux titulaires d’une marque égyptienne enregistrée en caractères arabes.

Une troisième phase a été annoncée, durant laquelle l’enregistrement de noms de domaine en .MISR serait ouvert à tous. Cependant, la date d’ouverture de cette phase, les règles applicables d’éligibilité et le prix n’ont pas encore été définis.

Par ailleurs, lors de la 38ème réunion internationale de l’ICANN à Bruxelles, l’Assemblée Générale de L’ICANN a confirmé l’introduction de 5 nouvelles extensions nationales IDN en caractère chinois:

• .中国 et .中國, signifiant « Chine » en caractères simplifiés et traditionnels, demandés par le CNNIC (China Internet Network Information Center)

• .台湾 et .台灣, signifiant « Taiwan » en caractères simplifiés et traditionnels, demandés par le TWNIC (Taiwan Network Information Center)

• .香港, significant « Hong Kong », demandé par le HKIRC (Hong Kong Internet Registration Corporation Limited)

Il convient de rester attentif aux futurs développements des réglementations pour la mise en place de ces nouvelles extensions nationales.

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Ebay et la contrefaçon par voie d’Internet : le choc des logiques entre la France et les Etats-Unis

Written by Dreyfus26/08/2010

 

Ebay a été condamné à plusieurs reprises pour contrefaçon ces dernières années par les juges français.  Les litiges opposaient Ebay à de grandes entreprises titulaires de marques. Un des cas les plus médiatisés a concerné le groupe LVMH pour Christian Dior, Givenchy ou encore Guerlain. Ebay a été condamné, par le Tribunal de commerce de Paris, le 30 juin 2008, notamment pour avoir diffusé des produits contrefaisants commettant de ce fait une faute grave « en manquant à ses obligations de s’assurer que ses activités ne génèrent pas des actes illicites ».

Cette décision vient d’être confirmée par la Cour d’Appel de Reims, le 20 juillet dernier, dans une affaire similaire concernant des contrefaçons de sacs Hermès. La cour a qualifié Ebay d’éditeur de services compte tenu des services proposés excédant le « caractère purement technique, automatique et passif » des hébergeurs tels que définis par la directive sur le commerce électronique. En conséquence, Ebay, n’a pas la possibilité de se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité applicable aux hébergeurs.

La cour a effectivement relevé qu’Ebay propose une rubrique permettant de suggérer de nouveaux achats aux internautes mais donne aussi la possibilité de mettre en place des promotions croisées. EBay intervient également dans le règlement de litiges entre utilisateurs en cas de défaut de paiement ou de livraison et perçoit à chaque vente, une somme proportionnelle au montant payé. La cour a également affirmé qu’Ebay fait un usage non autorisé du nom et des marques dont Hermès est le titulaire pour permettre la mise en vente des sacs litigieux.

Telle n’est pas la position des juges américains dans une affaire similaire opposant le site d’enchères en ligne au joaillier Tiffany. La société Tiffany, après avoir constaté que 70% de ses marchandises mises en vente sur Ebay étaient fausses, souhaitait que le site Internet assume ses responsabilités ce à quoi Ebay avait répondu qu’il faisait tout son possible pour empêcher que de tels produits soient mis à la vente sur leur site, les internautes pouvant d’ailleurs dénoncer tout produit suspecté de constituer une contrefaçon. Les juges américains, le 1er avril 2010, ont considéré que seuls les vendeurs commettaient une violation de la marque, non le site en lui-même lui déniant ainsi toute responsabilité. En effet, une Cour d’appel des États-Unis (deuxième circuit de New York) a affirmé que pour engager sa responsabilité, un fournisseur de service doit détenir plus qu’une connaissance générale […] que ses services sont utilisés pour vendre des produits contrefaisants.

La jurisprudence américaine semble être de plus en plus favorable aux fournisseurs de services sur Internet qui font preuve d’initiatives pour lutter contre les usages illicites de leur service.

Pour remédier à ce problème, un organisme national basé en Californie (National Trademark Investigations) offre une solution aux internautes. En effet, un site Internet a été créé, « isitfaxe.org », afin que les internautes puissent faire part anonymement de leurs suspicions quant à d’éventuels produits contrefaisants. Les consommateurs peuvent également solliciter de l’aide afin de déterminer si les produits qu’ils ont acheté constituent des contrefaçons. Dès que le site peut de manière certaine conclure que des produits sont contrefaisants, l’information est stockée dans une base de données accessible au public.

Les juges français vont t’ils à l’avenir céder à la logique des juges américains en accord avec une approche très libérale ou continueront t’ils à appliquer leur solution pour plus de protection des consommateurs ?

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Le système de la marque internationale

Written by Dreyfus19/08/2010

Pourquoi opter pour la marque internationale ?
Principalement parce que le système de la marque internationale permet au titulaire d’une marque d’être protégé dans de nombreux pays (jusqu’à 85 pays dits « parties contractantes » au 1er septembre 2010 ) en n’engageant qu’une seule procédure de dépôt. Le dépôt s’effectue dans une seule langue  (anglais, français ou espagnol) et entraîne le paiement d’un même ensemble de taxes dans une monnaie unique, le franc suisse. Ce système permet de n’avoir qu’une date d’expiration et donc qu’un seul renouvellement.
Pour autant, son utilisation parait souvent opaque et complexe.

1.    Comprendre la dualité du système :

Le système de Madrid comprend deux traités : l’Arrangement de Madrid (AM) de 1891 et le Protocole de Madrid (PM) de 1989, qui contient des règles similaires si ce n’est qu’elles ont été assouplies pour permettre un plus grand nombre d’adhésions.

Les différences fondamentales sont au nombre de quatre :
– Contrairement à l’AM qui ne permet l’adhésion que d’Etats, le PM permet à des Organisations Internationales (comme l’Union Européenne) d’adhérer au système.

– Contrairement à l’AM, l’enregistrement de base peut sous le PM être une simple demande d’enregistrement de marque qui n’a pas encore été examinée. Cependant, cette possibilité s’avère risquée étant donné que la demande de marque internationale va être « rattachée » à cette demande de base pendant 5 ans. Si la demande de base nationale est invalidée ou déclarée irrecevable, la demande de marque internationale suit le sort de la marque de base. C’est pourquoi le PM assure une porte de secours aux marques internationales qui se retrouveraient sans base : elles peuvent être « transformées » en marques nationales.

– Le système de taxes est différent selon les deux traités. Dans l’AM, la taxe de désignation est toujours la même. Dans le PM, les parties contractantes ont la possibilité d’exiger des taxes complémentaires, les taxes individuelles.

– Enfin, les délais de refus de la marque que peuvent prendre les offices des pays désignés pour examiner et le cas échéant refuser la demande de protection dans leur pays sont différents dans les deux traités. Ce délai est de 12 mois pour l’AM. Au-delà de cette période, la demande est réputée acceptée. Dans le PM, les parties contractantes peuvent exiger plus de temps (délais de 18 mois et plus), ce qui retarde la procédure mais a considérablement facilité l’entrée de nouvelles parties contractantes dont les législations nationales nécessitaient plus de temps d’examen.

Si le titulaire de la marque est une partie contractante au PM, il ne pourra demander une protection que dans une partie contractante au PM. Il est donc important de savoir à quel traité le pays de désignation a adhéré, et pour quelles particularités celui-ci a opté au niveau des taxes ou des délais de refus s’il a adhéré au PM. Ces déclarations des parties contractantes sont énumérées sur le site de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/declarations.html

2.    Ne pas confondre marque supranationale et système de Madrid :

Le système de Madrid ne crée pas un titre unitaire de marque supranationale. Il institue simplement une procédure unique de demande internationale de marque donnant lieu à un enregistrement international avec plusieurs « désignations ».
En cela, il facilite la gestion d’un portefeuille de marques à l’international et évite aux entreprises de déposer des marques pays par pays.

3.    Avoir un lien avec une partie contractante :
Pour être habilité à utiliser le système et donc lancer une procédure d’enregistrement international, une société doit d’abord avoir un rattachement avec une partie contractante à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid. Ce rattachement se fait par un établissement industriel et commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une partie contractante, un domicile ou par le biais de la nationalité.
4.    Disposer d’une demande de base:

Avant tout dépôt international, il faut disposer d’une demande ou d’un enregistrement de base de la marque. Cela signifie qu’une demande de marque internationale ne peut jamais être un premier dépôt. Il faut qu’elle se base sur un enregistrement ou une demande d’enregistrement national ou régional d’une partie contractante au système de la marque internationale.

Dans la demande, le Conseil en Propriété Industrielle va désigner les pays de protection. Les offices des parties contractantes désignés vont alors procéder à un examen de fond du signe selon leur propre législation. Cet examen de fond est limité dans le temps. Il dure au maximum 12 mois si la partie désignée a adhéré à l’Arrangement de Madrid, 18 mois ou plus si celle-ci a adhéré au Protocole de Madrid. Les offices peuvent refuser la demande de protection de la marque sur leur territoire. La marque n’est pas automatiquement admise à la protection. Si l’office désigné estime que la protection de la marque ne peut être assurée, le refus sera inscrit au registre international. De même, toute modification et renouvellement de l’enregistrement international fera l’objet d’une inscription au registre international.

La procédure de demande de marque internationale peut se résumer ainsi : la demande internationale aboutit devant le Bureau International qui va procéder à un examen de forme de la demande, publier la demande au registre international et la notifier aux parties désignées. Les offices des parties contractantes vont procéder à un examen de fond et dans un délai de 12 à 18 mois ou plus refuser ou accepter la demande.

5.    Il n’y a pas que les certificats qui prouvent que la protection a été acceptée par une partie contractante :

Une fois le délai de refus dépassé (de 12 selon l’AM et de 18 mois ou plus selon le PM) et dans le silence de l’office concerné, la demande est réputée acceptée. L’Office de désignation ne délivre donc pas forcément de certificats.
Cette situation crée un chevauchement dans le temps entre les offices qui acceptent au bout de 12 mois et les autres au bout de 18 mois ou plus. La base de données relatives aux marques internationales (ROMARIN) met à jour les refus ou acceptations des différents offices désignés.

L’acceptation de la demande par l’office désigné confère à l’enregistrement international l’effet d’un enregistrement national ou régional dans la partie contractante désignée.

6.    Savoir que les transferts des enregistrements de la marque internationale sont limités :

De nombreux pays n’ont pas encore adhéré au système, comme le Canada, Hong Kong, l’Inde, le Mexique, la Nouvelle Zélande, les Philippines, l’Afrique du Sud, Taïwan et la majorité des pays d’Amérique du Sud. Or, tout transfert de la marque internationale ne peut se faire qu’en faveur d’une société ressortissante d’un pays membre de l’AM ou du PM ou ayant un établissement effectif et sérieux dans l’un de ces pays. Par exemple, une société qui a son siège social à Paris ne pourra pas céder une marque internationale à une société qui a son siège social à New Dehli, car, contrairement à la France, l’Inde n’est pas membre du système.

Le transfert d’une marque internationale n’est donc pas possible si une des parties au contrat n’est pas rattachée au système de Madrid. Une difficulté supplémentaire résulte du fait que ce transfert n’est valide que si les parties sont rattachées au même traité au sein du système de la marque internationale. Ainsi, une cession de marque internationale ne peut avoir lieu entre une société ressortissante du Kazakhstan (qui a adhéré à l’AM) et une société ressortissante du Japon (qui a adhéré au PM).

Si la cession s’effectue entre deux parties rattachées aux deux traités à la fois (comme la France et la Suisse qui sont toutes deux parties contractantes aux deux traités), il convenait jusqu’au 1er août 2008 d’appliquer l’AM (selon la clause dite de sauvegarde). Depuis le 1er août 2008, la clause de sauvegarde est abrogée.

7.    Certains offices exigent des déclarations sous serment d’usage de la marque.

Les offices des États-Unis d’Amérique, de l’Irlande, du Royaume-Uni, et de Singapour  exigent des  déclarations d’intention d’utiliser la marque lors de la désignation ou du renouvellement de la marque. Lors de la demande d’enregistrement, la désignation des Etats-Unis nécessite le dépôt d’une déclaration d’intention d’usage de la marque dans le pays (formulaire OMPI MM18).

8.    Un enregistrement international peut être transformé si la demande est rejetée ou si l’enregistrement est annulé.

L’enregistrement international est rattaché les cinq premières années à sa demande de base. Si l’enregistrement de base est annulé, l’enregistrement international sera aussi automatiquement annulé. De la même manière, des limitations de l’enregistrement de base limitent la portée des biens et des services de l’enregistrement international.

Le protocole de Madrid a atténué les effets de ce rattachement en estimant que le titulaire de la marque aura 3 mois à compter de l’annulation pour transformer s’il le souhaite sa marque internationale en marques nationales.

9.    Les produits et services sélectionnés dans l’enregistrement de base vaudront pour l’enregistrement international.

On ne peut pas demander une protection de la marque plus large que celle de l’enregistrement de base pour un pays particulier en passant par le système de la marque internationale. Si le titulaire de la marque internationale souhaite élargir sa protection dans un pays qui a été désigné, il devra passer par un nouvel enregistrement national de la marque pour pouvoir sélectionner plus de produits et services.

10.    Un système de simplification des procédures d’enregistrement de la marque voué à devenir planétaire :

Lorsqu’un pays rejoint le système de Madrid, celui-ci doit se conformer aux règles du Protocole. Israël, qui rejoindra le Protocole de Madrid à compter du 1er Septembre 2010, a dû préalablement opérer quelques modifications de son système national d’enregistrement. Par exemple, le renouvellement de la marque a maintenant lieu tous les 10 ans et non plus tous les 14 ans. Une base de données en anglais a dû être mise en place et certaines structures ont été adaptées pour que l’examen de la demande d’enregistrement international ne dépasse pas les 18 mois.

Le système de la marque internationale facilite donc le dépôt à l’international et constitue un outil formidable pour protéger une marque dans de nombreux pays.

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IKS chinois – désormais un délai de forclusion (2 ans) pour les actions extrajudiciaires.

Written by Dreyfus19/08/2010

La procédure extrajudiciaire de règlement des litiges relatifs aux IKS chinois (Internet Keywords) a fait l’objet de modifications.

A compter du 29 août 2010, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles, le recours à cette procédure extrajudiciaire ne sera possible que pour les IKS enregistrés depuis moins de deux ans. Le régime de la forclusion pour les actions relatives aux IKS chinois est alors aligné sur celui applicable aux noms de domaines en .cn.

D’autres modifications sont attendues : concernant les cas dans lesquels seront reconnus l’enregistrement et l’utilisation d’un mot clé de mauvaise foi et les cas dans lesquels les droits et les intérêts du réservataire seront légitimes.

Il est donc extrêmement important de réagir rapidement en cas d’atteinte en Chine que ce soit sur les noms de domaine ou sur les IKS

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Google libéralise le système « AdWords » : le blacklistage préventif des marques à titre de mots clés n’est plus possible

Written by Dreyfus11/08/2010

Dans la droite ligne de la décision Google de la CJUE du 23 mars 2010 (Cf. notre article « La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE »), Google modifiera à partir du 14 septembre 2010 le règlement applicable au service AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE.

Jusqu’à présent, lorsqu’un titulaire de marques de cette zone géographique adressait une réclamation à la société Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

A partir du 14 septembre 2010, Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots clés. Ainsi, les annonceurs seront autorisés à utiliser des marques tierces en tant que mots clés. Google n’interviendra, le cas échéant, que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité. Par conséquent, les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherche sur des marques concurrentes.

D’après Google, cette modification de règle est justifiée par des considérations juridiques et commerciales, dans la mesure où « une telle modification serait en accord avec la loi en vigueur dans ces pays » et que « le règlement de Google est conforme aux principes promulgués lors du jugement rendu en mars 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des affaires connexes C-236/08 à C-238/08 ». La CJUE avait en effet jugé que le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques.

Google adopte ainsi une position passive dans la résolution des conflits liés à l’utilisation du service « AdWords ». Pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur. Un mécanisme qui paraît insuffisant pour répondre aux problématiques posées par ce service et l’obligation pour les titulaires de droits d’adapter leur système de veille.

En effet, le système AdWords se caractérise par son principe de géolocalisation permettant de cibler les annonces en fonctions de divers paramètres et en particulier le lieu géographique de consultation (indiqué par l’adresse IP du poste de l’ordinateur utilisé) et la langue d’affichage du moteur de recherche. Ainsi, une requête effectuée sur le même terme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis ne donnera-t-elle pas les mêmes résultats.

Dreyfus & associés propose ainsi depuis fin juin 2010 un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. Les différents paramètres du système de veille permettent de choisir les pays de surveillance ainsi que la version linguistique du moteur Google utilisé. Cette souplesse permet aux titulaires de droits de limiter la surveillance aux pays d’intérêts et de surveiller finement l’usage de leurs marques dans le monde entier.

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