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Questions préjudicielles relatives à une marque déposée en vue d’obtenir un nom de domaine en .eu au cours de la « Sunrise period » : conclusions de l’avocat général

Written by Dreyfus18/02/2010

L’avocat général Trstenjak de la Cour européenne de justice a rendu ses conclusions, le 10 février 2010, dans l’Affaire C-569/08 opposant Internetportal und Marketing GmbH et Richard Schlicht.

Une « sunrise period » correspond à une période durant laquelle les dépôts de certains types d’extensions de noms de domaine sont réservés en priorité à certains demandeurs afin d’éviter le « cybersquatting » et les risques de litiges qui l’accompagnent. Dans le cadre de cette « sunrise period », la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine <reifen.eu>, sur la base de l’enregistrement en 2005 d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N& dont elle ne s’est jamais servie.

L’attribution de ce nom de domaine a été contestée par Richard Schlicht, titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée en 2005 au Benelux. Ce dernier oppose que la société autrichienne aurait agit comme un « cybersquatter » en procédant à l’enregistrement d’une marque, non destinée à être utilisée sur le marché, aux fins d’obtenir des noms de domaine grâce à la « sunrise period ». Ainsi, elle aurait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi en vertu de l’article 21 relatifs aux « enregistrements spéculatifs et abusifs » du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 qui prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Saisi de la demande de contestation de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, un expert de la Cour d’arbitrage tchèque a rendu une décision le 24 juillet 2006 dans laquelle il suit ce raisonnement et retire à la société autrichienne ledit nom de domaine pour le transférer à Richard Schlicht. La décision n’a cependant pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes. Tant le juge de première instance que celui d’appel ont adopté un raisonnement identique à celui de Richard Schlicht.

La société Internetportal und Marketing GmbH a alors introduit un recours auprès de l’Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne). La juridiction a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle en considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation communautaire de l’article 21 du Règlement communautaire n°874/2004.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’article 21 du Règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale a des droits tant que la marque n’a pas été annulée sur le fondement de la mauvaise foi ou sur tout autre fondement par les autorités ou les tribunaux compétents en accord avec le respect des procédures nationales. Ce droit existe même si la marque qui a servi de base pour l’enregistrement du nom de domaine et le nom de domaine diffèrent en raison de l’élimination des caractères spéciaux.

Afin de déterminer si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi au sens de l’article 21 précité, l’avocat général estime que le juge national doit prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce autrement dit les circonstances dans lesquelles la marque a été acquise, l’intention de l’utiliser ou non sur le marché pour lequel la protection est demandée ou encore le fait que la marque est un nom générique de la langue allemande (« reifen » signifiant «pneumatiques »). Ainsi, la mauvaise foi pourrait être démontrée grâce à une combinaison de facteurs. Encore faut-il que le seul but de l’enregistrement de la marque soit de pouvoir demander le nom de domaine correspondant à la marque lors de la « sunrise period ».
La décision à venir est maintenant attendue.

Written by Dreyfus18/02/2010

La politique d’enregistrement des .RU vient d’être modifiée par le registre russe.

A compter du 1^er avril, il sera impératif pour tout titulaire de nom de domaine en .RU de justifier de son identité. La mesure étant rétroactive, les titulaires actuels de noms de domaine .RU n’ayant pas justifié leur identité avant cette date prendront le risque de voir leurs noms de domaine annulés.

Dorénavant, il faudra ainsi avant tout enregistrement :

– Fournir une copie du passeport pour les personnes physiques.

– Fournir, pour les personnes morales immatriculées en France, une copie d’un extrait kbis. Les autres personnes morales devront fournir un justificatif attestant de leur reconnaissance par les autorités de leur pays (tels qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait du registre du commerce par exemple).

Written by Dreyfus12/02/2010

Le 17 février 2009, pour la première fois depuis la transposition de la directive 2004/48/CE en droit français par la loi du 29 Octobre 2007, le TGI de Paris a accordé une injonction préliminaire dans une affaire relative aux dessins industriels communautaires.
Cette directive avait en effet introduit la possibilité pour les ayants droits de dessins industriels, d’obtenir en référé des mesures provisoires, y compris des injonctions préliminaires.

Cette décision novatrice du TGI de Paris est remarquable à deux titres.
Tout d’abord, c’est la première fois qu’une injonction préliminaire est accordée en France en matière de dessins industriels communautaires.
Par ailleurs, l’établissement de la validité des droits du demandeur effectué par le Président du TGI de Paris est en conformité avec la politique des juges de cette juridiction.
Les juges du TGI de Lyon au contraire, pour les procédures de référé en matière de brevets et de marques, accordent des injonctions préliminaires après avoir uniquement constatés l’existence et l’appartenance des droits de propriété intellectuelle du plaignant.

L’approche adoptée par le TGI de Paris est intéressante en ce que le Code de Propriété Intellectuel n’exige du juge qu’un examen limité en cas de procédure de référé.
Le Président, allant au-delà de ce simple examen, procéda à un examen minutieux des dessins et modèles des différents accessoires proposé par la société Re-Action.
Cette décision peut sans doute s’expliquer par le fait que Re-Action avait soulevé une contestation sérieuse à l’injonction préliminaire, qui est une des conditions de refus d’une telle injonction en droit d’auteur.

Il s’agissait en l’espèce de la compagnie italienne Givi, leader en accessoires pour motos, qui, s’apercevant que la société française Re-Action proposait sur son site internet des accessoires reproduisant son dessin industriel communautaire déposé, et après avoir effectué une saisie contrefaçon, entreprit une procédure en référé afin d’empêcher Re-Action d’importer, de vendre, de promouvoir et de faire de la publicité sur ces accessoires.
Re-Action répondit qu’il existait une contestation sérieuse à cette injonction préliminaire, en raison du caractère ni innovant, ni original de ces accessoires.
Le Président du TGI de Paris, pour accorder l’injonction préliminaire, au-delà de l’atteinte constatée aux droits du dessin industriel communautaire de Givi, procéda à une comparaison minutieuse des modèles des deux sociétés.

Written by Dreyfus12/02/2010

Un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 30 octobre 2009 a condamné une société qui avait reproduit le contenu d’un site internet dit de charme pour contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale.

En l’espèce la société Dreamnex, nom commercial « Sexy Avenue », reprochait à la société In’Exes d’avoir reproduit de manière quasi servile le contenu de son site internet et notamment sa rubrique « sexy doctor ».

Au soutien de cette condamnation, les juges ont constaté dans un premier temps que le site sexyavenue.com avait bien l’antériorité sur le site litigieux. Pour ce faire, ils se sont basés sur la production d’un certificat d’enregistrement délivré par l’organisation internationale InterDéposit Digital Number (IDDN) permettant d’authentifier la date de création du site.

Dans un deuxième temps, les juges ont estimé qu’au regard des caractéristiques principales des menus en tête de page, du positionnement des fenêtres, du mode de présentation des rubriques et notamment de la rubrique « sexy doctor », du fond de page, le site apparaissait comme original dans le secteur du charme sur Internet. Le jugement rappelle en effet que, sous réserve de cette condition d’originalité, le contenu d’un site Internet est digne de bénéficier de la protection légale réservée aux œuvres de création.

Enfin dans un troisième temps et en vertu de la règle selon laquelle « la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances en fonction de ce qu’en pense un consommateur d’attention moyenne », les juges ont affirmé la présence d’une ressemblance manifeste entre le contenu des sites respectifs, tant générale que dans les éléments les composant. A titre d’exemple, ils ont considéré que la présentation et les textes de la rubrique « doctor love » du site litigieux étaient strictement identiques à ceux de la rubrique « sexy doctor ».

Par ailleurs, les juges ont condamné la société In’Exes pour actes de parasitisme et de concurrence déloyale au motif qu’en recopiant le site internet ainsi que la rubrique « sexy doctor » sous la dénomination « doctor love », cette dernière s’était placée dans le sillage de la société Dreamnex afin d’en tirer profit, sans rien dépenser. L’argument selon lequel la clientèle de la société In’Exes est exclusivement homosexuelle fut inopérant, les juges considérant que les clientèles se recoupaient.

Toutefois, et en dépit des demandes de la société Dreamnex, les juges ont écarté les demandes relatives aux actes de publicité mensongère. Ils ont en effet estimé que se présenter comme « le numéro 1 français du porno gay » ou encore « la boutique gay la plus complète d’Europe » constituait une pratique habituelle dans le commerce et qu’il ne s’agissait là que d’un usage de communication commerciale qui ne trompe pas le consommateur.

1. T.Com Paris, 15^ème chambre, 30 octobre 2009, Dreamnex c/ In’Exes <legalis.net>

Written by Dreyfus12/02/2010

Dans une décision du 15 Juin 2009 rendue dans l’affaire R 1713/2007-3, Top-Line production de meubles Møldrup A/S c. Flemming Korshøj, la 3ème chambre de la Chambre des recours s’est prononcée sur l’admission de nouvelles preuves déposées par le demandeur en invalidité en cause d’appel et sur l’interprétation de l’article 63-2 du règlement sur les dessins et modèles communautaire.

Il s’agissait d’un conflit entre deux fabricants de mobiliers à propos du design d’un sofa baptisé « Eva », sur le marché avant même la demande d’enregistrement du dessin et modèle communautaire contesté.
Dans cette affaire, la Chambre des recours a admis la recevabilité des preuves tardives au motif :
– qu’elles avaient été régulièrement notifiées à l’intimé qui ne s’était pas expressément prononcé à l’encontre de la prise en compte de ces éléments de preuve mais au contraire avait accepté que la procédure soit suspendue afin que ces éléments de preuve puissent être soumis ;
– qu’il n’y a pas de délai pour initier une action en nullité devant l’Office et que la prise en compte des faits et preuves déposés par l’appelant pouvaient permettre d’éviter de maintenir sur le registre un dessin et modèle qui pourrait être par la suite invalidé dans le cadre d’une autre procédure d’invalidité ;
– que les nouveaux éléments semblaient étayer les affirmations du demandeur dans le cadre de la procédure de nullité et pourraient alors avoir un impact sur l’issue de l’affaire même si cela ne signifie pas que la pertinence a priori de ces nouvelles preuves sera déterminante de la solution de l’affaire.

Written by Dreyfus12/02/2010

Dans le procès fleuve qui oppose depuis déjà 6 ans la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (Sabam), au fournisseur d’accès à Internet Scarlet (à l’époque Tiscali), la cour d’appel de Bruxelles a décidé de botter en touche en posant, le 28 janvier 2010, deux questions préjudicielles à la CJCE relatives à la responsabilité des fournisseurs d’accès internet (FAI) quant au partage de fichiers en P2P.

Les faits remontent à 2004 quand la Sabam avait initié une action judiciaire contre le fournisseur d’accès internet Tiscali (nouvellement Scarlet) lui reprochant de ne rien faire pour empêcher le téléchargement, par ses utilisateurs, de fichiers musicaux par le biais de logiciels P2P.

En première instance en 2007, Scarlet avait été condamnée à rendre impossible, par le biais de mesures techniques qu’il devait mettre au point, le téléchargement illégal via son réseau sous peine d’astreintes par jour d’infraction.

Scarlet retourna, en octobre 2008, devant le tribunal qui devait ordonner la liquidation de l’astreinte en arguant de l’impossibilité manifeste de mettre au point des mesures techniques efficaces et du coût prohibitif de la mise en place de telles mesures. Le tribunal, compte tenu des efforts de Scarlet, suspendit l’astreinte qui courait jusqu’en novembre 2008 mais confirma le jugement en lui réintimant l’ordre de bloquer les téléchargements illégaux.

La Cour d’appel de Bruxelles durant les mois de novembre et décembre 2009 devait répondre à la question de savoir dans quelle mesure les fournisseurs d’accès internet devaient supporter la charge opérationnelle et financière de la lutte contre le piratage.

Devant la complexité de la question posée et des enjeux en cause, la Cour a décidé de poser deux questions à la CJCE avant de statuer. Ces deux questions sont en substance :

– Les FAI peuvent ils être contraints à prendre des mesures techniques préventives dans le but d’empêcher le téléchargement illégal ?

– Si oui, dans quelle mesure les charges techniques et financières leur incombent?

Ces questions préjudicielles sont posées dans un contexte ambigu de recherche d’équilibre entre d’une part les droits des détenteurs de propriété intellectuelle et, d’autre part, les droits des FAI et les droits et libertés fondamentaux en matière de respect de la vie privée des internautes.

A l’heure où l’accès à l’Internet tend à être reconnu en tant que droit fondamental au même titre que l’accès à l’eau potable, la mise en place de mesures de filtrage soulève également le problème d’une forme de censure en résultant, susceptible de bloquer des contenus légaux et donc de porter atteinte à ce droit fondamental.

Même si il s’agit en l’espèce d’un cas purement national, il ne fait nul doute que les répercussions de la décision que rendra la CJCE se feront sentir au moins au niveau européen, si ce n’est au niveau mondial.

Cette décision sera donc attendue tant par les acteurs du secteur qu’au niveau politique, à l’horizon 2011 voire 2012.

Written by Dreyfus03/02/2010

Dans une décision D2009-1661 du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’Expert a ordonné le transfert de 1519 noms de domaine au profit du Groupe « InterContinental Hotels ».

Le litige opposait une personne physique allemande, titulaire de plus de 70 000 noms de domaine et les sociétés « Six continents » et « Intercontinental Hotels », toutes deux filiales du groupe ‘InterContinental Hotels ».

En l’espèce, les Plaignantes estimaient que 1542 noms de domaine violaient leurs droits de marque respectifs.

Sur les 1542 noms de domaine faisant l’objet de la plainte, seuls les noms ne contenant pas les marques du Requérant n’ont pas été transférés.

Cette décision illustre parfaitement l’avantage d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges selon les principes UDRP dans la mesure où la plainte peut concerner un très grand nombre de noms de domaine, comme c’est le cas en l’espèce et assurer le transfert effectif des noms de domaine.

Written by Dreyfus29/01/2010

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 14 janvier 2010 , s’est prononcée, une fois de plus, sur le statut d’hébergeur et sur le régime de responsabilité qui lui est applicable.

Le litige opposait le fournisseur d’accès à Internet Tiscali (aujourd’hui devenu Télécom média) aux Editions Dargaud Lombard et Lucky Comics, chacune titulaire de droits d’auteur sur des bandes dessinées.

Les sociétés éditrices reprochaient à Tiscali des actes de contrefaçon. En janvier 2002, les bandes dessinées sur lesquelles elles détenaient des droits, étaient en effet intégralement reproduites sans leur autorisation sous forme numérique sur la page chez.com gérée par Tiscali.

En l’espèce, Tiscali soutenait être un hébergeur au sens de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) et ainsi ne pas être tenu responsable pénalement et civilement du fait du contenu de ses services dans la mesure où il a agit promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.

Cependant, la Cour de cassation adopte un raisonnement identique à celui de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 juin 2006 en reconnaissant Tiscali comme un éditeur et non comme un hébergeur.

En effet, dans la mesure où les services fournis par le fournisseur d’accès à Internet Tiscali excèdent les simples fonctions techniques de stockage et que celui-ci exploite commercialement son site en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, celui-ci doit être regardé comme un éditeur.

Par conséquent, la Cour de cassation estime que Tiscali ne peut bénéficier de l’immunité pénale et civile prévue par la LCEN pour les hébergeurs. Le fournisseur doit donc assumer la responsabilité des contenus qui ont été mis à la disposition du public et se trouve ainsi condamné pour contrefaçon au sens de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La Cour de cassation utilise ainsi le critère économique de l’exploitation commerciale pour retenir la qualification d’éditeur. Cette décision opère un revirement avec la jurisprudence jusque là constante qui considérait que le critère économique n’était pas pertinent et que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permettait pas de retenir la qualification d’éditeur dès lors que rien dans le texte de la LCEN n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son propre site .

Toutefois, le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement en date du 28 mars 2008 avait déjà refusé la qualité d’hébergeur au motif que la société SEDO se chargeait d’insérer des liens publicitaires et qu’en conséquence elle exerçait une activité commerciale.

L’arrêt Tiscali a donc ouvert le débat sur la pertinence du critère économique pour l’exclusion du bénéfice de l’exonération de la responsabilité des hébergeurs tel que prévu par la LCEN.

1. Cass. 1ère Civ. 14 janvier 2010 S. A. Dargaud Lombard et société Lucky Comics c/ S. A. Tiscali Media
2. CA Paris, 4e ch. Section A, 7 juin 2006 Tiscali Media / Dargaud Lombard, Lucky Comics
3. Paris 15 avril 2008 Omar et Fred et autres c. Dailymotion
4. TGI Paris 28 mars 2008 Bayard Presse c. SEDO

Written by Dreyfus29/01/2010

Les registres, organismes en charge de la gestion d’une extension, se trouvent dans une situation ambigüe quant à l’enregistrement de noms de domaine. En effet, la réputation et la visibilité d’une extension sur l’internet sont directement liées au nombre de noms de domaine enregistrés dans ladite extension. Le modèle économique de ces registres est également très dépendant du volume de noms de domaine enregistrés, le registre percevant une taxe sur chaque enregistrement ou renouvellement de nom de domaine, lui permettant de couvrir ses dépenses de fonctionnement et ses investissements. En bref, plus le nombre de noms de domaine enregistré est élevé, plus le registre est riche.

Ces contraintes économiques auxquelles s’ajoutent le lobbying et la pression du marché pour une plus grande libéralisation du marché des noms de domaine ont conduit de nombreux registres nationaux à assouplir progressivement leurs règles d’enregistrement pour finalement n’aboutir à aucun contrôle lors de l’enregistrement de noms de domaine.

S’ajoute à cela la possibilité d’enregistrer des noms de domaine comportant des caractères accentués ou des caractères non latins dans certains pays, ce qui accroît encore l’espace de nommage.

Les derniers développements en date dans ce domaine nous ont fait connaitre l’introduction des noms de domaine à 1 et 2 caractères en Allemagne (octobre 2009) puis des caractères IDN dans l’extension .eu. Un peu plus tôt en 2008 avaient été lancées deux nouvelles extensions, le .me pour le Monténégro (extension pays), puis le .tel, extension générique ayant pour vocation de devenir un annuaire universel sur l’Internet.

Face à tous ces développements, les titulaires de droits se trouvent souvent démunis. Si des périodes d’enregistrement prioritaire sont prévues par les registres, elles sont souvent contournées par les cybersquatteurs et de plus les mécanismes de protection ne fonctionnent plus dès lors que la période de sunrise est terminée. Les intérêts des titulaires de droits entrent alors en conflit direct avec ceux des registres et des autres acteurs économiques liés à la commercialisation des noms de domaine.

L’activité des registres sur les extensions pays va à nouveau donner des soucis aux titulaires de droits :

– Le Luxembourg s’apprête à introduire les caractères IDN dans l’extension .lu (lancement le 1^er avril avec période prioritaire pour les détenteurs de noms de domaine en .lu du 1^er février au 30 mars)

– Le Monténégro s’apprête à relâcher une liste de noms de domaine emblématiques à partir du 1^er février

Dans ce dernier cas, le registre avait retenu un certain nombre de noms de domaine dits à « haute valeur ajoutée » au moment de la création de la zone, dans l’optique de les vendre aux enchères. Certains de ces noms n’ont pas trouvé preneur et vont être remis à disposition pour un enregistrement « standard » sur la base du premier arrivé / premier servi. On y trouve parmi d’autres les noms suivants :

<britneyspears.me> et <parishilton.me> (marques communautaires)

<torture.me>, <violate.me>

<penisenlargement.me>, <phuck.me> et <phuk.me>

Ces opérations purement mercantiles ne vont certainement pas contribuer à donner une bonne image des régulateurs de l’Internet ni réconcilier les titulaires de droits avec les registres.

Written by Dreyfus25/01/2010

Suite à l’ouverture de la racine de l’Internet aux extensions dans des caractères non latins, 6 pays représentant 3 langues différentes avaient fait acte de candidature dès le premier jour auprès de l’Icann. Depuis, 13 nouveaux pays représentant un total de 8 langues différentes ont également fait acte de candidature auprès de l’Icann.

Le 21 janvier 2010, l’Icann a annoncé la validation de quatre extensions, trois en caractères arabes et une en caractères cyrilliques :

Arabie Saoudite : السعودية (AlSaudia)

Egypte : مصر (Egypt)

Emirats Arabes Unis : امارات (Emarat)

Fédération de Russie : рф (rf)

Ces quatre pays sont maintenant au stade de la délégation, ce qui signifie qu’une fois les tests techniques passés, ces extensions seront ouvertes au public.

La révolution linguistique de l’Internet a débuté. Gageons que de nombreux autres pays s’engageront dans cette voie.

Dreyfus

Questions préjudicielles relatives à une marque déposée en vue d’obtenir un nom de domaine en .eu au cours de la « Sunrise period » : conclusions de l’avocat général

Modification de la politique d’enregistrement du .ru

Commentaire de l’injonction préliminaire du 17 Février 2009 du TGI de Paris

Condamnation d’une société pour reproduction du contenu d’un site de charme

Décision du 15 Juin 2009, 3ème chambre de la Chambre des recours de l’OHMI

Questions préjudicielles sur la responsabilité des FAI

1519 noms de domaine transférés au Groupe « InterContinental Hotels »

L’affaire Tiscali : le statut d’éditeur reconnu

Lorsque les registres encouragent le cybersquatting !

Les premiers ccTLDs IDN arrivent !

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