Dessins et Modèles Archives - Page 2 à 4

CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

Written by Dreyfus07/04/2020

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

Written by Dreyfus01/10/2019

Federal Bar Association , en collaboration avec French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

Informations

Où : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

Written by Dreyfus09/02/2018

Après le dépôt d’un droit de propriété intellectuelle, plusieurs types de changements sont susceptibles d’intervenir comme le déménagement du titulaire, son changement de dénomination, de forme juridique, ou encore la cession de ses droits. Ces rectifications doivent faire l’objet d’une inscription auprès du registre concerné au risque pour le titulaire de subir des conséquences très préjudiciables.

L’opportunité de l’inscription par le titulaire des droits

Par définition, l’inscription est une démarche effectuée auprès du Registre national des marques, des dessins & modèles ou des brevets par le biais d’un formulaire papier ou électronique permettant au titulaire de notifier les changements intervenus sur son droit de propriété intellectuelle. Cette démarche est d’importance puisqu’elle permet aux tiers d’être informés tant de la titularité des marques, des brevets, des dessins & modèles que des opérations réalisées sur ceux-ci.

Les registres sont nationaux

En France, le Registre national des marques n’accepte que les inscriptions portant sur des marques ayant des effets en France. Les inscriptions concernant les marques internationales sont également impossibles sauf dans le cas où elles sont irréalisables auprès de l’office international (OMPI). C’est notamment le cas de la licence qui devra être directement inscrite auprès du Registre national conformément à sa propre législation. Cela s’explique par le fait que la législation de certains états tels que l’Allemagne, l’Australie ou encore la Nouvelle Zélande ne prévoit pas l’inscription de licence de marque, rendant par conséquent leur inscription auprès du registre international sans effet.

Les changements affectant la propriété ou la jouissance de la marque

D’après l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, doit pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Cet article démontre qu’à défaut d’inscrire sa cession ou sa licence de marque, le cessionnaire ne pourra opposer ces actes aux tiers. D’une part, cela l’empêchera d’agir en opposition contre un dépôt ultérieur ou dans le cadre d’une action judiciaire et d’autre part, il pourra être considéré comme responsable en cas de faute commise par le bénéficiaire d’une licence de marque comme le rappelle un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 février 2016.

Par ailleurs, d’autres actes plus rares comme les hypothèques, les gages ou encore les nantissements méritent également d’être inscrits auprès du Registre à défaut de quoi, ces actes ne seront pas non plus opposables aux tiers.

Ainsi, les licences et les cessions ne sont pas les seules modifications requérant une inscription par le titulaire des droits. Ce dernier peut en effet être affecté par d’autres opérations bien qu’elles ne soient pas expressément visées par l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces opérations à inscrire, on retrouve :

-Le retrait total ou partiel du droit de marque : lorsque la marque n’a pas été enregistrée, il est possible de retirer ou préciser quelques produits et/ou services, ou encore retirer toute la marque. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation si le titulaire d’une marque antérieure estime, par exemple que ce nouveau dépôt porte atteinte à ses droits et exige le retrait de certains produits ou services ou plus largement le retrait de la marque.

-La renonciation totale ou partielle à la marque : même si elle est plus rare, il s’agit des cas pour lesquels des modifications sont demandées postérieurement à l’enregistrement de votre marque.

D’un point de vue pratique, le titulaire des droits se doit également d’inscrire auprès du registre des marques :

-Le changement d’adresse expliqué par le fait que si l’INPI n’est pas informé et que le titulaire des droits n’est pas représenté par un mandataire, il risquera de ne jamais recevoir de courrier de rappel de renouvellement de ses marques.

-Le changement de forme juridique (une SAS devient une SA par exemple) car si l’INPI n’est pas mise au fait de cette modification, il refusera de renouveler les marques avec les nouvelles données sans justificatif.

-Le changement de dénomination comme vient l’illustrer la décision sévère de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 septembre 2016 confirmant que le titulaire doit inscrire son changement de dénomination au risque d’être déchu de ses droits.

Les limites de l’inscription par le titulaire du droit de marque

Les rectifications que le titulaire peut inscrire sont limitées, et se restreignent à la possibilité de limiter la protection de ses droits. Dès lors, il est impossible de modifier son signe, nom ou logo, ni d’étendre la protection de son droit en lui rajoutant des produits et/ou services par le biais d’une inscription.

L’inscription : la solution contre la déchéance de ses droits

Ne pas inscrire les changements susmentionnés peut avoir des conséquences très dommageables comme la déchéance des droits. D’ailleurs, les positions adoptées par les juridictions ne cessent d’être de plus en plus rigoureuses, incitant par-là les entreprises à systématiquement inscrire les évènements affectant tous les droits de propriété intellectuelle ou leurs titulaires afin d’éviter tous types de préjudice.

Procéder aux inscriptions des modifications affectant vos droits de propriété intellectuelle est une démarche essentielle en terme de protection. Doté d’experts en droit des marques, ainsi qu’en matière de dépôt auprès des offices tant nationaux, européens, qu’internationaux, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation et de mises à jour de vos droits de propriété intellectuelle.

Written by Dreyfus14/06/2017

La Turquie vient d’adopter un Code de propriété industrielle entré en vigueur le 10 janvier 2017. Avant cette date, les droits de propriété industrielle en Turquie étaient régulés par des décrets datant de 1995. Ces décrets se voyaient progressivement annuler par la Cour constitutionnelle turque puisque la matière devait être traduite par une voie législative qui restait inactive. Le dernier décret a été annulé le 6 janvier 2017. C’est ainsi que le Code est venu remplir un vide et apporter une solution à ces décisions. Toutefois, l’article 1^e du Code prévoit une continuation de l’application de ces décrets aux dépôts effectués avant l’entrée en vigueur dudit Code afin d’assurer une phase transitionnelle paisible.

A part le changement de nom de l’organe en charge (désormais appelé l’Office turc de brevets et marques au lieu de l’institut de l’office truc), le Code apporte plusieurs nouveautés.

Les nouveautés apportées aux marques

Tout d’abord, le Code élargit le champ de la définition en prévoyant expressément la possibilité de protéger par une marque des couleurs et des sons.

Ensuite, plusieurs changements sont effectués au niveau des motifs de refus d’enregistrement d’une marque. Ainsi, une capacité abstraite de distinction constitue un motif de refus absolu. Par contre, l’enregistrement d’une marque postérieure sans opposition du titulaire antérieur devient un motif relatif de refus alors qu’avant c’était un motif absolu. Il est désormais possible d’enregistrer la marque postérieure avec une lettre de consentement du titulaire antérieur authentifiée par un notaire turc. Le Code intègre aussi un motif de refus relatif déjà consacré par la jurisprudence, à savoir l’inclusion de la marque d’un nom commercial.

En ce qui concerne les oppositions, le délai passe de 3 à 2 mois. En outre, il est désormais possible de demander à l’opposant de prouver un usage effectif de la marque si celle-ci est enregistrée pour plus de 5 ans (alors qu’auparavant il suffisait de présenter le certificat dépôt pour effectuer une opposition).

Pour les renouvellements, le déposant peut désormais renouveler sa marque pour une seule partie des produits et services.

Le code étend le champ de l’action en contrefaçon. D’une part, l’action civile est ouverte au titulaire de la marque qui auparavant devait agir en nullité. De même, celui-ci peut désormais agir contre un usage de marque en tant que titre commercial ou nom de société. En outre, en défense, le non-usage par le titulaire antérieur peut être invoqué et les autres dépôts en cours ne suspendent plus le déroulement de l’action. D’autre part, l’action pénale peut désormais être intentée pour des violations par offre de services et pas uniquement de produits comme sous l’empire des anciens décrets. Par ailleurs, la destruction des objets peut être prononcée.

Les nouveautés apportées aux dessins

La définition du champ de protection là aussi a été élargie par le changement du nom de la section de « dessins industriels » à « dessins ». La protection des dessins qui ne sont pas enregistrés est également acceptée et court pour 3 ans à compter de leur première présentation au public.

Le délai d’opposition a aussi été réduit passant de 6 à 3 mois. Enfin, l’Office a désormais le pouvoir d’examiner la nouveauté du dessin en question.

Les nouveautés apportées aux brevets

La nouveauté majeure en matière de brevets est le retrait du système du brevet non-examiné pour être en conformité avec les dispositions de l’Union européenne.

Les nouveautés apportées aux agents de marque et brevets

C’est la première fois que les normes turques évoquent le sujet des agents et leur fixent une régulation. Ceux-ci doivent être enregistrés auprès d’un registre. En cas d’irrespect des règles de discipline (pas encore adoptés), ils risquent d’être condamnés à des sanctions allant d’un avertissement jusqu’à une détention ou inhibition provisoires.

En conclusion, le Code vient mettre en place les règles nécessaires pour la propriété industrielle en Turquie. Cependant, des difficultés peuvent surgir concernant l’application pratique des critères de la preuve d’un usage effectif de la marque ainsi que la question de procédure à suivre pour prononcer la déchéance pendant la période de transition. C’est ainsi qu’il convient d’attendre et de surveiller le développement de la matière, les solutions apportées et surtout les règlements d’application.

Written by Dreyfus07/12/2016

La mise en conformité du droit zambien avec la Convention de Paris, l’Accord sur les ADPIC et le Protocole D’Harare.

Le 6 juin dernier, une nouvelle loi sur le droit des dessins et modèles a fait son entrée dans le droit de la propriété intellectuelle zambien, abrogeant ainsi la loi sur les dessins et modèles enregistrés de 1958.

L’apport majeur de cette loi consiste en la possibilité d’obtenir la protection au titre du droit des dessins et modèles dès lors que ledit dessin et modèle a fait l’objet d’un enregistrement. Sous le régime de la loi de 1958, l’enregistrement du dessin et modèle ne conférait qu’un droit d’auteur (article 14 de la loi de 1958).

Les modifications notables également apportées par la loi de 2016 sont les suivantes :

Modification des critères de protection

Le critère de nouveauté est modifié, la loi consacrant désormais le principe de «nouveauté absolue ».

En plus du traditionnel critère de nouveauté, la loi de 2016 introduit en droit zambien, l’exigence de démonstration du caractère individuel du dessin et modèle.

Le caractère individuel est reconnu dès lors que « l’impression globale produit par le dessin et modèle sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout autre dessin ou modèle rendu accessible au public avant la divulgation dudit modèle ». (Article 18 loi sur les dessins et modèles industriels de 2016).

Introduction d’une période d’opposition

La possibilité de former une opposition est désormais offerte à tout tiers, y compris à l’Etat, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du dessin et modèle (Article 43).

Durée de protection

La durée de protection d’un dessin et modèle est modifiée. Il n’est désormais plus possible de procéder à deux renouvellements successifs de 5 ans du dessins et modèle, mais uniquement à un seul, portant ainsi la durée totale de protection du dessin et modèle à 10 ans et non plus 15.

Licences

Les contrats de licence doivent être enregistrés auprès du registre des modèles. Le registre est en droit de s’opposer à l’enregistrement d’un contrat de licence lorsque ledit contrat impose des restrictions injustifiées au licencié. En outre, le contrat de licence n’est opposable aux tiers qu’à compter de la délivrance d’un certificat d’inscription de licence (article 78).

Création de dessins et modèles par des salariés

Une partie entière consacrée aux créations de salariés est introduite dans la nouvelle loi.

En principe, les créations réalisées par des salariés dans le cadre de leur contrat de travail reviennent à l’employeur. Néanmoins, dans l’hypothèse où le dessin et modèle acquiert une valeur économique plus importante que celle à laquelle les parties pouvaient raisonnablement s’attendre lors de la conclusion du contrat, le salarié est en droit d’obtenir une rémunération équitable, décidée entre les parties ou à défaut par un juge (article 45).

Written by Dreyfus06/12/2016

Alors que l’incertitude règne encore sur l’influence qu’aura le Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, la situation des dessins et modèles présente un certain nombre de similarités avec les marques, mais certaines disparités subsistent.

Le mécanisme de l’épuisement des droits s’applique de la même manière aux marques et aux dessins et modèles. La portée de l’étendue du mécanisme de l’épuisement des droits dépend clairement de la décision du Royaume-Uni de faire partie de l’EEE ou non. Actuellement, dès lors qu’un bien a été mis sur le marché sur l’espace de l’EEE avec l’accord du titulaire des droits, les droits relatifs aux dessins et modèles sont « épuisés », c’est-à-dire que le titulaire des droits ne peut plus s’opposer à sa libre circulation sur le marché intérieur. Ainsi, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’UE, la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquera plus pour les premières commercialisations ayant lieu au Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni décidait de ne pas faire partie de l’EEE, le gouvernement pourrait toujours décider d’appliquer le principe de l’épuisement international, selon lequel les droits sont épuisés dès lors que le produit a été vendu dans n’importe quel pays.

Alors qu’un mécanisme de conversion des marques européennes et des DMC sera très certainement mis en place, les implications ne sont pas les mêmes pour les marques européennes et les dessins et modèles communautaires. Un tel mécanisme n’existe pas actuellement en matière de dessins et modèles.

Par ailleurs, contrairement aux marques, les dessins et modèles n’impliquent pas de conséquences concernant la déchéance pour défaut d’exploitation.

Attention, les dessins et modèles nationaux britanniques n’offrent pas la même protection que les DMC. En effet, les dessins et modèles britanniques ne protègent pas la décoration sur la surface. De plus, les titres britanniques n’exigent pas de critère de nouveauté (le critère est celui de l’origine, c’est-à-dire que le dessin ou modèle ne doit pas avoir été copié ou ne doit pas être commun).

Enfin, un dessin ou modèle peut être enregistré au Royaume-Uni alors même qu’il est fonctionnel.

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) permet de commercialiser un dessin ou modèle sans l’enregistrer en bénéficiant d’une protection.

Les dessins ou modèles divulgués pour la première fois (depuis le 6 mars 2002) sur le territoire de l’Union Européenne bénéficient d’une protection. Cette dernière est de 3 ans à compter de la première divulgation sur le territoire de l’Union Européenne. Elle ne s’applique que si la première divulgation du dessin ou modèle a lieu sur le territoire de l’Union Européenne. Ainsi, est-ce qu’une divulgation au Royaume-Uni empêcherait de bénéficier de la protection du DMCNE ? Il est nécessaire de légiférer sur le sujet afin de déterminer les contours de la protection des DMCNE au Royaume-Uni dans les années à venir.

Une fois que la sortie de l’UE sera effective, les dessins et modèles communautaires ne couvriront plus le Royaume-Uni. Comme conseillé dans notre précédent article « Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? » à propos des marques, si le Royaume-Uni constitue un marché important pour votre entreprise, il est conseillé de procéder à l’enregistrement d’un dessin et modèle britannique en plus d’un DMC. Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Written by Dreyfus29/11/2016

« Trunki » contre « Kiddee case »

Dans une décision du 9 mars 2016, la Cour Suprême britannique s’est prononcée sur la prétendue contrefaçon d’un dessin et modèle communautaire de la valise « Trunki ». Cette décision était très attendue, elle donne de nombreuses indications sur les critères pris en compte par les juges dans l’appréciation de la contrefaçon des dessins et modèles communautaires réalisés à partir d’un ordinateur. Cette décision va avoir pour conséquence d’influencer les conseils à donner aux designers qui enregistreront leurs dessins et modèles dans le futur.

Le litige concerne deux sociétés anglaises fabriquant des valises pour enfants. Ces bagages se distinguent de bagages classiques et présentent une certaine originalité puisqu’ils ont l’allure d’animaux, permettent aux enfants de s’y asseoir à califourchon et d’avancer comme s’il s’agissait d’un trotteur. La société Magmatic qui fabrique les valises « Trunki », et a été concurrencée par PMS International, qui propose des modèles de valises similaires mais à prix discount, les « Kiddee case ».

En première instance, le juge avait estimé que le DMC de la valise « Kiddee Case » était une contrefaçon de la valise « Trunki ». La Cour d’appel a infirmé cette décision aux motifs que le juge n’avait pas interprété de la bonne façon l’impression d’ensemble du DMC. Il n’a par ailleurs pas pris en compte le manque d’ornementation sur la surface du DMC ainsi que les différences de couleurs entre le corps de la valise et les roues.

La position de la Cour d’Appel a été soutenue par la Cour Suprême qui a considéré que la valise « Kiddee Case » n’était pas une contrefaçon du DMC de Magmatic. A première vue, cette solution peut paraitre étonnante mais la Cour a n’a pas manqué de rappeler que le jugement n’avait pas pour but de protéger les idées mais de déterminer l’étendue de la protection d’un DMC. Le juge a admis qu’il était clair que la valise « Kiddee Case » a été conçue en s’inspirant du modèle de la valise « Trunki ». PMS International avait clairement énoncé qu’il souhaitait créer un modèle alternatif mais à prix discount, puisque cela n’existait pas actuellement sur le marché.

Evidemment mécontent de la décision de la Cour Suprême, le fondateur de Trunki a lancé une campagne #ProtectYourDesign sur Twitter, certes pour protester contre la décision mais également dans le but de militer pour une meilleure protection des designers.

Cette décision donne d’importantes indications sur les notions clés servant à l’appréciation de la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire. Par le biais d’un obiter dictum, la Cour Suprême britannique a permis de clarifier la situation des dessins ou modèles générés par ordinateur, qui, on le sait désormais, bénéficient d’un champ de protection moins étendu que les DMC représentés par des dessins au trait.

Magmatic est titulaire d’un DMC constitué de six dessins. Ces derniers ont été réalisés à partir d’ordinateurs, on parle de DAO – Dessins Assistés par Ordinateur.

Impression visuelle d’ensemble, manque d’ornementation sur la surface et contrastes de couleurs

Pour déterminer si un dessin ou modèle en contrefait un autre, les juges se basent sur l’impression visuelle d’ensemble. Dans l’affaire « Trunki » contre « Kiddee case », l’impression visuelle globale donnée par la valise « Trunki » est celle d’un animal à cornes tandis que la valise « Kiddee » renvoie plutôt à un animal à antennes ou ayant des oreilles. Il a été considéré que les cornes constituent un élément significatif du DMC étant donné qu’elles modifient l’impression visuelle d’ensemble de l’animal.

Les juges ont également estimé que le manque d’ornementation sur la surface renforce l’impression qu’il s’agit d’un animal à cornes donnée par le DMC de Magmatic. La simplicité ou le minimalisme peut explicitement constituer une caractéristique d’un dessin ou modèle.

C’est ce qui avait été décidé dans une des nombreuses décisions opposant Samsung à Apple à propos du design de leurs smartphones et tablettes.

La décision Samsung Electronics Ltd v Apple Inc de 2013 concernait l’enregistrement d’un dessin et modèle d’iPad, reconnu pour son design minimaliste et pour lequel par conséquent le manque d’ornementation constitue un élément important du dessin et modèle. Lorsqu’un DMC crée par DAO ne présente pas d’ornementation, ce manque doit être interprété comme étant un caractère du modèle. En effet, ce type de technologie permet de créer facilement des détails tels que le décor de la surface d’un objet. Ainsi, son absence doit être interprétée comme étant délibérée.

Cela veut également signifier qu’il devient plus aisé pour les contrefacteurs de copier des dessins et modèles en toute impunité. Il suffirait d’utiliser des dessins ou modèles au design relativement épuré et d’y ajouter quelques ornementations pour enregistrer un dessin ou modèle similaire sans qu’il ne constitue une copie.

Concernant les couleurs, le DMC en question était représenté par des nuances de gris. Les roues, la sangle et le joint en caoutchouc central apparaissaient dans une autre nuance de gris que celle du reste de la valise. En première instance, le juge avait estimé que le DMC ne concernait que la forme et qu’ainsi, un contraste de gris n’était pas pris en compte. Le DMC ne prétendait pas à la protection d’une forme spécifique mais d’un objet présentant différentes couleurs.

Ces précisions apportées par la décision de la Cour Suprême britannique sont l’occasion d’offrir quelques conseils pratiques permettant de bénéficier de la meilleure protection de vos dessins et modèles :

La décision Trunki indique clairement que réaliser des dessins au trait permet de bénéficier d’une meilleure protection que s’il s’agit de dessins ou modèles réalisés par ordinateur (DAO).
Procéder à plusieurs dépôts est également préférable puisque la protection sera plus étendue.
Lors de l’appréciation de la contrefaçon, la comparaison de deux dessins n’est pas effectuée lorsque l’objet est en cours d’utilisation. Ainsi, s’il s’agit d’un produit complexe, c’est-à-dire un produit composé de plusieurs parties permettant à l’objet d’être dés-assemblé et ré-assemblé :
Il faut faire apparaitre sur le dessins ou modèle les parties visibles lors de l’utilisation normale du produit par le consommateur
Mais, il ne pas faire apparaitre les pièces non-visibles/pièces de rechange.
De plus, attention à ne pas ruiner la nouveauté ! Si le créateur divulgue le dessin, il détruit la nouveauté et donc le caractère propre du dessin ou modèle. Cependant, il existe une période de grâce de 12 mois après la divulgation qui lui de déposer son dessin ou modèle.
Par ailleurs, pour éviter tout litige ultérieur, il convient de s’assurer que le déposant est bien le titulaire des droits d’auteur portant sur le dessin ou modèle.
Enfin, avant toute démarche, il est nécessaire de s’assurer que le dessin ou modèle n’a pas déjà été déposé par quelqu’un d’autre.

Dreyfus peut vous conseiller et vous accompagner dans la protection de vos dessins et modèles.

Written by Dreyfus29/11/2016

Une nouveauté est apparue dans le monde de la propriété intellectuelle russe depuis le 1^er juin 2016. Aujourd’hui, le demandeur à une action en contrefaçon a l’obligation d’adresser une lettre de mise en demeure au défendeur et d’attendre 30 jours avant d’introduire une action judiciaire. Ainsi, une action en contrefaçon doit toujours commencer par une tentative de résolution du litige à l’amiable.

Cette exigence s’applique aux affaires civiles, à l’exception d’un certain nombre limité de cas dont, par exemple, les actions en annulation pour défaut d’usage.

Préalablement à ce changement dans la législation, les lettres de mise en demeure étaient facultatives avant d’initier une action en contrefaçon. Depuis le 1^er juin, si un demandeur agit en contrefaçon devant un juge sans envoyer en premier lieu une lettre de mise en demeure ou s’il agit avant le terme du délai des 30 jours, l’action en justice sera irrecevable.

Cette réforme entraine une évolution au niveau de la preuve à apporter par les parties devant le juge. Effectivement, ces dernières devront être capable de présenter à la cour des preuves de leurs discussions durant la tentative de règlement à l’amiable. Il est à noter que, d’après la lettre du texte, le demandeur sera probablement dans l’obligation de joindre à son action en contrefaçon une copie du courrier recommandé confirmant que la lettre a été envoyée.

La nouvelle législation n’exige pas que le demandeur produise des preuves de réception de la lettre par le défendeur. Toutefois, on peut s’attendre à ce que, en pratique, le défendeur essaie d’arguer de la non réception de la lettre de mise en demeure devant le juge afin de tenter de retarder la procédure judiciaire. Ainsi, il n’aurait pas eu la possibilité de remédier à l’infraction avant le procès et la phase amiable n’aurait pas été respectée.

Cette réforme implique nécessairement des changements dans la stratégie de défense des marques et des noms de domaine en Fédération de Russie.

Il sera intéressant de suivre la jurisprudence sur ces nouveautés et sur leur mise en place.

Written by Dreyfus12/09/2016

Malgré l’absence de Règlement adopté, la loi sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 est aujourd’hui en vigueur en Ouganda. Ce nouvel acte concerne une large branche la propriété intellectuelle, sans toutefois réformer le droit des marques.

Une protection encadrée des brevets

Les premières révisions opérées touchent les brevets. La durée de la protection a été déclarée à 20 ans à partir du dépôt de la demande.

Cette loi admet également la reconnaissance des phases d’application nationales et internationale du « Patent Cooperation Treaty » (PCT).

En outre, elle permet d’établir formellement les exclusions, c’est-à-dire une liste de tout ce qui n’est pas brevetable. Parmi les plus importantes, on retrouve le corps humain et tous les éléments le composant. Les substances naturelles sont aussi exclues de la brevetabilité, qu’elles soient purifiées, synthétiques ou isolées de la nature par n’importe quel autre procédé. Enfin, on retrouve une exclusion de la brevetabilité de principe des produits pharmaceutiques.

La protection des « Utility Models » (Modèles d’utilité)

Seulement les inventions mineures sont concernées par les « utility models », droit de propriété intellectuelle n’existant pas dans le droit français. Ces dernières doivent présentées des caractéristiques proches de celle appliquées aux inventions brevetées : elles doivent être nouvelles et avoir une application industrielle.

La durée de protection est de 10 ans à partir de la date d’attribution de l’« utility model ».

Il convient de noter qu’il est tout à fait possible qu’une demande de brevet soit convertie en une demande d’« utility model », et ce à n’importe quel moment de la procédure d’enregistrement.

La protection des dessins industriels

Une protection nationale est aujourd’hui possible en la matière, remplaçant ainsi le système anglo-saxon permettant d’enregistrer des dessins automatiquement. Cependant, les droits existant avant la réforme sont préservés.

La protection des dessins industriels a une durée de 5 ans, renouvelable deux fois. Il est possible que la demande comprenne deux ou plusieurs dessins, à condition qu’ils appartiennent à la même classe de la classification de Locarno, à un même ensemble ou à une même composition d’articles.

Written by Dreyfus08/07/2016

In ou Out ? La majorité des Britanniques (51,9%) s’est prononcée le 23 juin dernier en faveur de la sortie de l’Union Européenne (UE). L’impact du Brexit reste encore flou mais nous savons aujourd’hui qu’il aura des conséquences indéniables sur les droits de propriété intellectuelle en Europe.

Il est important de garder à l’esprit que ce référendum n’a qu’une valeur consultative. Le référendum n’indique ni quand, ni comment le Royaume-Uni devra quitter l’UE. Par conséquent, cette sortie ne sera pas immédiate.

C’est l’article 50 du traité de l’Union Européenne qui donne la possibilité à un Etat membre de sortir de l’UE. Ce dernier prévoit que l’Etat membre souhaitant quitter l’UE devra notifier son intention au Conseil européen. C’est après cette notification que l’UE et le Royaume-Uni négocieront ensemble les modalités de retrait ainsi que le cadre de leurs futures relations. Cet article prévoit également un compte à rebours d’une durée de deux ans suivant la notification au Conseil européen après lequel les traités cesseront d’être applicables. Le Royaume-Uni ne devrait ainsi pas quitter l’UE de façon effective avant la fin de l’année 2018.

« Business as usual » en matière de propriété intellectuelle pour les deux années à venir

Il est important de retenir qu’aucun changement immédiat n’est à prévoir : ni perte de droits, ni action immédiate à engager. En effet, durant toute la période des négociations, les titres de propriété intellectuelle européens (marque européenne, dessin et modèle communautaire et brevet européen) maintiendront le même niveau de protection.

Que faire après la sortie effective du Royaume-Uni ?

Brevets :

L’OEB, qui est en charge de l’examen des demandes et de la délivrance des brevets européens fonctionne indépendamment de l’UE. Il est possible pour des pays non-membres de l’UE (ex : Suisse) de faire partie de l’OEB, ce qui devrait permettre au Royaume-Uni de conserver sa place au sein de l’OEB. Ainsi, des brevets européens désignant le Royaume-Uni pourront continuer à être délivrés.

Par ailleurs, la mise en place de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), prévue début 2017 devrait encore être retardée. En effet, la mise en place de la JUB nécessite la ratification du règlement par 13 Etats signataires, dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Etant donné qu’être membre de l’UE est l’une des conditions à la participation du brevet Européen à effet unitaire et de la JUB, la sortie du Royaume-Uni de l’UE rend cette mise en place complexe.

Marques européennes et dessins et modèles communautaires (DMC) :

Le règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 instituant la marque européenne (à l’époque « marque communautaire ») ainsi que le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 instituant les DMC n’ont pas prévu l’hypothèse dans laquelle un Etat membre quitterait l’UE.

Les marques européennes et les DMC en vigueur avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE continueront à couvrir le Royaume-Uni.

Une fois le Royaume-Uni sorti de l’UE, les marques et dessins et modèles enregistrés par le biais de l’EUIPO seront impactés mais sans que nous ayons connaissance aujourd’hui ni de la teneur exacte de ces mutations ni du moment où celles-ci prendront effet. Les nouvelles marques européennes et DMC déposés auprès de l’EUIPO n’auront plus leur valeur actuelle puisqu’ils ne couvriront plus le Royaume-Uni. Pour bénéficier de la même protection, il faudra être titulaire d’un titre européen (alors hors Royaume-Uni) et d’un titre national britannique. Il faudra pour cela procéder à l’enregistrement d’une marque européenne auprès de l’EUIPO ainsi qu’à l’enregistrement d’une marque britannique (ce dernier pourra se faire soit pas le biais d’un enregistrement national auprès de l’IPO, soit par l’enregistrement d’une marque internationale).

Toujours est-il qu’il est également possible que le Royaume-Uni trouve un accord de façon à ce que les marques européennes et les DMC en vigueur avant le Brexit continuent à être valables sur le territoire du Royaume-Uni.

Droit d’auteur :

Dans la mesure où le droit d’auteur est très peu harmonisé en Europe et qu’aucun enregistrement ne soit nécessaire à la protection, aucun changement n’est à prévoir. Les Britanniques continueront à être liés par la Convention de Berne ainsi que par la Convention Universelle sur le droit d’auteur, mais l’interprétation de la loi conformément au droit européen reste à confirmer.

Par ailleurs, il faudra être vigilant concernant les contrats liés au droit d’auteur lorsque le Royaume-Uni quittera effectivement l’UE (voir ci-dessous).

Contrats :

Il convient dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, pour examiner les clauses relatives au territoire et voir si elles mentionnent l’UE. Il faudra alors déterminer s’il s’agit de l’UE telle qu’elle était constituée au jour de la conclusion du contrat ou s’il s’agit de l’UE hors Royaume-Uni afin de s’assurer que ces contrats correspondent toujours à l’intention initiale des co-contractants.

Les accords à venir dans les deux prochaines années devront mentionner clairement ce qui est entendu par « Union européenne ».

Protection des données :

Alors que le Règlement sur la protection des données vient d’être adopté par le Parlement Européen le 27 avril dernier, il pourrait ne pas s’appliquer sur le territoire britannique. Nous ne savons pas à l’heure actuelle de quelle manière le Royaume-Uni décidera d’organiser la circulation des données mais des accords spécifiques entre le Royaume-Uni et les pays membres de l’Union Européenne sur ce sujet sont envisageables.

Les noms de domaine en .eu :

Pour déposer un nom de domaine en .eu, il est nécessaire de justifier d’une adresse sur le territoire de l’Union Européenne (ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège), ce qui atteste l’assujettissement aux lois et normes commerciales européennes. La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne pourrait donc avoir un impact pour les titulaires britanniques de noms de domaine en .eu.

Toutefois, l’EURid, le registre en charge de la gestion du .eu et .ею (.eu en alphabet cyrillique) a confirmé dans un communiqué qu’il n’y aurait aucun changement immédiat à prévoir tant que le processus de départ n’était pas lancé. De plus, pour certains, cela ne devrait pas poser de problème particulier dans la mesure où les grandes entités auront la possibilité d’enregistrer des noms de domaines en .eu par le biais de filiales se trouvant sur le territoire de l’UE et des solutions devraient être trouvées dans les mois à venir pour les petites entreprises et les particuliers.

Titres nationaux :

Les titres nationaux britanniques ne seront pas affectés par le Brexit, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de l’exercice des droits sur les marques, dessins et modèles et brevets.

Conseils pratiques :

Au vu des conséquences incertaines, il est pour l’heure essentiel de procéder à une analyse du portefeuille de titres de propriété intellectuelle de votre société et d’établir une stratégie concernant les titres existants ainsi que pour les dépôts à venir.

Pour les marques existantes indispensables à votre activité, pensez dès à présent à déposer une marque britannique auprès de l’Intellectual Property Office en plus de votre marque européenne existante. Il en va de même, pour tout nouveau dépôt de marque européenne.

Effectuer un dépôt national n’est ni très couteux, ni très long mais offre un droit de priorité et garantit donc une meilleure protection dans l’hypothèse où le marque européenne ne s’appliquerait plus au Royaume-Uni.

Si dans la cas contraire la marque européenne continuait à s’appliquer au Royaume-Uni, le dépôt national permettrait alors de revendiquer l’ancienneté de façon à ce que la marque européenne inclue la marque antérieure nationale.

Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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