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Évaluation et valorisation des actifs de propriété intellectuelle

Written by Dreyfus07/05/2024

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Dans le monde dynamique et souvent complexe de la gestion de la propriété intellectuelle (PI), comprendre la valeur des actifs de PI tels que les marques, les logiciels et les noms de domaine est primordial. Pour les entreprises, ces actifs incorporels ne sont pas seulement des droits au sens juridique ; ils représentent une valeur économique substantielle qui peut stimuler la croissance et apporter des avantages concurrentiels. Par conséquent, une évaluation et une valorisation efficaces de ces actifs sont cruciales pour la gestion stratégique de la PI, les décisions de financement et la maximisation des retours sur investissement.

Comment nous procédons

L’évaluation d’une marque implique une analyse complète de sa visibilité, de son impact sur le marché et de sa protection juridique. Cette analyse comprend ainsi l’évaluation de la reconnaissance de la marque parmi les consommateurs cibles, son prestige, et son étendue, à savoir sa portée géographique et les produits et services désignés. La valorisation repose sur des mesures financières telles que les revenus des accords de licence, les taux de pénétration du marché et le potentiel d’expansion dans de nouveaux marchés ou lignes de produits. L’utilisation stratégique des marques (extensions, licences…) peut ainsi améliorer leur valeur et créer de nouveaux flux de revenus.

Pour les noms de domaine, il convient d’évaluer leur efficacité à générer du trafic en ligne (potentiel SEA) et leur adéquation avec la stratégie de marque de l’entreprise. Des facteurs essentiels tels que la pertinence des mots-clés, la capacité du nom à être mémorisé et l’historique du trafic sont décisifs. Sur le plan financier, les noms de domaine peuvent être évalués sur la base des ventes comparables, des recettes publicitaires potentielles, et de leur impact sur la réduction des coûts de marketing. L’acquisition ou la vente stratégique de noms de domaine peut ainsi avoir une incidence considérable sur la présence en ligne d’une entreprise et sa capacité à s’imposer sur le marché.

Enfin, les logiciels, quant à eux, sont évalués à travers des prismes techniques et commerciaux. Initialement, une analyse qualitative évalue la fonctionnalité du logiciel, sa base d’utilisateurs, sa scalabilité et sa robustesse technique, incluant une évaluation de la qualité du code, des mesures de cybersécurité et de la conformité avec les licences. Une évaluation financière peut ainsi prendre en compte les revenus directs des ventes ou des licences, le coût pour remplacer ou reproduire le logiciel, et une approche de comparaison de marché. Cette analyse complète aide à déterminer la contribution du logiciel à l’évaluation de l’entreprise, en tenant compte de sa capacité à générer des revenus, à faciliter les opérations commerciales ou à offrir un avantage concurrentiel.

Nos services d’expert

Notre cabinet propose des services spécialisés en évaluation et valorisation des actifs de PI. Nous aidons les clients dans la prise de décision stratégique, en proposant notre expertise juridique pour améliorer la valeur des portefeuilles de PI. Notre équipe, incluant un expert accrédité auprès de la Cour de cassation française, s’attache également à respecter les exigences les plus élevées en matière de probité juridique et de stratégie.

Que vous envisagiez une fusion-acquisition ou que vous ayez simplement besoin d’évaluer la valeur vos droits de PI, notre équipe est à même de fournir aux clients des conseils sur mesure. En faisant appel à nos services, les entreprises peuvent non seulement protéger leurs actifs de PI mais aussi optimiser leur valeur en fonction de leurs objectifs et des opportunités du marché

Alors que le cadre juridique continue d’évoluer, il est indispensable de se tenir au courant et d’adapter sa stratégie marque.

Le cabinet Dreyfus et associés est en partenariat avec un réseau d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Written by Dreyfus10/03/2023

L’avènement du Web 3.0 a ouvert une nouvelle ère du droit numérique, et il est devenu important pour les entreprises et les particuliers de comprendre les implications de ce nouveau paysage juridique. Le droit Web 3.0, également appelé «droit des contrats intelligents», est un type de droit technologique qui régit l’utilisation des actifs numériques et des transactions. C’est une développement très important dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, car il présente à la fois des opportunités et des risques pour les entreprises et les particuliers.

Le principal avantage du droit Web 3.0 est qu’il permet le transfert sécurisé et sans faille des actifs numériques. Les contrats intelligents sont des contrats auto-exécutables qui utilisent la technologie blockchain pour stocker et transférer des données de manière sécurisée et anonyme. Cela augmente la sécurité et la fiabilité des transactions numériques et les rend plus efficaces et rentables.

De plus, le droit Web 3.0 peut aider à protéger les droits de propriété intellectuelle, car il permet le suivi et le contrôle sécurisés des actifs numériques. Cependant, il y a quelques inconvénients potentiels du droit Web 3.0. Tout d’abord, il peut être difficile à appliquer, car la technologie est encore relativement nouvelle et il n’existe pas encore de cadre juridique unifié. De plus, les contrats intelligents ne sont pas toujours juridiquement exécutoires, ce qui signifie que les parties peuvent avoir du mal à obtenir un recours juridique en cas de litige. En outre, le droit Web 3.0 peut être assez complexe, et il est essentiel que les entreprises et les particuliers aient une claire compréhension de son fonctionnement pour s’assurer que leurs droits juridiques sont protégés.

Dans l’ensemble, le droit Web 3.0 présente à la fois des opportunités et des risques pour les entreprises et les particuliers. C’est un développement important dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, et il est essentiel que les entreprises et les particuliers aient une claire compréhension de ses implications. Avec les bonnes connaissances et les bonnes orientations, les entreprises et les particuliers peuvent profiter des opportunités offertes par le droit Web 3.0 tout en atténuant les risques.

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique de Dreyfus.

Written by Dreyfus08/06/2022

Attention, ne vous y méprenez pas, la famille de marques peut certes être utilement invoquée pour échapper à la déchéance d’une marque, mais elle peut aussi jouer en votre défaveur. C’est en partie l’enseignement tiré d’un arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 2, n° RG 20/17286), jugeant une ordonnance de référé en appel.
Ce même arrêt a également été l’occasion de clarifier un point de droit, pourtant crucial et non isolé : la qualité du licencié à agir en contrefaçon dans l’hypothèse d’une saisine du juge des référés.

Faits et procédure. – La première requérante, personne physique prénommée Soraya, est titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne SORAYA pour couvrir son activité de création et de distribution de maillots de bain et vêtements de plage. Elle est également titulaire de marques françaises et de l’Union européenne semi-figuratives composées de l’appellation SORAYA.

Ces marques sont exploitées par l’intermédiaire d’une société, seconde requérante, dont la titulaire des marques est elle-même la gérante et l’unique associée. La procédure en référé est introduite au nom tant de la société exploitante que de la titulaire de marque. Un contrat de concession exclusive de marque a été préalablement conclu entre la titulaire des marques et la société.

Ayant pris connaissance de l’existence d’une société dénommée Soraya Beachwear Ltd., située en Suisse, la société licenciée a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire à son encontre. Cette dernière exploite en effet un site internet de vente en ligne de maillots de bain et vêtements de plage <sorayabeachwear.com> ainsi qu’un compte Instagram relatif à ce site. La fondatrice de la société attaquée se prénomme également Soraya et a choisi d’user de son prénom pour identifier ses collections.

Le juge des référés ayant conclu au rejet des demandes des requérantes, celles-ci interjettent appel de l’ordonnance de référé.
Recevabilité du licencié à agir en référé aux côtés du titulaire. – Un des apports de cet arrêt est l’interprétation opérée par la Cour d’appel de Paris des articles L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle et 25 4° du règlement UE 2017/1001, relatifs à la qualité d’agir d’un licencié.

En application du droit français, il est en effet prévu des cas dans lesquels un licencié peut engager une « action civile en contrefaçon », notamment avec le consentement du titulaire, ou encore en tant que bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dès lors que le titulaire n’en a pas pris l’initiative dans un délai raisonnable après mise en demeure.
En tout état de cause, tant au regard du Code de la propriété intellectuelle que du règlement européen susvisé, il est prévu qu’un licencié soit recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire.

Il ne fait aucun doute en l’espèce sur le fait que la société exploitante doit être considérée comme bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sur la marque verbale de l’Union européenne invoquée, dès lors qu’elle se prévaut de la licence exclusive de marque, versée au débat, lui conférant qualité de licenciée.

Il n’est cependant vraisemblablement pas question d’intervention de la société dans l’instance, mais plutôt d’une action intentée conjointement avec la titulaire de marque. Or, la confusion semble entretenue entre, d’une part, l’introduction d’une action conjointe, pour laquelle est requis le consentement du titulaire dans le cas où le licencié engage l’action et d’autre part l’intervention à l’instance engagée par une autre partie. En effet, il est expressément mentionné que la société « a agi en référé conjointement » avec la titulaire de marque devant le Président du tribunal judiciaire. En introduisant cette action, le licencié tend à obtenir « la réparation du préjudice qui lui est propre », ce que prévoient les règles de droit relatives à l’intervention du licencié.

Mais l’un des points culminants de la décision est que le fait que le contrat de licence n’ait pas été inscrit, condition de son opposabilité aux tiers, il est statué que cette absence de publicité du contrat n’entrave pas la qualité de licencié acquise en vertu d’un contrat valablement conclu.

La décision d’appel a par conséquent déclaré recevables les requérantes en leur action et a infirmé, à cet effet, l’ordonnance de référé sur ce chef.

Il est à noter en revanche, qu’en présence d’un licencié simple (qui jouit d’une licence non exclusive), la solution n’a pas été la même. En effet, aux termes d’une décision antérieure (TGI Paris, ord. réf., 21 juill. 2011, n° 11/55158, Sté Lyl c/ Michel Attali), le juge des référés déclarait irrecevable à agir le licencié simple : « seule une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir le juge des référés conformément aux dispositions de l’article L. 716-6 (…) ce qui n’est pas le cas du licencié non exclusif qui n’est recevable qu’à intervenir dans une instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, par application de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ».

Outre la vérification de la qualité à agir, le juge des référés, dès lors qu’il n’est pas confronté à une nullité manifeste du titre invoqué, se borne à apprécier l’existence ou l’imminence d’une atteinte aux droits des requérants.

Défaut d’usage de la marque invoquée. – Le mode opératoire incombant au juge des référés avait été précisé par une décision du 28 juin 2011 (TGI Paris, ord. réf., 28 juin 2011) : « Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et d’évaluer la proportion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs à l’atteinte imminente alléguée par les demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation des produits, d’en ordonner le retrait et d’allouer une provision ».

Dans le cas d’espèce, les atteintes aux droits des requérantes pouvaient, en apparence, paraître caractérisées eu égard à l’utilisation de l’appellation identique SORAYA pour couvrir des produits et services strictement identiques, à savoir des maillots de bain et vêtements de plage, ainsi que les services commerciaux y afférents.

Les requérantes, pour faire valoir l’atteinte à leurs droits, se fondaient sur une seule de leurs marques, à savoir une marque verbale de l’Union européenne composée exclusivement du prénom SORAYA. Néanmoins, dans le cadre de l’instance, pour prétendre au succès de leurs prétentions, les requérantes devaient être en mesure de démontrer un usage sérieux de la marque invoquée.

Pour rappel, une marque fait l’objet d’un usage sérieux par référence à une période de 5 ans au cours de laquelle elle doit être utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’origine des produits et services pour lesquels elle est dûment enregistrée (Règlement (UE) 2017/1001 du 14-6-2017 art. 58, 1-a).

Les requérantes, en communiquant les preuves visant à démontrer l’usage sérieux de la marque, semblaient se prévaloir d’une certaine renommée, ce qu’elles n’arguaient pas explicitement. Elles témoignaient en revanche d’un simple « usage notoire » de la marque, induit en partie par leur partenariat de longue date avec l’élection Miss France. Mais l’argument qui ne va pas jouer en leur faveur est celui selon lequel « l’exploitation des marques dérivées qui ont fait l’objet de dépôts ultérieurs n’ont en rien diminué l’usage de la marque historique SORAYA ». En outre, afin de justifier l’usage sérieux de la marque les requérantes ont communiqué des pièces qui ont une date certaine mais pour des signes complexes SORAYA et non de la marque verbale SORAYA. Par ailleurs, parmi la pléthore de pièces fournies au soutien d’un usage sérieux de la marque, plusieurs preuves n’avaient pas de date certaine, ce ne permet pas de déterminer si la marque a bien été exploitée pendant la période de référence de cinq ans pour laquelle l’usage sérieux doit être prouvée. Cette période n’a cependant pas été communiquée par les conclusions d’appel de la partie adverse. Par conséquent, les juges du fond se sont référés à cet égard à la période précisée dans les dernières écritures adressées au juge des référés.

Concernant plus particulièrement les diverses marques dérivées de la marque invoquée, lesquelles sont majoritairement des marques semi-figuratives, les juges du fond vont les considérer comme une famille de marques.

Cette qualification de famille de marques doit être retenue, selon une jurisprudence constante, dès lors que des marques, communément détenues par un seul et même titulaire, reprennent un même élément distinctif. Cette notion, dont les contours sont encore insuffisamment appréhendés, devrait permettre, à un titulaire et exploitant de marques, de se soustraire de la sanction de la déchéance pour défaut d’exploitation d’une marque enregistrée ou non.

Le caractère opportun de cette notion a pu s’observer notamment au regard d’une décision rendue par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) par rapport à plusieurs marques, comportant communément l’élément « Mc »/ « Mac » et détenues par la société de droit américain McDonald’s. En 2016, cette dernière avait alors obtenu gain de cause en faisant valoir les 12 marques suivantes de l’Union européenne : McDONALD’S, McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC. La qualification de « famille de marques » avait ainsi pu être retenue pour annuler une marque « MacCoffe ».

Néanmoins, ce qui mérite d’être retenu au terme de l’arrêt SORAYA est que les juges du fond vont considérer que l’usage d’une famille de marques ne peut être invoqué utilement « dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même « famille » ». En ce sens, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier l’usage d’une autre marque. Autrement dit, le fait que les requérantes aient exploité les marques semi-figuratives de manière indépendante, et qui se différencient par ailleurs de la marque verbale de l’Union européenne, ne permet pas à ces dernières d’arguer de la notion de l’usage d’une famille de marques.

Considérations pratiques tirées de la décision :

– Est recevable à agir en référé, le licencié exclusif, conjointement avec le titulaire de la marque, pour la poursuite de faits supposés de contrefaçon ;

– A qualité à agir le licencié quand bien même le contrat en vertu duquel il tire ses droits n’a pas fait l’objet de formalités de publicité ;

– L’appréciation de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne s’opère au regard d’une période de référence de 5 ans, laquelle est par principe précisée par la partie qui se prévaut du défaut d’un tel usage, tant dans les écritures adressées au juge des référés qu’à la Cour d’appel ;

– L’exploitation d’un nombre considérable de marques dérivées de la marque invoquée, constituant vraisemblablement une série/famille de marques, ne permet pas nécessairement de retenir la démonstration d’un usage considérable faisant échec à l’usage légitime de marques similaires.

Pour aller plus loin…

♦Usage sérieux de la marque : Specsavers vs Asda saga

♦Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscrite

Written by Dreyfus20/04/2022

Trademark Modernization Act: des nouvelles procédures efficaces et rapides contre les marques américaines non-utilisées.

Aux États-Unis, le système des marques est fondé sur l’usage. Cela signifie que les titulaires de marques sont censés utiliser leurs marques pour les produits et services qu’ils commercialisent aux États-Unis.

Contrairement au système de marques de l’UE, cette exigence d’utilisation s’applique aussi bien avant qu’après l’enregistrement des marques américaines. Le système américain exige que les marques soient utilisées avant leur dépôt effectif. En ce qui concerne les enregistrements de marques étrangères, l’intention d’utiliser la marque aux États-Unis est requise.

Ce système prévoit deux procédures traditionnelles d’annulation des marques non utilisées : la procédure d’annulation fondée sur l’« abandon » et la procédure d’annulation fondée sur le « non-usage ». Bien que la première procédure exige le défaut d’usage et l’absence d’intention de la réutiliser, la seconde exige une non-utilisation affirmée dans les 5 ans suivant son enregistrement.

Ces deux procédures d’annulation s’appliquent encore aujourd’hui.

Cependant, le problème est qu’elles sont très coûteuses, chronophages et pas toujours efficaces. En plus, pour faire échec à cette procédure, il suffit que le titulaire démontre son intention de commencer ou de reprendre l’exploitation de sa marque.

Néanmoins, ce système a changé avec le ‘Trademark Modernization Act’.

Le Trademark Modernization Act est entré en vigueur le 18 décembre 2020. Cette loi n’est pas sans impact pour les titulaires de marques américaines et pour les futurs déposants. Elle concerne les marques protégées aux États-Unis que ce soit par le biais d’un dépôt national ou par un dépôt international désignant les États-Unis.

Cette nouvelle loi ajoute deux nouvelles procédures qui s’appliquent aux marques américaines non utilisées.

Procédure de radiation

La première nouvelle procédure est la « ex parte expungement petition” ou la procédure de radiation.

Quoi ?

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui vise à annuler les marques déposées aux États-Unis pour défaut d’usage. Il s’agit des marques nationales et internationales (désignant les États-Unis) qui n’ont jamais été exploitées aux États-Unis dans le commerce et/ou en relation avec les produits et/ou services après leur enregistrement.

L’action peut être engagée par tout tiers – contrairement aux procédures d’annulation traditionnelles – et n’exige pas de preuve de défaut d’intention de reprendre l’usage de la marque.

Quand ?

Jusqu’au 27 décembre 2023, les demandeurs peuvent initier la procédure à l’encontre de toutes les marques américaines ayant plus de trois ans.

Après cette date, le délai d’action se trouve réduit et ne concerne plus que les marques ayant été enregistrées depuis au moins trois ans mais pas depuis plus de dix ans.

Conséquence ?

Le titulaire de la marque dispose d’un délai de trois mois suivant l’action pour fournir la preuve d’usage. La charge de la preuve, étant soumise à une interprétation stricte, incombe donc entièrement au titulaire. En cas de preuve d’usage insuffisante, l’enregistrement de la marque sera partiellement/totalement annulé.

La procédure de réexamen

La deuxième nouvelle procédure est la « ex parte examination petition” ou la procédure de réexamen.

Quoi ?

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui permet le réexamen des marques qui ont été enregistrées par un dépôt national (États-Unis) ou international (désignant les États-Unis) qui n’ont pas été utilisées dans le commerce/en relation avec des produits et services désignés à une date certaine.

Cette date dépendra du fondement de la demande de marque. Ainsi, si la demande de marque était fondée sur un usage plus ancien du signe dans le commerce, alors la date d’usage pour cette procédure serait la date de dépôt de la marque.

En revanche, si la demande de marque était fondée sur une intention d’usage, alors la date d’usage sera la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle un amendement pour alléguer l’usage a été déposé ou la date à laquelle le délai pour déposer une déclaration d’utilisation a expiré.

Quand ?

Il est possible d’engager cette procédure dans les cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque.

Conséquences ?

Il incombe au titulaire de la marque de fournir la preuve d’usage de sa marque pour tous les produits et services couverts. Comme l’interprétation est stricte, le risque de réexamen d’enregistrement de la marque augmente en cas de preuve insuffisante, ce qui peut rendre la marque plus vulnérable.

(Dés)avantages?

D’abord, il s’agit de procédures plus faciles et moins coûteuses. Contrairement à la procédure traditionnelle d’annulation, l’élément d’abandon n’est pas exigé par ces procédures. A cet égard, le fait qu’un titulaire de marque ait l’intention de reprendre l’usage n’est pas donc pas pertinent.

Deuxièmement, ces nouvelles procédures permettent de se débarrasser plus facilement des marques non utilisées (‘deadwood’) et, par conséquent, d’enregistrer les marques (non utilisées) plus rapidement et à moindre coût. Avant l’entrée en vigueur du Trademark Modernization Act, il était généralement difficile de déposer une demande d’enregistrement lorsqu’une marque antérieure similaire ou identique non utilisée empêchait le dépôt. Dans ce contexte, les procédures d’annulation pouvaient prendre plusieurs années et entraîner des coûts importants. Grâce aux nouvelles procédures, il est devenu plus évident et moins fastidieux d’agir contre les marques non utilisées.

D’autre part, ces nouvelles procédures exigent que les titulaires de marques américains soient (plus) prudents et vigilants. Non seulement ils sont tenus d’utiliser leurs marques de façon véritable et de bonne foi, ils doivent également garder des preuves d’usage de leurs marques aux États-Unis, tant avant qu’après l’enregistrement de celles-ci. Sinon, le risque d’annulation augmente, ce qui facilite l’enregistrement de la marque par des concurrents. Moins les titulaires arrivent à démontrer l’usage de leurs marques, plus le risque de perte augmente et plus il est facile pour les concurrents d’enregistrer des marques similaires et même identiques.

Les nouvelles procédures permettent donc d’agir contre des marques américaines non-utilisées de manière plus rapide et plus étendue.

Nous vous recommandons donc de faire un audit de vos droits de marques sur le territoire américain, afin d’éviter le risque d’action en annulation ou en réexamen à l’encontre de vos marques.

En ce qui concerne vos dépôts de marques en cours d’examen, nous vous invitons à nous contacter afin que nous réfléchissions conjointement à la meilleure stratégie à adopter au vu de cette nouvelle réglementation.

Nous pouvons également vous accompagner dans l’analyse de vos marques afin d’identifier les produits et/ou services qui seraient susceptibles de fragiliser vos marques.

Pour aller plus loin…

♦ Keeping your registration alive

♦ Expungement or reexamination forms

Written by Dreyfus04/04/2022

Le 2 novembre 2020, Louis Vuitton Malletier a formé une opposition contre la demande d’enregistrement de la marque figurative « LOVES VITTORIO » désignant les mêmes produits en classes 25 et 26, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b du règlement sur les marques de l’Union européenne (RMUE). L’Office rejette cette opposition en raison d’une faible similitude entre le signe antérieur et le signe contesté, ne suffisant pas ainsi à engendrer un risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne. Si l’opposant invoque l’article 8, paragraphe 5, du RMUE relatif à la renommée de la marque, les juges rejettent ce grief sans examen au fond dû à un défaut de preuves.

1. L’appréciation du risque de confusion au regard de l’impression d’ensemble donnée par les signes

Depuis l’arrêt « SABEL BV contre Puma AG » rendu le 11 novembre 1997 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, une nouvelle approche de l’appréciation de la similitude entre deux signes a été avancée. Cette dernière se veut être plus globale, notamment par l’étude de trois critères qui sont l’aspect visuel, le plan auditif et conceptuel. Ainsi, l’Office analyse étape par étape ces critères entre la marque antérieure et la demande d’enregistrement de la marque litigieuse.

Tout d’abord sur l’aspect visuel, l’Office retient une similitude à très faible degré dans la mesure où les deux signes « n’ont en commun que la lettre L » et « coïncident partiellement dans la stylisation des deux lettres ». En outre, malgré l’identité de stylisation et des couleurs utilisées dans les deux signes, les consommateurs percevront ces éléments comme étant simplement décoratifs. Les juges retiennent surtout une différence entre les deux signes par l’ajout des mots « LOVES » et « VITTORIO » et de la lettre « N » dans le signe contesté.

De même sur le plan auditif, les juges ne retiennent qu’un faible degré de similitude dans la prononciation de la lettre « L ».
Enfin, l’Office affirme que les deux signes sont conceptuellement différents.

Ainsi, l’Office conclut que les quelques similitudes entre les deux signes ne suffisent pas à entraîner un risque de confusion chez le consommateur disposant d’un degré d’attention moyenne et que celui-ci distinguera l’origine ainsi que la provenance de chaque signe. En outre, le public pertinent percevra le signe dans son ensemble, notamment par l’ajout des termes « LOVES » et « VITTORIO » ainsi que les lettres « L » et « N » et ne se limitera pas à la même stylisation.

Cependant, force est de constater qu’il existe malgré tout une similitude visuelle pouvant amener le public pertinent à ne pas percevoir de manière nette et précise la différence entre les lettres « LV » et « LN », d’autant plus que le terme ajouté est « VITTORIO ».

Par ailleurs, au regard des produits identiques visés par les deux signes, il apparait tout de même un peu surprenant que les juges n’en tiennent pas compte dans la mesure où selon l’arrêt « Canon Kabushiki Kaisha et Metro-Goldwyn-Mayer Inc » rendu le 29 septembre 1998 par la Cour de Justice des Communautés Européennes un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitudes entre les produits ou services désignés.

2. La regrettable exclusion de la renommée de la marque antérieure

Cette décision peut paraître à première vue étonnante dans le sens où la marque antérieure « LV » est une marque jouissant supposément d’une forte notoriété.

En effet, cette renommée aurait probablement pu amener les juges à faire droit à la demande d’opposition de la demande d’enregistrement de la marque contestée, si cette dernière « « [tirait] indûment profit du caractère distinctif » ; « ou de la renommée de la marque antérieure » ; « ou leur [portait] préjudice ».

Toutefois, cette exclusion de la renommée de la marque se justifie pleinement dans la mesure où l’Office rend sa décision en se limitant aux preuves et arguments fournis par l’opposant. Or, ce dernier n’a pas apporté de preuves attestant de la renommée de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f) du règlement délégué sur les marques européennes.

Ainsi, il est essentiel avant toute opposition d’analyser la similitude entre les signes et les produits et services entre votre marque et la demande de marque litigieuse, et surtout de fournir toutes les preuves pertinentes démontrant l’usage intensif de la marque ou encore de sa renommée.
En effet, cette décision postule de l’importance des preuves fournies au cours d’une procédure relative aux motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une demande de marque, preuves qui auraient sans doute pu permettre une tournure différente.

Pour aller plus loin…

♦ Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

♦ Pourquoi la renommée d’une marque ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi ?

Written by Dreyfus21/03/2022

En France, la vente en ligne de médicaments sans ordonnance est strictement encadrée en raison de considérations liées à la santé publique. Sont ainsi prohibés certains actes de publicité et notamment le référencement payant sur Internet.

Dans un litige opposant une société hollandaise aux pharmaciens et e-pharmaciens français, la cour d’appel de Paris a jugé le 17 septembre 2021 que le vendeur établi aux Pays-Bas ayant réalisé de la publicité sur le territoire français et sur l’espace numérique n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale.

En 2015, shop-pharmacie.fr, site de vente en ligne de médicaments sans ordonnance médicale administré par une société hollandaise, lance une grande campagne publicitaire sur le territoire français. Des millions de prospectus ont ainsi été insérés dans colis postaux expédiés par des grands acteurs du e-commerce tels que Zalando et La Redoute. La société hollandaise avait aussi procédé à une stratégie de référencement payant sur Internet, à destination du public français.

Cette campagne, qu’une société française ne pourrait en tout état de cause pas mener, est apparue démesurée et même déloyale pour plusieurs associations représentatives de la profession. L’Union des groupements de pharmaciens et l’Association française des pharmaciens en ligne ont alors cherché à faire qualifier cette campagne d’acte de concurrence déloyale, en fondant leur demande sur des dispositions de notre code de la santé publique.

Le tribunal de commerce de Paris ayant accueilli cette demande, la société hollandaise a fait appel de la décision et la cour d’appel de Paris a saisi la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée revenait à déterminer si la France pouvait appliquer aux e-pharmacies établies dans un autre Etat membre de l’UE les mêmes restrictions qu’elle impose aux e-pharmacies françaises concernant la promotion de leur activité et de leurs produits sur son territoire.

Les intérêts supérieurs du marché intérieur et le rejet du protectionnisme français

La réglementation européenne et notamment l’article 34 TFUE et les dispositions de la directive 2001/83 permet-elle à un Etat membre de l’UE d’imposer sur son territoire aux pharmaciens ressortissants d’un autre Etat membre de l’UE des règles issues des articles R.4235-22 et R.4235-64 du code de la santé publique et des bonnes pratiques édictées par l’autorité publique de l’Etat membre ?

La Cour de Justice de l’UE a répondu dans un arrêt C-649/18 du 1^er octobre 2020 par la négative. Cette décision autant juridique que politique est fondée notamment sur la notion fondamentale de marché intérieur européen.

Ce coup d’arrêt au protectionnisme des dispositions françaises avait été amorcé en 2016 par l’Autorité de la concurrence qui avait alors énoncé à propos des textes français qu’ils introduisaient des « contraintes additionnelles qui apparaissent disproportionnées par rapport à l’objectif de protection de la santé publique » (Autorité de la concurrence, 20/04/2016 avis n°16-A-09 point 91). En 2019, un nouvel avis appuyait davantage cette vision et énonçait notamment que la vente en ligne était « obérée dans son développement par des contraintes excessives qui brident le développement des acteurs installés en France par rapport à leurs homologues européens » (Autorité de la concurrence, 04/04/2019 avis n°19-A-08).

Le juge européen a donc décidé de modérer l’application des restrictions de droit français afin de préserver le marché intérieur.

Possibilité de limiter la publicité sur le territoire français par des dispositions ciblées

La Cour de Justice de l’Union européenne a posé un premier principe aux termes duquel un Etat-Membre peut imposer une restriction de la publicité à condition que sa législation soit strictement délimitée. La cour d’appel de Paris a suivi cette précision dans le litige opposant les pharmaciens français à la e-pharmacie hollandaise et a jugé que les dispositions invoquées du Code de la santé publique n’étaient pas assez précises. Elles ne ciblaient notamment pas uniquement les médicaments, mais évoquaient les termes généraux de « produits pharmaceutiques ».

La porte est donc laissée ouverte au législateur national pour préciser davantage ses dispositions relatives à l’encadrement de la publicité pour des médicaments.

Le référencement payant sur Internet en principe possible pour les sociétés établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne

Afin de prévenir la surconsommation de médicaments, la loi française interdit les e-pharmacies françaises de mener des campagnes de référencement payant sur l’espace numérique, notamment sur les moteurs de recherche et les comparateurs de prix.

Dans cette affaire, la Cour de justice de l’UE a pu énoncer que ce type de référencement était en principe possible, à moins qu’il soit limité par une mesure nécessaire et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique. Le principe est donc celui d’une possibilité de référencement, à moins que l’Etat membre opposant rapporte la preuve d’une règle de droit ciblée, proportionnée et nécessaire.

Or, une telle législation n’existe pas en France. De plus, les articles du code la santé publique versés au débat semblent inadéquats au commerce électronique. En effet, le e-commerce possède des contraintes propres que sont son accès universel, instantané et continu sur Internet. Par conséquent, il apparait très épineux d’encadrer de manière suffisamment concrète et précise la pratique du référencement payant sur Internet pour ce type d’activité.

En conclusion, les e-pharmaciens français et les e-pharmaciens situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ne sont pas sur un pied d’égalité concernant la publicité réalisée en France.

Cette affaire aura permis à la cour d’appel de Paris de réaffirmer le droit au référencement payant en énonçant que l’arrêté du 1^er décembre 2016 “relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments” et portant notamment sur l’interdiction du référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération, était inopposable et, au surplus, qu’il avait été annulé par le Conseil d’Etat le 17 mars 2021.

Pour aller plus loin…

♦Validation de la campagne de pub d’une e-pharmacie néerlandaise en France

Written by Dreyfus18/03/2022

LE NOM <PARISTECH.ORG>, OPERE PAR DES ENTREPRENEURS PARISIENS, NE PORTERAIT PAS ATTEINTE AUX DROITS DE PARISTECH.

Une décision UDRP surprenante a été rendue en octobre 2021, concernant le nom de domaine <paristech.org>, à l’encontre duquel la Fondation française ParisTech avait déposé une plainte (OMPI, D2021-2417). Malgré la notoriété de ParisTech et le fait que le nom de domaine litigieux était identique aux marques antérieures de ParisTech et exploité pour un site en français, où est implantée ParisTech, l’Expert a considéré que la preuve de l’enregistrement du nom de mauvaise foi n’était pas rapportée.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de février de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

Référence :

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, Affaire n°D2021-2417, 28 octobre 2021, Fondation Paristech v. Domain Administrator d/b/a privacy.cloudns.net

Written by Dreyfus08/03/2022

La marque invoquée par le requérant ne doit pas nécessairement être protégée dans le pays du défendeur.

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°DCN2021-0004, Vente-privee.com v. 郑碧莲 Zheng Bi Lian).

Pour qu’une plainte UDRP prospère, il faut prouver un droit de marque similaire ou identique au nom de domaine, générant un risque de confusion. Ensuite, il faut établir l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur et enfin montrer qu’il a enregistré et utilisé le nom de mauvaise foi.

Pour mettre cette mauvaise foi en évidence, il faut principalement démontrer que le défendeur a connaissance des droits du requérant et que l’enregistrement litigieux vise ces droits. Être titulaire d’une marque protégée dans le pays où est établi le défendeur est donc un atout considérable. Pour autant, ce n’est pas une condition requise.

Vente-privee.com est une entreprise française de commerce électronique qui opère depuis 20 ans dans l’organisation de ventes événementielles de toutes sortes de produits et services à prix réduit, y compris de grandes marques.

Au début de l’année 2019, Vente-privee.com a engagé un processus d’unification de ses marques sous une seule et unique nouvelle dénomination : VEEPEE. Ce changement de marque a été largement promu à l’échelle internationale. Elle avait au préalable sécurisé des droits de marque sur le signe « VEEPEE » via un dépôt dans l’Union européenne en novembre 2017 et via une marque internationale déposée le même jour couvrant le Mexique, Monaco, la Norvège et la Suisse. Vente-privee.com détient également de nombreux noms de domaine correspondant à « VEEPEE » tels que <veepee.es>, <veepee.it>, <veepee.de> et <veepee.com>.

Ayant détecté l’enregistrement du nom de domaine <veepee.cn> réservé en 2018 par un réservataire basé en Chine, la société a déposé une plainte auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom.

Le risque de confusion a été facilement reconnu par l’expert, qui considère le nom de domaine identique aux marques antérieures de la requérante. A cette occasion, il rappelle que la marque n’a pas besoin d’être enregistrée dans un pays spécifique pour l’appréciation du risque de confusion.

Cela est d’ailleurs conforme à l’appréciation de l’Overview 3.0 de l’OMPI qui spécifie en sa section 1.1.2, citée par l’expert, qu’au vu de la nature internationale des noms de domaine et d’Internet, la juridiction dans laquelle la marque est protégée n’est pas pertinente pour l’analyse du premier critère. En gardant toutefois à l’esprit que ce facteur peut être important pour l’examen des autres critères.

S’agissant des droits et de l’intérêt légitime sur le nom de domaine, l’expert note que le défendeur n’a pas de relation commerciale avec la requérante et n’a reçu aucune autorisation de sa part de réserver le nom de domaine litigieux. Le défendeur n’ayant pas répondu à la plainte, l’expert estime que Vente-privee.com a établi que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.

Enfin, sur la mauvaise foi, l’expert insiste sur le caractère arbitraire de la dénomination VEEPEE : « VEEPEE est un mot inventé sans signification particulière en chinois ou en anglais » (traduction libre). Il souligne aussi le fait que le nom de domaine n’a pas été utilisé activement mais au contraire renvoie vers un site en anglais, accessible à tous, sur lequel il est en vente.

Dès lors, l’expert ordonne que le nom de domaine contesté <veepee.cn> soit transféré à la requérante.

Cette décision permet de rappeler qu’il convient de bien choisir les marques à faire valoir dans une plainte UDRP. Dans l’idéal, il convient de prouver un enregistrement dans le pays du réservataire, si possible antérieur au nom de domaine. A défaut d’avoir un enregistrement dans la juridiction concernée, il est important de démontrer que la marque est exploitée et connue en dehors des frontières de son enregistrement.

Dans le cas présent, l’on note d’ailleurs que le nom de domaine litigieux est certes postérieur aux marques de la requérante mais antérieur de près d’un an à l’opération de rebranding de Vente-privee.com. Cette information aurait pu nécessiter une analyse si le défendeur avait répondu à la plainte. Information que l’on aurait pu toutefois contrebalancer avec la date d’enregistrement du nom <veepee.com> (le <.com> ciblant l’international), très ancienne : 6 décembre 1999.

Pour aller plus loin…

♦Noms de domaine

Written by Dreyfus04/03/2022

Pour qu’un site web soit accessible il faut qu’un système permette de relier l’URL que l’internaute renseigne dans son navigateur au serveur du site en question. C’est le Domain Name System (DNS). Le DNS agit comme un véritable intermédiaire en envoyant une requête sur Internet afin de faire la liaison entre l’adresse renseignée dans le navigateur et l’accès effectif au site. C’est la raison pour laquelle le DNS est souvent comparé à un annuaire téléphonique en ce qu’il permet de traduire les noms renseignés par l’internaute en des noms intelligibles pour la machine.

Lorsque tout est bien paramétré pour que le DNS puisse jouer son rôle de pont, il suffit juste d’être en possession d’un terminal doté d’Internet pour avoir accès au site.

En revanche, certains bureaux d’enregistrement proposent désormais des noms de domaine qui ne reposent pas sur le DNS traditionnel, mais qui utilisent des technologies telles que la blockchain.

Ces noms de domaine, pour être accessibles, nécessitent l’installation d’outils spécifiques tels qu’un navigateur particulier par exemple, ou des plug-ins, ce qui constitue un coût supplémentaire pour le potentiel acheteur souhaitant simplement obtenir un nom de domaine classique pour son site internet.

Ces offres présentent deux principaux risques. Le premier est l’objet de la communication de l’ICANN, l’autorité de régulation d’Internet, du 24 novembre 2021. Il s’agit du risque de confusion pour le consommateur. En effet, pour le consommateur moyen, il n’est pas évident de distinguer les deux types d’offres alors que l’achat de l’un ou l’autre de ces noms de domaine recouvre des réalités bien différentes.

Le second risque de cet autre système de résolution, bien qu’il en existe déjà de nombreux depuis des années, est le risque de conflits de noms entre ceux qui seraient réservés par l’intermédiaire du système DNS traditionnel et ceux basés sur un des nouveaux systèmes non-DNS.

Au rang des conflits possibles, figurent les collisions de noms, phénomène qui risque de s’intensifier avec la création de réseaux parallèles. Cela peut se produire lorsque le système utilisé pour traduire le nom renseigné par l’internaute en nom intelligible pour la machine, en l’espèce, un système non-DNS, est envoyé au système DNS, pour qui l’adresse correspond à celle d’un site différent.

L’internaute serait alors redirigé vers le mauvais nom de domaine. Ces incertitudes pourraient être la source de contentieux dans les années à venir si les nouveaux systèmes venaient à gagner en importance.

Sources: ICANN Blog, Buyer Beware: Not All Names Are Created Equal, 24 novembre. 2021, A. Durand
ICANN, Foire aux questions : collision de noms pour les professionnels des TI

Written by Dreyfus14/01/2022

Un homme averti vaut deux…C’est particulièrement vrai en matière des marques. Aujourd’hui, les avis de paiement frauduleux deviennent de plus en plus courant.

Comment cela se passe-t-il ?

Des entreprises privées malhonnêtes, des escrocs, s’adressent directement aux déposants de marques pour leur demander de payer certains frais de service ou d’autres paiements qui ne sont en fait ni nécessaires, ni légalement exigés.

Il est donc crucial d’être vigilant.

Dans la mesure où l’enregistrement et la gestion des marques prennent déjà beaucoup de temps et sont déjà suffisamment coûteux, il va sans dire que payer des escrocs pour leurs services prétendument liés aux marques n’est pas nécessaire. Il convient d’être vigilent lorsque des demandes concernant la procédure de marque ne proviennent pas directement de votre conseil habituel.

La fraude n’est toutefois pas toujours facile à détecter et l’imagination des fraudeurs est infinie.

Par exemple, certains fraudeurs s’adressent aux propriétaires de marques directement par e-mail et exigent le paiement de certaines dépenses, taxes ou frais supplémentaires pour obtenir l’enregistrement des marques alors que ces dépenses sont purement fictives. Les avis de paiement concernent souvent des services de surveillance des marques, des services d’enregistrement supplémentaires ou des services relatifs au renouvellement des marques.

Le problème est que les propriétaires de marques sont très souvent approchés par une soi-disant agence officielle, entreprise ou institution et parfois même une prétendument autorité publique ou un soi-disant gouvernement. Ils utilisent les mêmes modèles, signatures et timbres officiels que ces types d’entités et ils fournissent les données exactes de la demande de marque ou de l’enregistrement en question. Après tout, ce genre d’information est relativement facile à trouver en ligne.

Un autre problème concerne la nature transfrontalière de ces escroqueries.

Il peut arriver que les propriétaires de marques reçoivent un avis d’une société russe, indienne ou chinoise. Alors qu’il est parfaitement possible que les avis de paiement en provenance de pays étrangers soient de bonne foi, il est toujours avantageux de vérifier attentivement l’exactitude et la légitimité des tels avis.

Voici nos conseils.

Nous vous invitons tout d’abord à vérifier le stade de la procédure dans laquelle se trouve votre marque. N’est-il pas étrange de payer des frais d’enregistrement ou de renouvellement d’une marque si le délai n’a même pas commencé ou est déjà expiré ?

Nous vous invitons à être vigilent. N’hésitez pas à nous poser des questions lorsque vous recevez des documents qui ne proviennent pas du cabinet Dreyfus. Il est en effet vivement conseillé de contacter votre conseil avant d’effectuer un paiement, qui est spécialisé en la matière et connait parfaitement les délais applicables, les stades de la procédure et les dépenses.

Troisièmement, il y a des bureaux et des agences officielles qui peuvent être contactés en cas d’avis de marque suspecte ou trompeuse. Par exemple, aux États-Unis, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) peut être contacté. Bien que ce bureau n’ait pas le pouvoir légal d’empêcher les entreprises d’exercer ce genre de pratiques frauduleuses, l’USPTO contribue à la lutte contre les avis de marque frauduleux. L’USPTO émet un rapport et collabore avec le ministère de la Justice et avec la Federal Trade Commission.

Les propriétaires de marques peuvent toujours déposer des plaintes auprès de la Federal Trade Commission. Cette commission est habilitée à entreprendre des enquêtes et même des poursuites si, par exemple, une entreprise en particulier commet des pratiques commerciales frauduleuses à grande échelle. Nous pouvons vous assister pour déposer de tels plaintes et éviter que vous fassiez piéger.

Les avis frauduleux de marque deviennent de plus en plus courants. Il est important d’être très vigilant, de vérifier les délais applicables, contacter votre conseil spécialisé en matière de marques avant d’effectuer des paiements. Au cabinet Dreyfus, nous collaborons avec les offices de marques et les agences officielles, tels que l’USPTO, en cas d’avis relatifs à une marque qui sont suspects ou apparaissent trompeurs.

A découvrir sur le même sujet…

♦Pourquoi la renommée d’une marque ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi ?

Written by Dreyfus06/07/2021

Public Interest Registry et Abus de DNS

Lire la veille ici

Written by Dreyfus24/05/2021

Par un arrêt rendu le 23 février 2021, la Cour d’Appel de Paris offre un cours en matière de contrefaçon de droit d’auteur, rappelle certains principes clefs, et permet d’avoir un aperçu de l’ensemble des moyens de défense utilisables dans ce cas. de liberté d’expression artistique.

Dans cette affaire, l’artiste mondialement connu Jeff Koons a été condamné pour contrefaçon de droit d’auteur, in solidum avec ses co-défendeurs, à verser 190 000€ de dommages intérêts au photographe Frank Davidovici, montant dépassant largement celui qu’avait prononcé le Tribunal en première instance, et qui condamnait Jeff Koons et ses co-défendeurs à 135 000€ à titre de dommages-intérêts.

Revenons sur les faits : en 1988, Jeff Koons entame sa série d’œuvres « Banality », consistant à créer à partir d’images variées, des objets en trois dimensions. Parmi les œuvres de cette série, son œuvre « Fait d’hiver » montre une jeune femme dans un corset résille, allongée sur la neige, avec à ses côté un petit cochon qui porte à son cou un tonnelet.

En novembre 2014, le Centre Pompidou organisait une rétrospective de l’œuvre de Koons, dans laquelle étaient présentées plusieurs œuvres de la série « Banality », dont deux ont fait l’objet d’actions en contrefaçon. L’une des deux œuvres litigieuses n’est autre que « Fait d’hiver ». En effet, Frank Davidovici, le concepteur d’une campagne publicitaire datant de 1989 et créée pour la société Naf-Naf, a assigné entre autres le Centre Pompidou et Jeff Koons en contrefaçon de droit d’auteurs sur cette campagne. A cette époque, la collection Automne/Hiver de la marque Naf-Naf est présentée au grand public grâce notamment à une photo composée d’une jeune femme allongée sur la neige et accompagnée d’un cochon, portant en collier un tonnelet, rappelant celui des Saint-Bernard.

Le 8 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris condamne tous les défendeurs pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Frank Davidovici. Face aux juges de la Cour d’appel, les défendeurs exposent alors l’ensemble des moyens de défense possibles dans le cadre d’une telle action en contrefaçon.

L’exception du « fair use » : fausse bonne idée ?

Jeff Koons soutient que, dans la mesure où « Fait d’hiver » a été créée aux Etats-Unis, le droit américain aurait dû s’appliquer. Pour étayer son argumentaire, il s’appuie sur le Règlement Rome II, qui entend préserver le principe « lex loc protectionis », en matière d’obligation « non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Jeff Koons aurait eu tort de se priver de ce moyen, d’autant qu’existe en droit américain l’exception du « fair use », qui permet de limiter les droits exclusifs d’un auteur, pour permettre notamment de parodier son œuvre (17 U.S.C. §107). Mais rappelons quand même qu’en 1992, Koons avait perdu une action dans laquelle il avait soulevé cette exception. Lui était alors encore opposée une contrefaçon de droit d’auteur pour sa sculpture « String of Puppies » qui a été considérée comme la copie, à quelques différences près, d’une photo prise par le photographe américain Art Rogers. Ces petits éléments de différence entre la photo d’origine et la sculpture avaient alors été jugés insuffisants pour écarter la contrefaçon.

Ceci dit, et contrant donc un des arguments de Jeff Koons montrant les différences existant entre son « Fait d’hiver » et celui de Naf-Naf, la Cour d’appel rappelle que la contrefaçon ne s’apprécie pas au regard des différences, mais bien au regard des ressemblances des œuvres en présence.

Sans surprise finalement, la Cour d’appel de Paris estime que le droit français est applicable, concernant « Fait d’hiver », dans la mesure où la contrefaçon de droits d’auteur a été commise en France. Pas d’exception de « fair use » utilisable, donc.

Frank Davidovici avait-il la qualité pour agir ?

Koons joue alors la carte du défaut de qualité à agir de Frank Davidovici. En effet, la photographie d’origine serait une œuvre collective et donc propriété de Naf-Naf. Les éléments apportés par les appelants étaient insuffisants pour la Cour d’appel qui en arrive aux mêmes conclusions qu’en première instance, à savoir que la campagne publicitaire n’était pas une œuvre collective mais bien une œuvre de collaboration, dans laquelle la contribution de Frank Davidovici était « individualisable », et que les autres auteurs lui avaient cédé leurs droits patrimoniaux.

Sur la prescription quinquennale en matière de contrefaçon

Les appelants soutiennent que l’œuvre avait été créée plus de 20 ans avant l’assignation (9 janvier 2015), qu’elle avait été exposée dès 1995 dans une galerie parisienne, et que sa reproduction était présentée sur le site internet de Jeff Koons et qualifiée par lui d’« incontournable à quiconque s’intéresse à [son] œuvre » et par « quiconque ». Etait notamment visé l’intimé.

Peine perdue encore une fois, la Cour d’appel rejette ce moyen dans la mesure où c’est la présentation au Centre Pompidou qui est reprochée, et qui avait démarré en novembre 2014, soit deux moins avant l’assignation.

Les moyens tirés de la liberté d’expression artistique et de l’exception de parodie

L’article 10 de la CESDH est invoqué par les appelants, pour rappeler que les juges ne doivent pas et ne peuvent ni s’immiscer dans la liberté créative de l’artiste ni nier sa démarche artistique. Cependant, il est également précisé dans cet article que la liberté d’expression artistique comprend des limitations et en l’occurrence, la Cour retient que la limitation applicable en l’espèce est légale puisque reposant sur l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article condamne toute adaptation ou transformation d’une œuvre sans le consentement de son auteur. Considérant que la sculpture reprend les éléments majeurs de la photographie d’origine (les pingouins et le collier de fleurs du cochon n’entrant que peu en ligne de compte) et qu’elle ne fait aucune mention de l’oeuvre de Davidovici, Koons était évidemment en tort. La limite est donc fine entre inspiration et contrefaçon d’une œuvre antérieure.

Les appelants tentent également d’invoquer le moyen tenant à l’exception de parodie, et s’appuient sur la définition donnée par la CJUE en 2014 dans une affaire Deckmyn, qui précise qu’une parodie « a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ». En l’occurrence, la Cour d’appel de Paris considère que la finalité humoristique n’est certainement pas évidente, dans la mesure où Koons décrit son « Fait d’hiver » comme étant « un travail sur le renouvellement », l’illustration du « processus d’acceptation de soi ». Mais plus encore selon la Cour, près de 30 ans séparent la campagne publicitaire de la sculpture, période si longue que le public pouvait ne pas pressentir la parodie.

La séparation entre libre inspiration et contrefaçon d’œuvre d’art est donc très fine, et parfois délicate à appréhender pour les artistes. Malgré le plan de défense clairement établi par Jeff Koons en l’espèce, il est essentiel de se ménager les autorisations préalables avant de créer une œuvre susceptible d’en contrefaire une autre.

Written by Dreyfus26/04/2021

« La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.

Il faut alors garder à l’esprit que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. Cette protection s’opère notamment par le truchement de brevets, de droits d’auteur et d’enregistrements de marques. Ceux – ci permettent ainsi aux créateurs de tirer une certaine forme de reconnaissance voire un avantage financier de leurs inventions, obtentions végétales ou créations.

En ce sens, l’alinéa 1^er de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

De fait, l’Internet a créé de formidables opportunités pour les sociétés en termes de communication de leur message de marque. Pour autant, sa portée mondiale, son ouverture, sa polyvalence et le fait qu’il soit en grande partie non réglementé sont autant d’éléments qui ont créé un terreau fertile pour les atteintes aux marques, notamment en matière de contrefaçons.

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et celle sur l’Internet était bien séparées. Aujourd’hui, les deux mondes tendent indéniablement à se rejoindre. Le droit des marques est ainsi très utile pour se défendre à l’ère du numérique. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.

Lorsque vous créez une société ou lancez un produit, sachez qu’il est recommandé de protéger votre marque, qui peut être le nom de votre société, un logo, des chiffres, des lettres… Le dépôt de votre marque permet de vous protéger contre les éventuelles contrefaçons.

Dès lors qu’elle est enregistrée, la marque est un titre de propriété industrielle qui vous donne un monopole d’exploitation pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment.

L’enregistrement de votre marque vous offre un droit exclusif sur un signe permettant de distinguer les produits ou services que vous proposez de ceux de vos concurrents, ce qui constitue un avantage concurrentiel de taille ! À ce titre, votre signe est protégé pour les catégories de produits et services visés dans votre enregistrement de marque et sur le territoire pour lequel ledit enregistrement est accepté.

Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en place une stratégie en vue de la protection de votre marque et le plus tôt possible. Avant de déposer une marque, il est important de s’assurer que celle-ci soit disponible et qu’il n’existe pas de titulaire de droit antérieur sur cette marque. Vous devez donc être le premier à déposer cette marque.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. À travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. À ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse.

Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension (URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

Il faut rappeler que le paysage commercial s’est transformé à l’ère de l’Internet et, pour déjouer les plans des auteurs d’atteintes à la propriété intellectuelle sur les marchés en ligne, il importe que les sociétés adaptent les stratégies de gestion de portefeuille de droits de propriété industrielle en conséquence.

Nathalie Dreyfus – Conseil en Propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris, Fondatrice & Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris – Dreyfus.fr

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

Written by Dreyfus22/04/2021

Si certains noms géographiques peuvent, par exception, bénéficier d’une protection au sens des règles UDRP, rappelons qu’ils doivent pour cela être perçus comme une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits. Or, le simple fait d’utiliser un nom géographique afin d’identifier certains produits et services en tant qu’entité territoriale ne saurait suffire à démontrer des droits sur une marque de produits ou de services au sens des principes directeurs, comme l’a justement rappelé l’expert dans la présente décision.

En l’occurrence, il était question du nom géographique Solothurn (en français, Soleure), correspondant à une ville en Suisse, intégralement reproduit dans le nom de domaine <solothurn.com>, enregistré depuis 1997 et non exploité depuis, mis à part pour rediriger vers une page « pay-per-click ».

Les requérantes, la ville de Solothurn et deux associations de droit suisse promouvant essentiellement le tourisme et manifestant sans surprise un vif intérêt pour le nom de domaine <solothurn.com>, alléguaient un droit de marque non enregistrée sur le signe « Solothurn », utilisé de façon intensive au fil des ans. Elles revendiquaient également une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale.

Elles apportaient à cet égard plusieurs documents attestant de l’usage de ce nom géographique auprès des touristes depuis 1890 et de sa reconnaissance en tant que tel. Les requérantes en déduisaient un usage du signe « Solothurn » à titre de marque afin d’identifier des services de tourisme et autres services connexes. Elles citaient par ailleurs plusieurs décisions du centre à propos des noms géographiques, décisions qui sont loin d’avoir plaidé en leur faveur.

Le défendeur, domicilié aux États-Unis, connu pour ses activités de domainer spécialisé en noms de domaine « géographiques », avait mis en vente le nom de domaine <solothurn.com>. Le défendeur a cité de nombreuses décisions sur la façon dont les noms géographiques devaient être appréciés (y compris une décision à propos du nom <rouen.com> l’impliquant) et sur la nécessité de remplir la fonction d’une marque de commerce.

Confrontés à cette affaire et à la question de savoir si les requérantes pouvaient valablement prétendre à un droit de marque non enregistrée sur le nom « Solothurn », les experts ont procédé à un examen méticuleux de la jurisprudence des décisions des experts de l’OMPI (overview) en matière de noms géographiques.

Ils rappellent en particulier que selon l’overview « les termes géographiques utilisés uniquement dans leur sens géographique ordinaire, sauf lorsqu’ils sont enregistrés en tant que marques, ne donnent pas en tant que tels qualité pour agir dans une procédure UDRP ». Ils notent également qu’en matière d’UDRP, il a généralement été difficile pour les entités affiliées ou responsables d’un territoire géographique de démontrer des droits de marque sur ce nom géographique. Or, les experts relèvent que les décisions citées par les requérantes ont toutes reconnu que le nom géographique était utilisé d’une façon purement descriptive d’une localisation géographique et non à titre de marque.

En revanche, ils notent que certains experts ont indiqué qu’un droit de marque non enregistrée sur un nom géographique pouvait être reconnu en faveur d’une autorité officielle dans des circonstances exceptionnelles. Les circonstances en question couvrent l’hypothèse, de plus en plus rare, dans laquelle le nom géographique serait utilisé en lien avec des produits et services mais sans rapport aucun avec la situation géographique à laquelle il correspond. L’idée étant que le nom commercial ne doit pas générer une association avec un lieu géographique dans l’esprit des consommateurs, mais bien une association avec des produits et services, comme le veut la fonction principale de la marque. L’on peut citer par exemple les produits de la marque Ushuaïa, sans rapport avec la Terre de Feu.

Dans le cas d’espèce, les experts relèvent que les requérantes n’ont apporté aucune preuve d’utilisation du nom « Solothurn » en lien avec des produits et services au-delà de ceux fournis par la ville de Suisse. Au contraire, les requérantes n’ont fait que souligner l’usage du nom « Solothurn » en lien avec le nom de la ville de Suisse et les activités de tourisme qui y sont proposées. Dès lors, les experts ne peuvent valablement conclure que les requérantes ont établi avoir des droits sur la marque non enregistrée Solothurn.

L’expert ajoute que les requérantes ne peuvent pas davantage se fonder sur une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale dans la mesure où l’article 4.a. (i) des principes directeurs cite expressément la « marque commerciale ou de service ».

Finalement, la plainte est rejetée, les requérantes n’ayant pas apporté la preuve de droits de marque. Cette décision semble toutefois être nuancée par les experts qui rappellent qu’il s’agit là d’une décision rendue en vertu des principes UDRP, adaptés aux litiges entre réservataires et titulaires de marques, tandis que la solution eut pu être différente sous l’empire du droit suisse et en matière de concurrence déloyale.

La « morale » de cette décision n’est pas nouvelle, la procédure UDRP n’est pas adaptée à tous les litiges impliquant des noms de domaine et ne doit pas être systématiquement préférée aux actions judiciaires, quand bien même elle présenterait l’avantage d’être plus rapide et moins coûteuse.

Written by Dreyfus14/04/2021

Le rapport DNS NEWS n° 271 met en avant le reproche globalement fait à l’ICANN solution de ne pas intervenir autant que ses pouvoirs le lui permettent dans les questions de sécurité internet, alors même que les atteintes faites aux DNS ne désemplissent pas. Une question quasi philosophique découle de cette critique : l’ICANN solution doit-elle devenir une sorte d’État providence de l’Internet ou doit-elle rester en retrait, ce que préconiseraient certainement les défenseurs de la « neutralité du Net » ?

Notons qu’en 2018, l’ICANN avait déjà entrepris des mesures pour sécuriser un peu plus Internet, en changeant la clé cryptographique utilisée pour protéger le carnet d’adresse de l’Internet, le DNS.(Domain Name System. – V. ICANN, 16 sept. 2018, Approved Board Resolutions [ R]egular Meeting of the ICANN Board).

Source : Dns-news.fr, date, rapp. n° 271

Pour aller plus loin …

♦Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

Written by Dreyfus13/04/2021

À l’ère du digital, la mise en place d’une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle.

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

Written by Dreyfus23/03/2021

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 nov. 2020, aff. DRO2020-0007, NAOS c/ Bioderm Medical Center

La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.

NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.

Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.
Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.

L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.
Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.
L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.

En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.
Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.
En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.
Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.

Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.

Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.

Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

Written by Dreyfus03/08/2020

Le 1^er avril 2020 est entrée en vigueur une nouvelle procédure en nullité marque, avec la loi PACTE.

Cette loi, transposant la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques » stipule une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »).

Auparavant seul le tribunal judiciaire était compétent pour les demandes en nullité de marque. Désormais, cette compétence est partagée avec l’INPI.

Cette procédure administrative devant l’INPI permet d’obtenir une décision dans des délais plus courts (entre 6 et 10 mois) et à moindre coût.

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’une marque internationale désignant la France.

Pourquoi une marque peut être annulée ?

Une marque pourra être déclarée nulle si elle est entachée d’un défaut correspondant à un motif de nullité absolue. C’est par exemple le cas si elle est :

Dépourvue de caractère distinctif,
Descriptive des produits et/ou services désignés;
De nature à tromper le public,
Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Si elle porte atteinte aux droits d’un tiers, on parle de motif de nullité relative.

Qui peut demander la nullité de la marque ?

Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Cet intérêt à agir pouvait d’ailleurs être apprécié strictement. Dorénavant, lorsque la demande est fondée sur un motif absolu de nullité, il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir. Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Par exemple, si la marque est descriptive des produits qu’elle désigne (comme « Chocolat blanc » pour… du chocolat blanc), alors toute personne peut en demander la nullité, sans justifier d’un préjudice qui lui serait propre.

Dans quel cas l’INPI est-il compétent ?

La répartition des actions entre le juge judiciaire et l’INPI est déterminée par les articles L716-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dorénavant, l’INPI a compétence exclusive pour certaines demandes, notamment :

– les actions en nullité fondées sur une marque antérieure (marque française, marque communautaire, marque internationale désignant la France ou l’UE, marque notoire ou demande de marque sur ces territoires)

– les actions en nullité fondées sur un nom de domaine (à condition que sa portée ne soit pas seulement locale et qu’il y ait un risque de confusion), ou encore

– les actions en nullité de marques déposées par l’agent ou le représentant du propriétaire de la marque sans son consentement

C’est le cas pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur un ou plusieurs motifs absolus (comme le caractère trompeur) mais aussi pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur des motifs relatifs (comme l’atteinte à certains droits antérieurs, tels que la marque ou la dénomination sociale). Toutefois, les actions en nullité fondées sur les droits d’auteur ou les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé resteront de la compétence exclusive des tribunaux.

Qu’en est-il des demandes saisissant la mauvaise instance (INPI au lieu du juge judiciaire et inversement) ?

Lorsque le demandeur saisit la mauvaise instance, l’action sera simplement déclarée irrecevable.

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI ? (Art. R. 716-1 à R.716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle)

Il y a tout d’abord une phase de pré-instruction d’un mois. Pendant cet examen de recevabilité, l’INPI vérifie que la demande contient bien l’ensemble des pièces et des mentions requises : il s’agit de l’exposé des moyens fondant chacune des prétentions.

Puis vient la phase d’instruction pouvant s’écouler sur une période de six mois et durant laquelle auront lieu les échanges écrits entre les Parties, qui exposeront chacune leurs arguments en respectant le principe du contradictoire.

A l’issue de cette phase d’instruction interviendra la phase de décision d’une période de trois mois.

Il sera possible de limiter l’action en cours de procédure : en limitant la demande soit à certains produits et services visés par la marque contestée, soit à seulement certaines des marques contestées. Si l’INPI conclut à la nullité de la marque, celle-ci sera prononcée dans un délai de trois mois, par une décision du Directeur général de l’INPI, et prendra effet à partir de la date de son dépôt. La nullité a donc un effet rétroactif et absolu. Cette décision est inscrite au Registre national des marques et elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Quels sont les recours possibles à la décision de l’INPI ?

La décision de l’INPI, comme une décision de justice, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du domicile du requérant. Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI. Les mentions obligatoires du recours sont requises sous peine d’irrecevabilité. Il est important de noter que ce recours a un effet suspensif mais aussi dévolutif, ce qui signifie que les juges auront l’obligation de rejuger l’affaire dans son entier. Au cours de la procédure d’appel, les Parties bénéficieront d’un délai de trois mois pour soumettre leurs conclusions avec l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Si nécessaire, un pourvoi en cassation pourra être formé par la suite, par le directeur de l’INPI ou les Parties.

Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires. Ainsi, des décisions pourront être rendues relativement rapidement et surtout, plus d’actions seront engagées grâce aux frais limités d’une procédure administrative.

A CONSULTER SUR LE MÊME SUJET…

– Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

Written by Dreyfus29/07/2020

Les dirigeants d’entreprises en démarrage, tentant difficilement d’obtenir des prêts de trésorerie pour obtenir des fonds, ont tout intérêt à mettre en avant leurs actifs de propriété intellectuelle, qui peuvent être utilisés comme des garanties de prêts ou d’autres crédits. En effet, les actifs incorporels figurent parmi les catégories d’actifs préférées des investisseurs à la recherche de garanties solides. A ce titre, les fonds d’investissement proposent des solutions de plus en plus originales pour financer les start-ups.

Au-delà des outils traditionnels de financement par le biais de la propriété intellectuelle tels que les licences, de nouvelles méthodes permettant de lever des fonds en utilisant des actifs incorporels font leur apparition : ventes aux enchères (par des maisons de ventes spécialisées dans ce domaine), bourses en lignes, fiducies, hypothèques etc.

Sur quels actifs faut-il baser ses garanties ?

Brevets

Le portefeuille de brevets des entreprises qui font de la recherche représente un actif d’une grande valeur, à condition qu’il soit maitrisé. Dans le cadre d’une hypothèque, ou d’une fiducie, la source de revenus, pour être certaine, implique que le brevet fasse l’objet d’une licence.

Marques, dessins & modèles

Si les marques font l’objet d’une licence, elles peuvent donner lieu à un revenu certain et régulier. Elles offrent une garantie précieuse si l’entreprise est prospère. À titre d’exemple, à la fin des années 1990 DreamWorks et le groupe Tussauds ont tous les deux accordé une garantie sur leur propriété intellectuelle couvrant à la fois la PI existante et la PI future.[1]

En outre, les dessins & modèles présentent l’avantage d’avoir une valeur indépendante du statut de l’entreprise. Par conséquent ils peuvent constituer une garantie de valeur pour les investisseurs.

Droits d’auteur

Le droit d’auteur perdure jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, de sorte qu’une fois leur titularité et leur valeur prouvées, il offre une garantie précieuse pour l’investisseur. A cet égard, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a démontré que la prise de garanties sur les droits d’auteur dans les industries du film et de la musique était considérablement répandue et qu’elle augmentait dans les industries de la biotechnologie et du logiciel.[2]

On se souviendra du précurseur de cette innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle, David Bowie, lorsqu’il a vendu les « Bowie obligations » qui lui ont permis de disposer d’un revenu régulier de plus d’un million de dollars par année gagées sur les 25 albums qu’il a enregistrés avant 1990.[3]

Il est donc important d’envisager les droits de propriété intellectuelle comme de véritables actifs, et de repenser la façon dont vous les utilisez : ils peuvent devenir des sûretés réelles efficaces, notamment pour les PME ou start-ups qui lancent une activité.

Cela est vrai dans le monde entier. Par exemple en Inde, le gouvernement a mis place des mécanismes de garantie de prêts grâce à la possibilité d’hypothéquer ses marques ou ses brevets pour encourager les « jeunes pousses » et couvrir le risque de véritables échecs de commercialisation sur la base d’actifs hypothéqués par des droits de propriété intellectuelle. [4]

A suivre !

Il apparaît désormais possible de lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle. Le cabinet Dreyfus, expert des questions juridiques liées à la propriété intellectuelle depuis 2004, vous aide à protéger et valoriser vos droits et vous conseille pour gérer au mieux vos actifs.

[1] « Taking security over IP » Fieldfisher – Février 2015

[2] « Propriété intellectuelle et financement – Une introduction » – WIPO – Septembre 2008

[3] « David Bowie et l’innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle » WIPO – 13 janvier 2016

[4] Startup : patents, trademarks, can be mortgaged soon to raise funds – Gadgetsnow – 17 mai 2016

Written by Dreyfus18/05/2020

« La sécurité informatique des parlementaires est proche de zéro », alerte Jérôme Bascher, sénateur LR de l’Oise dans son rapport d’information au Sénat n° 82 (2019-2020), le 22 octobre 2019.
Il s’agit de distinguer les fonctions institutionnelles des pratiques informatiques des parlementaires eux-mêmes. Si les premières sont relativement bien protégées, puisqu’elles bénéficient d’aides comme celle de l’Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), les secondes sont la source d’une grande insécurité informatique.
Les facteurs d’insécurité informatique liés au personnel

1. La liberté d’avoir son propre matériel informatique
Le personnel est un élément clef dans la sécurité informatique, or chaque parlementaire a la liberté d’avoir son propre matériel (téléphone Huawei ou Apple) et l’insécurité peut provenir de ses échanges et des moyens qu’il emploie pour communiquer. En effet, les applications mobiles de messagerie instantanée qu’il est susceptible d’utiliser passent par les GAFA. Elles sont logées chez les serveurs d’Amazon web service et non OVH, par exemple, qui pourrait potentiellement être un efficace serveur français. A cela sera opposé l’argument selon lequel Amazon Web service est aussi basé en France,

2. Une trop faible sensibilisation des sénateurs
Si le Parlement bénéficie de systèmes de détection des attaques par cheval de Troie sur les sites institutionnels, le niveau de sécurité informatique des parlementaires est très bas.
Les dispositifs de sécurité informatique du Sénat ont intercepté plus de 30.000 contenus à risque en 2018. Le sénateur Bascher affirme que les services de sécurité subissent pas moins de 2 ou 3 cyberattaques par semaine.
Seuls les sénateurs volontaires sont sensibilisés à la sécurité informatique, « je n’ai jamais eu un virus de ma vie, car je fais attention » précise le sénateur Bascher. Parmi les risques que les pouvoirs publics encourent, se trouve le « facing », c’est-à-dire la création d’une fausse page internet qui pourrait faire l’apologie du terrorisme, que pourraient notamment subir les chaines Public Sénat et LCP-AN, dont les crédits sont compris dans la mission des pouvoirs publics, non sans rappeler l’attaque à l’encontre de la chaine TV5 Monde il y a quelques années, qui depuis a dû faire des efforts d’investissement pour payer sa protection.

Par ailleurs, sont envisagées des attaques par déni de service, c’est-à-dire une multiplication des requêtes rendant le site inaccessible.
Le constat des cyberattaques contre les pouvoirs publics est aujourd’hui indéniable, comme en témoignent les cyberattaques ayant frappé l’Estonie en 2007, le Bundestag allemand en 2015, ou dans une moindre mesure, le Sénat en 2011.

Les solutions à mettre en place pour renforcer la sécurité informatique des parlementaires :

1. Le dispositif de protection informatique actuel
Le Sénateur Bascher rappelle qu’en France, 10% des dépenses informatiques sont consacrées à la sécurité. Un programme géré par le ministère de la Défense consiste à recruter des cybercombattants, cependant il existe un déséquilibre de protection puisque l’Elysée a son réseau propre, ce qui n’est pas le cas du Parlement. Le budget alloué à la cybersécurité devrait être revu à la hausse, pour le sénateur.

2. Un dispositif à renforcer
L’objectif premier serait de mieux équiper les parlementaires et de les sensibiliser d’avantage aux risques informatiques.
Pour le sénateur, il faudrait également renforcer les moyens de l’Anssi, qui est actuellement la seule entité à s’occuper de tous les organes du pouvoir.

Les pouvoirs publics sont donc au cœur des enjeux stratégiques et décisionnels des démocraties occidentales, conséquence de quoi ils sont la cible privilégiée des attaques informatiques. Cela est encore plus vrai en période d’échéances électorales, comme l’a démontré l’élection présidentielle américaine de 2016. Il est temps de renforcer le dispositif de protection informatique des parlementaires.

Written by Dreyfus12/05/2020

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

Written by Dreyfus12/05/2020

Bonjour à tous,

Dès ce lundi 11 mai et premier jour du déconfinement en France, nous avons le plaisir d’ouvrir le cabinet afin de permettre à certaines réunions avec nos clients d’avoir lieu physiquement si cela est jugé nécessaire.

Nous avons organisé un roulement des équipes dans nos bureaux et continuons toutefois à favoriser le travail à distance.

Nous sommes naturellement disponibles pour répondre à toutes vos demandes par mail contact@dreyfus.fr ou encore par téléphone 01 44 70 07 04.

A très vite !

Written by Dreyfus07/10/2019

Avec l’apparition de la blockchain, suivre le cycle de vie de sa création, en fixant une date certaine d’enregistrement et en assurant une traçabilité son évolution, n’a rien de plus simple. L’ouverture du compte se fait facilement, mais également la sauvegarde et la consultation des données qui y sont intégrées.

Qu’est-ce que la blockchain ?

La Blockchain est une base de données (une liste croissante d’enregistrements, appelés « blocs ») qui sont reliés par cryptographie. Chaque bloc contient un hachage cryptographique du bloc précédent, un horodatage et des données de transactions.

Il s’agit d’un registre fiable et transparent auquel chacun peut accéder et contenant l’historique des échanges effectués entre les utilisateurs. Toutefois, une fois enregistrées, les données d’un bloc ne peuvent être modifiées rétroactivement sans modification de tous les blocs suivants, ce qui requiert le consensus des opérateurs du réseau. Ce système décentralisé et sécurisé permet d’économiser du matériel pendant une durée illimitée.

Un suivi facilité du cycle d’enregistrement

La blockchain présente une grande utilité pratique en matière de traçabilité de vos droits de propriété intellectuelle.

D’une part, en raison de son faible coût et de sa rapidité. La baisse des coûts s’explique par le contournement des intermédiaires. Concernant sa rapidité, il suffit seulement d’ouvrir un compte et de télécharger le document qui correspondra aux informations de votre création.

D’autre part, toutes les étapes concernant vos créations sont enregistrées ; que ce soit la date de première demande d’enregistrement, de première utilisation dans le commerce ou d’une cession etc. De même, des opérations telles que les fusions ou acquisitions sont effectuées de manière plus aisée, pouvant être opérées directement via la base de données.

Une confidentialité des données

Le document contenant les informations relatives à votre création n’est pas conservé dans la blockchain, mais seulement son empreinte numérique. Par conséquent, il est impossible pour les tiers d’avoir accès à son contenu, vous êtes le seul à pouvoir y accéder. Vous pouvez donc rester serein quant à la préservation de vos données.

Une révolution de la preuve

Grâce à la blockchain, la preuve de la création est facilitée et la procédure accélérée, la Blockchain permettant de donner heure et date certaines d’enregistrement de la création. Elle permet également de tracer l’exploitation sur le web des œuvres numériques.

Néanmoins, pour acquérir force incontestable de preuve, il convient de faire constater les preuves concernés par un constat d’huissier de justice. L’huissier de justice est en mesure d’établir une preuve incontestable de paternité et d’antériorité devant un juge.

Lutte contre la contrefaçon

La blockchain est un registre infalsifiable, apportant la preuve de l’authenticité de vos créations et limitant donc les possibilités de contrefaçon. Ce système indique qui est l’auteur de la création et donc un élément de preuve non négligeable pour constater la date réelle de la création.

La blockchain comporte de nombreux avantages en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Que ce soit la sécurité, la transparence, le coût inférieur, la rapidité, la facilité de preuve, la confidentialité ou encore la certitude de l’authenticité : ses atouts sont multiples et favorables à la protection de vos créations.

Avec le service de Blockchain Dreyfus, nous proposons une protection simple, efficace et sécurisée pour vos créations.

Written by Dreyfus11/09/2019

L’évolution des exigences techniques de l’univers numérique tend à rendre le WHOIS obsolète. En effet, cet outil, fourni par les registrars, se révèle notamment incapable de travailler avec l’encodage et ne prend pas en charge les polices non latines. C’est pourquoi depuis 2015, l’ICANN, épaulé par le groupe de travail d’ingénierie Internet (l’IEFT), travaille à la création du RDAP (Registration Data Access Protocol) ayant vocation à remplacer le WHOIS, dans le respect des Temporary Specifications et du RGPD.

À l’instar du WHOIS, le RDAP fournit des données d’enregistrement ; la différence réside cependant dans sa mise en œuvre, permettant la normalisation et la sécurisation des formats d’accès aux données et de réponses aux requêtes. Grâce au RDAP, il sera possible d’effectuer des recherches parmi toutes les données d’enregistrement disponibles chez les différents registrars, quand le WHOIS se limite à la base de données interrogée. Le RDAP prend aussi en compte l’internationalisation des noms de domaine.

La possibilité d’un accès différencié aux données d’enregistrement est également envisagée. Par exemple, un accès limité serait accordé aux utilisateurs anonymes alors que les utilisateurs authentifiés pourraient visualiser l’ensemble des données.

Si certains points sont encore à définir, les registrars sont tenus de mettre en œuvre un service de RDAP avant le 26 août 2019.

Cette brève a été publiée dans la Revue propriété industrielle de juillet-août 2019.

Written by Dreyfus09/09/2019

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 11 mars 2019, No. D2019-0035, Pharnext contre Wang Bo, Xiang Rong (Shanghai) Sheng Wu Ke Ji You Xian Gong Si.

A de nombreuses occasions, nous avons remarqué que même les demandeurs représentés dans les procédures UDRP auraient pu être mieux informés de la nature et de l’étendue des droits sur lesquels le défendeur pouvait se fonder. Une recherche approfondie est un prérequis essentiel au dépôt d’une plainte, faute de quoi le succès de la plainte est compromis.

Le 7 janvier 2019, la société française Pharnext, ayant pour activité principale l’industrie pharmaceutique, a déposé une plainte UDRP demandant le transfert du nom de domaine <pharnext.com>, enregistré par une société chinoise.

La demanderesse a soutenu qu’elle détenait des droits sur la marque PHARNEXT, dès lors qu’elle était propriétaire du logo PHARNEXT, protégé par une marque internationale depuis 2013 et utilisé sur son site www.pharnext.com.

La demanderesse soutient que le défendeur devait avoir connaissance de la marque PHARNEXT lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, dès lors qu’en mai 2017, son partenariat avec une des sociétés pharmaceutiques les plus connues de Chine, Tasly, avait été annoncé. La demanderesse a également déclaré qu’il n’y avait pas de justification plausible à l’enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur. Elle a également prétendu avoir réalisé des perquisitions n’ayant rapporté aucune preuve que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime à l’égard de ce nom.

Cependant, le défendeur Xian Rong (Shanghai), a d’une part prouvé qu’il bénéficiait d’une licence sur la marque PHARNEXT pour des services financiers, et d’autre part, a précisé qu’il l’utilisait depuis décembre 2017. Bien que la propriété d’une marque ne confère pas automatiquement un intérêt légitime ou des droits au défendeur, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve à l’occasion de la plainte.

En l’espèce, l’experte était « convaincue que la marque PHARNEXT avait été enregistrée de bonne foi ». Elle a en outre relevé que le nom de domaine était utilisé, avant le dépôt de la plainte, en lien avec une véritable offre de produits et services. Ainsi, bien que le nom de domaine soit similaire à la marque de la demanderesse crée un risque de confusion, la plainte n’a pas été acceptée.

L’experte a souligné que « ses conclusions sont faites dans la limites de la plainte UDRP ; toute question ne relevant pas du champ d’application de la politique UDRP peut être traitée par les parties devant une juridiction compétente ». Simplement, la demanderesse n’a pas prouvé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré and utilisé de bonne foi.

Cette décision reflète une fois de plus qu’il est essentiel d’effectuer des recherches préliminaires sur tous les aspects de la plainte ; y compris sur le défendeur et sur le signe à l’origine duquel la nom de domaine contesté a été obtenu. Par exemple, la recherche du signe PHARNEXT sur les bases de données chinoises auraient permis à la demanderesse de connaître l’existence de la marque verbale PHARNEXT. Cela l’aurait alertée quant à une potentielle faiblesse et lui aurait permis d’envisager une stratégie différente. Il apparaît essentiel d’envisager tous les moyens de défense possibles qu’un défendeur pourrait invoquer afin de se préparer à les contredire.

Cette brève a été publiée au numéro 7-8 de juillet-août 2019, du magazine « Propriété Industrielle ».

Written by Dreyfus30/08/2019

Les cyber-attaques sont à la hausse et deviennent de plus en plus sophistiquées. Notre modèle économique actuel est mondialement interconnecté ; les transactions commerciales et même la vie sociale dépassent les frontières nationales. Par conséquent, notre vulnérabilité aux cyber-attaques s’est accrue, ainsi les compétences des autorités chargées de la cyber-sécurité, ainsi que leurs réponses politiques sont essentiellement nationales.

Cette situation a fait prendre conscience aux autorités européennes de la nécessité de faire face à ces menaces de manière efficace et coordonnée, en s’appuyant sur des politiques axées sur la cyber-sécurité au sein de l’Union européenne. Il s’agit ainsi d’améliorer la coopération, l’échange d’informations et la coordination entre les États membres, les institutions et autres organes de l’Union européenne.

La Commission européenne, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, a approuvé le Règlement n° 2019/881 de l’UE sur l’ENISA (Agence européenne pour la cyber sécurité) et sur la certification en matière de cyber sécurité des technologies de l’information et des communications, qui est entré en vigueur le 27 juin 2019.

Ce nouveau règlement vise deux objectifs principaux. D’une part, le premier objectif vise à donner à l’ENISA (l’Agence européenne pour la cybersécurité, aujourd’hui dénommée Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) un rôle accru dans le domaine de la cyber-sécurité, en fixant une série d’objectifs. D’autre part, le deuxième objectif consiste à mettre en place un cadre commun de certification au niveau européen dans le but de garantir un niveau suffisant de cybersécurité des produits, services et processus TIC dans l’UE, permettant ainsi de lutter contre la fragmentation actuelle du marché intérieur.

En ce qui concerne le premier objectif, la première nouveauté du règlement est de renforcer les pouvoirs à l’Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA). Elle aura désormais un mandat permanent qui facilitera l’exercice des nouvelles fonctions assumées, dont l’une d’elle consiste à renforcer la coopération en matière de cybersécurité au sein de l’Union, par exemple en cas de cyberattaques de grande envergure ou de crises transfrontalières. Le renforcement de ces pouvoirs est possible grâce à une augmentation du budget dédié à l’ENISA, qui va passer de 11 à 23 millions d’euros sur une période de cinq ans.

Il convient de noter que la réglementation européenne prend également en compte les utilisateurs en abordant des concepts tels que la prise de conscience, l’application de bonnes pratiques et la santé numérique en déclarant que le changement qui s’opère nous concerne tous. Les parties publiques et privés recevront des recommandations sur la configuration et la maintenance sécuritaires de leurs appareils, la disponibilité et la durée des mises à jour, ainsi que sur les risques perçus.

Concernant le deuxième objectif visé par le règlement, celui-ci crée un cadre pour les certificats européens de cybersécurité pour les produits, processus et services qui seront valables dans toute l’Union européenne. C’est la première législation européenne sur le marché intérieur qui relève le défi d’améliorer la sécurité des produits connectés, des dispositifs internet des objets ainsi que des infrastructures critiques grâce à ces certificats. Le cadre de certification permet également à leurs utilisateurs de vérifier le niveau d’assurance de la sécurité et de s’assurer que les éléments de sécurité sont vérifiés de manière indépendante.

Le cadre de certification fournira des systèmes de certification à l’échelle de l’UE sous la forme d’un ensemble complet de règles, d’exigences techniques, de normes et de procédures. Cela se fera sur la base d’un accord au niveau de l’UE pour l’évaluation des propriétés de sécurité d’un produit ou d’un service spécifique basé sur les TIC, comme par exemple, les cartes à puce. Cela attestera que les produits et services TIC qui ont été certifiés conformément à un tel système sont conformes aux exigences spécifiées. En particulier, chaque système européen devra préciser : a) les catégories de produits et services couverts, b) les exigences en matière de cybersécurité, par exemple par référence à des normes ou à des spécifications techniques, c) le type d’évaluation comme l’auto-évaluation ou l’évaluation par un tiers, et d) le niveau d’assurance prévu, par exemple, de base, substantiel et/ou élevé.

Le mandat de l’ENISA est d’application immédiate dès l’entrée en vigueur du règlement, tandis que le cadre de certification de la cybersécurité devra être développé avant d’entrer en vigueur. À cet égard, la Commission a déjà inscrit à son ordre du jour la soumission de propositions à l’ENISA pour la préparation de projets de certification, ainsi que la création de groupes d’experts sur la cybersécurité.

Enfin, ce règlement européen vise non seulement à accroître la confiance des utilisateurs dans l’utilisation des dispositifs connectés, mais aussi à renforcer la cybersécurité au niveau européen ainsi que le marché intérieur, en le positionnant comme une référence mondiale, à l’instar d’autres marchés comme les États-Unis ou la Chine.

Grâce à son expertise dans la protection de l’innovation et de ses compétences dans la défense des droits de propriété intellectuelle sur internet, le cabinet Dreyfus & Associés pourra vous assister dans toutes vos démarches relatives à la défense de vos actifs sur internet.

Written by Dreyfus28/08/2019

Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi la Commission européenne avait fait état en septembre 2017 d’une nécessaire lutte contre le contenu illicite en ligne tandis que le législateur français a déjà transposé plusieurs directives européennes et a aménagé son droit de la propriété littéraire et artistique.

A cet égard, la Directive « Droit d’auteur » (2019/790 UE), adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement européen, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l’obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). Ces dispositions ont été âprement débattues, et ont donné lieu à de multiples campagnes de lobbying des auteurs et artistes-interprètes, des éditeurs de presse mais aussi des géants du web (Google, Facebook et YouTube). Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive.

De nouvelles exceptions au droit d’auteur

Les exceptions et les limitations au droit d’auteur sont de plus en plus nombreuses. La directive introduit ainsi trois nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’environnement numérique. Il s’agit de :

La fouille de textes et de données à des fins de recherches scientifiques effectuées par des organismes de recherches et des institutions du patrimoine culturel. Les titulaires de droits peuvent néanmoins mettre en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données. Ils peuvent également expressément réserver leurs droits « de manière appropriée » par exemple grâce à procédés lisibles par machine, tel un filigrane numérique (Articles 3 et 4) ;
L’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement
Numériques, y compris d’enseignement à distance. Les États peuvent néanmoins prévoir une compensation équitable des titulaires de droits (Article 5) ;
La copie par les institutions culturelles, à des fins de conservation, d’œuvres appartenant à leurs collections permanentes (Article 6).

Le droit français prévoit déjà des exceptions semblables dans son article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n’est pas le cas dans tous les États membres. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, en droit de l’Union Européenne comme en droit français, et exigent que l’œuvre ait été publiée de façon licite. Il est nécessaire que toutes les conditions exigées par la loi soient remplies afin de pouvoir bénéficier de ces exceptions sans avoir à obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne modifient pas les limitations et exceptions existantes, telles que la parodie ou la courte citation, qui sont conservées (Article 17 alinéa 7 de la directive). Les États membres devront toutefois désormais préciser que les reproductions d’œuvres d’art visuel dans le domaine public, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, à moins que cette reproduction ne soit elle-même suffisamment originale (Article 14). En France, cette précision est une simple application des règles du droit d’auteur : une œuvre dans le domaine public n’est plus protégée par le droit d’auteur. En conséquence sa reproduction est libre et ne nécessite pas d’autorisation En revanche, si elle est originale, cette reproduction devient une œuvre à part entière et elle peut ainsi être protégée en tant que telle.

Les licences : œuvres indisponibles, œuvres audiovisuelles de vidéo à la demande et gestion collective

L’article 8 autorise les organismes de gestion collective à conclure des contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec des institutions du patrimoine culturel en vue de l’exploitation (reproduction, distribution, etc.) des œuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections permanentes.

Selon l’alinéa 5 de ce même article, une œuvre est réputée indisponible : « (…) lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou objet protégé est disponible pour le public. »

Ces licences ne nécessitent pas de mandat préalable du titulaire de droits, mais l’organisme de gestion collective doit être suffisamment représentatif des titulaires. Le titulaire peut toutefois exclure à tout moment ses œuvres de ce mécanisme de licences, que cette exclusion soit générale ou spécifique. En outre, le droit moral à la paternité de l’œuvre doit être respecté par l’indication du nom de l’auteur, « à moins que cela ne s’avère impossible » (article 8 alinéa 2).

On passe ainsi d’un régime d’autorisation préalable à un régime de consentement implicite, ce qui nécessitera une plus grande vigilance de la part des auteurs et des titulaires de droits.

En France, l’article L. 134-4 du CPI et donne déjà à l’auteur d’un livre indisponible le droit de s’opposer à son exploitation.

L’article 12 de la Directive prévoit que les États peuvent autoriser les organismes de gestion collective à étendre les licences collectives aux titulaires de droits qui n’ont pas autorisé cet organisme à les représenter.

Là encore, l’organisme devra être suffisamment représentatif des titulaires de droits qui pourront exclure leurs œuvres à tout moment du mécanisme d’octroi de licences.

Par ailleurs, l’article 13 de la directive prévoit la mise en place d’un mécanisme de négociation dont sera en charge « un organisme impartial ou de médiateurs », et ce afin d’aider à la conclusion de contrats de licence mettant à disposition « des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande ».

Le droit voisin des éditeurs de presse (article 15)

L’article 15 de la directive crée un droit voisin pour les éditeurs de presse établis dans un État membre. Ceux-ci peuvent désormais être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu par des fournisseurs de services de la société de l’information, en particulier les agrégateurs d’information. Ce droit est soumis à des conditions d’application strictes et ne s’applique pas :

aux utilisations à titre privé non commerciales ;
aux hyperliens ;
à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ;
aux publications publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la directive.

En outre, ce droit n’est accordé que pour deux ans, à partir du premier janvier de l’année suivant la date de la publication.

Ce droit voisin est un droit propre et les éditeurs n’ont donc plus à démontrer être titulaire des droits patrimoniaux cédés par l’auteur de l’œuvre.

Une partie de la rémunération versée par les fournisseurs de services aux éditeurs de presse doit être reversée aux auteurs. La Directive ne précise toutefois pas les modalités de cette répartition. En outre, les auteurs peuvent exploiter leurs œuvres indépendamment de la publication de presse.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont pleinement responsables (Article 17)

Les opérateurs de plateformes bénéficient en France du statut protecteur prévu par l’article 6-I-2 de la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004. Leur responsabilité n’est pas engagée s’ils retirent « promptement » le contenu litigieux.

Les plateformes engageront désormais leur responsabilité si elles communiquent sans autorisation au public des œuvres protégés par le droit d’auteur. Elles seront toutefois exonérées de leur responsabilité si elles ont :

« Fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation» des titulaires de droits ;
« Fourni leurs meilleurs efforts » pour garantir l’indisponibilité de l’œuvre et
Agi promptement pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre, après avoir reçu une notification suffisamment motivée des titulaires de droits.

Le respect de ces obligations seront notamment examinés au regard du type, de l’audience, et de la taille du service ainsi que du type d’œuvres téléchargées. L’alinéa 8 de l’article 17 précise que les plateformes ne sont soumises à aucune obligation générale de surveillance. Pourtant, son alinéa 4 b) les oblige à fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » afin de garantir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur ne soit publié, ce qui semble être une manière détournée d’exiger un filtrage automatique des contenus.

Les plateformes en service depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros, bénéficieront d’un régime de responsabilité moins contraignant puisqu’elles devront seulement fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et devront agir promptement à réception d’une « notification suffisamment motivée » d’un ayant-droit.

Par ailleurs, toutes les plateformes seront tenues de mettre en place des « dispositifs de traitement de plaintes et de recours rapides et efficaces », afin que les utilisateurs puissent contester le blocage ou le retrait d’une œuvre qu’ils ont mis en ligne. Les États doivent également prévoir des procédures de règlements extra-judiciaires des litiges.

Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d’une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l’exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l’article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20). L’article 22 de la Directive donne en outre aux auteurs un droit de révocation d’une licence ou d’un transfert de droits. Ces mesures existent déjà en droit français, mais la Directive permettra d’harmoniser le droit européen.

La prochaine étape est la transposition de ces dispositions, qui doit se faire au plus tard le 21 juin 2021. La France, favorable à ce texte, devrait procéder à cette transposition l’été prochain. Une proposition de loi sur les droits voisins en matière d’articles de presse est d’ores et déjà en cours d’examen.

Une évolution à suivre…

Written by Dreyfus22/08/2019

OMPI, Centre d’arbitrage et de Médiation, 15 mars 2019, n° D2018-2944, Théâtre du gymnase Marie Bell SAS contre M. Erol Topal.

Cette décision illustre la nécessité pour toute société de définir une politique claire quant à la gestion de ses noms de domaine, pour s’assurer que ces noms de domaine soient enregistrés au nom de la société et demeurent sous son contrôle. Si cela n’est pas fait, la société risque de perdre certains de ses droits. En outre, si un employé enregistre des noms de domaine à son nom, il pourrait être difficile de les récupérer.

Le Théâtre du Gymnase Marie Bell, communément connu sous le nom de « Théâtre du gymnase », a été inscrit en 1958. Il s’agit d’une salle parisienne classée monument historique en 1994.

En 2004, un de ses employés a enregistré un nom de domaine <theatredugymnase.com> en son nom propre, mais prétendument au nom de la société. En outre, en 2018, il a enregistré quatre autres noms de domaine incluant tout ou partie du nom de la société : <theatre-du-gymnase.com>, <theatredugymnasemariebell.com>, <gymnasemariebell.com> et <letheatredugymnase.com>.

Le jour suivant ces enregistrements, le Théâtre du Gymnase a relevé des défauts de fonctionnement sur son site officiel www.theatredugymnase.com. Aucune information n’était affichée, pas même les représentations prévues.

Le 25 octobre 2018, le théâtre a licencié l’employé, sur la base de son refus de fournir les codes d’administration du site internet officiel. Par la suite, des lettres officielles ont été envoyées, mais aucune réponse n’a été reçue.

Le Théâtre du Gymnase a alors déposé une plainte UDRP demandant le transfert des noms de domaine. Le défendeur (à ce jour ancien employé de la société) a déclaré qu’il avait conservé les noms de domaine parce que les procédures devant le Tribunal du Travail étaient en instance. Il a également déclaré avoir enregistré et géré des noms de domaine pour le demandeur, sans même avoir été payé. Il précise qu’en août 2018, une facture de 36 000 euros a été envoyée au Théâtre qui a pris connaissance du montant dû et a indiqué son intention de payer. Cependant, le défendeur n’a reçu aucun paiement dès lors que les procédures devant le Tribunal du Travail étaient déjà initiées.

Dans un premier temps, l’expert a dû vérifier si le demandeur avait des droits de marque, car la propriété d’une marque est nécessaire pour engager une procédure UDRP. Bien que le nom « Théâtre du Gymnase » ne soit pas enregistré en tant que marque, la société revendiquait des droits sur ce nom, notamment en raison de son utilisation en tant que dénomination sociale, nom commercial et marque. L’Expert a alors considéré que l’usage du nom était tel que le demandeur bénéficiait de droits de marque non enregistrée (sur la base de laquelle une plainte peut être engagée). Ainsi, le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les droits antérieurs du demandeur pouvait être reconnu.

Concernant la question des droits du défendeur, de l’intérêt légitime ou de l’usage de mauvaise foi des noms de domaine, quatre des noms de domaine contestés ont été enregistrés à la veille des dysfonctionnements du site internet, à la suite de quoi il a été découvert que seul le défendeur avait accès à la gestion du site et refusait de fournir les codes d’accès.

En outre, ces quatre noms de domaine pointaient vers un site qui semblait être celui d’un restaurant de spécialités turques, et vers le site du Théâtre du Gymnase, mais indiquant qu’il n’y avait aucune représentation à venir, alors que le site officiel « www.theatredugymnase.paris » indiquait qu’il y avait des représentations en cours.

Ainsi, l’expert a retenu que l’usage fait de ces quatre noms de domaine perturbait les activités du demandeur.

Pour ces raisons, le transfert des noms de domaine a été ordonné, en faveur du Théâtre du Gymnase, sans préjudice de la décision qui sera rendue par le Tribunal du Travail.

Bien qu’il s’agisse d’un cas de « tout est bien qui finit bien » pour le Théâtre du Gymnase, les choses auraient pu se passer différemment. Si par exemple, l’expert avait considéré qu’il s’agissait d’un litige portant sur le paiement d’une facture légitimement due au défendeur, la décision en aurait été différente. L’existence d’une politique claire et sans ambiguïté en matière de noms de domaine ne devrait pas laisser de place au doute, selon qu’un employé agisse dans le cadre de cette politique ou agisse contre celle-ci – et donc clairement de mauvaise foi. Par conséquent, cette décision reflète l’importance d’établir une politique de nommage interne, exposant des règles claires et les pratiques à suivre pour enregistrer et gérer des marques ou noms de domaine, de façon à éviter tout conflit ou potentielle perte de droits.

Written by Dreyfus07/08/2019

Le 65ème forum de l’ICANN a eu lieu à Marrakech, du 24 au 27 juin 2019. Plusieurs sujets ont été abordés tels que les problématiques liées aux nouveaux gTLDs, la mise en conformité des procédures de l’ICANN avec les dispositions du RGPD et la révision des mécanismes de protection.

Les enjeux liés aux nouveaux gTLDs

Récemment, l’ICANN a été confronté à une forte augmentation du nombre de candidatures pour des extensions de premier niveau (gTLDs). En 2012, presque 2000 candidatures ont été déposées auprès de l’ICANN. A l’issue de ce premier round, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, telle que des <.marques>. L’ICANN attend autant de candidatures pour le prochain round, qui devrait se tenir 2022.

Ainsi, de nouvelles stratégies sont à mettre en place afin de gérer toutes ces demandes. Dans un premier temps, l’ICANN prévoit d’établir un ordre de priorités, en fonction du type d’extensions, afin de rendre le processus efficace. Désormais, le processus devrait être ouvert chaque année, sur une période de 4 mois, mais l’ICANN souhaite limiter le nombre de candidatures à 1000 par an.

Dans un second temps, le nouveau processus de candidature des nouvelles extensions autorisera les TLDs à 2 caractères, composés d’une lettre et d’un chiffre. Cependant, les enregistrements d’extensions préexistantes mises au pluriel ou au singulier seront refusés.

D’autre part, dans son rapport en date du 27 juin 2019, le Governmental Advisory Committee (GAC), comité consultatif de l’ICANN, a mis un point d’honneur à revenir sur le sujet du <.amazon>. En effet, le conseil d’administration de l’ICANN a autorisé l’utilisation de cette extension alors que plusieurs membres du GAC s’y étaient opposés au vu du risque de confusion avec la communauté amazonienne. Le GAC demande ainsi à ce que le conseil d’administration de l’ICANN rédige un rapport expliquant ses motivations. Plusieurs gouvernements d’Amérique du Sud ont d’ailleurs demandé à ce que cette extension soit remise en cause.

Le RGPD et l’EPDP

Le comité en charge du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) a élaboré une politique de mise en conformité avec le RGPD, en mars 2019. Nous avions indiqué dans notre article sur l’ICANN 63 que l’entrée en vigueur du RGPD aurait de nombreux effets sur le registre Whois. En effet, plusieurs données à caractère personnel ne seraient plus directement accessibles au public. L’EPDP doit maintenant développer un modèle d’accès unifié qui centraliserait ces données protégées, basé sur les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

D’autre part, l’ICANN 65 a été l’occasion d’apporter quelques précisions sur le Registration Data Access Protocol (RDAP). Ce protocole a pour éventuelle vocation de remplacer le service Whois. Il fournit des données d’enregistrement, comme le Whois, mais sa mise en œuvre a pour but de modifier et de normaliser l’accès aux données. Les registries et registrars de gTLDs seront tenus d’appliquer le RDAP pour le 26 août 2019.

Examen des mécanismes de protection prévus par l’ICANN

D’une part, un groupe de travail relatif au Rights Protection Mechanism (RPM) est chargé de réviser différentes procédures mises en place par l’ICANN, concernant les gTLDs. Ce groupe de travail a développé des recommandations préliminaires concernant les réclamations et les périodes d’opposition. De même, des propositions ont été faites afin de permettre aux titulaires de marques d’acquérir un droit de priorité, pour enregistrer leur marque en tant que nom de domaine. Alors, ce n’est qu’en l’absence d’un tel enregistrement que les tiers pourront enregistrer des termes correspondants à une marque, en nom de domaine.

A ce jour, la première phase du projet du groupe de travail consiste à réviser les mécanismes Uniform Rapid Suspension (URS) et Trademark Clearinghouse (TMCH). De même, la procédure UDRP sera au cœur de la réflexion du groupe de travail, mais seulement courant 2020. Il s’agira de la deuxième phase de son projet.

Néanmoins, ces travaux n’étant pas encore terminés, nous auront davantage d’éléments à compter de la publication de leur rapport, attendu pour avril 2020.

D’autre part, un autre groupe de travail a également été formé pour étudier les Subsequent Procedures (SubPro) des nouveaux gTLDs. Ce groupe de travail a soutenu l’utilisation d’un « Guide d’utilisateur », à condition qu’il soit plus précis, afin que les utilisateurs comprennent en quoi consistent exactement les gTLDs.

De même, le groupe de travail SubPro souhaiterait ainsi davantage de communication avec les titulaires de marques, afin de prévenir les risques de contrefaçon, et de leur expliquer les avantages que peuvent avoir ces extensions sur leur activité.

Ainsi, l’ICANN 65 a été l’occasion d’évaluer l’avancée des travaux des groupes de travail. Cependant, si des changements ont été apportées, peu d’entre eux se sont concrétisés. Les projets se formaliseront à l’occasion des prochaines réunions organisées par l’ICANN.

La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Montréal du 2 au 7 novembre 2019. Nous continuerons de suivre le sujet de près.

Written by Dreyfus07/08/2019

Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).

Le groupe spécial de l’ACEI est un nouveau Centre de règlement extrajudiciaire des différends qui est rattaché au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC).

Le but principal de l’ACEI est de régler les différends concernant les noms de domaine au moyen d’un mécanisme rapide, dirigé à l’amiable par des arbitres, relativement peu coûteux, et qui répondent aux Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires.

Le processus est initié par une plainte reçue au Centre des plaintes de l’ACEI qui verrouille le nom de domaine contesté. Une copie de la plainte est redirigée au bureau d’enregistrement qui a vingt jours pour y répondre. Si tel est le cas, un groupe d’experts est nommé. Si aucune réponse n’est donnée, le plaignant peut élire un seul expert. Dans les deux cas, le ou les experts rendent leur décision dans les vingt et un jours.

Cette décision est directement mise en œuvre par l’ACEI, qui transfère ou supprime les enregistrements de noms de domaine lorsqu’il y a lieu.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de votre portefeuille de marques dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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1. L’appréciation du risque de confusion au regard de l’impression d’ensemble donnée par les signes

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