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Œuvres audiovisuelles : la protection des titres de programmes par le droit des marques

Written by Dreyfus02/09/2019

Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection

des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.

Les avantages de la protection par le droit de marque

D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.

D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2 CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.

Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.

Les limites de la protection par le droit de marque

Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :

L’usage du signe par un tiers, à « titre de marque »

Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.

Un usage commercial du signe

Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.

Un risque de confusion dans l’esprit du public

Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.

A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).

Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.

Conclusion

Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.

Le cabinet Dreyfus, expert en droit des marques, peut vous aider dans la gestion de vos portefeuilles de marques.

Written by Dreyfus28/08/2019

Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi la Commission européenne avait fait état en septembre 2017 d’une nécessaire lutte contre le contenu illicite en ligne tandis que le législateur français a déjà transposé plusieurs directives européennes et a aménagé son droit de la propriété littéraire et artistique.

A cet égard, la Directive « Droit d’auteur » (2019/790 UE), adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement européen, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l’obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). Ces dispositions ont été âprement débattues, et ont donné lieu à de multiples campagnes de lobbying des auteurs et artistes-interprètes, des éditeurs de presse mais aussi des géants du web (Google, Facebook et YouTube). Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive.

De nouvelles exceptions au droit d’auteur

Les exceptions et les limitations au droit d’auteur sont de plus en plus nombreuses. La directive introduit ainsi trois nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’environnement numérique. Il s’agit de :

La fouille de textes et de données à des fins de recherches scientifiques effectuées par des organismes de recherches et des institutions du patrimoine culturel. Les titulaires de droits peuvent néanmoins mettre en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données. Ils peuvent également expressément réserver leurs droits « de manière appropriée » par exemple grâce à procédés lisibles par machine, tel un filigrane numérique (Articles 3 et 4) ;
L’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement
Numériques, y compris d’enseignement à distance. Les États peuvent néanmoins prévoir une compensation équitable des titulaires de droits (Article 5) ;
La copie par les institutions culturelles, à des fins de conservation, d’œuvres appartenant à leurs collections permanentes (Article 6).

Le droit français prévoit déjà des exceptions semblables dans son article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n’est pas le cas dans tous les États membres. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, en droit de l’Union Européenne comme en droit français, et exigent que l’œuvre ait été publiée de façon licite. Il est nécessaire que toutes les conditions exigées par la loi soient remplies afin de pouvoir bénéficier de ces exceptions sans avoir à obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne modifient pas les limitations et exceptions existantes, telles que la parodie ou la courte citation, qui sont conservées (Article 17 alinéa 7 de la directive). Les États membres devront toutefois désormais préciser que les reproductions d’œuvres d’art visuel dans le domaine public, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, à moins que cette reproduction ne soit elle-même suffisamment originale (Article 14). En France, cette précision est une simple application des règles du droit d’auteur : une œuvre dans le domaine public n’est plus protégée par le droit d’auteur. En conséquence sa reproduction est libre et ne nécessite pas d’autorisation En revanche, si elle est originale, cette reproduction devient une œuvre à part entière et elle peut ainsi être protégée en tant que telle.

Les licences : œuvres indisponibles, œuvres audiovisuelles de vidéo à la demande et gestion collective

L’article 8 autorise les organismes de gestion collective à conclure des contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec des institutions du patrimoine culturel en vue de l’exploitation (reproduction, distribution, etc.) des œuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections permanentes.

Selon l’alinéa 5 de ce même article, une œuvre est réputée indisponible : « (…) lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou objet protégé est disponible pour le public. »

Ces licences ne nécessitent pas de mandat préalable du titulaire de droits, mais l’organisme de gestion collective doit être suffisamment représentatif des titulaires. Le titulaire peut toutefois exclure à tout moment ses œuvres de ce mécanisme de licences, que cette exclusion soit générale ou spécifique. En outre, le droit moral à la paternité de l’œuvre doit être respecté par l’indication du nom de l’auteur, « à moins que cela ne s’avère impossible » (article 8 alinéa 2).

On passe ainsi d’un régime d’autorisation préalable à un régime de consentement implicite, ce qui nécessitera une plus grande vigilance de la part des auteurs et des titulaires de droits.

En France, l’article L. 134-4 du CPI et donne déjà à l’auteur d’un livre indisponible le droit de s’opposer à son exploitation.

L’article 12 de la Directive prévoit que les États peuvent autoriser les organismes de gestion collective à étendre les licences collectives aux titulaires de droits qui n’ont pas autorisé cet organisme à les représenter.

Là encore, l’organisme devra être suffisamment représentatif des titulaires de droits qui pourront exclure leurs œuvres à tout moment du mécanisme d’octroi de licences.

Par ailleurs, l’article 13 de la directive prévoit la mise en place d’un mécanisme de négociation dont sera en charge « un organisme impartial ou de médiateurs », et ce afin d’aider à la conclusion de contrats de licence mettant à disposition « des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande ».

Le droit voisin des éditeurs de presse (article 15)

L’article 15 de la directive crée un droit voisin pour les éditeurs de presse établis dans un État membre. Ceux-ci peuvent désormais être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu par des fournisseurs de services de la société de l’information, en particulier les agrégateurs d’information. Ce droit est soumis à des conditions d’application strictes et ne s’applique pas :

aux utilisations à titre privé non commerciales ;
aux hyperliens ;
à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ;
aux publications publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la directive.

En outre, ce droit n’est accordé que pour deux ans, à partir du premier janvier de l’année suivant la date de la publication.

Ce droit voisin est un droit propre et les éditeurs n’ont donc plus à démontrer être titulaire des droits patrimoniaux cédés par l’auteur de l’œuvre.

Une partie de la rémunération versée par les fournisseurs de services aux éditeurs de presse doit être reversée aux auteurs. La Directive ne précise toutefois pas les modalités de cette répartition. En outre, les auteurs peuvent exploiter leurs œuvres indépendamment de la publication de presse.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont pleinement responsables (Article 17)

Les opérateurs de plateformes bénéficient en France du statut protecteur prévu par l’article 6-I-2 de la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004. Leur responsabilité n’est pas engagée s’ils retirent « promptement » le contenu litigieux.

Les plateformes engageront désormais leur responsabilité si elles communiquent sans autorisation au public des œuvres protégés par le droit d’auteur. Elles seront toutefois exonérées de leur responsabilité si elles ont :

« Fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation» des titulaires de droits ;
« Fourni leurs meilleurs efforts » pour garantir l’indisponibilité de l’œuvre et
Agi promptement pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre, après avoir reçu une notification suffisamment motivée des titulaires de droits.

Le respect de ces obligations seront notamment examinés au regard du type, de l’audience, et de la taille du service ainsi que du type d’œuvres téléchargées. L’alinéa 8 de l’article 17 précise que les plateformes ne sont soumises à aucune obligation générale de surveillance. Pourtant, son alinéa 4 b) les oblige à fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » afin de garantir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur ne soit publié, ce qui semble être une manière détournée d’exiger un filtrage automatique des contenus.

Les plateformes en service depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros, bénéficieront d’un régime de responsabilité moins contraignant puisqu’elles devront seulement fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et devront agir promptement à réception d’une « notification suffisamment motivée » d’un ayant-droit.

Par ailleurs, toutes les plateformes seront tenues de mettre en place des « dispositifs de traitement de plaintes et de recours rapides et efficaces », afin que les utilisateurs puissent contester le blocage ou le retrait d’une œuvre qu’ils ont mis en ligne. Les États doivent également prévoir des procédures de règlements extra-judiciaires des litiges.

Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d’une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l’exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l’article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20). L’article 22 de la Directive donne en outre aux auteurs un droit de révocation d’une licence ou d’un transfert de droits. Ces mesures existent déjà en droit français, mais la Directive permettra d’harmoniser le droit européen.

La prochaine étape est la transposition de ces dispositions, qui doit se faire au plus tard le 21 juin 2021. La France, favorable à ce texte, devrait procéder à cette transposition l’été prochain. Une proposition de loi sur les droits voisins en matière d’articles de presse est d’ores et déjà en cours d’examen.

Une évolution à suivre…

Written by Dreyfus09/08/2019

Le 30 avril dernier, l’Espagne a parachevé la réforme de son droit des marques, commencée fin 2018. A cette date, le décret royal 306/2019 du 26 avril 2019 modifiant le règlement d’exécution de la loi espagnole sur les marques 17/2001 est entré en vigueur.

La possibilité de solliciter une preuve d’usage en défense dans une procédure d’opposition est une des principales innovations introduites en droit espagnol par la réforme de 2018. L’Union européenne prévoit déjà un tel moyen de défense dans son article 47 du règlement européen sur la marque de l’Union européenne (RMUE). Cette réforme de la loi espagnole conduit donc à une harmonisation bienvenue au niveau européen.

Le décret royal 306/2019, qui nous intéresse aujourd’hui, s’attache à établir les modalités de mise en œuvre de ce nouveau moyen de défense.

Ainsi, désormais, une preuve d’usage peut être exigée pour toutes les procédures d’opposition déposées depuis le 1^er mai 2019.

Ce moyen de défense est invocable tant à l’encontre de marques et noms commerciaux espagnols qu’à l’encontre de marques internationales désignant l’Espagne. Toutefois, tout droit antérieur ne peut être contesté. Pour être contestés, la marque ou le nom commercial antérieurs doivent avoir été enregistrés depuis plus de cinq ans. Le titulaire de droits antérieurs aura alors la charge de la preuve de l’exploitation réelle des droits revendiqués.

Si les preuves apportées sont insuffisantes, alors la demande d’opposition sera rejetée. Le droit antérieur en question ou l’existence d’un risque de confusion ne seront pas pris en considération pour la résolution du litige.

A cet égard, les pièces fournies à titre de preuve doivent se référer aux produits et/ou services pour lesquels le droit antérieur est enregistré. Si l’opposition se fonde sur une partie des produits et/ou services de la marque antérieure, alors le titulaire ne devra apporter la preuve de l’usage sérieux que pour ces produits et/ou services. Les éléments de preuve doivent établir l’exploitation réelle et sérieuse du droit antérieur. Celle-ci est établie lorsque les produits et/ou services sont proposés à la vente et mis sur le marché

Les documents communiqués doivent indiquer le lieu, la date, l’étendue et la nature de l’utilisation du signe. Il peut s’agir par exemple de catalogues, de brochures, de factures, d’étiquettes, d’annonces, etc. Les éléments fournis par des tiers constituent des preuves concrètes et indépendantes. A ce titre, leur force probante est plus élevée que celle des preuves fournies par le titulaire de la marque antérieure.

La possibilité d’exiger une preuve d’usage en guise de défense dans le cadre d’une procédure d’opposition est un atout précieux pour faire échec à une telle action. Par conséquent, avant de débuter toute procédure d’opposition de marque, un titulaire de marque a intérêt à se ménager la preuve de son usage.

Le décret royal fixant les conditions de mise en œuvre de ce moyen de défense, il reste à définir la marge de manœuvre dont disposera l’Office espagnol des marques pour apprécier la validité des preuves fournies.

Dreyfus assiste ses clients dans le monde entier sur leurs stratégies de protection et de défense de marque. N’hésitez pas à nous contacter pour un audit de vos portefeuilles de marques en Espagne !

Written by Dreyfus07/08/2019

Le 65ème forum de l’ICANN a eu lieu à Marrakech, du 24 au 27 juin 2019. Plusieurs sujets ont été abordés tels que les problématiques liées aux nouveaux gTLDs, la mise en conformité des procédures de l’ICANN avec les dispositions du RGPD et la révision des mécanismes de protection.

Les enjeux liés aux nouveaux gTLDs

Récemment, l’ICANN a été confronté à une forte augmentation du nombre de candidatures pour des extensions de premier niveau (gTLDs). En 2012, presque 2000 candidatures ont été déposées auprès de l’ICANN. A l’issue de ce premier round, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, telle que des <.marques>. L’ICANN attend autant de candidatures pour le prochain round, qui devrait se tenir 2022.

Ainsi, de nouvelles stratégies sont à mettre en place afin de gérer toutes ces demandes. Dans un premier temps, l’ICANN prévoit d’établir un ordre de priorités, en fonction du type d’extensions, afin de rendre le processus efficace. Désormais, le processus devrait être ouvert chaque année, sur une période de 4 mois, mais l’ICANN souhaite limiter le nombre de candidatures à 1000 par an.

Dans un second temps, le nouveau processus de candidature des nouvelles extensions autorisera les TLDs à 2 caractères, composés d’une lettre et d’un chiffre. Cependant, les enregistrements d’extensions préexistantes mises au pluriel ou au singulier seront refusés.

D’autre part, dans son rapport en date du 27 juin 2019, le Governmental Advisory Committee (GAC), comité consultatif de l’ICANN, a mis un point d’honneur à revenir sur le sujet du <.amazon>. En effet, le conseil d’administration de l’ICANN a autorisé l’utilisation de cette extension alors que plusieurs membres du GAC s’y étaient opposés au vu du risque de confusion avec la communauté amazonienne. Le GAC demande ainsi à ce que le conseil d’administration de l’ICANN rédige un rapport expliquant ses motivations. Plusieurs gouvernements d’Amérique du Sud ont d’ailleurs demandé à ce que cette extension soit remise en cause.

Le RGPD et l’EPDP

Le comité en charge du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) a élaboré une politique de mise en conformité avec le RGPD, en mars 2019. Nous avions indiqué dans notre article sur l’ICANN 63 que l’entrée en vigueur du RGPD aurait de nombreux effets sur le registre Whois. En effet, plusieurs données à caractère personnel ne seraient plus directement accessibles au public. L’EPDP doit maintenant développer un modèle d’accès unifié qui centraliserait ces données protégées, basé sur les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

D’autre part, l’ICANN 65 a été l’occasion d’apporter quelques précisions sur le Registration Data Access Protocol (RDAP). Ce protocole a pour éventuelle vocation de remplacer le service Whois. Il fournit des données d’enregistrement, comme le Whois, mais sa mise en œuvre a pour but de modifier et de normaliser l’accès aux données. Les registries et registrars de gTLDs seront tenus d’appliquer le RDAP pour le 26 août 2019.

Examen des mécanismes de protection prévus par l’ICANN

D’une part, un groupe de travail relatif au Rights Protection Mechanism (RPM) est chargé de réviser différentes procédures mises en place par l’ICANN, concernant les gTLDs. Ce groupe de travail a développé des recommandations préliminaires concernant les réclamations et les périodes d’opposition. De même, des propositions ont été faites afin de permettre aux titulaires de marques d’acquérir un droit de priorité, pour enregistrer leur marque en tant que nom de domaine. Alors, ce n’est qu’en l’absence d’un tel enregistrement que les tiers pourront enregistrer des termes correspondants à une marque, en nom de domaine.

A ce jour, la première phase du projet du groupe de travail consiste à réviser les mécanismes Uniform Rapid Suspension (URS) et Trademark Clearinghouse (TMCH). De même, la procédure UDRP sera au cœur de la réflexion du groupe de travail, mais seulement courant 2020. Il s’agira de la deuxième phase de son projet.

Néanmoins, ces travaux n’étant pas encore terminés, nous auront davantage d’éléments à compter de la publication de leur rapport, attendu pour avril 2020.

D’autre part, un autre groupe de travail a également été formé pour étudier les Subsequent Procedures (SubPro) des nouveaux gTLDs. Ce groupe de travail a soutenu l’utilisation d’un « Guide d’utilisateur », à condition qu’il soit plus précis, afin que les utilisateurs comprennent en quoi consistent exactement les gTLDs.

De même, le groupe de travail SubPro souhaiterait ainsi davantage de communication avec les titulaires de marques, afin de prévenir les risques de contrefaçon, et de leur expliquer les avantages que peuvent avoir ces extensions sur leur activité.

Ainsi, l’ICANN 65 a été l’occasion d’évaluer l’avancée des travaux des groupes de travail. Cependant, si des changements ont été apportées, peu d’entre eux se sont concrétisés. Les projets se formaliseront à l’occasion des prochaines réunions organisées par l’ICANN.

La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Montréal du 2 au 7 novembre 2019. Nous continuerons de suivre le sujet de près.

Written by Dreyfus05/08/2019

Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.

Face à cette problématique de taille, les entreprises se parent d’outils juridiques pour entendre mettre un terme à ces pratiques.

DÉNIGREMENT ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

La jurisprudence a, par le passé, déjà apprécié que la diffamation ne pouvait être un fondement valide pour des « appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ».

En effet, concernant des avis dévalorisants touchant une activité commerciale, les entreprises doivent fonder leur action sur le terrain de la concurrence déloyale, en invoquant particulièrement un acte de dénigrement. Cette pratique, consiste pour une personne ou une entreprise, à jeter le discrédit sur les biens ou services d’une entreprise dans le but de lui nuire. Comme tout acte de concurrence déloyale, le dénigrement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1140 du Code Civil.

A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a condamné sur ce fondement une société vendant des compléments alimentaires qui avait fortement critiqué les produits de son concurrent sur son site dans la rubrique « avis sur le produit », les qualifiant notamment de « daubes ».

La Cour avait, en l’espère, également fondé sa décision sur l’article 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où ces commentaires corrompent les comportements naturels des consommateurs. De mêmes sanctions avaient été prononcées concernant des avis négatifs relatifs à un restaurant qui n’avait même pas encore ouvert lors de leur publication.

NOUVELLES SANCTIONS POUR LES FAUX AVIS EN LIGNE

Bien que le dénigrement et les pratiques trompeuses aient été des fondements traditionnels concernant ces commentaires excessivement négatifs, le législateur a entendu spécifiquement encadrer et par là punir ces faux-avis.

C’est ainsi que trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Instaurant le nouvel article L111-7-II du code de la consommation, ils imposent notamment aux entreprises et individus dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de donner une information loyale, claire et transparente sur leur traitement et leur publication. Doivent ainsi être présentés à côté desdits avis leur date de publication ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée et l’existence ou non d’une procédure de contrôle de ces derniers. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires. Reste à savoir comme les plateformes se conformeront à de telles exigences.

Cette nouvelle obligation qui incombe aux entreprises une surveillance accrue de ces avis montre que, bien que la concurrence déloyale eu été un outil opportun pour les entreprises, la jurisprudence a montré que ces pratiques répandues à grande échelle représentaient un réel enjeu pour les sociétés et devaient être encadrées par des textes spécifiques.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

Nathalie Dreyfus, Conseil en propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris Dreyfus & associés contact@dreyfus.fr

Written by Dreyfus15/05/2019

Poursuivant l’examen des modifications de la procédure d’opposition de marque apportées par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », nous nous intéresserons dans le présent article au déroulement de la procédure.

Le déroulement de la procédure d’opposition modifiée

Une procédure d’opposition est déjà prévue de longue date à l’article L 712-5, mais ce dernier, laconique, s’arrête à l’affirmation que celle-ci doit être contradictoire. Le déroulement de la procédure en lui-même est détaillé par l’article R 712-16. Celui-ci précise que l’opposition doit être notifiée sans délai et accorde un délai d’au moins deux mois au déposant pour présenter ses observations en réponse et éventuellement de constituer un mandataire. Sous réserve d’éventuelles clôtures ou suspensions, les parties peuvent alors soumettre leurs observations durant une période d’au moins deux mois. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) statue ensuite sur l’opposition. Si l’article R 712-16 indique bien que le projet de décision est notifié aux parties afin que celles-ci puissent éventuellement en contester le bien-fondé, aucune indication n’est fournie quant à la durée des échanges ni même quant à leur nombre maximal. L’accent est mis sur le respect du contradictoire, comme en témoigne l’obligation faite aux parties de notifier leurs observations à l’autre partie.

Pour se conformer à la directive du « Paquet Marques », le gouvernement français a rédigé un nouvel article L. 712-5 et créé un article R. 712-16-1, qui détaillent les étapes de ladite procédure d’opposition.

En premier lieu, une phase d’instruction donnant lieu à un débat entre l’opposant et le déposant de la marque contestée est ouverte. L’opposition est notifiée au déposant, qui dispose alors d’un délai de deux mois suivant la publication de l’enregistrement pour présenter des observations écrites. Il doit également fournir son identité, ainsi que des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits, ainsi que les références de la demande d’enregistrement, les produits et/ou services contestés, le justificatif de paiement de la redevance ainsi que le pouvoir de son mandataire éventuel. Les changements ainsi apportés portent sur le délai accordé pour fournir les différentes pièces : il peut être prolongé d’un mois, sauf en ce qui concerne la communication du justificatif de paiement de la redevance. Auparavant, le délai était de deux mois pour produire ces différentes pièces, sauf pour le pouvoir du mandataire qui devait être produit dans un délai d’un mois.

Par ailleurs, le déposant peut inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. En cas de réponse, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter à son tour ses observations et contester les pièces parvenues à sa connaissance. Un troisième et dernier échange contradictoire peut alors avoir lieu durant une période supplémentaire d’un mois, sans possibilité toutefois de faire valoir de nouveaux moyens.

Des observations orales peuvent être présentées au cours de ces échanges écrits, selon les modalités fixées par le Directeur Général de l’INPI.

Enfin, il est statué sur l’opposition dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’opposition est réputée rejetée, ce délai pouvant faire l’objet de suspensions, prévues par l’article R. 712-17 nouveau.

Désormais, la procédure d’opposition est donc enfermée dans des délais clairement définis. Le nombre d’échanges entre les parties, comme le temps accordé pour fournir les pièces du dossier ou les observations, est limité, et ce dans un souci de rapidité et d’efficacité.

La procédure d’opposition évoluerait ainsi tant sur son déroulement, qui est désormais précisé et clarifié, que sur les droits invocables et leurs titulaires. Ce changement permet au droit français de prendre en compte les évolutions de la pratique en privilégiant la protection des titulaires de droits antérieurs.

À suivre…

Written by Dreyfus04/12/2018

La nouvelle version de la loi Informatique et Libertés (loi n° 2018-493 du 20 juin 2018), a été adoptée le 20 juin 2018. La première version, entrée en vigueur le 6 janvier 1978, a été modifiée à deux reprises : en 2004 suite à la transposition de la directive 95/46 sur la protection des données à caractère personnel, et en 2016 avec la loi pour une république numérique. Cette fois, c’est le Règlement général 2016/679 sur la protection des données ( dit RGPD) qui est à l’origine de cette modification. Le RGPD a été adopté en mai 2016 et mis en œuvre le 25 mai 2018. Le RGPD a une application directe dans tous les états membres de l’Union européenne. La nouvelle loi Informatique et Libertés permet l’application effective du RGPD et de la directive (UE) 2016/680. La loi a apporté des modifications nécessaires à la loi informatiques et liberté. Il s’agit d’un texte composé de 72 articles. Le RGPD remplace la loi nationale sur certains points (droits des personnes, bases légales des traitements, mesures de sécurité à mettre en œuvre, transferts, etc.).

Sur d’autres points, la loi Informatique et Libertés vient compléter le RGPD. Il s’agit, par exemple, du traitement des données de santé, ou des données d’infraction, traitement des données à des fins journalistiques, etc. D’ailleurs, il y a des marges de manœuvres nationales qui sont prévues dans le texte du RGPD. Il s’agit, en effet, de 56 renvois aux lois nationales de chaque pays. Ainsi, le cadre juridique en matière de protection des données à caractère personnel est un cadre composite (de la loi nationale et européenne).

Pour renforcer notamment la lisibilité de ce cadre juridique composite, une ordonnance de réécriture complète de la loi Informatique et Libertés est prévue, dans un délai de six mois. Un nouveau décret d’application de la loi Informatique et Libertés est également attendu dans les prochaines semaines. Dans l’attente de ces nouveaux textes, il est recommandé, par la CNIL, de prêter une attention particulière au cadre juridique applicable à chaque traitement.

Written by Dreyfus05/10/2016

Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.

Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.

Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.

Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.

Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 2015¹ a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO² autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.

Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…

¹ California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.

² Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Written by Dreyfus05/10/2016

Dreyfus, expert des nouvelles technologies

L’URL (Uniform Ressource Locator) est un format de nommage universel qui permet de désigner une ressource sur l’Internet. Lorsqu’une marque est reprise dans un URL de réseau social, les internautes peuvent penser qu’il s’agit d’une page créée par et pour la marque, ce qui n’est pourtant pas toujours le cas. Ce risque de confusion est hautement préjudiciable pour la marque. Le TGI de Paris, à l’occasion d’un jugement en date du 29 janvier 2016, a reconnu la contrefaçon d’une marque dans l’url d’un site de ventes privées lors d’une opération non autorisée par le titulaire de la marque.

En l’espèce, le site de ventes privées spécialisé dans la décoration « Westwing.fr », proposait à la vente des tapis de la marque « Un amour de tapis », en accord avec la société du même nom. Or, une seconde vente éphémère avait été organisée, sans l’autorisation de la marque, à l’adresse « westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votre-classique » et sur le moteur de recherche Bing une annonce commerciale pour l’opération apparaissait.

La société assigna alors le site pour contrefaçon de sa marque du fait de la reproduction à l’identique de celle-ci dans l’adresse URL, ainsi que pour concurrence déloyale et parasitisme pour avoir créé un risque de confusion dans l’esprit du public et tiré profit des investissements et de la renommée de la marque.

Elle obtient gain de cause pour contrefaçon dans l’URL en application de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit la reproduction d’une marque, sans modification ni ajout, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Le tribunal constate en effet que l’adresse url en question contient la marque verbale, « les tirets entre chaque mot consistant en des différences insignifiantes ». Cette adresse permettait d’accéder à la page sur laquelle avait lieu la vente en ligne et qui comprenait elle-même la mention de cette marque, ainsi que sa reproduction sous chacun des 74 tapis en vente.

Par ailleurs, la reprise de la marque dès la page de résultat du moteur de recherche Bing pour proposer des produits identiques ou similaires à ceux offerts par la marque invoquée, ou la reproduction du signe dans le lien permettant de rediriger les internautes sur le site de ventes privées, de nature à créer la confusion dans l’esprit du public qui pourrait supposer l’origine commune de tous les produits proposés à la vente sur le site, caractérisent la contrefaçon de la marque verbale.

Si le tribunal a jugé que la mention de la marque dans l’annonce commerciale issue d’un moteur de recherche et dans le lien hypertexte dirigeant vers le site constituait une contrefaçon, il n’en a pas tenu compte néanmoins pour ce qui est des balises méta du site. Selon les juges, l’utilisation de la marque reproduite dans le code source du site « ne peut être considérée comme un usage contrefaisant de la marque, dès lors que le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et n’est par ailleurs pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque en cause ».

Written by Dreyfus05/10/2016

Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris¹ rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.

Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.

Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que « le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.

Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.

Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision² concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver « de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.

Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».

Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.

Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».

Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».

Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques³. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement⁴.

Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.

¹CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757

²OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.

³Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013

⁴Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».

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