Les enregistrements de noms de domaine sont en constante augmentation, atteignant une croissance de 3,5% en 2018. Les noms de domaine représentent un actif immatériel important pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques. Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.
Les procédures alternatives de résolution des conflits (de type UDRP) restent pour le moment la solution la plus adéquate, plutôt que la voie judiciaire, pour résoudre les litiges liés à ces précieux actifs. En outre, les litiges relatifs aux noms de domaine ont récemment augmenté. En raison de l’anonymisation des fiches WHOIS, ayant vocation à se conformer aux dispositions du RGPD, l’accès aux données d’identification des réservataires est rendu quasiment impossible. En conséquence, en l’absence de ces données, il est désormais plus difficile de demander le simple transfert d’un nom de domaine litigieux au réservataire, ce qui engendre une augmentation des procédures UDRP. Au regard de l’importance grandissante des noms domaine, de nouveaux systèmes doivent être pensés tels que des procédures de levée d’anonymat.
Avec l’accroissement de la valeur des noms de domaines, de nouvelles interrogations apparaissent. Pourquoi les noms de domaine sont-ils autant un actif de valeur qu’un facteur de risque ? En quoi les cyberattaques ont-elles un impact sur les noms de domaine ? Comment résoudre les litiges liés aux noms de domaine ? Comment prévenir les risques liés aux noms de domaine ?
Le magazine « Expertises » consacre dans son édition d’avril 2019, une interview à Nathalie Dreyfus qui répond à toutes les interrogations de Sylvie ROZENFELD concernant les noms de domaines.
En voici un bref aperçu :
« Le nom de domaine continue de représenter un actif immatériel important de l’entreprise, bien qu’on accède de plus en plus aux sites via les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Il est devenu presqu’aussi important qu’une marque. Il représente aussi un risque, un facteur de vulnérabilité pour les entreprises. Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes comme la poursuite des réservataires. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense. »
Cette année, encore une fois, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été nommés comme « Excellent » dans la catégorie « Meilleurs Conseils en Propriété Intellectuelle en France » pour les marques et dessins & modèles en 2019.
C’est une fierté pour le cabinet qui, de manière constante, est cité dans ce magazine classant les meilleurs experts de différents domaines passant de la Propriété Industrielle au Droit Fiscal et ce, dans 50 pays.
En effet, depuis 2017, Dreyfus & associés prouve son expertise tant dans les noms de domaine que dans l’anticipation des risques sur Internet ; point décrit positivement par Décideur Magazine dans son classement 2019 :
« CABINET DREYFUS : APPREND A SES CLIENTS A ANTICIPER LES RISQUES SUR INTERNET
Track record : spécialistes des NTIC, le cabinet a mis en place cette année une nouvelle stratégie pour mieux aider les entreprises à se conformer au RGPD. Autant pour de grands groupes que pour des start-up, il les aide à intégrer cette nouvelle réglementation, et leur apprend à anticiper les risques sur Internet. Il couvre également un nombre important de dossiers à l’international, porté par l’expérience de Nathalie Dreyfus. Différenciation : l’équipe accompagne ses clients au cas par cas, le seul moyen, selon elle, de protéger efficacement leurs marques ou leurs noms de domaines. Fort d’une double compétence juridique et technique, le cabinet l’hésite pas non plus à traiter des dossiers particulièrement complexes, considérés comme atypiques ou d’exception. »
Merci à Leaders League pour leur confiance et leur classement plus que gratifiant.
Dreyfus accompagne les entreprises dans la gestion, la valorisation et la défense de toutes les problématiques associées à la vie de leurs titres de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, droits d’auteur, noms de domaine, brevets) dans la sphère réelle comme sur l’Internet.
C’est à l’issue d’une longue procédure que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 novembre 2018, a retenu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque antérieure ECOLAB et la marque contestée KAIROS ECOLAB.
La société Ecolab USA Inc., titulaire de la marque antérieure ECOLAB, avait formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque française KAIROS ECOLAB par la société KAIROS. La société Ecolab USA Inc. se basait pour cela sur sa marque verbale internationale ECOLAB désignant l’Union Européenne déposée le 6 avril 2009. La société bénéficiait, de plus, d’une priorité d’un dépôt allemand en date du 26 novembre 2008.
La marque KAIROS ECOLAB a été déposée par la société SARL Kairos qui possède un laboratoire écologique pour lequel elle utilise ladite marque KAIROS ECOLAB.
L’opposition formée par la société Ecolab USA Inc. avait été rejetée par le Directeur général de l’INPI le 8 août 2013.
La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 avril 2017, rendu sur renvoi après cassation, avait à nouveau rejeté l’opposition de la société Ecolab USA Inc. en démontrant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques ECOLAB et KAIROS ECOLAB. La société Ecolab USA Inc. a formé un pourvoi en cassation de cette décision.
Dans son arrêt, la Cour de cassation vient préciser l’appréciation du risque de confusion lorsque nous nous trouvons en présence d’une marque antérieure composée d’un terme (ici Ecolab), et d’une marque postérieure composée d’une juxtaposition de ce même terme (Ecolab), et d’un terme nouveau correspondant à la dénomination sociale du déposant (Kairos).
Elle rappelle que le Code de la propriété intellectuelle dans son article L713-3 sous b) interdit l’imitation d’une marque et son usage, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
De plus, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt LIFE / THOMSON LIFE (C-120-04) avait interprété l’article 5 de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 en ce sens qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome.
La Cour de cassation a affirmé que la Cour d’appel avait violé l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, en retenant que la marque « ECOLAB » ne conservait pas une position distinctive autonome au sein du signe « KAIROS ECOLAB ».
La Cour de cassation a néanmoins relevé que la marque contestée était composée de la juxtaposition de la marque antérieure et d’une dénomination sociale « Kairos ». Cette dénomination sociale ressort d’un terme parfaitement arbitraire placé en position d’attaque de la marque contestée et relève une valeur sémantique importante.
La Cour de cassation retient que « si le terme « Ecolab » est doté d’un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique, cependant, le terme « Kairos », parfaitement arbitraire, qui reprend la dénomination sociale de la société éponyme et se trouve placé en position d’attaque, a une valeur sémantique importante qui s’ajoute à celle du terme « Ecolab » pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque antérieure renvoyant au laboratoire écologique de la société Kairos, précisément identifié, de sorte qu’il constitue une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément ».
En conséquence, la juxtaposition de la dénomination sociale « Kairos » au terme « Ecolab » forme un ensemble conceptuellement différent, « KAIROS ECOLAB », par rapport à la marque antérieure « ECOLAB ». Il n’y aura donc pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques et celui-ci ne pourra donc pas croire que la marque contestée serait une déclinaison ou une adaptation de la marque antérieure.
Il convient alors de retenir que même s’il existe une identité ou une similitude entre les produits et services, une telle juxtaposition, dès lors qu’elle forme un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque antérieure, permettra d’écarter le risque de confusion dans l’esprit du public et des consommateurs. La juxtaposition pourra alors être déposée auprès de l’INPI en tant que marque pour les produits et services qu’elle désigne
La tant réputée Choucroute d’Alsace s’est enfin vue reconnaitre le 3 juillet 2018 son Indication Géographique Protégée (IGP) au niveau européen. Cette reconnaissance est l’occasion de revenir sur ce qu’est une indication géographique protégée et les enjeux que cela comporte au niveau local et international.
Après avoir obtenu son IGP au niveau national en 2012, c’est finalement cet été, le 3 juillet 2018 (Règlement d’exécution (UE) 2018/938 de la Commission), que la Choucroute d’Alsace a obtenu son label de protection au niveau européen grâce à l’Association pour la Valorisation de la Choucroute d’Alsace qui a déposé la demande et s’est battue pendant près de 20 ans pour obtenir ce label. Ce sont 48 producteurs et 11 choucroutiers qui vont désormais se soumettre au cahier des charges pour obtenir cet IGP à compter de janvier 2019.
Ici il ne faut pas confondre la choucroute avec le plat du même nom, l’IGP nationale et européenne concernent uniquement le chou constituant la base de ce plat.
L’indication géographique se présente comme une composante du commerce national mais avec l’importance des exportations celle-ci est également devenue une composante du commerce international, en tant que telle l’Indication Géographique a une valeur et des enjeux économiques.
L’IGP n’est pas un droit de propriété, par essence celle-ci est collective, l’usage est ouvert à toute personne du moment que le cahier des charges qui lui est attaché est respecté.
L’article 22 § 1er de l’accord ADPIC défini l’Indication Géographique (IG) comme servant principalement deux objectifs ; le premier est qu’elle indique une localité donc la provenance géographique du produit ; le second est qu’elle indique une qualité, une réputation ou une autre caractéristique du produit.
Au niveau européen, le Règlement de l’Union Européenne 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires vient définir et établir la protection de l’Indication Géographique. Cette dernière est une dénomination qui identifie un produit qui est originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique et, enfin, dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique déterminée.
En ce qui concerne la Choucroute d’Alsace, celle-ci est produite historiquement depuis le XVème siècle en Alsace dans les deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, où la culture du chou était particulièrement privilégiée, notamment en raison de la composition des sols et du climat.
La Choucroute est rattachée à un procédé et un savoir-faire de fabrication particulier qui doit être respecté, en effet le chou est mis dans des cuves de fermentation où la fermentation naturelle du légume aura lieu grâce aux bactéries lactiques présentes sur les choux et l’environnement. Le chou doit être préalablement coupé en fines lanières et salé. Ce procédé de fabrication et ce savoir-faire vont être consignés dans le cahier des charges applicable.
Même si dans l’esprit du consommateur une IGP est assimilée à une garantie de qualité, il n’en n’est rien en réalité. L’IGP tend uniquement à garantir l’origine du produit et le procédé de fabrication.
La Cour de Justice de l’Union Européenne s’est attachée à définir les fonctions essentielles de l’indication géographique. Elle tend à protéger les opérateurs et les zones de production ainsi que le consommateur sur l’origine et la typicité. Ces fonctions d’abord jurisprudentielles ont ensuite été consacrées dans les règlements européens. En tout ce sont trois règlements qui fixent les règles applicables aux IGP : le Règlement (CE) N° 110/2008 Parlement et du Conseil du 15 janvier 2008 pour les spiritueux, le Règlement UE n°1151/2012 du Parlement et du conseil du 21 novembre 2012 sur les produits agro-alimentaires et le Règlement UE N°1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 contenant les règles applicables aux produits vinicoles.
Quant à l’article 13 du Règlement UE 1151/2012, il prévoit la protection qui est accordée aux dénominations enregistrée ; celles-ci sont protégées contre toute utilisation commerciale à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ; mais également contre toute usurpation, imitation ou évocation même si l’origine véritable des produits est indiquée ; toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur ; et contre toute autre indication fausse tenant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit.
La protection conférée par une IGP reprend les règles relatives à la tromperie, la lutte contre les fraudes, la concurrence déloyale et le parasitisme et permet de se protéger par rapport, par exemple, à des choux cultivés et transformés dans d’autres régions ou pays via des méthodes non traditionnelles.
La reconnaissance d’une IGP présente donc un enjeu économique considérable au niveau local et international pour les producteurs mais permet également une protection du consommateur via une garantie d’origine du produit qu’il achète.
L’adhésion du Samoa confirme que le système de Madrid, et son protocole, sont un atout majeur dans la
protection internationale des marques, offrant une solution pratique et économique pour les titulaires de marques du monde entier.
Le protocole de Madrid en vigueur dès le 4 mars 2019 à Samoa
L’Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a annoncé le 4 décembre dernier que Samoa, Etat indépendant situé en Polynésie occidentale, a déposé son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid. Samoa devient ainsi le 103ème membre du système de Madrid et verra par conséquent le Protocole de Madrid entrer en vigueur sur son territoire dès le 4 mars 2019.
Le protocole de Madrid un dispositif attractif
Dans un monde globalisé où l’efficacité et la rapidité sont les maîtres mots, le système de Madrid n’a cessé d’évoluer en se conformant aux spécificités des législations nationales pour offrir une protection internationale optimale. De ces préoccupations a émergé le Protocole de Madrid. En vigueur depuis avril 1996, ce traité est administré par le Bureau international de l’OMPI et constitue le socle principal du système international de demandes d’enregistrement de marques.
Le Protocole a mis en place un dispositif unique qui permet la centralisation de la gestion des marques internationales et ce tout au long de leur exploitation. La simplicité de ce dispositif séduit de plus en plus de pays et se traduit principalement par la facilité des démarches lors des demandes de marques internationales. En effet, il suffit de ne faire qu’une seule demande auprès d’un office national ou régional de la propriété intellectuelle d’un des membres du système de Madrid et de ne payer qu’une seule série de taxe. Les déposants choisissent par la suite les pays qu’ils souhaitent désigner parmi la liste des 119 pays que couvre la protection internationale des marques.
De ce fait, dès le 4 mars 2019, les titulaires de marques internationales actuels et futurs pourront respectivement étendre la protection de leurs marques internationales à Samoa ou encore désigner ce territoire lors de leurs demandes de marque.
Dreyfus et associés vous accompagne
L’expertise et les connaissances sectorielles pointues de chacun des membres de l’équipe Dreyfus sont la garantie d’un accompagnement et de conseils uniques en la matière. Les investissements et la créativité du cabinet ayant permis le développement d’une solution de gestion de marque en ligne unique, Dreyfus IPweb®, sont l’assurance d’une gestion optimisée du portefeuille de vos marques.
En effet, le gouvernement canadien a récemment publié le Règlement au sein de la Gazette officielle. Cet acte constitue la dernière étape formelle avant l’entrée en vigueur des différentes dispositions modifiant profondément le droit des marques canadien et est issu du « Trademark Act » de 2014.
Ainsi, l’entrée en vigueur de ce règlement et des différentes dispositions qu’il implique a été fixé au 17 juin 2019.
Les modifications de la législation canadienne, relatives au droit des marques, ont un impact majeur et pratique sur toutes les étapes de la vie d’une marque canadienne, ce qui a nécessairement fait couler beaucoup d’encre.
Les principales de ces modifications sont énoncées ci-dessous et peuvent être divisées en deux catégories :
I/ Dispositions principales
L’élargissement des types de marques susceptibles d’être déposées
La palette des différents types de marques qu’il sera possible de déposer au Canada a été élargie. En effet, pourront alors être déposées des marques composées uniquement d’une couleur, une odeur, une texture ou encore un goût.
Toutefois, il est opportun de noter que pour la première fois l’Office de la propriété intellectuelle canadien (« CIPO » – Canadian Intellectual Property Office) examinera la distinctivité des demandes de marques qui lui seront présentées. A cet égard, l’office aura la possibilité de demander aux déposants de tels signes de fournir la preuve de la distinctivité de ces derniers.
Un tel examen, surtout appliqué à des marques « non-traditionnelles », risque de rendre l’examen de ces signes ardu et l’enregistrement de ces derniers plus difficile dans la pratique.
Dans tous les cas, si l’horizon des différents types de marque qu’il est possible de déposer a été élargi, les possibilités réelles de ces dépôts ne pourront être appréhendées qu’une fois que les premières marques « non-traditionnelles » auront été enregistrées. Il sera alors possible de mieux appréhender, au fur et à mesure des différents cas, ce qui sera accepté ou non par l’office.
Le classement des produits et services devra désormais être effectué au regard de la classification de Nice
Tout nouveau dépôt de marque devra désormais désigner des produits et/ou services au regard de la classification de Nice, issue de l’Arrangement de Nice et désormais adopté par le Canada.
L’ensemble des demandes de marques faites avant la date d’entrée en vigueur du « Règlement sur les marques » canadien et dont les produits et/ou services ne sont pas en conformités avec la classification de Nice seront suspendues jusqu’à ce que le libellé de ces demandes soient modifiés en fonction de cette dernière.
En conséquence, il ne peut qu’être conseillé de rédiger un libellé en fonction de la classification de Nice pour ce qui est des nouveaux dépôts afin d’éviter de rallonger la procédure d’enregistrement de la demande de marque canadienne en question.
Suppression des motifs basant un dépôt
A compter de l’entrée en vigueur du Règlement, il n’est plus nécessaire de fournir un motif au dépôt d’une demande de marque canadienne. En effet, tout déposant qui utilise ou qui projette d’utiliser une telle marque pourra procéder au dépôt sans qu’il ne soit nécessaire de faire une déclaration à cet égard au moment de ce dépôt.
Cela va ainsi de pair avec la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.
Possibilité de revendiquer la priorité à partir de toute demande antérieure
A partir du 17 juin 2019, une revendication de priorité pourra être faite à partir de toute demande antérieure, et n’est plus cantonnée uniquement à la demande de marque du pays d’origine du déposant.
Suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage
L’une des dispositions les plus remarquée du « Règlement sur les marques » canadien est la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.
Ainsi, et à partir du 17 juin 2019, une demande de marque ayant été acceptée à l’examen pourra être enregistrée dès que le déposant aura acquitté les droits d’enregistrement de ladite marque.
Cette modification implique nécessairement des économies pour les déposants de marque canadienne dans la mesure où la prolongation de l’échéance pour fournir la déclaration ainsi que la rédaction et le dépôt de ces déclarations d’usage ne seront plus nécessaires.
Ce qu’il est opportun de relever c’est que cette nouvelle disposition s’appliquera entièrement dès la date d’entrée en vigueur du règlement.
Ainsi, si la demande de marque a été déposée avant le 17 juin 2019, le titulaire de cette dernière a la possibilité de prolonger son délai pour déposer la déclaration d’usage jusqu’à cette date. Dans cette hypothèse, le déposant ne sera alors plus dans l’obligation de fournir ladite déclaration d’usage.
Adaptation du montant des taxes d’enregistrement en fonction du nombre de classe visée
Les taxes d’enregistrement pour les marques canadiennes vont ainsi dépendre du nombre de classe visée. Ces frais seront de 300 $ canadiens pour la première classe et de 100 $ canadiens par classe supplémentaire pour une demande en ligne, à la place des 250 $ canadiens actuels. Ces frais étaient d’ailleurs fixes, peut important le nombre de classe visée. Les frais d’enregistrement pour un dépôt papier seront plus élevés.
En pratique, les marques déposées après le 17 juin 2019 seront soumises à ces nouvelles taxes.
Dans la mesure où cela implique nécessairement une augmentation des frais de dépôts d’une marque canadienne, il peut être opportun de procéder aux dépôts envisagés en plusieurs classes avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Possibilité de diviser une demande de marque
Une autre possibilité offerte par le « Règlement sur les marques » canadien est la division d’une demande de marque. En effet, une fois ce Règlement entré en vigueur, un déposant aura la possibilité de diviser une demande de marque en différentes classes, en différents produits et services, puis de fusionner par la suite les enregistrements préalablement divisés.
Cette division peut être très avantageuse notamment lorsqu’une opposition a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par la demande de marque ou encore lorsqu’une objection provisoire émise par l’office canadien ne vise qu’une partie de ces derniers.
Ainsi, il sera possible d’obtenir l’enregistrement des produits et / ou services qui ne sont pas visés par de telles procédures dans un premier temps. Dans un second temps, et dans l’hypothèse où la demande de marque est acceptée pour les autres produits et services, alors un second enregistrement sera effectué.
Adhésion du Canada au Protocole de Madrid
L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid constitue un changement important dans la mesure où il sera désormais possible de désigner ce territoire dans le cadre du dépôt d’une marque internationale.
Dans la pratique, cela va ainsi nécessairement impliquer une augmentation du nombre de marques enregistrées au Canada.
Suppression de l’exigence de preuve pour ce qui est des inscriptions de cessions et de fusions
Plus aucun document ne sera demandé afin de prouver une cession ou une fusion dans le cadre de l’inscription de ces actes. Bien sûr, l’office canadien des marques pourra toujours demander une telle preuve, mais cette dernière ne sera plus nécessaire au moment de l’inscription.
En outre, il ne sera plus nécessaire d’inscrire ladite cession ou fusion dans le cadre de marques considérées comme liées.
Modification de la durée de vie d’une marque
La durée de vie d’une marque canadienne sera désormais de 10 ans, et non plus de 15 ans.
Ici encore, les taxes de renouvellement seront calculées en fonction du nombre de classes faisant l’objet de ce renouvellement. Ces derniers se porteront à 400 $ canadiens pour la première classe et à 125 $ canadiens par classe supplémentaire.
Ces nouveaux droits de renouvellement pourront être payés à partir du 17 juin 2019 et au plus tôt 6 mois avant la date d’échéance de la marque.
Dans le prolongement de l’adhésion du Canada à l’Arrangement de Nice, il est prévu que les marques faisant l’objet d’un renouvellement doivent se conformer à la classification de Nice et par conséquent, les titulaires de marque devront modifier leurs produits et services en fonction de cette dernière.
Possibilité d’informer l’office canadien de l’existence de droits de tiers
Le « Règlement sur les marques » offre en effet la possibilité d’informer l’office canadien des marques, lors de l’examen d’une demande, de l’existence de droits antérieurs détenus par des tiers.
Jusqu’ici, l’office ne prenait en compte une telle demande que dans le cadre d’une procédure d’opposition, et non au stade de l’examen de la demande de marque.
Un tel outil peut s’avérer utile afin de protéger les droits d’un titulaire de marque et éviter d’engager une procédure d’opposition.
II/ Dispositions transitoires
La date d’application de certaines dispositions pose question, ainsi, des dispositions transitoires ont été prises, et notamment :
L’examen du caractère distinctif d’une marque s’appliquera à toutes les demandes de marque en cours
En effet, et selon le Règlement, le caractère distinctif d’une marque sera examiné au regard de l’ensemble des demandes de marque en cours d’examen au moment de son entrée en vigueur et qui n’auront pas encore été approuvées.
Ainsi, peu importe que ladite demande de marque ait été déposée avant ou après le 17 juin 2019, l’ensemble des demandes seront examinée au regard de leur distinctivité. En pratique, cela englobe un nombre très important de demandes, qui ne fera d’ailleurs que s’accroître au fur et à mesure des mois.
Modifications des délais de réponse
Certains des délais de réponse à l’office, en cas de refus provisoire à l’enregistrement notamment, ont été modifiés.
A cet égard, il est important de relever que ces nouveaux délais s’appliquent uniquement aux objections émises après la date d’entrée en vigueur du règlement. Les objections émises avant cette date ne verront pas leurs délais modifiés.
Les motifs d’opposition actuels s’appliqueront aux procédures déposées avant l’entrée en vigueur du règlement
Les fondements actuels d’une opposition au Canada pourront être soulevés pour toute procédure formée avant l’entrée en vigueur du Règlement, et ce, même dans l’hypothèse où le délai d’opposition expire après l’entrée en vigueur. C’est également le cas pour les demandes de marques publiées avant cette date.
Les oppositions pourront alors encore être fondées par exemple sur les motifs basant le dépôt, qui n’existeront plus à compte de l’entrée en vigueur dudit Règlement.
En conséquence, les demandes de marques qui auront été publiées ainsi que, logiquement, les oppositions déposées postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement pourront avoir de nouveaux fondements comme par exemple le fait que le titulaire de la demande n’utilise pas ou n’a pas l’intention d’utiliser sa marque.
Le but du « Règlement sur les marques » canadien est de simplifier les dépôts de demandes de marques canadiennes mais également de permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’avoir accès à une protection sur ce territoire par l’intermédiaire d’un droit de marque.
La contrepartie de la simplification des démarches et de la suppression de l’exigence de dépôt d’une déclaration d’usage, est le risque de l’augmentation des comportements parasitaires et de comportement frauduleux de tiers qui déposent des marques uniquement dans la mesure où elles sont disponibles, sans intention d’usage.
D’autres changements sont par ailleurs annoncés et seront la conséquence de l’entrée en vigueur de l’Accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada ainsi que de la loi budgétait C-86, qui prévoit de nouvelles dispositions sur le droit des marques canadien.
Comme tout changement de législation, l’application en pratique des différentes dispositions nouvellement apportées par la publication à la Gazette officielle du « Règlement sur les marques » se fera à la lumière de l’interprétation de ces dernières par les personnes compétentes, notamment pour ce qui est de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
Dans cette affaire, la société Kronenbourg avait utilisé pour une de ses publicités une photographie du château de Chambord. L’établissement public du domaine national de Chambord avait alors réclamé une redevance.
En première instance, le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 6 mars 2012, n°1102187) avait donné raison à la société Kronenbourg en rejetant la demande de l’établissement public au motif que si le château de Chambord appartient bien au domaine public, ce n’est pas le cas d’une photographie le représentant.
L’établissement public a donc fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, ass. plén., 16 déc. 2015, n°12NT01190) qui, bien qu’ayant rejeté les prétentions pécuniaires de l’établissement public, n’étant pas compétente pour statuer dessus, a reconnu qu’en tant que gestionnaire du domaine public il avait le pouvoir d’en gérer l’image.
N’ayant pas obtenu satisfaction, le Château de Chambord a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rappelé que conformément à l’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’image des biens publics ne fait pas partie des propriétés appartenant à l’Etat. Il va même plus loin en affirmant que l’image d’un bien public est une chose insusceptible de propriété.
Le Conseil d’Etat profite de ce litige pour repréciser les conditions d’utilisation de l’image des biens publics. Ainsi, par principe, l’usage de l’image des biens publics échappe à tout contrôle administratif préalable. L’utilisation commerciale est donc libre et gratuite tant que la prise de vue ne conduit pas à une utilisation privative du domaine public. Dans le cas contraire, une autorisation administrative sera nécessaire.
Avec cette décision, le Conseil d’Etat rejoint la position de la Cour de cassation. En effet, en droit privé, la question du droit à l’image des biens a fait l’objet de nombreuses décisions qui ont conduit à des évolutions jurisprudentielles.
Les premières décisions se sont fondées sur l’article 9 du Code civil, c’est-à-dire le droit au respect de la vie privée. Il s’agissait de réussir à démontrer en quoi la publication de l’image d’un immeuble constituait une atteinte à la vie privée, ce qui s’est avéré extrêmement difficile en pratique (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-10.463).
Puis, la jurisprudence opère un revirement notable en estimant que l’exploitation commerciale de l’image d’un bien ne constitue pas en soi une atteinte au droit de jouissance, l’atteinte n’est avérée qu’en cas de « trouble certain au droit d’usage ou de jouissance des propriétaires » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.709, l’îlot du Roch Arhon).
Par la suite, la jurisprudence va plus loin en affirmant que « e propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450, Hôtel de Girancourt).
Par conséquent, il n’est plus possible d’empêcher un tiers d’utiliser l’image de son bien sauf à démontrer que la diffusion de l’image cause au propriétaire du bien un trouble anormal tant en terme de parasitisme ou de concurrence déloyale que d’atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le 7 décembre 2016, la 10e chambre du Conseil d’Etat, a rendu un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle.
L’enjeu de la classification des biens en charge ou actif
Les biens de propriété intellectuelle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise.
L’enjeu est de taille dans la mesure où l’assiette de l’impôt sur les sociétés ne sera pas identique selon que le bien est une charge ou un actif incorporel. En effet, si le bien en question se trouve être une charge de l’entreprise, le bénéfice sera moindre que si le bien est un actif ; le bénéfice étant naturellement le résultat de la différence entre les produits et les charges.
Les conditions de la qualification de l’actif incorporel
Pour être qualifié d’actif incorporel, le bien doit répondre à trois conditions :
ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;
ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante ; le bien doit ainsi rester dans l’entreprise un certain temps ;
il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession. Pour être qualifié d’actif incorporel, le respect de ces trois conditions est obligatoire.
Si l’une des conditions fait défaut, ce bien sera alors requalifié de charge.
L’affaire eBay, illustration de l’enjeu de la qualification
Selon le Conseil d’Etat, le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions.
eBay a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où le nom de domaine n’apparaissait pas dans son bilan comptable. Dans un premier temps, eBay s’est vue dans l’obligation de payer un complément d’impôt sur les sociétés et une contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. eBay a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2012 afin d’obtenir la décharge de ces suppléments d’impôts.
Dans un second temps, eBay a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge des retenues à la source auxquelles la société a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des exercices clos en 2004 et 2005.
Après le rejet de ces requêtes par le tribunal administratif de Paris (TA Paris du 1-2 du 20 mars 2012, n° 1001793) et par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil du 9 février 2012, n°1000879), la cour d’appel administrative a débouté l’appelant de ses deux requêtes (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 12PA02246 et 12PA02678). La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat confirme le calcul de l’administration fiscale ainsi que les jugements de première instance et l’arrêt d’appel considérant que le nom de domaine « ebay.fr » répondait aux trois conditions de l’actif incorporel.
Tout d’abord, le nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est donc une source régulière de revenus. En l’espèce, le nom de domaine « ebay.fr », enregistré auprès de l’AFNIC (Agence française pour le nommage Internet en coopération), appartient bien à eBay France mais son exploitation a été confiée à eBay International AG. Dans les faits, eBay France a accordé une licence à titre gratuit à sa société mère. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré qu’eBay France transférait indirectement ses bénéfices à sa société mère du fait qu’elle accordait ce droit d’usage sans percevoir de redevances. Cela constituait, par conséquent, une source de revenus régulière pour eBay France qu’elle a omis de déclarer, analysant la situation comme une simple autorisation administrative.
Ensuite, ce droit exclusif doit être renouvelé chaque année auprès de l’AFNIC (selon les dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC), moyennant le paiement des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité. De ce fait, la durée de vie du bien dans l’entreprise est suffisante pour satisfaire à la condition de pérennité puisque tant que le nom de domaine est renouvelé, le droit exclusif au profit du détenteur reste en vigueur.
Enfin, la renonciation du renouvellement du nom de domaine « ebay.fr » par iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, a permis à eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine. De ce fait, cette action a été perçue par les juridictions administratives comme une cession par iBazar au profit de eBay, du droit d’utilisation de ce nom de domaine. Cette renonciation au renouvellement du nom de domaine par une société pour qu’une autre en bénéficie, moyennant une redevance, est qualifié comme emportant un transfert de propriété et donc une cession.
Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.
Le 7 décembre 2016, la 10e chambre du Conseil d’Etat, a rendu un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle.
L’enjeu de la classification des biens en charge ou actif
Les biens de propriété intellectuelle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise
L’enjeu est de taille dans la mesure où l’assiette de l’impôt sur les sociétés ne sera pas identique selon que le bien est une charge ou un actif incorporel. En effet, si le bien en question se trouve être une charge de l’entreprise, le bénéfice sera moindre que si le bien est un actif ; le bénéfice étant naturellement le résultat de la différence entre les produits et les charges.
Les conditions de la qualification de l’actif incorporel
Pour être qualifié d’actif incorporel, le bien doit répondre à trois conditions :
– ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;
– ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante ; le bien doit ainsi rester dans l’entreprise un certain temps ;
– il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession. Pour être qualifié d’actif incorporel, le respect de ces trois conditions est obligatoire.
Si l’une des conditions fait défaut, ce bien sera alors requalifié de charge.
L’affaire eBay, illustration de l’enjeu de la qualification
Selon le Conseil d’Etat, le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions.
eBay a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où le nom de domaine n’apparaissait pas dans son bilan comptable. Dans un premier temps, eBay s’est vue dans l’obligation de payer un complément d’impôt sur les sociétés et une contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. eBay a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2012 afin d’obtenir la décharge de ces suppléments d’impôts.
Dans un second temps, eBay a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge des retenues à la source auxquelles la société a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des exercices clos en 2004 et 2005.
Après le rejet de ces requêtes par le tribunal administratif de Paris (TA Paris du 1-2 du 20 mars 2012, n° 1001793) et par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil du 9 février 2012, n°1000879), la cour d’appel administrative a débouté l’appelant de ses deux requêtes (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 12PA02246 et 12PA02678). La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat confirme le calcul de l’administration fiscale ainsi que les jugements de première instance et l’arrêt d’appel considérant que le nom de domaine « ebay.fr » répondait aux trois conditions de l’actif incorporel.
Tout d’abord, le nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est donc une source régulière de revenus. En l’espèce, le nom de domaine « ebay.fr », enregistré auprès de l’AFNIC (Agence française pour le nommage Internet en coopération), appartient bien à eBay France mais son exploitation a été confiée à eBay International AG. Dans les faits, eBay France a accordé une licence à titre gratuit à sa société mère. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré qu’eBay France transférait indirectement ses bénéfices à sa société mère du fait qu’elle accordait ce droit d’usage sans percevoir de redevances. Cela constituait, par conséquent, une source de revenus régulière pour eBay France qu’elle a omis de déclarer, analysant la situation comme une simple autorisation administrative.
Ensuite, ce droit exclusif doit être renouvelé chaque année auprès de l’AFNIC (selon les dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC), moyennant le paiement des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité. De ce fait, la durée de vie du bien dans l’entreprise est suffisante pour satisfaire à la condition de pérennité puisque tant que le nom de domaine est renouvelé, le droit exclusif au profit du détenteur reste en vigueur.
Enfin, la renonciation du renouvellement du nom de domaine « ebay.fr » par iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, a permis à eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine. De ce fait, cette action a été perçue par les juridictions administratives comme une cession par iBazar au profit de eBay, du droit d’utilisation de ce nom de domaine. Cette renonciation au renouvellement du nom de domaine par une société pour qu’une autre en bénéficie, moyennant une redevance, est qualifié comme emportant un transfert de propriété et donc une cession.
Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.
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Written by Dreyfus09/04/2019 
Les enregistrements de noms de domaine sont en constante augmentation, atteignant une croissance de 3,5% en 2018. Les noms de domaine représentent un actif immatériel important pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques. Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.
Cette année, encore une fois, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été nommés comme « Excellent » dans la catégorie « Meilleurs Conseils en Propriété Intellectuelle en France » pour les marques et dessins & modèles en 2019.
La tant réputée 
L’adhésion du Samoa confirme que le système de Madrid, et son protocole, sont un atout majeur dans la
Les biens de propriété intellectuelle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise.
