Ce décret modifie notamment les règles pour protéger la confidentialité des documents saisis durant une saisie-contrefaçon. Désormais, un mécanisme de mise sous séquestre provisoire permet de protéger les documents saisis qui sont susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.
Avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la protection des affaires, les juges avaient de plus en plus recours à la mise sous séquestre pour protéger la confidentialité des documents saisis lors d’une saisie-contrefaçon. Ce décret vient donc consacrer cette pratique jurisprudentielle avec le nouvel article R 153-1 du code de commerce qui prévoit désormais la faculté pour le juge, autorisant des mesures d’instructions sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner office le placement sous séquestre provisoire des pièces susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.
Le décret modifie dans la même logique les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle afin de donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant une saisie-contrefaçon.
Cependant, cette mise sous séquestre n’est que provisoire. Pendant un délai d’un mois, le juge peut être saisi par la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, d’une demande de modification ou de retrait de son ordonnance.
Selon l’article R. 153-3 du Code de commerce, il appartient à la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, de faire parvenir au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
La version confidentielle intégrale de cette pièce
Une version non confidentielle ou un résumé
Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires
Le juge peut également entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
A défaut d’avoir été saisi dans un délai d’un mois, le juge peut statuer sur la levée totale ou partielle et les pièces pourront ainsi être transmises au requérant.
En conclusion, il ressort de ces nouveaux articles que la partie qui voit ses documents saisis, peut grâce à ce mécanisme protéger la confidentialité de ses documents, du moins à titre provisoire. Dans le même temps, cela permet au requérant d’avoir accès aux documents saisis si aucune demande de rétractation de l’ordonnance n’est formulée dans un délai d’un mois.
Dans un arrêt « Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com , LLC » du 4 mars 2019, la Cour suprême des États-Unis a tranché une question débattue depuis longtemps. Elle a décidé qu’afin de pouvoir intenter une action en contrefaçon, le titulaire d’un copyright sur une œuvre créée aux États-Unis doit préalablement l’avoir enregistré celui-ci auprès du Copyright Office, le bureau d’enregistrement de droits d’auteur américain.
En l’espèce, Fourth Estate Public Benefit Corporation, un producteur de nouvelles en ligne, avait accordé des licences de copyright sur certains de ses articles à Wall-Street.com, un site web de nouvelles. Le contrat de licence exigeait que le licencié supprime tout article produit par Fourth Estate une fois la licence expirée, ce que Wall-Street.com avait refusé de faire. Fourth Estate avait alors intenté une action en violation de son copyright contre Wall-Street.com. Ce dernier avait requis le rejet de cette action au motif que Fourth Estate ne pouvait intenter une action en contrefaçon avant que le Copyright Office n’ait donné suite à sa demande d’enregistrement. Le juge de première instance avait accueilli cette requête, et la Cour d’appel fédérale pour le 11ème Circuit avait confirmé cette décision. Fourth Estate avait alors demandé à la Cour suprême des États-Unis de revoir cette affaire, et celle-ci avait accepté sa requête.
Le débat portait sur l’interprétation de l’article 411 (a) du Copyright Act, la loi sur le droit d’auteur américain. Cet article prévoit qu’ « aucune action civile pour violation du droit d’auteur sur une œuvre des États-Unis ne peut être intentée avant que la demande de pré-enregistrement ou d’enregistrement du droit d’auteur ait été faite conformément au présent titre ».
La question était de savoir si, pour intenter une action en contrefaçon, il suffisait d’avoir déposé une demande d’enregistrement, accompagnée du paiement de la taxe et du dépôt des copies de l’œuvre requises, ou bien s’il fallait que le Copyright Office ait donné suite à cette demande. La Cour suprême a décidé que l’enregistrement du copyright « est effectué » lorsque le Copyright Office a procédé à l’enregistrement du copyright, ou bien s’il a définitivement refusé de procéder à ce dernier, après avoir examiné la demande dûment déposée. Cet arrêt souligne donc l’importance de la procédure d’enregistrement devant le Copyright Office.
A cet égard, il est conseillé de procéder à une demande d’enregistrement de copyright le plus tôt possible. En effet, un enregistrement en amont présente d’importants avantages pour les titulaires de droits. Ainsi, si l’enregistrement est fait dans les cinq ans suivant la publication de l’œuvre, il a valeur probatoire. Si l’enregistrement est effectuédans les trois mois suivant la publication de l’œuvre, en cas d’action en contrefaçon, le titulaire des droits peut obtenir des dommages et intérêts forfaitaires ainsi que le paiement des honoraires de son avocat et non pas seulement une indemnisation du dommage réellement subi. De plus, une fois l’enregistrement effectué, le titulaire d’un copyrightpeut s’opposer à l’importation aux États-Unis d’œuvres contrefaites.
La possibilité pour un titulaire de copyright d’intenter une action en contrefaçon pour protéger ses droits n’est donc qu’un des avantages accordés au titulaire du copyright par la loi fédérale. Suite à cet arrêt de la Cour Suprême, les titulaires de copyright doivent désormais prêter la plus grande attention aux délais d’examen du Copyright Office. Celui-ci met approximativement sept mois pour examiner une demande d’enregistrement. Exceptionnellement, une procédure accélérée, appelée « special handling », conduit l’Office à statuer en cinq jours ouvrés. Il faut néanmoins s’acquitter de de taxes plus élevées que pour la procédure normale. Par conséquent, le déposant a intérêt à anticiper la défense de ses droits. Plus la demande d’enregistrement est déposée tôt, plus le déposant sera assuré de pouvoir défendre ses droits par en intentant une action en contrefaçon.
Selon l’article 411 du Copyright Act, en cas de refus d’enregistrement, le demandeur peut néanmoins intenter une action en contrefaçon si un avis à cet effet et une copie de la plainte sont transmis au Copyright Office. Ce dernier peut également intenter une action en contrefaçon dans les soixante jours suivants la signification en ce qui concerne son refus d’enregistrement. Un titulaire de droits exclusifs sur une œuvre a donc toujours la possibilité d’exercer une action en justice même si l’absence d’enregistrement rend sa situation plus précaire.
En conclusion, les titulaires de droits d’auteur aux États-Unis ont tout intérêt à enregistrer leur copyright. Par ailleurs, rappelons que malgré l’adhésion des États-Unis en 1989 à la Convention de Berne (1886), celle-ci n’est pas directement applicable en droit interne en vertu du Berne Convention Implementation Act de 1988. C’est pourquoi les titulaires de droits dans un pays parti à la convention de Berne, comme la France, ont intérêt à enregistrer leurs droits auprès du Copyright Office afin de pouvoir prétendre à tous les droits conférés par la loi américaine en matière de copyright. Cet enregistrement est particulièrement recommandé si le titulaire souhaite exploiter son œuvre par des contrats de licence (ex : software), ou si l’œuvre est destinée à être mise en ligne (ex : musique).
Dans son avis N° 21/2018, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a détaillé les différents changements qui ont été apportés à ce texte.
Ceux-ci concernent :
la division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7),
la fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter),
la radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b)),
les notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun,
la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32).
Les nouveautés apportées, ainsi que les principales règles concernant ces procédures, sont détaillées ci-après :
Division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7)
La nouvelle règle 27bis du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet Arrangement précise en son alinéa 1)a) que « la demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes ».
Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international peut demander la division d’un enregistrement international pour une seule partie des produits et services désignés, et ce à l’égard d’une seule partie contractante désignée.
L’avis N° 21/2018 détaille la procédure à suivre pour une telle division. Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international doit demander sa division à l’office de la partie contractante désignée à l’égard de laquelle l’enregistrement international doit être divisé. Ensuite, tel que précisé par, l’avis N° 21/2018 , « l’office concerné peut examiner la demande de division d’un enregistrement international afin de s’assurer qu’elle satisfait aux exigences de la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas, avant de la présenter au Bureau international de l’OMPI ».
Il revient alors au Bureau international de l’OMPI d’examiner la demande afin de déterminer si elle remplit les conditions de la règle 27bis. En cas d’irrégularité, l’OMPI notifie en même temps l’office qui a présenté la demande, et informe et le titulaire. L’office dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la date de notification afin de corriger l’irrégularité. A défaut de correction, la demande sera considérée comme abandonnée.
Si les conditions sont respectées, le Bureau international de l’OMPI procède à l’inscription de la division de l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée et crée également un enregistrement international divisionnaire pour les produits et services mentionnés dans la demande. La partie contractante concernée est alors l’unique partie contractante désignée. L’OMPI notifie l’Office ayant présenté la demande et informe en même temps le titulaire.
L’avis N°21/2018 précise que, suite à la suppression de la règle 27.3) du règlement d’exécution commun, « les dispositions relatives à la fusion d’enregistrements internationaux [sont] regroupées dans la nouvelle règle 27ter du règlement d’exécution commun »
Ces dispositions sont relatives à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire, à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ainsi qu’à l’inscription et à la notification de ces fusions.
Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire doit être présentée par le titulaire, soit directement au Bureau international de l’OMPI, soit par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante dudit titulaire.
L’avis N°21/2018 précise à ce sujet qu’ « un enregistrement international divisionnaire peut être fusionné uniquement avec l’enregistrement international dont il a été divisé ». Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ne peut être présentée que par le titulaire par l’intermédiaire de l’office ayant présenté la demande de division.
Radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b))
L’OMPI explique dans son avis N° 21/2018 que « le Bureau international de l’OMPI est tenu de radier, en tout ou en partie, selon le cas, un enregistrement international résultant de l’inscription d’une division lorsque l’enregistrement international dont il a été divisé a été, en tout ou en partie, radié à la demande de l’office d’origine compte tenu de la cessation des effets de la marque de base ».
Notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun
L’avis N°21/2018 de l’OMPI précise qu’ « une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle la nouvelle règle 27bis entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international de l’OMPI des demandes de division d’enregistrements internationaux ».
Il en va de même pour les demandes d’une partie contractante de fusion d’enregistrements internationaux issus d’une division conformément à la nouvelle règle 27ter.2)a).
En vertu du nouvel alinéa 6) de la règle 40 du règlement d’exécution commun, les parties contractantes ayant adressé de de telles notifications au Directeur général de l’OMPI peuvent changer de position par la suite à tout moment et accepter de telles demandes.
Enfin, ce même avis précise qu’ « une partie contractante peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle les nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2a) du règlement d’exécution commun entrent en vigueur ou avant la date à laquelle la partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait que l’une ou l’autre des nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2)a) du règlement d’exécution commun ou les deux règles ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas ». Les parties contractantes qui ont envoyé une telle notification ont également la possibilité de la retirer.
Publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32)
Enfin, les modifications et les points détaillés dans les paragraphes précédents ont également un impact sur la règle 32 du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid., relative à la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales. Cette règle prévoit désormais en son alinéa 1) viiibis) que « Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27ter ». En outre, il est prévu à l’alinéa 2)i) que « le bureau international publie dans la gazette toute notification faite en vertu des règles […], 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) […]».
Le système de la marque internationale devient de plus en plus technique. Dreyfus peut vous assister dans vos stratégies de protection de marque dans tous les pays du monde.
Poursuivant l’examen des modifications de la procédure d’opposition de marque apportées par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », nous nous intéresserons dans le présent article au déroulement de la procédure.
Le déroulement de la procédure d’opposition modifiée
Une procédure d’opposition est déjà prévue de longue date à l’article L 712-5, mais ce dernier, laconique, s’arrête à l’affirmation que celle-ci doit être contradictoire. Le déroulement de la procédure en lui-même est détaillé par l’article R 712-16. Celui-ci précise que l’opposition doit être notifiée sans délai et accorde un délai d’au moins deux mois au déposant pour présenter ses observations en réponse et éventuellement de constituer un mandataire. Sous réserve d’éventuelles clôtures ou suspensions, les parties peuvent alors soumettre leurs observations durant une période d’au moins deux mois. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) statue ensuite sur l’opposition. Si l’article R 712-16 indique bien que le projet de décision est notifié aux parties afin que celles-ci puissent éventuellement en contester le bien-fondé, aucune indication n’est fournie quant à la durée des échanges ni même quant à leur nombre maximal. L’accent est mis sur le respect du contradictoire, comme en témoigne l’obligation faite aux parties de notifier leurs observations à l’autre partie.
Pour se conformer à la directive du « Paquet Marques », le gouvernement français a rédigé un nouvel article L. 712-5 et créé un article R. 712-16-1, qui détaillent les étapes de ladite procédure d’opposition.
En premier lieu, une phase d’instruction donnant lieu à un débat entre l’opposant et le déposant de la marque contestée est ouverte. L’opposition est notifiée au déposant, qui dispose alors d’un délai de deux mois suivant la publication de l’enregistrement pour présenter des observations écrites. Il doit également fournir son identité, ainsi que des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits, ainsi que les références de la demande d’enregistrement, les produits et/ou services contestés, le justificatif de paiement de la redevance ainsi que le pouvoir de son mandataire éventuel. Les changements ainsi apportés portent sur le délai accordé pour fournir les différentes pièces : il peut être prolongé d’un mois, sauf en ce qui concerne la communication du justificatif de paiement de la redevance. Auparavant, le délai était de deux mois pour produire ces différentes pièces, sauf pour le pouvoir du mandataire qui devait être produit dans un délai d’un mois.
Par ailleurs, le déposant peut inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. En cas de réponse, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter à son tour ses observations et contester les pièces parvenues à sa connaissance. Un troisième et dernier échange contradictoire peut alors avoir lieu durant une période supplémentaire d’un mois, sans possibilité toutefois de faire valoir de nouveaux moyens.
Des observations orales peuvent être présentées au cours de ces échanges écrits, selon les modalités fixées par le Directeur Général de l’INPI.
Enfin, il est statué sur l’opposition dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’opposition est réputée rejetée, ce délai pouvant faire l’objet de suspensions, prévues par l’article R. 712-17 nouveau.
Désormais, la procédure d’opposition est donc enfermée dans des délais clairement définis. Le nombre d’échanges entre les parties, comme le temps accordé pour fournir les pièces du dossier ou les observations, est limité, et ce dans un souci de rapidité et d’efficacité.
La procédure d’opposition évoluerait ainsi tant sur son déroulement, qui est désormais précisé et clarifié, que sur les droits invocables et leurs titulaires. Ce changement permet au droit français de prendre en compte les évolutions de la pratique en privilégiant la protection des titulaires de droits antérieurs.
Ainsi, la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) exige avant tout une procédure rapide et efficace, sans pour autant préciser les différentes étapes qui doivent être suivies. En revanche, l’article 5 de la Directive détaille les droits invocables. Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français prévoit d’étendre les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués et de modifier la procédure d’opposition, conduisant ainsi à modifier le Code de la propriété intellectuelle.
L’extension des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués
En l’état actuel du droit, une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque doit être formée dans un délai de deux mois, être faite par des personnes bien identifiées et invoquer des droits antérieurs donnés (article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuellerenvoi de l’article L. 712-4 du même Code). À cet égard, l’article L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’une opposition peut être faite par :
« (…) 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique (…) ;
2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. (…) »
Les droits antérieurs protégeables par une collectivité territoriale selon le paragraphe 3°) sont son nom, son image et sa renommée, ainsi que les indications géographiques, telles que définies par l’article L 721-2 comportant le nom de cette collectivité territoriale. L’organisme de défense et de gestion d’indications géographiques mentionné au paragraphe 4°) est un organisme privé doté de la personnalité morale.
Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français a choisi de traiter séparément les droits invocables et les titulaires de droits pouvant former opposition : le nouvel article L. 712-4 s’attache ainsi aux premiers tandis que le nouvel article L. 712-4-1 traite des seconds. Ce changement de forme est accompagné d’un changement de fond. Les droits invocables sont étendus, ce qui a des répercussions sur les titulaires pouvant agir. A cet égard, il en résulte que :
L’existence d’une marque de renommée antérieure c’est-à-dire d’une marque dont la notoriété a un rayonnement international, est invocable dans une procédure d’opposition ;
Toute personne morale peut invoquer l’existence d’une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Toute personne morale de droit public peut faire état d’une atteinte au nom, à l’image ou la renomméed’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public ;
Par ailleurs, des modifications ont été apportées concernant les droits qui étaient déjà invocables auparavant. Les indications géographiques homologuées ou enregistrées sont invocables, mais il n’est plus question de l’atteinte à leur nom, à leur image ou à leur réputation. Le changement est le bienvenu puisque qu’une indication géographique est une dénomination servant à désigner un produit spécifique. Cette dernière peut difficilement prétendre avoir un nom, une image et encore moins une réputation. Seuls l’entité ou le territoire auxquels cette dénomination est rattachée peuvent y prétendre. Ladite formule est donc réservée aux atteintes portées à une collectivité territoriale, à une institution, à une autorité ou bien à un organisme de droit public.
A cet égard, le projet d’ordonnance permet également à toute personne exerçant ses droits sur une indication géographique homologuée ou enregistrée de former une opposition. En l’absence de précision, il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, telles que les collectivités territoriales, si leur nom est utilisé.
En revanche, les appellations d’origine ne sont plus mentionnées dans la nouvelle rédaction de l’article L. 712-4. Ce terme regroupe aujourd’hui plusieurs sous-catégories. Il est donc probable que les appellations d’origine seront incluses dans les indications géographiques, puisque le but recherché dans les deux cas est d’offrir un gage de qualité et la reconnaissance d’un lieu de production particulier ou d’un savoir-faire propre à une région.
En outre, l’opposition à une demande d’enregistrement peut désormais être formée par le titulaire d’une marque déposée, sans son autorisation, au nom de son agent ou de son représentant. Ce dernier ajout prend ainsi en compte cette pratique afin de protéger les intérêts du titulaire de la marque. Jusqu’à présent, l’article R 712-13 prévoyait la possibilité pour un titulaire d’agir par l’intermédiaire d’un représentant, mais n’envisageait pas que ce dernier puisse agir sans autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle ne donnait d’ailleurs aucunes lignes directrices dans un tel cas.
Pour finir, il convient de préciser que, désormais, plusieurs de ces droits seront invocables en même temps dans une seule procédure d’opposition, dès lors qu’ils appartiennent à un titulaire unique ou que les différents titulaires aient désigné un mandataire commun (Article R. 712-13 nouveau), et que les produits et / ou services des marques sont identiques au moins pour partie à ceux de la marque contestée.
Peu de temps après la faillite de Detroit en juillet 2013, le juge Rhodes a précisé que ses avocats ne devraient pas inculper la ville en difficulté pour des vols de première classe, des boissons alcoolisées ou des films dans des chambres d'hôtel. Ses instructions sont les instructions les plus détaillées concernant les frais juridiques données à une ville ou à un comté dans une affaire de faillite municipale moderne. ville résidente. Les avocats de Dentons US LLP, qui ont pris la parole au nom des 23 500 retraités de la ville, ont déclaré avoir également réduit leur facture de 3,4 millions de dollars. Le cabinet a facturé 14,6 millions de dollars pour avoir expliqué les revendications et le processus de vote aux retraités inconnus et "largement hostiles" à la faillite, ont indiqué des responsables de la firme.
Les 204 facultés de droit agréées par l'ABA ont déclaré un effectif total de 119 775 étudiants (étudiants à temps plein et à temps partiel). Cela représente une diminution de 8 935 étudiants (6,9%) par rapport à 2013 et de 17,5% par rapport au nombre record d'inscriptions de J.D. en 2010. Le nombre total d'inscriptions en 2014 est le plus faible depuis 1982, année où il y avait 169 écoles de droit agréées par l'ABA.
La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) et d’intégrer ses dispositions dans son propre système législatif. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
Diverses modifications ont été ainsi apportées à la loi tchèque, dont les principales sont les suivantes.
L’exigence de représentation graphique de la marque a été supprimée et il est à présent possible d’enregistrer une marque à condition que celle-ci puisse être représentée par tout moyen technologique existant tels que des fichiers MP3 par exemple. Ainsi, outre l’enregistrement de marques verbales, semi-figuratives ou figuratives, il est dorénavant possible de procéder à l’enregistrement d’une marque sonore, d’une marque de position, d’une marque de forme, d’une marque de couleur, d’une marque de mouvement, ou encore d’une marque hologramme par exemple.
De surcroît, il n’est plus possible d’enregistrer une marque pour des produits et services dont l’intitulé est trop large par exemple en reprenant un intitulé de la classification de Nice ou un terme trop général.
En outre, l’Office tchèque des marques effectuait jusqu’à maintenant une recherche parmi les marques antérieures enregistrées pour des produits ou services identiques. A présent, ce n’est plus le cas et il appartient au titulaire de droits de marques antérieurs de mettre en place une surveillance de leurs marques et de former opposition dans le délai imparti.
Par ailleurs, des modifications relatives à la procédure d’opposition ont également été introduites. La possibilité de requérir de la part de l’opposant des preuves d’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition a été mise en place pour les marques qui sont enregistrées depuis plus de 5 ans. Le déposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de l’opposition afin de pouvoir faire une telle demande et les preuves doivent être déposées par l’opposant dans un délai de 4 mois à compter de la demande de preuves d’usage.
Enfin, des changements relatifs à la thématique de la contrefaçon ont également été introduits grâce à cette réforme, ceci afin de permettre une meilleure protection contre la contrefaçon. Par exemple, le titulaire de droits de marques antérieurs peut empêcher l’importation sur le territoire tchèque de produits dont les caractéristiques principales ressemblent à ses marques antérieures, avant que ces produits ne soient mis en libre pratique en République Tchèque.
Le droit des marques au sein de l’Union européenne s’uniformise de plus en plus. Il reste toutefois des spécificités dont il faut tenir compte. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des marques dans l’Union européenne et peut vous trouver des solutions adaptées à vos besoins.
« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Le paragraphe c) fait ici référence aux armoiries, drapeaux ou emblèmes d’un État de l’Union Européenne, ainsi qu’aux signes contenant une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux, dès lors que les produits désignés n’ont pas réellement cette origine.
Le projet de transposition de la directive 2015/2436 UE apporte des modifications à cet article, bien établi en droit français. Ainsi, si l’atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, la tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou service, ou bien encore l’utilisation d’emblèmes étatiques resteraient des motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, le projet d’ordonnance modifie l’article L. 711-3 et y ajoute d’autres motifs de refus.
Les appellations d’origine et indications géographiques
Conformément à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, une demande d’enregistrement de marque peut être refusée si le signe est, ou bien contient, une indication géographique identifiant faussement l’origine des vins ou des spiritueux.
Ce motif est conservé par le projet d’ordonnance, mais il est reformulé et étendu. Ainsi, le refus d’une demande d’enregistrement pourra désormais se fonder sur les mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties, qui renvoient notamment aux méthodes de production, d’élaboration, d’exploitation et de vieillissement du vin ou bien à sa qualité.
En outre, l’existence antérieure d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique pourrajustifier, à elle seule, le refus d’une demande d’enregistrement de marque. L’article L. 711-4 permet déjà d’invoquer une appellation d’origine ou une indication géographique antérieure pour contrer l’enregistrement d’une marque postérieure dans une procédure d’opposition. nouvelle rédaction de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle vient donc renforcer la protection accordée aux appellations d’origine et aux indications géographiques et témoigne ainsi de leur importance économique.
Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées
Le droit français protège les variétés végétales par la délivrance d’un titre : le certificat d’obtention végétale (Article L. 623-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cependant, le Code de la Propriété Intellectuelle ne fait aucun lien explicite entre cette protection et l’enregistrement d’une marque. Protéger une marque reproduisant les caractéristiques d’une plante nouvelle n’est donc pas possible.
Désormais, l’existence d’une variété végétale antérieure dûment enregistrée constituerait un motif de refus d’enregistrement d’une marque nouvelle qui reprendrait ses caractéristiques principales ou sa dénomination (article L. 711-3 modifié). Par conséquent, à l’instar des appellations d’origine et des indications géographiques, le dépôt de la marque sera bloqué dès le début de la procédure.
Le déposant de mauvaise foi
La Directive « Paquet Marques » laisse aux États la possibilité de refuser une demande d’enregistrement en raison de la mauvaise foi du déposant. Le gouvernement français a usé de cette possibilité dans son projet d’ordonnances et a introduit ce nouveau motif de refus à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le texte est clair à cet égard mais, en revanche, laisse la question de l’interprétation de la notion de « mauvaise foi » sans réponse. La définition de cette notion est ainsi laissée à la libre appréciation des représentants de l’INPI. C’est au fur et à mesure des décisions que les contours de cette mauvaise foi seront précisés. Dans le cadre de procédures d’annulation, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sens à donner à cette notion. Il en ressort que la mauvaise foi est un élément subjectif, qui est apprécié au moment du dépôt et déterminé par rapport à l’ensemble des faits. Le déposant devra avoir l’intention de faire obstacle à l’utilisation d’une marque antérieure, en méconnaissance des intérêts de son titulaire. Autrement dit, il s’agit de caractériser une intention de nuire. (Cass. Com., 3 Février 2015 n°13-18025)
Afin de caractériser cette mauvaise foi au jour de la demande d’enregistrement, on peut donc supposer que l’intention du déposant d’agir frauduleusement et sa connaissance de l’existence d’un droit antérieur joueront également un rôle. Cependant, il n’est pas possible de limiter la mauvaise foi au cas où le demandeur chercherait à s’approprier la marque d’autrui. La mauvaise foi peut également faire référence aux situations où un déposant souhaite empêcher le dépôt d’autres marques. Le refus d’enregistrement de la marque permet donc également de lutter contre le parasitisme et la concurrence déloyale.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le refus d’enregistrement est prononcé, en France, par un représentant de l’INPI. Ce dernier interprétera la mauvaise foi au cas par cas et en toute indépendance.
En somme, les motifs de refus introduits par les ordonnances du « Paquet Marques » ne sont pas négligeables. Ils étendent la marge de manœuvre accordée à l’INPI dès le début de la procédure d’enregistrement. Ces changements mettent l’accent sur le développement des indications géographiques, des appellations d’origines et des obtentions végétales afin de prendre en compte la réalité économique.
Suite à notre précédente analyse des modifications générées par le projet de transposition en droit français du « Paquet Marques », nous analysons plus particulièrement la suppression de l’exigence de la représentation graphique de la marque.
En effet, l’entrée en vigueur de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) signifie la disparition au niveau européen du critère de représentation graphique, jusqu’alors essentiel à l’enregistrement d’une marque. Il suffit désormais que le signe soit distinctif et qu’il soit représenté « dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. » (Article 3). Cette modification est prise en compte par les projets d’ordonnances « Paquet Marques » avec un nouvel article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ouvrirait la possibilité de l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.
La représentation graphique, frein à la reconnaissance des marques olfactives et gustatives
L’exigence de représentation graphique n’a pas empêché la protection de marques tridimensionnelles ou sonores, mais elle s’est révélée être un obstacle insurmontable à l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.
Pourtant, les offices d’enregistrement n’étaient pas réfractaires à une telle protection, comme en témoigne un dépôt réussi pour une odeur d’herbe (OHMI, 11 Février 1999, R. 156/1998-2), ou pour une odeur de bière (Unicorn Products, GB 2000234). Si les demandes n’étaient pas toujours couronnées de succès, la possibilité d’une protection avait au moins le mérite d’exister. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait cependant mis un terme à cette évolution par son arrêt Sieckman (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C- 273/00), en affirmant que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments. ». Satisfaire l’exigence de représentation graphique nécessitait donc la présence « de figures, de lignes ou de caractères », ce qui était possible pour les marques sonores (graphiques) et tridimensionnelles (figures), mais impossiblepour lesmarques olfactives et gustatives.
Une suppression pour contrer la jurisprudence européenne
En supprimant cette exigence, le nouvel article L. 711-1 opèrerait un changement bienvenu. Les dessins et modèles, les brevets, et le droit d’auteur, étaient insuffisants pour assurer la protection de ces signes olfactifs et gustatifs. Intenter une action en contrefaçon n’était donc pas possible, et seule demeurait l’action en concurrence déloyale. Celle-ci était pourtant trop contraignante.
Désormais, l’article L. 711-1 exigera que le signe soit représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. ». L’objet de la protection, c’est à dire le signe pour lequel on sollicite un enregistrement en tant que marque, doit donc avant tout être identifiable.
La principale difficulté pour enregistrer une marque olfactive ou gustative consistera donc à trouver un moyen suffisamment intelligible, durable, clair et précis pour traduire l’odeur ou le goût que l’on souhaite protéger. Cette traduction devra permettre de déterminer ce qu’est le signe et la particularité qui le rend reconnaissable. Par exemple, pour une odeur de rose, il faudra pouvoir distinguer l’odeur d’une espèce de rose en particulier et non toutes les odeurs de roses. Le signe correspondra à cette odeur en particulier et sa représentation devra permettre de l’identifier et de la reconnaître. Le déposant pourra également fournir une formule chimique. On identifiera ainsi l’odeur grâce à cette formule, capable d’être représentée graphiquement. En effet, si les limites du signe ne sont pas clairement déterminées, il sera ensuite impossible de vérifier qu’il remplit bien les autres critères de la marque, notamment celui de la distinctivité.
Ces représentations nouvelles sont désormais possibles à mettre en œuvre grâce à des moyens techniques offrant des garanties suffisantes. Ainsi, une formule chimique, une description, un échantillon, ou la combinaison de ces éléments, peuvent à présent remplir le critère de représentation.
Les répercussions de la suppression de l’exigence de représentation graphique
Supprimer l’exigence de représentation graphique conduit à s’adapter aux nouvelles technologies, aux développements de l’innovation et à la compétitivité entre entreprises. Néanmoins, l’évolution du droit des marques en la matière ne fait que commencer et soulève de nombreuses questions. Par exemple, l’INPI (comme les autres offices européens) est peu habitué à devoir examiner des formules chimiques ou des échantillons, et il devra s’adapter à ces nouveaux moyens de représentation et à leurs conséquences pratiques. En outre, ces changements auront également un impact pratique sur l’appréciation de la contrefaçon. Par exemple, établir l’existence d’une utilisation frauduleuse d’une odeur pourra se révéler plus ardu que d’établir la fraude pour une marque représentée graphiquement.
Les consommateursutilisentbienpeu leur odorat ou leurs papilles pour identifier une marque. De ce fait, une fois enregistrée, une marque olfactive ou gustative pourrait avoir de grandes chances de se voir frapper de déchéance. Ces marques sont, pour le moment du moins, peu nombreuses et par conséquent les juridictions compétentes devront probablement attendre longtemps afin de pouvoir apprécier ce qui constitue ou non une représentation claire et précise. La prise en compte de l’existence de ces marques par le droit est bienvenue, mais elle n’entrainera pas nécessairement leur usage répandu.
Les enregistrements de noms de domaine sont en constante augmentation, atteignant une croissance de 3,5% en 2018. Les noms de domaine représentent un actif immatériel important pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques. Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.
Les procédures alternatives de résolution des conflits (de type UDRP) restent pour le moment la solution la plus adéquate, plutôt que la voie judiciaire, pour résoudre les litiges liés à ces précieux actifs. En outre, les litiges relatifs aux noms de domaine ont récemment augmenté. En raison de l’anonymisation des fiches WHOIS, ayant vocation à se conformer aux dispositions du RGPD, l’accès aux données d’identification des réservataires est rendu quasiment impossible. En conséquence, en l’absence de ces données, il est désormais plus difficile de demander le simple transfert d’un nom de domaine litigieux au réservataire, ce qui engendre une augmentation des procédures UDRP. Au regard de l’importance grandissante des noms domaine, de nouveaux systèmes doivent être pensés tels que des procédures de levée d’anonymat.
Avec l’accroissement de la valeur des noms de domaines, de nouvelles interrogations apparaissent. Pourquoi les noms de domaine sont-ils autant un actif de valeur qu’un facteur de risque ? En quoi les cyberattaques ont-elles un impact sur les noms de domaine ? Comment résoudre les litiges liés aux noms de domaine ? Comment prévenir les risques liés aux noms de domaine ?
Le magazine « Expertises » consacre dans son édition d’avril 2019, une interview à Nathalie Dreyfus qui répond à toutes les interrogations de Sylvie ROZENFELD concernant les noms de domaines.
En voici un bref aperçu :
« Le nom de domaine continue de représenter un actif immatériel important de l’entreprise, bien qu’on accède de plus en plus aux sites via les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Il est devenu presqu’aussi important qu’une marque. Il représente aussi un risque, un facteur de vulnérabilité pour les entreprises. Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes comme la poursuite des réservataires. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense. »
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Written by Dreyfus04/06/2019 
Le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l’application de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, publié au journal officiel le 13 décembre 2018, établit de nouvelles mesures pour préserver le secret des affaires.
Le 1er février 2019, une nouvelle version du 
La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la 
