Le 29 mars 2019, l’EURid, registre gérant les noms de domaine en <.eu>, a annoncé la prolongation de son contrat avec la Commission européenne jusqu’au 12 octobre 2022 en application du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019.
À partir du 13 octobre 2022, les dispositions de ce dernier seront applicables et abrogeront les règlements (CE) 733/2002 et (CE) 874/2004. Néanmoins, l’article 20 du règlement (UE) 2019/517, relatif aux critères d’éligibilité, sera applicable dès le 19 octobre 2019. Il permettra notamment à toute personne possédant la citoyenneté européenne, quel que soit son lieu de résidence, d’enregistrer un nom de domaine en <.eu>.
Le but de cette nouvelle réglementation est d’adapter les règles régissant le <.eu> à l’expansion du secteur des noms de domaine. À cet égard, le rapport annuel de l’EURid fait état d’une hausse d’enregistrement pour six pays, comme le Portugal, l’Irlande ou la Norvège. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude provoquée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné la perte de 130 000 noms de domaine en 2018 pour le registre. Cette baisse est due à l’anticipation des titulaires de leur future impossibilité à enregistrer ou renouveler leurs noms de domaine en <.eu>.
OMPI, Centre d’arbitrage et de Médiation, 15 mars 2019, n° D2018-2944, Théâtre du gymnase Marie Bell SAS contre M. Erol Topal.
Cette décision illustre la nécessité pour toute société de définir une politique claire quant à la gestion de ses noms de domaine, pour s’assurer que ces noms de domaine soient enregistrés au nom de la société et demeurent sous son contrôle. Si cela n’est pas fait, la société risque de perdre certains de ses droits. En outre, si un employé enregistre des noms de domaine à son nom, il pourrait être difficile de les récupérer.
Le Théâtre du Gymnase Marie Bell, communément connu sous le nom de « Théâtre du gymnase », a été inscrit en 1958. Il s’agit d’une salle parisienne classée monument historique en 1994.
En 2004, un de ses employés a enregistré un nom de domaine <theatredugymnase.com> en son nom propre, mais prétendument au nom de la société. En outre, en 2018, il a enregistré quatre autres noms de domaine incluant tout ou partie du nom de la société : <theatre-du-gymnase.com>, <theatredugymnasemariebell.com>, <gymnasemariebell.com> et <letheatredugymnase.com>.
Le 25 octobre 2018, le théâtre a licencié l’employé, sur la base de son refus de fournir les codes d’administration du site internet officiel. Par la suite, des lettres officielles ont été envoyées, mais aucune réponse n’a été reçue.
Le Théâtre du Gymnase a alors déposé une plainte UDRP demandant le transfert des noms de domaine. Le défendeur (à ce jour ancien employé de la société) a déclaré qu’il avait conservé les noms de domaine parce que les procédures devant le Tribunal du Travail étaient en instance. Il a également déclaré avoir enregistré et géré des noms de domaine pour le demandeur, sans même avoir été payé. Il précise qu’en août 2018, une facture de 36 000 euros a été envoyée au Théâtre qui a pris connaissance du montant dû et a indiqué son intention de payer. Cependant, le défendeur n’a reçu aucun paiement dès lors que les procédures devant le Tribunal du Travail étaient déjà initiées.
Dans un premier temps, l’expert a dû vérifier si le demandeur avait des droits de marque, car la propriété d’une marque est nécessaire pour engager une procédure UDRP. Bien que le nom « Théâtre du Gymnase » ne soit pas enregistré en tant que marque, la société revendiquait des droits sur ce nom, notamment en raison de son utilisation en tant que dénomination sociale, nom commercial et marque. L’Expert a alors considéré que l’usage du nom était tel que le demandeur bénéficiait de droits de marque non enregistrée (sur la base de laquelle une plainte peut être engagée). Ainsi, le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les droits antérieurs du demandeur pouvait être reconnu.
Concernant la question des droits du défendeur, de l’intérêt légitime ou de l’usage de mauvaise foi des noms de domaine, quatre des noms de domaine contestés ont été enregistrés à la veille des dysfonctionnements du site internet, à la suite de quoi il a été découvert que seul le défendeur avait accès à la gestion du site et refusait de fournir les codes d’accès.
En outre, ces quatre noms de domaine pointaient vers un site qui semblait être celui d’un restaurant de spécialités turques, et vers le site du Théâtre du Gymnase, mais indiquant qu’il n’y avait aucune représentation à venir, alors que le site officiel « www.theatredugymnase.paris » indiquait qu’il y avait des représentations en cours.
Ainsi, l’expert a retenu que l’usage fait de ces quatre noms de domaine perturbait les activités du demandeur.
Pour ces raisons, le transfert des noms de domaine a été ordonné, en faveur du Théâtre du Gymnase, sans préjudice de la décision qui sera rendue par le Tribunal du Travail.
Bien qu’il s’agisse d’un cas de « tout est bien qui finit bien » pour le Théâtre du Gymnase, les choses auraient pu se passer différemment. Si par exemple, l’expert avait considéré qu’il s’agissait d’un litige portant sur le paiement d’une facture légitimement due au défendeur, la décision en aurait été différente. L’existence d’une politique claire et sans ambiguïté en matière de noms de domaine ne devrait pas laisser de place au doute, selon qu’un employé agisse dans le cadre de cette politique ou agisse contre celle-ci – et donc clairement de mauvaise foi. Par conséquent, cette décision reflète l’importance d’établir une politique de nommage interne, exposant des règles claires et les pratiques à suivre pour enregistrer et gérer des marques ou noms de domaine, de façon à éviter tout conflit ou potentielle perte de droits.
Nom d’emprunt adopté afin de préserver son anonymat, le pseudonyme est fréquemment utilisé dans la sphère publique dans un but commercial. Ce peut être par exemple le nom de plume d’un auteur, l’identité sous laquelle un peintre se fait connaître, etc.
La loi française ne prévoit aucun statut légal pour le pseudonyme. Cependant, ce dernier est reconnu comme étant un droit de la personnalité. A ce titre, il bénéficie d’une existence et d’une protection juridique.
Lorsque le pseudonyme est destiné à un usage public, le choix de celui-ci nécessite une attention particulière. Dès lors, il existe des limites établies par le droit à respecter. Ainsi, le pseudonyme choisi ne doit porter atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. L’existence de droits antérieurs, tels qu’une marque enregistrée ou un usage antérieur de ce même pseudonyme par un autre individu, constitue également une limite.
En outre, l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) énonce qu’un signe ne peut être adopté en tant que marque dès lors qu’il porte atteinte à un droit antérieur. Parmi ces droits antérieurs, l’article dénombre les droits de personnalité d’un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.
Le pseudonyme peut constituer un droit antérieur à une marque mais également être déposé à titre de marque. Il en résulte deux conséquences :
la nécessité de vérifier si le pseudonyme porte atteinte à un pseudonyme antérieur existant utilisé à titre commercial
Un pseudo employé dans la sphère privée soulève peu de problèmes en pratique. De même s’il est utilisé pour une durée limitée. N’étant pas destiné à un usage commercial, il n’est pas indispensable de vérifier l’existence d’éventuelle utilisation antérieure par un tiers.
la protection d’un pseudonyme peut être accrue si ce dernier est enregistré à titre de marque
Enregistrer un pseudonyme en tant que marque garantie une meilleure protection à ce dernier. Cet enregistrement conduit également à en faire un actif de propriété intellectuelle à part entière et augmente donc sa valeur. La situation est sécurisée au regard du droit pour l’utilisateur du pseudo comme pour ses partenaires commerciaux. Il est alors plus aisé de procéder à des opérations commerciales mettant en jeu ce pseudonyme (contrats de cessions, octroi de licences, opérations marketing, etc.)
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Pour le plus grand plaisir de nos papilles, saveurs et créations gastronomiques font partis de notre quotidien. Au regard du droit, la situation est plus délicate et la saveur plus amère. En effet, la nécessité d’une protection des créations culinaire fait consensus mais, pour ce faire, le droit de la propriété intellectuelle n’envisage que des moyens dérivés.
Comme nous l’avons vu dans un précédent article, les recettes de cuisine peuvent être protégées par le droit d’auteur, l’esthétique de la création est couverte par les dessins et modèles, les techniques innovantes mise en œuvre lors de la réalisation de la création donnent lieu à une protection par brevet et le nom de la création peut-être déposé à titre de marque. Aucune de ces solutions ne portent sur les créations en elles-mêmes. Par ailleurs, des conditions contraignantes doivent être remplies, ce qui est rarement le cas en pratique. Dans ces circonstances, la solution la plus adaptée semble être une protection par le droit d’auteur qui a vocation à protéger une création originale quelle que soit sa forme d’expression (Article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Néanmoins, la jurisprudence européenne (CJUE, 13 nov. 2018, « Levola », C 310/17) a refusé la protection de saveurs par ce biais. La Cour de cassation a adopté une position similaire en matière de fragrances (Cass. Com., 10 décembre 2013, n°19872). En somme, face aux créations culinaires, le droit reste sans voix.
Le texte vise principalement à clarifier la situation des recettes traditionnelles d’une part et des créations culinaires d’autre part.
Ainsi, la création d’une nouvelle institution, la Fondation pour la gastronomie française, est envisagée. Personne morale de droit privé sans but lucratif, elle serait en charge de répertorier, protéger les recettes traditionnelles afin d’identifier les restaurateurs respectant ces dernières. Le but est de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur de la gastronomie française tout en rassurant les consommateurs.
En outre, la proposition de loi prévoit la création d’un établissement public, l’institut national de la création culinaire certifiée (INCC), pour assurer la protection des créations culinaires. Pour une durée de 20 ans, il délivrerait un nouveau titre de propriété industrielle : le certificat de création culinaire. Hybride entre le droit d’auteur et les droits de propriété industrielle, ce titre comprend des droits patrimoniaux ainsi que trois droits moraux (Droit de divulgation, droit au nom, droit au respect de la création culinaire).
Les conditions pour à l’octroi d’un tel certificat sont les suivantes :
la création doit être nouvellepar rapport à un état de l’art culinaire;
l’existence d’une activité créatrice, ne découlant pas d’une manière évidente de l’état de l’art pour un homme du métier;
un caractère gustatif propre.
La proposition de loi exclue de la protection un certain nombre de productions telles que les créations comportant des éléments du corps humain, des stupéfiants ou des créations portant atteinte aux bonnes mœurs. Le texte prévoit également l’existence d’un régime spécifique pour les créations des salariés, proche de celui prévu en matière de droit d’auteur, ainsi qu’une procédure d’opposition d’une durée de deux mois à compter de la publication de la demande. Sans surprise, toute atteinte à ce nouveau droit de propriété constituerait un acte de contrefaçon.
Mélange de droit des marques et droit d’auteur, cette proposition de loi ne convainc pas. Les chefs cuisiniers ne semblent pas réclamer une telle protection et la mesure profitera probablement en majorité aux industries de l’agroalimentaire. Désormais, ladite proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Affaire à suivre donc.
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La possibilité de solliciter une preuve d’usage en défense dans une procédure d’opposition est une des principales innovations introduites en droit espagnol par la réforme de 2018. L’Union européenne prévoit déjà un tel moyen de défense dans son article 47 du règlement européen sur la marque de l’Union européenne (RMUE). Cette réforme de la loi espagnole conduit donc à une harmonisation bienvenue au niveau européen.
Le décret royal 306/2019, qui nous intéresse aujourd’hui, s’attache à établir les modalités de mise en œuvre de ce nouveau moyen de défense.
Ainsi, désormais, une preuve d’usage peut être exigée pour toutes les procédures d’opposition déposées depuis le 1er mai 2019.
Ce moyen de défense est invocable tant à l’encontre de marques et noms commerciaux espagnols qu’à l’encontre de marques internationales désignant l’Espagne. Toutefois, tout droit antérieur ne peut être contesté. Pour être contestés, la marque ou le nom commercial antérieurs doivent avoir été enregistrés depuis plus de cinq ans. Le titulaire de droits antérieurs aura alors la charge de la preuve de l’exploitation réelle des droitsrevendiqués.
Si les preuves apportées sont insuffisantes, alors la demande d’opposition sera rejetée. Le droit antérieur en question ou l’existence d’un risque de confusion ne seront pas pris en considération pour la résolution du litige.
A cet égard, les pièces fournies à titre de preuve doivent se référer aux produits et/ou services pour lesquels le droit antérieur est enregistré. Si l’opposition se fonde sur une partie des produits et/ou services de la marque antérieure, alors le titulaire ne devra apporter la preuve de l’usage sérieux que pour ces produits et/ou services. Les éléments de preuve doivent établir l’exploitation réelle et sérieuse du droit antérieur. Celle-ci est établie lorsque les produits et/ou services sont proposés à la vente et mis sur le marché
Les documents communiqués doivent indiquer le lieu, la date, l’étendue et la nature de l’utilisation du signe. Il peut s’agir par exemple de catalogues, de brochures, de factures, d’étiquettes, d’annonces, etc. Les éléments fournis par des tiers constituent des preuves concrètes et indépendantes. A ce titre, leur force probante est plus élevée que celle des preuves fournies par le titulaire de la marque antérieure.
La possibilité d’exiger une preuve d’usage en guise de défense dans le cadre d’une procédure d’opposition est un atout précieux pour faire échec à une telle action. Par conséquent, avant de débuter toute procédure d’opposition de marque, un titulaire de marque a intérêt à se ménager la preuve de son usage.
Le décret royal fixant les conditions de mise en œuvre de ce moyen de défense, il reste à définir la marge de manœuvre dont disposera l’Office espagnol des marques pour apprécier la validité des preuves fournies.
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En mars 2017, les nouvelles règles de droit civil chinois ont porté de 2 à 3 ans le délai de prescription des actions civiles.
A compter de cette date, de nombreuses spéculations ont été faites concernant la nécessité d’adapter le délai de prescription du China Internet Network Information Centre (CNNIC) à celui établi par le droit civil.
Il est important de garder à l’esprit que le CNNIC a élaboré ses premières règles de résolution des litiges en matière de noms de domaine, en 2000. A cette occasion, la prescription de deux ans a été instaurée suivant les dispositions des règles générales du droit civil, ayant établi un délai de forclusion de 2 ans pour les actions civiles.
The CNNIC a été créé le 3 juin 1997 et est le registre des noms de domaine pour la Chine.
En effet, la China Dispute Resolution Policy (CNDPR) est le seul centre au niveau mondial, à ne pas accepter les plaintes concernant les noms de domaine après 2 ans d’enregistrement. Cette forclusion est perçue comme une immunisation totale des enregistrements <.cn>. Par conséquent, les litiges après cette date devaient être soit réglés à l’amiable, soit devant les tribunaux judiciaires.
Afin d’aligner la durée du délai de la CNDPR sur le droit civil, la loi a été révisée et la durée étendue à 3 ans, à compter du 18 juin 2019. Par conséquent, elle offre plus de flexibilité aux plaignants quant à leurs actions contre des noms de domaine.
Toutefois, bien que cette modification soit positive, certaines questions n’ont pas encore été résolues. En particulier, il y a une incertitude sur l’éventuel effet rétroactif de la nouvelle période de prescription.
Le 65ème forum de l’ICANN a eu lieu à Marrakech, du 24 au 27 juin 2019. Plusieurs sujets ont été abordés tels que les problématiques liées aux nouveaux gTLDs, la mise en conformité des procédures de l’ICANN avec les dispositions du RGPD et la révision des mécanismes de protection.
Les enjeux liés aux nouveaux gTLDs
Récemment, l’ICANN a été confronté à une forte augmentation du nombre de candidatures pour des extensions de premier niveau (gTLDs). En 2012, presque 2000 candidatures ont été déposées auprès de l’ICANN. A l’issue de ce premier round, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, telle que des <.marques>. L’ICANN attend autant de candidatures pour le prochain round, qui devrait se tenir 2022.
Ainsi, de nouvelles stratégies sont à mettre en place afin de gérer toutes ces demandes. Dans un premier temps, l’ICANN prévoit d’établir un ordre de priorités, en fonction du type d’extensions, afin de rendre le processus efficace. Désormais, le processus devrait être ouvert chaque année, sur une période de 4 mois, mais l’ICANN souhaite limiter le nombre de candidatures à 1000 par an.
Dans un second temps, le nouveau processus de candidature des nouvelles extensions autorisera les TLDs à 2 caractères, composés d’une lettre et d’un chiffre. Cependant, les enregistrements d’extensions préexistantes mises au pluriel ou au singulier seront refusés.
D’autre part, dans son rapport en date du 27 juin 2019, le Governmental Advisory Committee (GAC), comité consultatif de l’ICANN, a mis un point d’honneur à revenir sur le sujet du <.amazon>. En effet, le conseil d’administration de l’ICANN a autorisé l’utilisation de cette extension alors que plusieurs membres du GAC s’y étaient opposés au vu du risque de confusion avec la communauté amazonienne. Le GAC demande ainsi à ce que le conseil d’administration de l’ICANN rédige un rapport expliquant ses motivations. Plusieurs gouvernements d’Amérique du Sud ont d’ailleurs demandé à ce que cette extension soit remise en cause.
Le RGPD et l’EPDP
Le comité en charge du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) a élaboré une politique de mise en conformité avec le RGPD, en mars 2019. Nous avions indiqué dans notre article sur l’ICANN 63 que l’entrée en vigueur du RGPD aurait de nombreux effets sur le registre Whois. En effet, plusieurs données à caractère personnel ne seraient plus directement accessibles au public. L’EPDP doit maintenant développer un modèle d’accès unifié qui centraliserait ces données protégées, basé sur les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
D’autre part, l’ICANN 65 a été l’occasion d’apporter quelques précisions sur le Registration Data Access Protocol (RDAP). Ce protocole a pour éventuelle vocation de remplacer le service Whois. Il fournit des données d’enregistrement, comme le Whois, mais sa mise en œuvre a pour but de modifier et de normaliser l’accès aux données. Les registries et registrars de gTLDs seront tenus d’appliquer le RDAP pour le 26 août 2019.
Examen des mécanismes de protection prévus par l’ICANN
D’une part, un groupe de travail relatif au Rights Protection Mechanism (RPM) est chargé de réviser différentes procédures mises en place par l’ICANN, concernant les gTLDs. Ce groupe de travail a développé des recommandations préliminaires concernant les réclamations et les périodes d’opposition. De même, des propositions ont été faites afin de permettre aux titulaires de marques d’acquérir un droit de priorité, pour enregistrer leur marque en tant que nom de domaine. Alors, ce n’est qu’en l’absence d’un tel enregistrement que les tiers pourront enregistrer des termes correspondants à une marque, en nom de domaine.
A ce jour, la première phase du projet du groupe de travail consiste à réviser les mécanismes Uniform Rapid Suspension(URS) et Trademark Clearinghouse(TMCH). De même, la procédure UDRP sera au cœur de la réflexion du groupe de travail, mais seulement courant 2020. Il s’agira de la deuxième phase de son projet.
Néanmoins, ces travaux n’étant pas encore terminés, nous auront davantage d’éléments à compter de la publication de leur rapport, attendu pour avril 2020.
D’autre part, un autre groupe de travail a également été formé pour étudier les Subsequent Procedures (SubPro) des nouveaux gTLDs. Ce groupe de travail a soutenu l’utilisation d’un « Guide d’utilisateur », à condition qu’il soit plus précis, afin que les utilisateurs comprennent en quoi consistent exactement les gTLDs.
De même, le groupe de travail SubPro souhaiterait ainsi davantage de communication avec les titulaires de marques, afin de prévenir les risques de contrefaçon, et de leur expliquer les avantages que peuvent avoir ces extensions sur leur activité.
Ainsi, l’ICANN 65 a été l’occasion d’évaluer l’avancée des travaux des groupes de travail. Cependant, si des changements ont été apportées, peu d’entre eux se sont concrétisés. Les projets se formaliseront à l’occasion des prochaines réunions organisées par l’ICANN.
Dans l’arrêt « Adidas AG / EUIPO », T-307/17, en date du 19 juin 2019, la 9ème chambre du Tribunal de l’Union européenne (TUE) rejette l’action en appel formée par Adidas et remet ainsi en cause la distinctivité de sa marque figurative « à 3 bandes ». Le Tribunal rappelle l’importance de la preuve de la distinctivité.
A l’origine de cette décision, Adidas s’est opposé à l’enregistrement d’une marque à 2 bandes appartenant à la société Shoe Branding. Le TUE s’est penché sur les « 3 bandes » d’Adidas suite à une action en nullité intentée par Shoe Branding. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité. Puis, le 7 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par Adidas.
Adidas demande ainsi au Tribunal de l’Union européenne de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage. A travers son arrêt d’espèce, le Tribunal relève une absence de distinctivité intrinsèque, mais également refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté la preuve de cette distinctivité. Selon le Tribunal, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’est prouvée que dans 5 des Etats membres.
Il convient de rappeler que la distinctivité d’une marque s’établit non seulement par rapport aux produits et services concernés, mais également par rapport à la perception du public pertinent. Si le TUE a considéré qu’il s’agissait ici de l’ensemble des consommateurs potentiels de ces produits, sur le territoire de l’UE, il a jugé que leur perception ne permettait pas d’associer ces « 3 bandes » à la société titulaire. Pourtant, ces « 3 bandes » sont associées à la société Adidas depuis de nombreuses années déjà. En outre, il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits qu’il désigne. La marque figurative que sont les « 3 bandes » ne désignent pas directement les produits visés, mais présente un caractère arbitraire. Ainsi, sa distinctivité et donc sa validité ne sauraient être remises en cause.
Cette jurisprudence contredit une décision dans laquelle le Tribunal a reconnu que la répétition de plusieurs éléments dans une marque figurative pouvait être admise (TUE, 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T-579-14). Toutefois dans l’arrêt d’espèce, le Tribunal qualifie la marque comme étant composée d’éléments d’une « extrême simplicité », ne suffisant pas à caractériser la distinctivité.
D’autre part, la distinctivité peut être acquise par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048). Concernant le défaut d’acquisition par l’usage, prévue par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, il y a lieu de rappeler que ce caractère doit être démontré indépendamment pour chaque Etat de l’Union (CJUE, 3ème chambre, 25 juillet 2018, Nestlé SA c/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd). En l’espèce, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté suffisamment de preuves à ce titre. Pourtant, et de manière constante, la jurisprudence européenne démontre que cette exigence peut paraître excessive, et qu’il convient donc d’apprécier ce critère de manière plus globale. Ainsi, si la distinctivité est démontrée, ne serait-ce que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, elle peut être élargie par les juges sur l’ensemble du territoire, au regard de l’importance géographique des états dans lesquels elle a été démontrée. (CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P). Cette jurisprudence pourrait tout à fait s’appliquer à Adidas.
Ainsi, et sur la base du Règlement n°207/2009, le Tribunal de l’Union Européenne semble aller à l’encontre de ses précédents arrêts, en considérant que la marque figurative dont il est question n’est pas distinctive. Cependant, il ne faut pas y voir une invalidité absolue de la marque figurative, mais plutôt un rappel de l’exigence de preuve de la distinctivité par l’usage, dans chacun des Etats dans laquelle la protection est envisagée.
Pour conclure, un recours devant la Cour de justice est à prévoir car cette décision aurait un impact considérable pour Adidas qui possède plusieurs marques figuratives représentant des motifs répétitifs de ce type. Cependant, cet arrêt ne peut être qu’isolé, et ne saurait remettre en cause les autres marques d’Adidas, ni d’autres marques figuratives dont seraient titulaires d’autres sociétés.
Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).
Le groupe spécial de l’ACEI est un nouveau Centre de règlement extrajudiciaire des différends qui est rattaché au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC).
Le but principal de l’ACEI est de régler les différends concernant les noms de domaine au moyen d’un mécanisme rapide, dirigé à l’amiable par des arbitres, relativement peu coûteux, et qui répondent aux Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires.
Le processus est initié par une plainte reçue au Centre des plaintes de l’ACEI qui verrouille le nom de domaine contesté. Une copie de la plainte est redirigée au bureau d’enregistrement qui a vingt jours pour y répondre. Si tel est le cas, un groupe d’experts est nommé. Si aucune réponse n’est donnée, le plaignant peut élire un seul expert. Dans les deux cas, le ou les experts rendent leur décision dans les vingt et un jours.
Cette décision est directement mise en œuvre par l’ACEI, qui transfère ou supprime les enregistrements de noms de domaine lorsqu’il y a lieu.
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Dans un arrêt du 18 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne est venu appliquer l’article 7, alinea 1, m) du règlement n° 2017/1001 qui interdit l’enregistrement des marques qui consistent « en une dénomination d’une variété végétale antérieure enregistrée » conformément au droit applicable « ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. »
En l’espèce, la société allemande Kordes a fait une demande d’enregistrement de la marque européenne « KORDES’ ROSE MONIQUE » en classe 31 correspondant à la description suivante : « Roses et rosiers ainsi que produits favorisant la multiplication des roses ». Or, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est opposé à cette demande d’enregistrement au motif que la marque est composée du terme « MONIQUE », correspondant à la dénomination variétale « Monique » enregistrée au registre néerlandais de la protection des obtentions végétales.
Pour s’opposer à cette demande d’enregistrement, l’EUIPO se fonde sur le fait que la dénomination variétale « MONIQUE » est reproduite de manière identique dans la marque demandée, et que ce terme est par ailleurs un élément essentiel de la marque.
La société Kordes a alors déposé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne afin de contester ce refus. A cet égard, la société argumentait que le terme « MONIQUE » ne peut être caractérisé comme un « élément essentiel ». Par ailleurs, la société soutenait que le public percevrait la marque comme faisant référence aux roses de la variété « Monique » commercialisées par la société Kordes.
Le Tribunal juge que le seul élément distinctif et dominant de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE est l’élément « KORDES », placé en première position, lequel constitue l’élément essentiel de cette combinaison verbale. La dénomination variétale « Monique » n’a pas pour but d’identifier l’origine les produits et reste libre d’utilisation. Par conséquent, le Tribunal considère que la dénomination variétale « Monique » ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque.
En conséquence, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO refusant l’enregistrement de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE.
Cet arrêt met en lumière les conflits qui peuvent survenir entre marques et variétés végétales.
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