Cette année, encore une fois, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été nommés comme « Excellent » dans la catégorie « Meilleurs Conseils en Propriété Intellectuelle en France » pour les marques et dessins & modèles en 2019.
C’est une fierté pour le cabinet qui, de manière constante, est cité dans ce magazine classant les meilleurs experts de différents domaines passant de la Propriété Industrielle au Droit Fiscal et ce, dans 50 pays.
En effet, depuis 2017, Dreyfus & associés prouve son expertise tant dans les noms de domaine que dans l’anticipation des risques sur Internet ; point décrit positivement par Décideur Magazine dans son classement 2019 :
« CABINET DREYFUS : APPREND A SES CLIENTS A ANTICIPER LES RISQUES SUR INTERNET
Track record : spécialistes des NTIC, le cabinet a mis en place cette année une nouvelle stratégie pour mieux aider les entreprises à se conformer au RGPD. Autant pour de grands groupes que pour des start-up, il les aide à intégrer cette nouvelle réglementation, et leur apprend à anticiper les risques sur Internet. Il couvre également un nombre important de dossiers à l’international, porté par l’expérience de Nathalie Dreyfus. Différenciation : l’équipe accompagne ses clients au cas par cas, le seul moyen, selon elle, de protéger efficacement leurs marques ou leurs noms de domaines. Fort d’une double compétence juridique et technique, le cabinet l’hésite pas non plus à traiter des dossiers particulièrement complexes, considérés comme atypiques ou d’exception. »
Merci à Leaders League pour leur confiance et leur classement plus que gratifiant.
Dreyfus accompagne les entreprises dans la gestion, la valorisation et la défense de toutes les problématiques associées à la vie de leurs titres de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, droits d’auteur, noms de domaine, brevets) dans la sphère réelle comme sur l’Internet.
Les projets d’ordonnance publiés le 15 février dernier arrivent donc avec un mois de retard. Ils apportent des modifications majeures aux parties législative et réglementaire du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils impactent également le Code de l’Organisation Judiciaire et le Code de la Consommation.
Il est donc indispensable de se pencher sur les principales modifications que pourrait subir notre Code de la Propriété Intellectuelle.
Les motifs de refus d’une demande d’enregistrement sont élargis. Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance y ajoute :
Les appellations d’origine ;
Les indications géographiques ;
Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
Les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.
Ces motifs de refus sont donc désormais expressément inscrits dans le texte modifié de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le projet d’ordonnance, conforme à l’objectif du « Paquet Marques », supprime certaines spécificités nationales, rapprochant ainsi le droit français du droit du l’Union Européen. Ainsi, l’exigence de représentation graphique figurant à l’article L. 711-1 est supprimée. Cette suppression devrait permettre de déposer notamment des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements…, à l’instar de ce qui est possible depuis 2017 auprès de l’EUIPO (Office européen des marques et modèles).
Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans une opposition sont étendus – Modification de l’article L. 712-4 du CPI. Désormais, une opposition à une demande d’enregistrement pourra être fondée sur :
Une marque notoirement connue ou une marque de renommée, lorsque la marque contestée est de nature à tirer injustement profit de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ;
Une dénomination sociale ou une raison sociale ;
Une indication géographique ;
Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.
Le projet d’ordonnance ajoute que l’opposition pourra être basée sur plusieurs droits appartenant au même titulaire, comme c’est déjà le cas dans les procédures d’oppositions devant l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne.
Le déroulement de la procédure d’opposition est également modifié. Pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition formelle à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI en cas d’atteinte à un des droits antérieurs. Il s’agit d’une déclaration d’opposition à une demande d’enregistrement, constituée avec seulement les informations sur l’identité des parties et de le marque mise en cause, mais sans l’exposé des moyens. Le projet modifie en ce sens les articles L. 712-4 et R. 712-14 du Code de la Propriété Intellectuelle : en plus du délai habituel d’opposition formelle, l’opposant dispose d’un mois supplémentaire pour fournir l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, ainsi que certaines preuves.
La décision sera alors rendue après une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, mettant en œuvre un débat entre l’opposant et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Le régime de protection des marques de certification et des marques collectives est modifié – Modification des articles L. 715-1 et suivants. Le projet d’ordonnance créé en effet de nouveaux articles portant sur le régime de ces deux types de marques.
Le contentieux en matière de nullité ou de déchéance de marques est précisé. Les articles L. 716-1 à L. 716-5 sont créés, modifiés, renumérotés, et l’ordonnance propose ainsi de nombreux changements :
L’action en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure peut être rejetée si, sur requête du titulaire de la marque postérieure, il ne peut rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période de 5 ans précédant la demande.Il sera donc désormais possible de se défendre, lors d’une action en nullité à l’encontre de sa marque, en s’appuyant sur le manque d’usage sérieux de la marque antérieure.
Les actions en nullité deviennent imprescriptibles (Article L. 716-2-6) à l’exception de celles fondées sur une marque notoirement connue au sens de la Convention d’Union de Paris (article 6 bis) qui se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée, et à l’exception de la tolérance de la marque postérieure par le titulaire des droits antérieurs pendant une période d’au moins 5 ans. Cette disposition sera inscrite à l’article L. 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Précision du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon. Selon le nouvel article L. 716-4-2. Il s’agit de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
A ces dispositions, on peut ajouter que la modification de l’article L. 714-5 précise le point de départ du délai de déchéance pour non-usage. Si l’on savait que le défaut d’usage d’une marque devait durer sur une période ininterrompue de 5 ans pour être un motif de déchéance, le point de départ de cette période était parfois obscur du fait d’une jurisprudence fluctuante. Le projet pose ainsi explicitement le principe selon lequel le délai court au plus tôt à partir de la date de publication de l’enregistrement de la marque.
La procédure d’action en nullité ou en déchéance de marque est simplifiée, grâce à l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI. L’ancien article L. 713-6 devient l’article L. 716-5. Ainsi, les actions en déchéance et les actions en nullité formées à titre principal (dès lors que l’action en nullité est fondées sur des motifs de nullité absolue ou certains motifs de nullité relative) relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI, sous réserve qu’un contentieux judiciaire ne soit pas déjà en cours entre les parties. Le cas échant, le juge restera exclusivement compétent. De la même façon, les autres actions civiles et autres demandes relatives aux marques, comme les actions en nullité et les actions en déchéance de marque formées à titre reconventionnel, relèveront toujours de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance.
Cette nouvelle procédure auprès de l’INPI devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2020.
Enfin, le dernier point notable du projet d’ordonnance est la modification de la date de renouvellement d’une marque française, inscrite à l’article R. 712-24 modifié. En principe, une marque peut être renouvelée jusqu’au dernier jour du mois d’expiration et dans un délai de grâce additionnel de six mois. Le projet d’ordonnance prévoit que la demande de renouvellement peut être faite, au plus tôt, un an avant l’expiration de la marque, et au plus tard dans un délai additionnel de six mois à compter du lendemain de la date d’expiration – moyennant évidemment le paiement d’un supplément de redevance.
Conclusion
Il s’agit très probablement de la plus grande réforme de notre droit national des marques depuis la loi du 4 janvier 1991 qui transposait la Directive de 1988. Si ce projet n’est pas encore validé, il est néanmoins soumis à la consultation publique. Les différentes associations spécialisées en PI concernées par cette consultation avaient jusqu’au 20 mars 2019 pour proposer des modifications. Le projet de transposition du « Paquet Marques » devrait ensuite être adopté sous 3 mois.
Le droit de marques admet depuis longtemps le principe de spécialité qui signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur leur signe, mais uniquement pour les produits et services que la marque désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.
Pour rappel, l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement».
Ainsi, selon le principe de spécialité, deux signes identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu’ils ne désignent pas les mêmes classes de produits et services. Cependant, cette logique est remise en cause par la loi française Evin n°91-32 du 10 janvier 1991, pour des raisons impérieuses de santé publique.
Selon la loi Evin, une marque désignant des produits de type boissons alcoolisées peut être enregistrée, mais pourra être confrontée à des actions en annulation de la part de titulaires de marques antérieures, alors même que ces dernières ne désignent pas de produits de type boissons alcoolisées.
Cela est justifié par le fait que la loi Evin interdise la propagande et la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. La coexistence entre une marque « nouvelle » de boissons alcoolisées et des marques antérieures désignant d’autres classes serait une forme de propagande, et contribuerait indirectement à faire de la publicité en faveur de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.
En d’autres termes, si une société souhaite déposer une marque désignant des boissons alcoolisées, dont le signe est déjà utilisé par une marque antérieure désignant d’autres produits ou services, elle prend le risque de se retrouver confrontée à une procédure en annulation de sa marque.
L’article L.3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application large
L’article L.3323-3 du Code de la santé publique dispose qu’«Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique»
C’est sur cette base que les titulaires de marques antérieures, désignant des produits et services autres que des boissons alcoolisées, peuvent s’appuyer pour demander l’annulation de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.
C’est sur ce fondement que s’est appuyée la société DIPTYQUE pour faire annuler la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENESSY.
La société DIPTYQUE est titulaire de deux marques antérieures « Diptyque » ; une marque française désignant les classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, et une marque de l’Union européenne désignant les classes 3, 14 et 35.
DIPTYQUE fabrique et commercialise des bougies et des eaux parfumées.
Elle a demandé l’annulation de la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENNESSY et désignant des produits alcoolisés, notamment du cognac, en classe 33. Il résulte, en application de l’article L.3323-3 du Code de la santé publique, que toutes les publicités faites par la société DIPTYQUE sont considérées comme des publicités indirectes en faveur des produits désignés par la marque « Diptyque » de la société HENNESY, et sont par conséquent interdites.
La coexistence de ces marques constitue ainsi une réelle entrave au développement de l’activité de la société DYPTIQUE détenant les marques antérieures.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2012, a retenu que « le dépôt de marque Diptyque par la société HENNESSY et la commercialisation de produits sous celle-cicréaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ». L’article L3323-3 du Code de la santé publique est donc largement interprété par les juges de la Cour de cassation, qui ne prennent pas en considération le fait que les marques de la société DIPTYQUE désignent des produits et services autres que des boissons alcoolisés, et ne constitueraient donc pas des antériorités. Face à cette analyse in abstracto, les dispositions du Code de la santé publique semblent prévaloir sur le principe de spécialité du droit des marques.
Ce raisonnement tenu par la Haute juridiction est un réel atout pour les titulaires de marques ayant un homonyme dans le secteur de l’alcool. Toutefois, un tel raisonnement a été récemment remis en cause par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire « Cache-Cache ».
L’article L3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application nuancé
La société CACHE-CACHE, acteur important sur le marché du prêt–à-porter, est titulaire de deux marques antérieures « Cache-Cache », une marque française et une marque de l’Union Européenne. Elle a demandé l’annulation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de la demande d’enregistrement de la marque « Cache-Cache » déposée en classes 31, 32 et 33 pour désigner un certain nombre de boissons alcoolisées.
Le TGI de Paris, dans son jugement du 3 novembre 2017, a débouté la société CACHE-CACHE de son action qui se fondait sur la jurisprudence antérieure et constante Diptyque. Les juges du fond ont en effet préféré la thèse du défendeur et ont considéré que, malgré la présence de considérations de santé publique, une analyse in concreto caractérisée par une appréciation globale de la situation était de rigueur.
Ainsi, le tribunal a conclu que la société CACHE-CACHE n’a pas démontré « en quoi l’exploitation de ses marques pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées ». En conséquence, la simple identité ou similitude des marques en présence ne saurait suffire pour engendrer de manière automatique une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, comme interdite par l’article L.3323-3 du Code de la santé publique.
En d’autres termes, la marque seconde désignant des boissons alcoolisées ne saurait porter atteinte ipso facto à la marque première ne désignant pas des boissons alcoolisées.
Ainsi, afin d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique ou similaire, il ne sera plus possible de se reposer uniquement sur les dispositions du Code de la santé publique. Il faudra démontrer qu’il existe réellement une publicité indirecte prohibée et qui entrave le rayonnement de la marque première. Un tel préjudice pourra être démontré notamment en rapportant la preuve que les consommateurs peuvent être amenés à établir un lien entre les marques respectives des sociétés.
Cette décision vient nuancer l’application très large qui était faite de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. Si les dispositions prévues par cet article voient leur champ d’application restreint, le principe de spécialité et l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à eux, retrouvent pleinement leur application.
Ainsi, au regard de cette nouvelle jurisprudence, il semblerait que les sociétés voulant déposer des marques identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées mais qui toutefois ne désignent pas des produits de boissons alcoolisées, pourront le faire sans forcément craindre une action en annulation.
Les titulaires des marques antérieures concernées ne pourront revendiquer leurs droits antérieurs de manière absolue, au motif que la coexistence des marques serait un frein au développement de leur activité et notamment de leur stratégie publicitaire, conformément aux dispositions de la loi française Evin.
Désormais, il reste à voir si les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation suivront le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ou s’ils s’aligneront sur la jurisprudence « Dyptique » de la Cour de cassation.
La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, avec ou sans accord, aura un impact sur le droit des marques, mais également les noms de domaine et les données personnelles. Il est donc nécessaire de comprendre les changements afin de pouvoir se préparer.
Les EUTM enregistrées avant le Brexit seront automatiquement et gratuitement protégées par des marques comparables au Royaume-Uni (UKTM), sans perte de priorité ou de séniorité. Il est possible de refuser cet enregistrement automatique par un « opt-out ».
Pour les EUTM dont le titulaire est situé au Royaume-Uni, il sera nécessaire de désigner un représentant au sein d’un Etat Membre pour la correspondance.
L’usage d’une EUTM uniquement sur le territoire du Royaume-Uni ne sera plus considéré comme un usage effectif.
Les cours du Royaume-Uni ne seront plus compétentes en matière de marques européennes. Seules les procédures commencées avant le Brexit pourront continuer devant les cours du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne sera plus lié par les décisions rendues par des Etats Membres.
Dreyfus vous conseille :
Vous disposez d’une marque européenne d’ores et déjà enregistrée :
MAIS : il est prudent d’exploiter votre marque dans plusieurs pays et pas uniquement au Royaume-Uni.
Si la protection de votre marque arrive à expiration, renouvelez-la avant le Brexit, afin de bénéficier automatiquement de la protection équivalente au Royaume-Uni.
Vous avez fait une demande de marque européenne qui n’a pas encore été acceptée :
Obtenez l’enregistrement avant le Brexit. Si cela n’est pas possible, une période de priorité de 9 mois à partir de la date du Brexit sera mise en place pour demander la marque équivalente au Royaume-Uni sans perte de priorité ou de séniorité.
MAIS : Anticipez l’enregistrement de marques au Royaume-Uni est utile afin d’obtenir des droits antérieurs en UE et au Royaume-Uni, et anticiper la lenteur administrative due au nombre de futures demandes de marques UKTM.
Vous êtes à l’origine d’un litige à l’encontre d’une marque :
Résoudre les contentieux en cours dont vous êtes à l’origine avant la date de sortie du Royaume-Uni : l’issue du contentieux concernant une marque européenne impactera tous les pays concernés, y compris le Royaume-Uni.
Vous faites l’objet d’une attaque à l’encontre de l’une de vos marques :
Attendez la date effective du Brexit. La résolution après le Brexit pourrait permettre de conserver la marque au Royaume-Uni, alors qu’une résolution avant ouvrira simplement la possibilité d’engager la procédure de conversion de la marque européenne en marque au Royaume-Uni.
Envisagez la possibilité d’actions séparées en Union Européenne et au Royaume-Uni. La stratégie adéquate dépendra fortement du dossier : une étude approfondie devra être menée afin de déterminer les délais et les procédures nécessaires. Dreyfus & associés vous conseille sur la meilleure stratégie à adopter.
2. Les marques anglaises (UKTM)
Les marques enregistrées au Royaume-Uni ne pourront plus servir d’antériorités dans des procédures contre des marques européennes.
Dreyfus vous conseille :
Enregistrez dès maintenant des marques européennes afin d’obtenir des droits en UE, et protégez ainsi vos droits au Royaume-Uni et en Union Européenne.
3. Les marques internationales (WOTM)
Les marques internationales désignant l’UE seront traitées de la même façon que les marques européennes.
Les titulaires de marques européennes résidant au Royaume-Uni ne pourront plus faire de demande de marques internationales basées sur des marques européennes.
Dreyfus vous conseille :
Anticipez dès maintenant et enregistrez des marques internationales sur la base de vos droits européens, afin d’obtenir une protection globale.
Rappel : Un nom de domaine en <.eu> peut être réservé par une société ayant son siège social, son administration centrale ou son principal lieu d’activité dans un Etat Membre, ou toute personne résidant sur le territoire de l’UE.
Les entreprises et les particuliers résidants au Royaume-Uni ne pourront plus enregistrer ou renouveler un nom de domaine en <.eu>.
Les noms de domaine en <.eu> pour lesquels le titulaire est domicilié au Royaume-Uni seront désactivés puis ré-ouverts pour enregistrement.
Dreyfus vous conseille :
Mettez à jour dès maintenant vos coordonnées de contact vers un résidant de l’UE (filiale par exemple).
Si cela est impossible, transférez dès maintenant votre nom de domaine vers un résidant de l’UE.
Attention à prendre les mesures nécessaires pour éviter de voir un nom de domaine stratégique tomber dans les mains d’un cybersquatteur.
Grâce à l’adoption par le Royaume-Uni du Data Protection Act 2018, concomitamment au RGPD, le niveau d’exigence en matière de protection des données personnelles devrait rester inchangé. En cas d’accord encadrant le Brexit, le RGPD deviendrait même une disposition de droit interne au Royaume-Uni.
Mais le changement de statut du Royaume-Uni aura des conséquences pratiques pour les responsables de traitements et les sous-traitants.
Les responsables de traitement et les sous-traitants devront désigner un représentant au sein de l’UE s’ils effectuent des activités de traitements liées à des personnes se trouvant dans l’UE.
Les transferts de données à caractère personnel entre le Royaume-Uni et des Etats membres de l’UE ne seront plus libres. En tant que pays tiers, le Royaume-Uni pourrait chercher à bénéficier d’une décision d’adéquation le reconnaissant comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Dans le cas contraire, le transfert ne peut être opéré qu’après la mise en place de garanties appropriées en matière de données personnelles.
Dreyfus vous conseille :
Limitez les transferts de / vers le Royaume-Uni au strict nécessaire.
Encadrez ces transferts afin qu’ils soient conformes aux dispositions du RGPD, par exemple par un recours aux « clauses types de protection des données ».
Mentionnez ces transferts dans les mentions d’information à destination des personnes concernées.
C’est à l’issue d’une longue procédure que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 novembre 2018, a retenu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque antérieure ECOLAB et la marque contestée KAIROS ECOLAB.
La société Ecolab USA Inc., titulaire de la marque antérieure ECOLAB, avait formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque française KAIROS ECOLAB par la société KAIROS. La société Ecolab USA Inc. se basait pour cela sur sa marque verbale internationale ECOLAB désignant l’Union Européenne déposée le 6 avril 2009. La société bénéficiait, de plus, d’une priorité d’un dépôt allemand en date du 26 novembre 2008.
La marque KAIROS ECOLAB a été déposée par la société SARL Kairos qui possède un laboratoire écologique pour lequel elle utilise ladite marque KAIROS ECOLAB.
L’opposition formée par la société Ecolab USA Inc. avait été rejetée par le Directeur général de l’INPI le 8 août 2013.
La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 avril 2017, rendu sur renvoi après cassation, avait à nouveau rejeté l’opposition de la société Ecolab USA Inc. en démontrant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques ECOLAB et KAIROS ECOLAB. La société Ecolab USA Inc. a formé un pourvoi en cassation de cette décision.
Dans son arrêt, la Cour de cassation vient préciser l’appréciation du risque de confusion lorsque nous nous trouvons en présence d’une marque antérieure composée d’un terme (ici Ecolab), et d’une marque postérieure composée d’une juxtaposition de ce même terme (Ecolab), et d’un terme nouveau correspondant à la dénomination sociale du déposant (Kairos).
Elle rappelle que le Code de la propriété intellectuelle dans son article L713-3 sous b) interdit l’imitation d’une marque et son usage, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
De plus, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt LIFE / THOMSON LIFE (C-120-04) avait interprété l’article 5 de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 en ce sens qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome.
La Cour de cassation a affirmé que la Cour d’appel avait violé l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, en retenant que la marque « ECOLAB » ne conservait pas une position distinctive autonome au sein du signe « KAIROS ECOLAB ».
La Cour de cassation a néanmoins relevé que la marque contestée était composée de la juxtaposition de la marque antérieure et d’une dénomination sociale « Kairos ». Cette dénomination sociale ressort d’un terme parfaitement arbitraire placé en position d’attaque de la marque contestée et relève une valeur sémantique importante.
La Cour de cassation retient que « si le terme « Ecolab » est doté d’un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique, cependant, le terme « Kairos », parfaitement arbitraire, qui reprend la dénomination sociale de la société éponyme et se trouve placé en position d’attaque, a une valeur sémantique importante qui s’ajoute à celle du terme « Ecolab » pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque antérieure renvoyant au laboratoire écologique de la société Kairos, précisément identifié, de sorte qu’il constitue une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément ».
En conséquence, la juxtaposition de la dénomination sociale « Kairos » au terme « Ecolab » forme un ensemble conceptuellement différent, « KAIROS ECOLAB », par rapport à la marque antérieure « ECOLAB ». Il n’y aura donc pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques et celui-ci ne pourra donc pas croire que la marque contestée serait une déclinaison ou une adaptation de la marque antérieure.
Il convient alors de retenir que même s’il existe une identité ou une similitude entre les produits et services, une telle juxtaposition, dès lors qu’elle forme un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque antérieure, permettra d’écarter le risque de confusion dans l’esprit du public et des consommateurs. La juxtaposition pourra alors être déposée auprès de l’INPI en tant que marque pour les produits et services qu’elle désigne
La tant réputée Choucroute d’Alsace s’est enfin vue reconnaitre le 3 juillet 2018 son Indication Géographique Protégée (IGP) au niveau européen. Cette reconnaissance est l’occasion de revenir sur ce qu’est une indication géographique protégée et les enjeux que cela comporte au niveau local et international.
Après avoir obtenu son IGP au niveau national en 2012, c’est finalement cet été, le 3 juillet 2018 (Règlement d’exécution (UE) 2018/938 de la Commission), que la Choucroute d’Alsace a obtenu son label de protection au niveau européen grâce à l’Association pour la Valorisation de la Choucroute d’Alsace qui a déposé la demande et s’est battue pendant près de 20 ans pour obtenir ce label. Ce sont 48 producteurs et 11 choucroutiers qui vont désormais se soumettre au cahier des charges pour obtenir cet IGP à compter de janvier 2019.
Ici il ne faut pas confondre la choucroute avec le plat du même nom, l’IGP nationale et européenne concernent uniquement le chou constituant la base de ce plat.
L’indication géographique se présente comme une composante du commerce national mais avec l’importance des exportations celle-ci est également devenue une composante du commerce international, en tant que telle l’Indication Géographique a une valeur et des enjeux économiques.
L’IGP n’est pas un droit de propriété, par essence celle-ci est collective, l’usage est ouvert à toute personne du moment que le cahier des charges qui lui est attaché est respecté.
L’article 22 § 1er de l’accord ADPIC défini l’Indication Géographique (IG) comme servant principalement deux objectifs ; le premier est qu’elle indique une localité donc la provenance géographique du produit ; le second est qu’elle indique une qualité, une réputation ou une autre caractéristique du produit.
Au niveau européen, le Règlement de l’Union Européenne 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires vient définir et établir la protection de l’Indication Géographique. Cette dernière est une dénomination qui identifie un produit qui est originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique et, enfin, dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique déterminée.
En ce qui concerne la Choucroute d’Alsace, celle-ci est produite historiquement depuis le XVème siècle en Alsace dans les deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, où la culture du chou était particulièrement privilégiée, notamment en raison de la composition des sols et du climat.
La Choucroute est rattachée à un procédé et un savoir-faire de fabrication particulier qui doit être respecté, en effet le chou est mis dans des cuves de fermentation où la fermentation naturelle du légume aura lieu grâce aux bactéries lactiques présentes sur les choux et l’environnement. Le chou doit être préalablement coupé en fines lanières et salé. Ce procédé de fabrication et ce savoir-faire vont être consignés dans le cahier des charges applicable.
Même si dans l’esprit du consommateur une IGP est assimilée à une garantie de qualité, il n’en n’est rien en réalité. L’IGP tend uniquement à garantir l’origine du produit et le procédé de fabrication.
La Cour de Justice de l’Union Européenne s’est attachée à définir les fonctions essentielles de l’indication géographique. Elle tend à protéger les opérateurs et les zones de production ainsi que le consommateur sur l’origine et la typicité. Ces fonctions d’abord jurisprudentielles ont ensuite été consacrées dans les règlements européens. En tout ce sont trois règlements qui fixent les règles applicables aux IGP : le Règlement (CE) N° 110/2008 Parlement et du Conseil du 15 janvier 2008 pour les spiritueux, le Règlement UE n°1151/2012 du Parlement et du conseil du 21 novembre 2012 sur les produits agro-alimentaires et le Règlement UE N°1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 contenant les règles applicables aux produits vinicoles.
Quant à l’article 13 du Règlement UE 1151/2012, il prévoit la protection qui est accordée aux dénominations enregistrée ; celles-ci sont protégées contre toute utilisation commerciale à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ; mais également contre toute usurpation, imitation ou évocation même si l’origine véritable des produits est indiquée ; toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur ; et contre toute autre indication fausse tenant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit.
La protection conférée par une IGP reprend les règles relatives à la tromperie, la lutte contre les fraudes, la concurrence déloyale et le parasitisme et permet de se protéger par rapport, par exemple, à des choux cultivés et transformés dans d’autres régions ou pays via des méthodes non traditionnelles.
La reconnaissance d’une IGP présente donc un enjeu économique considérable au niveau local et international pour les producteurs mais permet également une protection du consommateur via une garantie d’origine du produit qu’il achète.
L’adhésion du Samoa confirme que le système de Madrid, et son protocole, sont un atout majeur dans la
protection internationale des marques, offrant une solution pratique et économique pour les titulaires de marques du monde entier.
Le protocole de Madrid en vigueur dès le 4 mars 2019 à Samoa
L’Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a annoncé le 4 décembre dernier que Samoa, Etat indépendant situé en Polynésie occidentale, a déposé son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid. Samoa devient ainsi le 103ème membre du système de Madrid et verra par conséquent le Protocole de Madrid entrer en vigueur sur son territoire dès le 4 mars 2019.
Le protocole de Madrid un dispositif attractif
Dans un monde globalisé où l’efficacité et la rapidité sont les maîtres mots, le système de Madrid n’a cessé d’évoluer en se conformant aux spécificités des législations nationales pour offrir une protection internationale optimale. De ces préoccupations a émergé le Protocole de Madrid. En vigueur depuis avril 1996, ce traité est administré par le Bureau international de l’OMPI et constitue le socle principal du système international de demandes d’enregistrement de marques.
Le Protocole a mis en place un dispositif unique qui permet la centralisation de la gestion des marques internationales et ce tout au long de leur exploitation. La simplicité de ce dispositif séduit de plus en plus de pays et se traduit principalement par la facilité des démarches lors des demandes de marques internationales. En effet, il suffit de ne faire qu’une seule demande auprès d’un office national ou régional de la propriété intellectuelle d’un des membres du système de Madrid et de ne payer qu’une seule série de taxe. Les déposants choisissent par la suite les pays qu’ils souhaitent désigner parmi la liste des 119 pays que couvre la protection internationale des marques.
De ce fait, dès le 4 mars 2019, les titulaires de marques internationales actuels et futurs pourront respectivement étendre la protection de leurs marques internationales à Samoa ou encore désigner ce territoire lors de leurs demandes de marque.
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En effet, le gouvernement canadien a récemment publié le Règlement au sein de la Gazette officielle. Cet acte constitue la dernière étape formelle avant l’entrée en vigueur des différentes dispositions modifiant profondément le droit des marques canadien et est issu du « Trademark Act » de 2014.
Ainsi, l’entrée en vigueur de ce règlement et des différentes dispositions qu’il implique a été fixé au 17 juin 2019.
Les modifications de la législation canadienne, relatives au droit des marques, ont un impact majeur et pratique sur toutes les étapes de la vie d’une marque canadienne, ce qui a nécessairement fait couler beaucoup d’encre.
Les principales de ces modifications sont énoncées ci-dessous et peuvent être divisées en deux catégories :
I/ Dispositions principales
L’élargissement des types de marques susceptibles d’être déposées
La palette des différents types de marques qu’il sera possible de déposer au Canada a été élargie. En effet, pourront alors être déposées des marques composées uniquement d’une couleur, une odeur, une texture ou encore un goût.
Toutefois, il est opportun de noter que pour la première fois l’Office de la propriété intellectuelle canadien (« CIPO » – Canadian Intellectual Property Office) examinera la distinctivité des demandes de marques qui lui seront présentées. A cet égard, l’office aura la possibilité de demander aux déposants de tels signes de fournir la preuve de la distinctivité de ces derniers.
Un tel examen, surtout appliqué à des marques « non-traditionnelles », risque de rendre l’examen de ces signes ardu et l’enregistrement de ces derniers plus difficile dans la pratique.
Dans tous les cas, si l’horizon des différents types de marque qu’il est possible de déposer a été élargi, les possibilités réelles de ces dépôts ne pourront être appréhendées qu’une fois que les premières marques « non-traditionnelles » auront été enregistrées. Il sera alors possible de mieux appréhender, au fur et à mesure des différents cas, ce qui sera accepté ou non par l’office.
Le classement des produits et services devra désormais être effectué au regard de la classification de Nice
Tout nouveau dépôt de marque devra désormais désigner des produits et/ou services au regard de la classification de Nice, issue de l’Arrangement de Nice et désormais adopté par le Canada.
L’ensemble des demandes de marques faites avant la date d’entrée en vigueur du « Règlement sur les marques » canadien et dont les produits et/ou services ne sont pas en conformités avec la classification de Nice seront suspendues jusqu’à ce que le libellé de ces demandes soient modifiés en fonction de cette dernière.
En conséquence, il ne peut qu’être conseillé de rédiger un libellé en fonction de la classification de Nice pour ce qui est des nouveaux dépôts afin d’éviter de rallonger la procédure d’enregistrement de la demande de marque canadienne en question.
Suppression des motifs basant un dépôt
A compter de l’entrée en vigueur du Règlement, il n’est plus nécessaire de fournir un motif au dépôt d’une demande de marque canadienne. En effet, tout déposant qui utilise ou qui projette d’utiliser une telle marque pourra procéder au dépôt sans qu’il ne soit nécessaire de faire une déclaration à cet égard au moment de ce dépôt.
Cela va ainsi de pair avec la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.
Possibilité de revendiquer la priorité à partir de toute demande antérieure
A partir du 17 juin 2019, une revendication de priorité pourra être faite à partir de toute demande antérieure, et n’est plus cantonnée uniquement à la demande de marque du pays d’origine du déposant.
Suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage
L’une des dispositions les plus remarquée du « Règlement sur les marques » canadien est la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.
Ainsi, et à partir du 17 juin 2019, une demande de marque ayant été acceptée à l’examen pourra être enregistrée dès que le déposant aura acquitté les droits d’enregistrement de ladite marque.
Cette modification implique nécessairement des économies pour les déposants de marque canadienne dans la mesure où la prolongation de l’échéance pour fournir la déclaration ainsi que la rédaction et le dépôt de ces déclarations d’usage ne seront plus nécessaires.
Ce qu’il est opportun de relever c’est que cette nouvelle disposition s’appliquera entièrement dès la date d’entrée en vigueur du règlement.
Ainsi, si la demande de marque a été déposée avant le 17 juin 2019, le titulaire de cette dernière a la possibilité de prolonger son délai pour déposer la déclaration d’usage jusqu’à cette date. Dans cette hypothèse, le déposant ne sera alors plus dans l’obligation de fournir ladite déclaration d’usage.
Adaptation du montant des taxes d’enregistrement en fonction du nombre de classe visée
Les taxes d’enregistrement pour les marques canadiennes vont ainsi dépendre du nombre de classe visée. Ces frais seront de 300 $ canadiens pour la première classe et de 100 $ canadiens par classe supplémentaire pour une demande en ligne, à la place des 250 $ canadiens actuels. Ces frais étaient d’ailleurs fixes, peut important le nombre de classe visée. Les frais d’enregistrement pour un dépôt papier seront plus élevés.
En pratique, les marques déposées après le 17 juin 2019 seront soumises à ces nouvelles taxes.
Dans la mesure où cela implique nécessairement une augmentation des frais de dépôts d’une marque canadienne, il peut être opportun de procéder aux dépôts envisagés en plusieurs classes avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Possibilité de diviser une demande de marque
Une autre possibilité offerte par le « Règlement sur les marques » canadien est la division d’une demande de marque. En effet, une fois ce Règlement entré en vigueur, un déposant aura la possibilité de diviser une demande de marque en différentes classes, en différents produits et services, puis de fusionner par la suite les enregistrements préalablement divisés.
Cette division peut être très avantageuse notamment lorsqu’une opposition a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par la demande de marque ou encore lorsqu’une objection provisoire émise par l’office canadien ne vise qu’une partie de ces derniers.
Ainsi, il sera possible d’obtenir l’enregistrement des produits et / ou services qui ne sont pas visés par de telles procédures dans un premier temps. Dans un second temps, et dans l’hypothèse où la demande de marque est acceptée pour les autres produits et services, alors un second enregistrement sera effectué.
Adhésion du Canada au Protocole de Madrid
L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid constitue un changement important dans la mesure où il sera désormais possible de désigner ce territoire dans le cadre du dépôt d’une marque internationale.
Dans la pratique, cela va ainsi nécessairement impliquer une augmentation du nombre de marques enregistrées au Canada.
Suppression de l’exigence de preuve pour ce qui est des inscriptions de cessions et de fusions
Plus aucun document ne sera demandé afin de prouver une cession ou une fusion dans le cadre de l’inscription de ces actes. Bien sûr, l’office canadien des marques pourra toujours demander une telle preuve, mais cette dernière ne sera plus nécessaire au moment de l’inscription.
En outre, il ne sera plus nécessaire d’inscrire ladite cession ou fusion dans le cadre de marques considérées comme liées.
Modification de la durée de vie d’une marque
La durée de vie d’une marque canadienne sera désormais de 10 ans, et non plus de 15 ans.
Ici encore, les taxes de renouvellement seront calculées en fonction du nombre de classes faisant l’objet de ce renouvellement. Ces derniers se porteront à 400 $ canadiens pour la première classe et à 125 $ canadiens par classe supplémentaire.
Ces nouveaux droits de renouvellement pourront être payés à partir du 17 juin 2019 et au plus tôt 6 mois avant la date d’échéance de la marque.
Dans le prolongement de l’adhésion du Canada à l’Arrangement de Nice, il est prévu que les marques faisant l’objet d’un renouvellement doivent se conformer à la classification de Nice et par conséquent, les titulaires de marque devront modifier leurs produits et services en fonction de cette dernière.
Possibilité d’informer l’office canadien de l’existence de droits de tiers
Le « Règlement sur les marques » offre en effet la possibilité d’informer l’office canadien des marques, lors de l’examen d’une demande, de l’existence de droits antérieurs détenus par des tiers.
Jusqu’ici, l’office ne prenait en compte une telle demande que dans le cadre d’une procédure d’opposition, et non au stade de l’examen de la demande de marque.
Un tel outil peut s’avérer utile afin de protéger les droits d’un titulaire de marque et éviter d’engager une procédure d’opposition.
II/ Dispositions transitoires
La date d’application de certaines dispositions pose question, ainsi, des dispositions transitoires ont été prises, et notamment :
L’examen du caractère distinctif d’une marque s’appliquera à toutes les demandes de marque en cours
En effet, et selon le Règlement, le caractère distinctif d’une marque sera examiné au regard de l’ensemble des demandes de marque en cours d’examen au moment de son entrée en vigueur et qui n’auront pas encore été approuvées.
Ainsi, peu importe que ladite demande de marque ait été déposée avant ou après le 17 juin 2019, l’ensemble des demandes seront examinée au regard de leur distinctivité. En pratique, cela englobe un nombre très important de demandes, qui ne fera d’ailleurs que s’accroître au fur et à mesure des mois.
Modifications des délais de réponse
Certains des délais de réponse à l’office, en cas de refus provisoire à l’enregistrement notamment, ont été modifiés.
A cet égard, il est important de relever que ces nouveaux délais s’appliquent uniquement aux objections émises après la date d’entrée en vigueur du règlement. Les objections émises avant cette date ne verront pas leurs délais modifiés.
Les motifs d’opposition actuels s’appliqueront aux procédures déposées avant l’entrée en vigueur du règlement
Les fondements actuels d’une opposition au Canada pourront être soulevés pour toute procédure formée avant l’entrée en vigueur du Règlement, et ce, même dans l’hypothèse où le délai d’opposition expire après l’entrée en vigueur. C’est également le cas pour les demandes de marques publiées avant cette date.
Les oppositions pourront alors encore être fondées par exemple sur les motifs basant le dépôt, qui n’existeront plus à compte de l’entrée en vigueur dudit Règlement.
En conséquence, les demandes de marques qui auront été publiées ainsi que, logiquement, les oppositions déposées postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement pourront avoir de nouveaux fondements comme par exemple le fait que le titulaire de la demande n’utilise pas ou n’a pas l’intention d’utiliser sa marque.
Le but du « Règlement sur les marques » canadien est de simplifier les dépôts de demandes de marques canadiennes mais également de permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’avoir accès à une protection sur ce territoire par l’intermédiaire d’un droit de marque.
La contrepartie de la simplification des démarches et de la suppression de l’exigence de dépôt d’une déclaration d’usage, est le risque de l’augmentation des comportements parasitaires et de comportement frauduleux de tiers qui déposent des marques uniquement dans la mesure où elles sont disponibles, sans intention d’usage.
D’autres changements sont par ailleurs annoncés et seront la conséquence de l’entrée en vigueur de l’Accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada ainsi que de la loi budgétait C-86, qui prévoit de nouvelles dispositions sur le droit des marques canadien.
Comme tout changement de législation, l’application en pratique des différentes dispositions nouvellement apportées par la publication à la Gazette officielle du « Règlement sur les marques » se fera à la lumière de l’interprétation de ces dernières par les personnes compétentes, notamment pour ce qui est de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
L’image des biens ne peut pas faire l’objet d’un droit exclusif. Il en va de même pour les biens du domaine public selon le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 avril 2018 (CE 13-4-2018 n°397047, Etablissement public du domaine national de Chambord c/ Société Kronenbourg). Dans cette affaire, la société Kronenbourg avait utilisé pour une de ses publicités une photographie du château de Chambord. L’établissement public du domaine national de Chambord avait alors réclamé une redevance.
En première instance, le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 6 mars 2012, n°1102187) avait donné raison à la société Kronenbourg en rejetant la demande de l’établissement public au motif que si le château de Chambord appartient bien au domaine public, ce n’est pas le cas d’une photographie le représentant. L’établissement public a donc fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, ass. plén., 16 déc. 2015, n°12NT01190) qui, bien qu’ayant rejeté les prétentions pécuniaires de l’établissement public, n’étant pas compétente pour statuer dessus, a reconnu qu’en tant que gestionnaire du domaine public il avait le pouvoir d’en gérer l’image. N’ayant pas obtenu satisfaction, le Château de Chambord a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a rappelé que conformément à l’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’image des biens publics ne fait pas partie des propriétés appartenant à l’Etat. Il va même plus loin en affirmant que l’image d’un bien public est une chose insusceptible de propriété.
Le Conseil d’Etat profite de ce litige pour repréciser les conditions d’utilisation de l’image des biens publics. Ainsi, par principe, l’usage de l’image des biens publics échappe à tout contrôle administratif préalable. L’utilisation commerciale est donc libre et gratuite tant que la prise de vue ne conduit pas à une utilisation privative du domaine public. Dans le cas contraire, une autorisation administrative sera nécessaire. Avec cette décision, le Conseil d’Etat rejoint la position de la Cour de cassation. En effet, en droit privé, la question du droit à l’image des biens a fait l’objet de nombreuses décisions qui ont conduit à des évolutions jurisprudentielles. Les premières décisions se sont fondées sur l’article 9 du Code civil, c’est-à-dire le droit au respect de la vie privée. Il s’agissait de réussir à démontrer en quoi la publication de l’image d’un immeuble constituait une atteinte à la vie privée, ce qui s’est avéré extrêmement difficile en pratique (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-10.463). La jurisprudence s’est ensuite fondée sur le droit de propriété de l’article 544 du Code civil. En effet, le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const., n° 81-132 DC, 16 janv. 1982 ). Selon l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, il s’agit d’un « droit inviolable et sacré ». Dès lors, et conformément à l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel. Dans un premier temps, la jurisprudence reconnait que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1999, 96-18.699, Café Gondré). Puis, la jurisprudence opère un revirement notable en estimant que l’exploitation commerciale de l’image d’un bien ne constitue pas en soi une atteinte au droit de jouissance, l’atteinte n’est avérée qu’en cas de « trouble certain au droit d’usage ou de jouissance des propriétaires » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.709, l’îlot du Roch Arhon). Par la suite, la jurisprudence va plus loin en affirmant que « e propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450, Hôtel de Girancourt). Dès lors, le fondement de l’article 544 du Code civil est abandonné au profit de l’article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau suite à la réforme du droit des obligations) afin de caractériser le trouble anormal. Par exemple, le fait pour un viticulteur d’apposer sur ses bouteilles une image du château de l’un de ses concurrents est constitutif d’un trouble anormal (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2012 10-28.716).
Par conséquent, il n’est plus possible d’empêcher un tiers d’utiliser l’image de son bien sauf à démontrer que la diffusion de l’image cause au propriétaire du bien un trouble anormal tant en terme de parasitisme ou de concurrence déloyale que d’atteinte à l’intimité de la vie privée.
La dernière réunion générale de l’ICANN a eu lieu à Barcelone, en Espagne entre le 20 et le 25 octobre 2018. Les réunions de l’ICANN permettent de discuter des problématiques liées à l’internet, ce qui concerne particulièrement les titulaires de marques. Par conséquent, il est important pour ces derniers de se tenir informer et de participer aux discussions qui ont lieu au cours ces réunions. Plusieurs sujets abordés lors de l’ICANN63 présentent un intérêt particulier pour les titulaires de marques comme les problématiques liées à l’impact du RGPD sur fiches WHOIS, les mécanismes de protection des droits et les procédures ultérieures pour le nouveau cycle de lancement des nouveaux gTLD. Le cabinet Dreyfus a assisté à l’ICANN63 et vous résume les points clés à retenir.
Fiches Whois : la spécification temporaire
L’un des sujets importants qui a été discuté lors de l’ICANN63 a été naturellement celui de l’impact du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) sur WHOIS. En raison de l’entrée en vigueur du RGPD, de nombreux bureaux d’enregistrements ont supprimé les données sur le titulaire du nom de domaine, rendant ainsi plus difficile la défense des titulaires de droits. Ainsi, une spécification temporaire a été adoptée en mai dernier pour permettre aux offices d’enregistrement (registry) et aux bureaux d’enregistrement (registrar) de respecter les engagements contractuels de l’ICANN et de se mettre en conformité avec les dispositions du RGPD.
La spécification temporaire maintient la possibilité de collecte de données d’enregistrement (notamment des informations concernant les titulaires de nom de domaine et des contacts administratifs et techniques), toutefois l’accès aux données personnelles est désormais limité. Pour avoir accès aux données à caractère personnel non publiques, les entités ayant un but légitime et proportionné peuvent contacter les titulaires de noms de domaine ou les contacts administratifs et techniques par un email anonymisé ou par un formulaire en ligne.
L’ICANN a également proposé la création d’un modèle d’accès unifié qui centraliserait les données WHOIS. Ce système serait géré par l’ICANN qui enverrait ensuite leur retour à l’équipe de l’EPDP. L’idée derrière la création d’un modèle d’accès unifié est que l’ICANN s’assurerait que les données personnelles collectées dans le cadre de WHOIS ne soient divulguées seulement aux tiers avec un intérêt légitime. Alors que cette idée en est encore à ses débuts, celle-ci a été bien accueillie par de nombreux actionnaires. Les détenteurs de marques devraient donc s’intéresser à la suite de ce projet.
Un autre sujet important pour les titulaires de marques est l’examen des mécanismes de protection des droits dans le cadre du lancement des nouvelles extensions – new gTLDs. Le groupe de travail en est encore à sa phase 1 – qui est d’examiner tous les mécanismes de protection des droits développés pour les nouveaux gTLDs, notamment la base de donnée Clearinghouse « the Sunrise and Trademark Clearinghouse » (TMCH) et l’URS « the Uniform Rapid Suspension », procédure de résolution des litiges spécifiquement créée pour les nouveaux gTLDs pour s’occuper des cas évidents. Lors de l’ICANN63, le groupe de travail s’est réuni pour présenter ses premières analyses concernant la base de données TMCH. L’équipe de travail a également présenté ses premières constatations concernant l’URS et a fait des propositions pour des solutions opérationnelles et des politiques de recommandations. Le groupe de travail a également discuté le calendrier et les nouvelles étapes prévues pour développer le rapport initial. Il est prévu que la phase 2, qui consiste à faire un examen de la procédure UDRP, commence milieu 2019. L’UDRP est un des outils les plus efficace pour permettre aux titulaires de marque de lutter contre les enregistrements de noms de domaine effectués en fraude. Pour ces raisons, c’est également un sujet qui doit être suivi de près par les titulaires de marques.
Les procédures ultérieures pour les nouveaux gTLD
Enfin, le groupe de travail en charge des procédures ultérieures pour les nouveaux gTLD (noms de domaine de premier niveaux) a été créé pour analyser les expériences des nouveaux gTLD créés en 2012 et pour d’identifier des recommandations. Le groupe de travail a publié un rapport complémentaire à la fin d’octobre 2018, qui était ouvert aux commentaires. Le rapport couvre plusieurs sujets, notamment les ventes aux enchères en derniers recours de l’ICANN.
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Written by Dreyfus02/04/2019 
Cette année, encore une fois, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été nommés comme « Excellent » dans la catégorie « Meilleurs Conseils en Propriété Intellectuelle en France » pour les marques et dessins & modèles en 2019.
La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, avec ou sans accord, aura un impact sur le droit des marques, mais également les noms de domaine et les données personnelles. Il est donc nécessaire de comprendre les changements afin de pouvoir se préparer.
La tant réputée 
L’adhésion du Samoa confirme que le système de Madrid, et son protocole, sont un atout majeur dans la
La dernière réunion générale de l’ICANN a eu