Des amendements à la loi relative aux dessins et modèles sont entrés récemment en vigueur au Monténégro. De nouvelles possibilités s’offrent au propriétaire de dessins et modèles souhaitant intenter une action en contrefaçon.
Auparavant, une action devait être engagée dans un délai de 5 ans à compter de la date de l’infraction. Désormais, si le contrefacteur a agit de mauvaise foi, l’action pourra être introduite à tout moment au cours de la période de protection du design industriel, soit pendant 25 ans après la date du dépôt.
Le propriétaire peut demander, en plus d’une indemnisation, une compensation évaluée sur la base d’un contrat de licence qui aurait été conclu.
Enfin, si le propriétaire rapporte la preuve que l’infraction a été réalisée dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le but d’obtenir un avantage économique ou commercial, le tribunal pourra ordonner la saisie des biens mobiliers et immobiliers, même si le défendeur n’est pas directement lié à l’acte de contrefaçon.
Les nouvelles extensions de nom de domaine telles que les .HOME, .BIKE ou encore .PARIS font leur apparition sur le marché. Certains profitent de ces lancements pour contrefaire des marques renommées, et des noms de domaine avec ces extensions font déjà l’objet de procédures UDRP.
Le 5 février dernier, le nom de domaine <canyon.bike> a été réservé sous couvert d’anonymat auprès du bureau d’enregistrement Godaddy.com.
La société allemande Canyon Bicycles GmbH a alors réagi, déposant rapidement une plainte UDRP (Uniform Domain Resolution Policy) auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). La société entend faire jouer son droit de propriété intellectuelle, puisqu’elle est titulaire de plusieurs marques Canyon depuis 1993.
Cette plainte est la première procédure UDRP depuis l’introduction sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine. IBM a également déposé deux plaintes sur les noms de domaines <ibm.guru> et <ibm.ventures>. Mais il s’agit de procédures URS (Uniform Rapid Suspension). Contrairement aux procédures UDRP, leur but n’est pas d’aboutir au transfert ou l’annulation du nom de domaine, mais simplement d’en obtenir la suspension. Le 12 février, l’expert auprès du National Arbitration Forum (NAF) a répondu favorablement aux demandes d’IBM et a ordonné la suspension des deux noms de domaine.
Plus de 1000 extensions de noms de domaine vont être déployées dans les prochains mois, et avec elles les conflits vont s’intensifier. Il sera intéressant de voir lesquelles auront un intérêt pour les réservataires, à l’image de l’extension .CO. Le réservataire du nom de domaine <tes.co> avait été considéré comme violant le droit de marque de la société Tesco, alors que l’extension n’était jusqu’alors pas prise en compte pour apprécier la similitude entre marque et nom de domaine.
A n’en pas douter, les décisions de l’OMPI et du NAF sur ces nouvelles extensions seront d’une importance capitale pour les titulaires de marques.
Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de noms de domaine. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Aux Etats-Unis tout comme en Europe, l’acceptation du nom d’un médicament est semée d’embuches bien spécifiques. Au-delà des critères applicables à tout dépôt de marque, l’enregistrement d’un nom de médicament dépend en grande partie de la Food and Drug Administration – FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).
Plusieurs critères sont examinés par la FDA, au premier rang desquels la déceptivité du nom, le risque de confusion (notamment avec un médicament sur le marché), avec pour objectif principal la santé et la prévention des erreurs médicales. D’autres analyses sont effectuées, sur le packaging, les patients cibles ou encore le nom générique. Des tests sont également effectués sur les indications de posologie, ou par l’écriture manuscrite. Il est essentiel en effet qu’une prescription médicamenteuse ne soit pas comprise différemment par le médecin et la personne qui délivre les traitements.
Cette procédure est financée par les lois PFUDA (Prescription Drug User Free Act), qui donnent également des objectifs à atteindre à la FDA. Depuis 1992, le délai d’enregistrement d’une marque de médicaments été divisé par deux aux Etats-Unis. Cependant, une marque pharmaceutique ne sera enregistrée que lorsque le composant sera lui-même autorisé par l’agence.
Une procédure d’urgence existe également concernant les traitements médicamenteux de maladies mortelles dont le potentiel succès est inégalé. L’issue de cette procédure peut être désavantageuse pour les candidats à la procédure ordinaire. La marque déposée en procédure d’urgence est prioritaire, même si le dépôt de la demande est postérieur.
A cause de ce contrôle, seuls 40% des noms de médicaments sont enregistrés, la sécurité des patients étant une priorité.
Par une loi fédérale No. 194-FZ, adoptée le 23 juillet 2013, les autorités russes ont décidé d’augmenter les amendes en cas de contrefaçon. La mise en œuvre de sanctions plus sévères a pour objectif de dissuader les tiers de distribuer des produits contrefaisants.
Le nouvel article 14.10, introduit dans le code russe des infractions administratives, prévoit de nouvelles pénalités pour contrefaçon de marque. Ces dernières seront prononcées lors d’utilisation illégale de marque, d’appellations d’origine, de fabrication et de distribution de marchandises contrefaisantes.
Dans le passé, les autorités russes ne faisaient aucune corrélation entre le prix des marchandises contrefaites et le montant de l’amende. Désormais, elles différencient les peines encourues selon qu’il s’agisse d’une entreprise ou de son dirigeant. Une entreprise devra payer le triple du prix des marchandises avec une base minimum de 40,000 RUB (environ 850 euros) et les produits contrefaisants seront confisqués. Les dirigeants d’entreprise, quant eux, devront payer le double du prix des marchandises contrefaisantes avec une base minimum de 20,000 RUB. Enfin, s’il s’agit de particuliers, ils devront simplement payer le prix de la marchandise avec une base minimum de 2,000 RUB (environ 50 euros).
Bien que la lutte contre la contrefaçon soit difficile en Fédération de Russie, ces mesures sont bienvenues et devraient avoir un caractère dissuasif pour certains.
Alors que les nouvelles extensions de noms de domaine apparaissent sur le marché, la Trademark Clearing House (TMCH) a dévoilé un rapport mettant en avant l’inquiétant risque de cybersquatting sur les noms de domaine des grandes entreprises américaines.
L’étude de la TMCH, réalisée sur les nouvelles extensions <.web>, <.online>, <.blog> <.shop> et <.app>, montre que les 50 marques les plus réputées aux Etats-Unis sont toutes l’objet de pré-réservations de noms de domaine par des tiers. Elle révèle par ailleurs que la moitié des titulaires de ces marques ne dispose pas des noms de domaines primordiaux dans les extensions déjà existantes, tels que <pepsi.us> ou encore <kelloggs.net>. Et Jonathan Robinson, consultant à la TMCH, estime que « avec le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine, toutes ces marques risquent d’être contrefaites ».
Pourtant des mécanismes ont été mis en place pour éviter ce genre de situations. L’inscription à la TMCH permet ainsi de faire valoir sa marque, et de bénéficier d’un droit de préférence de réservation pendant la période prioritaire Sunrise réservée aux titulaires de marques. L’inscription dans la TMCH permet également d’être informé de toute réservation indue d’un nom de domaine reprenant ou imitant une marque. « Il vaut mieux prévenir que guérir, estime Jonathan Robinson, et l’adhésion à la TMCH est la pierre angulaire de la protection des marques avec les nouvelles extensions. »
Plus de 80% des grandes marques américaines ont déjà fait appel à des procédures alternatives de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, tels que la procédure UDRP. Alors qu’avec les nouvelles extensions de noms de domaine, les cas de cybersquattage devraient augmenter, l’objectif affiché de la TMCH est justement de prévenir ces litiges.
Si le but premier du cybersquatteur est d’attirer du trafic sur son site grâce à des noms de domaine évocateurs, l’objectif à moyen terme est de négocier à bon prix les noms de domaines ainsi réservés à l’insu des titulaires de marques. Dans ce contexte, le rôle de la TMCH est essentiel pour les titulaires de marques.
Dreyfus & associés est un agent accrédité pour la TMCH. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
En décembre dernier, et après dix ans de dialogue, l’Union européenne et la Chine sont parvenues à un accord renforçant leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Avec un budget avoisinant les 10 millions d’euros sur les trois prochaines années, la collaboration s’étend sur tous les champs de la propriété intellectuelle par la mise en œuvre d’une vingtaine de cadres de travail.
L’accord prévoit l’adoption de textes européens et chinois en la matière allant dans le sens d’une collaboration consolidée entre les autorités, la publication de banques de données relatives à la propriété intellectuelle, ainsi que le renforcement de la coopération en matière douanière. Dans un contexte de dématérialisation, l’objectif affiché est la mutualisation des moyens pour la protection des innovations. A long terme, l’accord prévoit d’encourager le développement économique et commercial.
L’Union européenne et l’OHMI ont d’ores et déjà envoyé à Beijing des experts, afin de mettre en œuvre la collaboration avec la Chine. Le président de l’OHMI António Campinos, souligne « l’importance de la coopération Union européenne-Chine dans une économie mondialisée ».
Cette collaboration prend la suite d’un précédent accord signé en 2009 entre l’Union européenne et la Chine.
Le 11 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt ASA Sp. Z o.o. contre l’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) s’est prononcée sur le risque de confusion existant entre les marques FEMIFERAL et FEMINATAL déposées toutes deux pour des produits pharmaceutiques notamment pour enfants en classe 5.
La société ASA Sp. Z o.o. avait déposé la marque « FEMIFERAL » auprès de l’OHMI le 18 septembre 2006, or Merck sp. Z o.o. titulaire de la marque antérieure FEMINATAL a rapidement engagé une procédure d’opposition. L’OHMI s’est alors prononcée en faveur de Merck sp. Z o.o. le 19 novembre 2010.
La société ASA Sp. Z o.o. ASA s’est alors retournée contre l’OHMI, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé dans une décision Asa/OHMI – Merck le 22 mai 2012 rejetant toutes ses demandes, elle a alors formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
La Cour a rejeté le pourvoi jugeant que ces marques étaient similaires et qu’elles engendraient un risque de confusion. La cour n’a pas retenue l’argumentation selon laquelle le préfixe FEMI est entendu par le consommateur moyen comme des produits destinés aux femmes, ainsi malgré la localisation dans le domaine pharmaceutique c’est donc bien au consommateur moyen qu’il a été fait référence et non pas au public pertinent.
Les 100 noms de domaine pionniers en .PARIS ont été dévoilés le 21 février dernier, mais ce n’est qu’une étape du projet de cette nouvelle extension.
Il est important de souligner dans un premier temps que les 100 pionniers pourront profiter d’une adresse en .PARIS à compter de mai 2014 pendant une période exclusive de 6 mois alors que les autres noms de domaine ne pourront être visibles et disponibles à la vente qu’à la fin de l’année lors de l’ouverture générale.
De plus, une période de Sunrise de 3 mois sera ouverte pour les titulaires de marques à partir du mois de septembre 2014. Les noms de domaine réservés pendant cette période ne seront attribués et mis en ligne qu’à la fin de celle-ci.
Les noms de domaine pionniers sont classés en plusieurs catégories : Ambassadeurs (7), Business (8), Ecosystème et Parisiens Particuliers (78), et Mandat de nommage (5). Ces derniers seront concédés aux titulaires pour 3 à 5 ans et sont :
livraisons-restaurant.paris : Service de mise en relation entre les restaurateurs qui livrent et les clients,
m.paris : Service qui permet de se créer une adresse de type mon.adresse@m.paris,
accessibilite.paris : Service de référencement de lieux et équipements accessibles quel que soit le handicap,
reservation-hotels.paris : Service de réservation d’hôtels à Paris référencés par l’Office du tourisme, et
bandb.paris : Service de réservation de chambres en maison d’hôtes
Il y a en effet 98 noms de domaine, la ville de Paris se réservant deux noms en vue de l’ouverture générale.
La ville de Paris propose également une procédure permettant de s’opposer à un nom pionnier avant le 21 mars 2014. La demande peut être présentée par toute personne pouvant apporter des preuves sur son intérêt à agir, sur l’absence d’intérêt légitime et sur la mauvaise foi du Pionnier.
Les apports économiques des pionniers s’élèvent à 416 000 € en plus des apports en nature (par ex. les actions de communication visant à accroître la notoriété du projet du candidat et du projet global du .paris).
Retrouvez la liste des noms de domaine dans le communiqué de presse de la Ville de Paris ici.
Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseiller notamment sur la prochaine période de Sunrise.
La notion de secret d’affaires est loin d’être uniforme dans les différents pays de l’Union Européenne. Certains pays n’ont par ailleurs jamais sanctionné les atteintes à ces secrets d’affaires. Ainsi, les atteintes ne cessent de croitre et près d’une entreprise sur cinq a subi une atteinte à ses secrets dans les dix dernières années. C’est pourquoi, dans le cadre de la stratégie UE2020 « Une Union dans l’innovation », la commission européenne a proposé le 28 novembre 2013 une directive afin d’harmoniser la définition et les sanctions du secret d’affaires.
La protection du secret d’affaires est d’autant plus importante en ce qu’elle impacte les petites et moyennes entreprises. En effet, les plus grandes structures n’ont pas de difficultés particulières à défendre leurs innovations puisqu’elles disposent d’outils tels que les droits de propriété industrielle (brevets, marques…). Or, leur coût reste souvent prohibitif pour les PME qui tentent de protéger leurs secrets plus artisanalement.
La directive européenne vise à offrir une protection plus adéquate et des voies de recours efficaces pour les entreprises européennes. L’objectif affiché est de faciliter les projets communs et collaboratifs au sein de l’Union afin de permettre la naissance de nouvelles connaissances. Cette directive permettra de renforcer la confiance des entreprises, des créateurs et des chercheurs dans l’innovation.
L’enjeu résidera dans l’adéquation des moyens avec l’époque, les mesures doivent s’inscrire dans une démarche moderne et proposer des solutions innovantes. La réponse aux attaques malhonnêtes ayant attrait aux secrets d’affaires au sein de l’Union doit être ferme et dissuasive.
La protection du secret d’affaires semble être un levier de croissance pertinent, en limitant le danger pour les petites entreprises, celle-ci n’auront plus à craindre d’investir dans la recherche d’innovation.
Par une application du droit Suisse, un expert de l’OMPI a rendu une décision innovante en exigeant le transfert d’un nom de domaine dirigeant vers un site inactif (DCH2012-0021 Cash Converters Pty Ltd. contre M. Botana Rojo Miguel Adolfo).
Pour l’expert, le fait que le site rattaché au nom de domaine litigieux n’ait pas encore été activé n’a aucun effet modérateur sur le risque de confusion. Son enregistrement pouvait en effet laisser supposer une activation « imminente », laquelle peut dès lors donner lieu à une action en prévention de faits de contrefaçon au sens de l’article 55 lit. a de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance.
Par ailleurs, bien qu’il ne fasse pas application de ces dispositions, l’expert relève que la Loi fédérale contre la concurrence déloyale peut être applicable à ce type de situation. En effet, l’article 2 de cette loi affirme qu’est « déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ».
Il semblerait néanmoins qu’il faille différencier les noms de domaine inactifs identiques à une marque enregistrée à ceux qui ne sont que similaires. Alors que la première catégorie peut nuire au développement commerciale d’un concurrent en l’empêchant d’offrir des biens ou des services via un nom de domaine reflétant sa propre marque, ce n’est pas le cas de la seconde catégorie.
En France, la jurisprudence retient une solution bien différente. En effet, la Cour de cassation a précisé à de multiples reprises depuis l’arrêt Locatour (Chambre Commerciale, 13 décembre 2005) qu’un nom de domaine doit être exploité pour que l’atteinte à la marque soit reconnue, à moins d’être en présence d’une marque notoire (TGI Paris 3 ème Ch., 3 ème sect., 29 octobre 2010, Free c/ Osmozis).
Quant à la procédure UDRP, les experts sont partagés sur ce point. Si certains refusent catégoriquement de considérer qu’un nom de domaine inactif puisse porter atteinte à un droit de marque, d’autres estiment qu’il convient, pour caractériser l’atteinte, de prendre en compte tous les éléments en présence et notamment le caractère notoire de la marque.
Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informés sur les enjeux de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique !
Notre site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service, produire des statistiques et mesurer l'audience du site. Vous pouvez changer vos préférences à tout moment en cliquant sur la rubrique "Personnaliser mes choix".
When browsing the Website, Internet users leave digital traces. This information is collected by a connection indicator called "cookie".
Dreyfus uses cookies for statistical analysis purposes to offer you the best experience on its Website.
In compliance with the applicable regulations and with your prior consent, Dreyfus may collect information relating to your terminal or the networks from which you access the Website.
The cookies associated with our Website are intended to store only information relating to your navigation on the Website. This information can be directly read or modified during your subsequent visits and searches on the Website.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Le Cabinet Dreyfus & associés (« Dreyfus & associés ») est soucieux de la protection de votre privée et de vos données personnelles (« Données » ; « Données personnelles ») qu’elle collecte et traite pour vous.
Dreyfus & associés, à ce titre, respecte et met en œuvre le droit européen applicable en matière de protection des données et, en particulier, le Règlement Général européen sur la Protection des données personnelles Numéro 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
La présente Politique de Confidentialité a pour objet de vous informer de manière claire et complète sur la manière dont le Cabinet Dreyfus & associés, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et utilise vos données personnelles, et sur les moyens dont vous disposez pour contrôler cette utilisation et exercer vos droits en rapport avec lesdits traitement, collection et utilisation de vos données personnelles.
Notre Politique de Confidentialité vise à vous décrire comment Dreyfus & associés collecte et traite vos données personnelles dans le cadre de vos visites sur notre site Web et d’autres échanges que nous avons par courriel ou par courrier, de la tenue de notre rôle en tant que représentants et conseils en propriété industrielle et des relations d’affaire avec nos clients et confrères, ou à toute autre occasion où vous transmettez vos données personnelles à Dreyfus & associés.
Written by Dreyfus27/03/2014 
Des amendements à la loi relative aux dessins et modèles sont entrés récemment en vigueur au Monténégro. De nouvelles possibilités s’offrent au propriétaire de dessins et modèles souhaitant intenter une action en contrefaçon.
