L’ICANN a délégué les premières extensions génériques ce 21 octobre 2013.
شبكة (xn--ngbc5azd) – mot arabe signifiant “Web” ou “Réseau” Registre: International Domain Registry Pty. Ltd.
онлайн (xn--80asehdb) – mot russe pour “Online” Registre: Core Association
сайт (xn--80aswg) – en russe “Site Web” Registre: Core Association
游戏 (xn--unup4y) – mot chinois pour “Jeu” Registre: Spring Fields, LLC
On constate que toutes ces extensions sont en caractère non latins. On ne peut que saluer la position de l’ICANN de favoriser les internautes non anglophones pour pouvoir communiquer dans leur propre langue.
Le récent lancement des nouveaux gTLDs ouvre des opportunités et des projets pour faire face à la concurrence. De nombreux registres permettent l’enregistrement de nouveaux domaines sous des extensions existantes ou récemment créées.
Les domaines numériques .TEL
Le registre Telnic a lancé depuis le 15 octobre 2013 les domaines numériques de 8 chiffres ou plus. Des noms de domaine tels que « 00442074676450.tel » ou « 0208-467-6450.tel » sont disponibles à l’enregistrement sur la base du « premier arrivé, premier servi ».
Ré-ouverture des extensions .CO.DE et .CO.NU
Le registre DNNext S.A. a quant à lui décidé d’ouvrir de nouveau à l’enregistrement les noms de domaine sous les extensions non officielles .CO.DE pour l’Allemagne et .CO.NU pour l’île de Niue. Il est important de noter que ces extensions ne sont pas affiliées aux registres officiels DE et NU mais au seul registre DNNext.
Un .NZ pour concurrencer le .KIWI
Du côté de la Nouvelle Zélande, le Conseil d’InternetNZ a approuvé le 11 octobre l’enregistrement des noms de domaine en .NZ ce qui complètera les réservations de troisième niveau sous des extensions comme .CO.NZ, .ORG.NZ ou .NET.NZ.
Le registre DOT KIWI proposera l’enregistrement des noms en .NZ en plus du .KIWI dans les mois à venir. Il soutient cependant que le principal problème du registre concernant les enregistrements est le fait que ceux qui ont investi dans un .CO.NZ ne pourront peut-être pas sécuriser leur domaine en .NZ, faute de financement.
The Court of First Instance also rejected the opposition to a request for a figurative trademark first pronounced by the Office of Harmonization for the Internal Market (hereafter referred to as OHIM) and its Appeal Court on May 17 2013.
On June 13 2006, the company Mundipharma AG applied to register the following device mark:
Registration was requested for class 5, in other words for « pharmaceutical products for human medication, specifically analgesics».
On May 3 2007, Sanofi Pasteur MSD SNC filed an opposition to the aforementioned application based on the following French and international trademarks also in the class 5 category:
French trademark n°94500843
International trademark n° 627401
On July 30 2010 the OHIM Opposition Division rejected this opposition and by a decision of July 22 2011, the Fourth Board of Appeal of OHIM also rejected the appeal.
In making its decision the Board of Appeal based its findings on a comparison between the products and a comparison of the visual device marks.
As concerns product comparison, they are identical and are defined as class 5 “pharmaceutical products”.
In comparing the signs, the Board quoted consistent jurisprudence(1) which states that “any appreciation of the visual, phonetic or conceptual similarity of disputed device marks must take into account the overall impression produced by them, especially taking into account their distinctive and dominant features.”
From a visual perspective, the Appeal Board considered that the visual impression created by the respective signs was quite distinct.
Phonetically, it stated that no evaluation of the signs’ similarity could be established because they were purely figurative and abstract.
Lastly, from a design point of view, the Board considered that neither device presented a conceptual content. The signs were therefore not comparable in this sense.
The Court of First Instance supported the conclusion made at item 23 of the contested decision: the signs are only slightly similar from a visual point of view. As concerns the distinctive character of the previous device marks, jurisprudence recognizes that a mark has a specific, distinctive character either intrinsically or due to the reputation it has established with the general public(2).
In this case the original device marks have a weak distinctive character. They consist of two simple geometrical shapes and do not draw the consumer’s attention.
In addition, the argument based on the distinctive character being enhanced by the use of the original marks must be rejected. In fact, the products concerned by the disputed marks are identical. The device marks themselves are only slightly similar visually and cannot be compared either phonetically or from a design point of view.
The Court of First Instance therefore reached its conclusion that there is no risk of confusion!
(1) ECJ June 12 2002, OHIM C/Shaker C-335/05.
(2) (ECJ November 1 1996, SABEL C-251-95).
Comme nous vous l’avions annoncé, le programme Pionnier pour les 100 premiers noms en .PARIS est lancé depuis le 16 septembre 2013 et clôturera le 16 décembre 2013.
Face à ce projet d’envergure laissant présager de nombreuses opportunités, quelques précisions sont nécessaires.
Le programme Pionnier initié par la Ville de Paris consiste à présélectionner une centaine de projets sur appel d’offres, ces projets ayant pour but d’apporter de la visibilité au .PARIS dès son lancement.
Deux types de projets sont attendus qui vont permettre de mettre en avant des entreprises ou des associations en lien avec Paris.
Le premier appel à projets concerne les concessions sur des termes génériques sous .PARIS comme par exemple boulangerie.paris ou hotel.paris. La ville de Paris sera dans ce cas rémunérée sur la base d’une participation aux revenus du projet.
Le second projet va permettre de mettre en avant des entreprises, des associations en lien avec Paris. Dans le cadre de cet appel d’offre, les frais de participation dépendront de la catégorie de Pionnier dans laquelle l’entreprise souhaite inscrire son projet :
Dans la catégorie des Pionniers « ambassadeurs », les frais d’inscription pourront aller jusqu’à 100.000€. Ces Pionniers seront étroitement associés à la campagne promotionnelle et de communication autour du projet .PARIS.
Dans la catégorie des Pionniers « business », le budget à prévoir sera autour de quelques milliers d’euros. Ces Pionniersseront également associés à la campagne de communication dans une moindre mesure.
Dans la catégorie « écosystème », les starts-up et les ONG bénéficieront notamment d’un tarif autour d’une centaine d’euros.
Dans la catégorie « particulier », les frais seront autour de quelques dizaines d’euros afin de permettre aux grands prescripteurs parisiens de se faire entendre.
Des garanties vont être mises en place dans ce programme Pionner afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle : la ville de Paris va mettre en place un système de détection des risques en amont de la sélection des projets !
En effet, il est prévu que chaque projet présélectionné (entre 100 à 200) soit analysé pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à des marques antérieures enregistrées. Pour ce faire, les bases de données seront vérifiées (INPI, OHMI, OMPI) et une interaction sera mise en place avec les marques enregistrées au sein de la Trademark Clearinghouse.
A l’issue de ces vérifications le projet pourra être rejeté en raison de risques importants d’atteintes aux marques identifiées.
Une fois le projet validé, une procédure spécifique de contestation sera ouverte aux ayants droits. Certaines conditions devront être remplies pour pouvoir utiliser cette procédure, elles sont encore aujourd’hui susceptibles d’évolution :
être titulaire d’une marque verbale enregistrée avant le mois de juillet 2011 ayant un effet juridique en France et connue du public du secteur (nb : Une certaine souplesse existera certainement quant à la date d’enregistrement de la marque. Le but étant ici de ne pas avoir enregistré sa marque pour les seules fins de contester le projet et éviter la fraude. Reste à savoir comment sera interprétée la question de la connaissance du public du secteur) ;
le nom de domaine Pionnier doit être identique ou prêter à confusion avec la marque du contestataire ;
le Pionnier ne doit pas avoir d’intérêt légitime sur le nom de domaine Pionnier ;
le nom de domaine Pionnier doit avoir été demandé de mauvaise foi dans le but notamment de perturber les opérations commerciales de tiers, empêcher la reprise du nom ou attirer des utilisateurs d’autrui.
Cette procédure devrait être traitée en interne directement par le registre du .PARIS et ne faire l’objet que d’un coût relativement limité.
Notre cabinet peut vous conseiller sur la stratégie à adopter et vous fournir toutes les informations complémentaires dont vous auriez besoin.
Une Cour fédérale de Californie(1) a récemment accordé à Facebook 2,8 millions de dollars de dommages-intérêts dans une affaire qui mettait en cause 10 titulaires de noms de domaine et 105 noms litigieux.
La Cour a rendu sa décision en se basant sur l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). Ce dernier tend à réprimer les agissements des cybersquatters et rend civilement responsable toute personne qui, de mauvaise foi, a enregistré un nom de domaine similaire ou identique à une marque, notoire ou non, dans le but d’en tirer un profit direct ou indirect. Selon le texte, les condamnations peuvent aller de 1000$ à 100 000$ par nom de domaine.
Facebook demandait le montant maximum de dommages-intérêt, à savoir 100 000$ par nom de domaine contrefaisant sans distinguer de degrés variables dans les fautes. Le jugement a été rendu par défaut, aucun des défendeurs n’ayant comparu ni même répondu à la plainte de Facebook.
Pour évaluer les dommages-intérêts de chaque défendeur, la Cour s’est basée sur les critères de l’ACPA mais aussi sur les circonstances de l’espèce. En effet, même si tous les défendeurs avaient agi de mauvaise foi et de manière totalement volontaire la Cour a décidé de distinguer différents degrés de malveillances et de fautes.
Les facteurs pris en compte par la Cour incluaient notamment :
Le nombre de noms de domaines contrefaisants : la Cour a considéré que le nombre de noms de domaine contrefaisants détenu par chaque défendeur était un indicatif de mauvaise foi et a fixé des seuils allant de 5000$ à 25 000$ en fonction du nombre de noms de domaine enregistrés par chacun des défendeurs.
La manière dont était orthographié le mot « Facebook » : les dommages-intérêts ont été doublés pour les défendeurs qui avaient enregistré un nom de domaine dans le but de tromper le consommateur en lui laissant croire qu’il accédait au site officiel de Facebook, l’entrainant par ailleurs à divulguer ses informations personnelles.
La Cour a condamné à 5000$ de dommages-intérêts supplémentaires les cybersquatters qui avaient orthographié correctement le mot Facebook.
Aussi, le fait d’utiliser la marque Facebook bien orthographiée aux côtés d’autres mots bien orthographiés a été considéré comme d’autant plus trompeur et a fait l’objet d’une majoration de 10 000$ de dommages-intérêts par nom de domaine.
L’éventuelle récidive du contrefacteur : le montant des dommages-intérêts a également été doublé pour les cybersquatteurs ou typosquatteurs récidivistes.
Ainsi, la Cour fédérale de Californie a appliqué de manière raisonnée les principes posés par l’ACPA tout en adressant un message clair et dissuasif aux cybersquatters et aux typosquatteurs qui tentent de détourner des marques célèbres sur internet.
Facebook n’est pas la première société à agir sur la base de l’ACPA. D’autres sociétés, comme Microsoft(2), se sont déjà basées sur le texte dans le passé pour protéger leur présence en ligne et leur réputation. Peuvent engager une action civile fondée sur l’ACPA les titulaires de marques protégées aux Etats-Unis quelque soit la localisation du défendeur.
La procédure judicaire est certes beaucoup plus longue et couteuse qu’une procédure de type UDRP mais le montant des dommages-intérêts octroyés par les juges américains laisse présager que les actions en justice fondées sur l’ACPA seront de plus en plus nombreuses à l’avenir en fonction des éléments propres à chaque espèce. À envisager au cas par cas.
(1) Cour fédérale du District nord de Californie, 30 avril 2013.
(2) Cour fédérale du District de Washington, affaire Microsoft Corp. v. Shah, 20 juillet 2011.
Cette version finale contient des changements importants.
Pour aboutir à celle-ci, l’ICANN s’est basé sur les commentaires des intervenants reçus lors de sa réunion d’avril à Pékin, les commentaires fournis par divers groupes d’intervenants et personnes en mai et juin ainsi que les discussions ayant eu lieu en juillet lors de la réunion de l’ICANN à Durban.
Le contrat liant les Registres à l’ICANN impose aux gestionnaires des nouvelles extensions d’inclure dans l’accord registry-registrar tous les mandats de l’ICANN ainsi que tout mécanisme de protection des droits développé indépendamment. Ainsi, les Opérateurs de Registres doivent – conformément aux exigences établies par l’ICANN – considérer comme impératives et immédiatement applicables chacune des recommandations.
Ces recommandations finales apportent quelques nouveautés.
Les nouveautés apportées à la période de Sunrise
Pour rappel, la Sunrise désigne la période prioritaire de lancement des nouvelles extensions. Durant cette période, une procédure prioritaire d’enregistrement sera mise en place. Elle permet à un titulaire de marques d’enregistrer en priorité les noms de domaine reproduisant ses marques. Cette procédure est obligatoire pour les nouveaux Opérateurs de Registres. La Sunrise couvre aussi les procédures prioritaires de règlement des conflits.
La grande nouveauté introduite par l’ICANN dans cette publication est la création d’une « End-Date Sunrise ». Les Registres seront donc en mesure de choisir entre :
Une « Start-Date Sunrise ». Elle permet d’attribuer des noms de domaine avant la fin de la période de Sunrise. Si un registre veut le faire, il doit fournir au préalable une date de début à la période de Sunrise, et cela au minimum 30 jours avant l’ouverture des réservations au grand public
Une « End-Date Sunrise ». Le Registre ne peut allouer les noms de domaine revendiqués qu’à la fin de la période de Sunrise. Cette période peut commencer à n’importe quel moment, à condition que le Registre fournisse un préavis annonçant la fin de la Sunrise aux services attitrés, et cela au minimum 60 jours avant la date d’ouverture des réservations au grand public.
Vu la période d’attente prévue pour éviter les collisions de nom après qu’un accord de registre soit signé, la plupart des registres risquent de se prononcer pour une End-Date Sunrise.
Les nouveautés apportées au service de réclamation
Les Opérateurs de Registres devront assurer les services de réclamations pendant au moins les 90 premiers jours, au lieu des 60 prévus précédemment, à partir de la date d’ouverture des réservations au grand public. La période de Sunrise et la période de réclamation doivent être deux phases bien distinctes et ne se chevauchant pas.
La création d’une nouvelle période d’enregistrement
Les Opérateurs de Registres auront la possibilité d’établir une période additionnelle durant laquelle ils pourront accepter l’enregistrement de noms de domaine. Cette période d’enregistrement devra être limitée et avoir lieu après la période de Sunrise mais avant la période d’ouverture générale des réservations au grand public. Cependant la période de Sunrise et cette période limitée d’enregistrement peuvent se chevaucher à condition que les Opérateur de Registres n’allouent ni n’enregistrent aucun nom de domaine durant ladite période limitée d’enregistrement et ce jusqu’à ce que la période d’enregistrement prioritaires soit complètement terminée.
Si les Opérateurs de Registres proposent une période limitée d’enregistrement, ils devront assurer pendant toute sa durée le service des réclamations, en plus de la période de 90 jours dédiée à la période standard de réclamation.
La possibilité de réserver 100 noms de domaine
L’ICANN précise également que chaque Opérateur de Registre pourra allouer ou créer pour lui-même jusqu’à 100 noms de domaine tout au long de la durée de vie de l’extension, auxquels s’ajoutent – le cas échéant – leurs variantes IDN.
Par ailleurs, afin de promouvoir les TLD, l’ICANN se montre favorable à la signature d’un avenant aux règles de la Trademarks Clearinghouse (TMCH) pour qu’il soit permis aux Opérateurs de Registres d’allouer ou d’enregistrer, avant ou pendant la période de Sunrise, une partie (voire la totalité) de ces 100 noms de domaine, à des tiers.
Reste à savoir si ces recommandations deviendront définitives…
Notre cabinet évoquera le sujet suivant : « Actualités de la jurisprudence sur les noms de domaine : focus sur le contentieux des nouvelles extensions ».
L’évolution du monde virtuel est constante, c’est pourquoi il est important d’appréhender les nouveaux enjeux numériques ou de maîtriser les risques juridiques du web 2.0. Au cours de cette journée, les intervenants transmettront leurs connaissances sur des sujets variés tels que l’arrivée des nouvelles extensions internet (NewgTLDs), les derniers contentieux en matière de noms de domaine, l’e-réputation ou la maîtrise du Cloud Computing.
Le 16 juillet 2013, le Gouvernement de Tunisie a déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).
Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 16 octobre pour la Tunisie.
Cet instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes :
le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection est remplacé par un délai de 18 mois et un refus provisoire fondé sur une opposition peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois, et
la Tunisie souhaite recevoir une taxe individuelle au lieu d’un partage des revenus produits par les taxes supplémentaires et complémentaires lorsqu’elle est liée à un enregistrement international ou à un renouvellement d’enregistrement.
Cette nouvelle situation est favorable aux titulaires de marque qui pourront viser la Tunisie lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des dépôts internationaux existants à la Tunisie.
Quelques pays ont mis en place de nouvelles procédures de validation ou ont ouvert à l’enregistrement des noms comportant des caractères accentués (ou IDN).
ARGENTINE : Nic.ar, le registre argentin vient de mettre en place une procédure de validation des noms de domaine déjà enregistrés qui entrera en vigueur le 28 octobre 2013. Les propriétaires de noms de domaine devront présenter des documents authentifiés attestant leur identité.
La non-validation des données d’enregistrement pourra entraîner le blocage ou l’annulation des noms de domaine. Les noms de domaine ne pourront pas être renouvelés, transférés ou mis à jour !
COSTA RICA : Le Nic Costa Rica réalisera quant à lui la mise à jour des informations de contact des noms de domaine en .CR entre le 7 octobre et le 29 novembre 2013. Cette mise à jour s’effectuera via email et téléphone.
COLOMBIE : A partir du 15 octobre, les caractères accentués français seront acceptés pour l’enregistrement des noms de domaine en .CO. Aucune période d’enregistrement prioritaire n’aurait lieu et l’attribution des noms se fera sur la base du premier arrivé, premier servi.
En plus des caractères accentués français, le registre acceptera les caractères issus de l’allemand, du hongrois, du letton, du lituanien, du polonais, du portugais et du russe. Depuis début 2013, les IDN scandinaves (danois, finnois, islandais, norvégien et suédois) avaient déjà été acceptés.
TUNISIE : L’Agence Tunisienne d’Internet a approuvé l’enregistrement des noms de domaine à deux caractères et de nouveaux IDN : á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ö œ, ù, ú, û, ü, ý, ÿ, ß.
Contrairement à la Colombie, la Tunisie organise déjà des périodes d’enregistrement :
du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 pour les organisations gouvernementales locales,
du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant des marques enregistrées en Tunisie,
du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant un enregistrement en .tn et
après le 31 janvier 2014, les enregistrements seront ouverts sans condition.
SEYCHELLES : Le registre .SC accepte dorénavant les enregistrements de noms de domaine à un et deux caractères (hors codes pays se trouvant sur la liste ISO3166). Le registre désire identifier les candidats ayant les meilleurs potentiels pour maximiser le développement de noms de qualité et accroître l’utilisation des noms en .SC. Ce programme n’est donc pas ouvert à la publicité sur internet mais cherche à trouver des postulants qui ont un droit légitime pour promouvoir la marque .SC en tant que marque forte.
Au sein du programme des nouvelles extensions gTLD, l’ICANN désigne des centres pour administrer les litiges.
Il en va ainsi des procédures de résolution de différends en matière de restrictions de registre (RRDRP) et des services de règlement de différends après-délégation des marques de commerce (Trademark PDDRP).
Le RRDRP couvre le règlement des litiges entre des institutions et des particuliers d’une part et d’un opérateur de registre d’un nouveau gTLD basé sur la communauté d’autre part, afin de résoudre les éventuels problèmes de déviations de ce dernier en matière de restrictions à l’enregistrement.
Le PDDRP des marques va quant à lui s’occuper de la mauvaise attitude des opérateurs de registre en matière d’infraction aux marques tant au premier qu’au deuxième niveau d’un nouveau gTLD.
Après une requête à propositions le 30 avril dernier, un Mémorandum d’entente a été signé par l’ICANN avec de nouveaux prestataires pour ces services. Parmi eux l’on retrouve l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) et le National Arbitration Forum (NAF) en tant que PDDRP des marques, et le NAF sera également habilité à administrer la procédure RRDRP.
Le processus de protection des droits dans le cadre du lancement des nouvelles extensions se précise. Ces nouvelles nominations en sont un exemple très parlant.
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Written by Dreyfus31/10/2013 
L’ICANN a délégué les premières extensions génériques ce 21 octobre 2013.
The Court of First Instance also rejected the opposition to a request for a figurative trademark first pronounced by the Office of Harmonization for the Internal Market (hereafter referred to as OHIM) and its Appeal Court on May 17 2013.
