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Nouvelles extensions : IBM et Deloitte sélectionnés pour la base internationale de marques (Trademark Clearinghouse). Un ticket d’entrée de moins de 150 $ pour bénéficier des services de la TMCH

Dans les débats préliminaires relatifs aux nouvelles extensions, l’un des engagements de taille prit par l’ICANN fut d’ériger concomitamment aux nouvelles extensions des mécanismes cohérents et efficaces afin de protéger les titulaires de droits. C’est la raison pour laquelle fut érigée la Trademark Clearinghouse qui est censée être un instrument essentiel pour la période Sunrise. L’ICANN a sélectionné des entreprises dont l’expérience n’est plus à prouver, à savoir Deloitte et IBM, pour gérer ce service d’importance. Une question demeurait pourtant irrésolue, et non des moindres, celle de savoir le prix d’un tel service de déclaration auprès de la TMCH. L’ICANN a annoncé il y a peu que ce service coûterait moins de 150$, le montant exact restant encore à déterminer. Quelques observations s’imposent :

-si ce service apparaît peu onéreux au vu de la protection que la TMCH procure, ce prix doit être relativisé pour les détenteurs de larges portefeuilles de marques puisque ceux-ci devront bourse délier pour chacune des marques qu’ils souhaiteront intégrer. Des frais de renouvellement seront également à prévoir ainsi que des frais supplémentaires en cas de soumission ultérieure d’un dossier incomplet. Le processus peut se révéler in fine onéreux et chronophage pour les titulaires de marques. Il est de prime abord intéressant de diligenter un audit du portefeuille de marques pour évaluer les marques dont la déclaration auprès de la TMCH est essentielle ;

-le mécanisme de la TMCH connaît quelques lacunes. La plus saillantes d’entre elles étant le fait qu’elle détecte uniquement les réservations de noms de domaine qui reproduisent la marque d’un titulaire de droits à l’identique. Compte tenu du caractère retord des cybersquatteurs qui sont de plus en plus enclins à réserver des noms de domaine reproduisant la marque d’un tiers en y ajoutant un nom générique ou géographique ou encore en usant de termes constituant des typosquats, il est inutile de dire que de nombreux noms de domaine passeront à travers les mailles du filet ;

-Enfin, lorsqu’un tiers souhaite réserver un nom de domaine reproduisant une marque intégrée dans la base de la TMCH, le titulaire de droits recevra une notification mais aucun mécanisme d’aucune sorte n’empêche le cybersquatteur ou une tierce partie d’enregistrer le nom de domaine.

Le Cabinet Dreyfus se tient à votre disposition pour toute question éventuelle sur la meilleure stratégie à adopter afin de déclarer vos droits auprès de la Trademark Clearinghouse.

 

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Le français Alain Pellet désigné par l’ICANN Objecteur Indépendant (OI) dans le cadre des nouvelles extensions

Le 14 mai dernier, l’ICANN annonçait la désignation du Professeur Alain Pellet en tant qu’Opposant Indépendant (OI) en matière de nouvelles extensions[1]. Les titres honorifiques ainsi que l’expérience certaine du Professeur émérite le prédestinaient à remplir cette fonction au service de l’intérêt général des internautes. A la fois praticien et théoricien du droit, le professeur Alain Pellet est notamment intervenu en tant qu’avocat à la Cour Pénale Internationale dans des affaires importantes. Cette désignation fait suite à l’appel à candidatures lancé par l’ICANN en novembre 2011. Le choix de l’ICANN s’est fait tant en passant par les services d’un cabinet de conseil en recrutement qu’en étant à l’écoute des bruits de couloirs.

L’Opposant indépendant fait partie d’un des quatre piliers prévus par l’ICANN dans la phase d’objection des nouvelles extensions.

L’OI a un pouvoir limité dans son étendue ce qui n’en amoindrit pas son rôle pour autant. L’OI a qualité pour former une objection devant la Chambre Commerciale Internationale (CCI) dans le cas restreint de l’occurrence d’une candidature qui porterait atteinte à l’intérêt public et à la communauté. C’est donc dans le cas d’une candidature qui serait hautement préjudiciable[2] à l’intérêt public que l’OI peut formuler une objection. Aucun membre de l’ICANN n’a qualité pour ordonner à l’OI de former une objection, ce qui explique son titre. Deux types d’objections peuvent être formés par l’OI :

  1. 1. Les objections limitées à l’intérêt public :

-Cette objection peut être initiée si la candidature pour une nouvelle extension s’avère contraire à la morale ou à l’ordre public tel que ces concepts sont reconnus par les règles internationales-

  1. 2. Les objections de la Communauté :

-Dans le cas où une part significative de la Communauté visée par la candidature pour une nouvelle extension s’oppose fervemment à ladite candidature, l’OI pourra faire une objection au nom de la Communauté.

Le fait de former une objection limitée à l’intérêt public n’empêche pas l’OI par ailleurs de former une objection portant sur la même extension au nom de la Communauté. Avant de formuler une objection, l’OI peut réaliser en amont une consultation publique au sein de ladite Communauté. Si au terme de cette consultation, personne ne s’est manifesté à l’encontre d’une candidature pour une nouvelle extension, l’OI ne pourra pas présenter d’objection. Soulignons ici que sauf cas exceptionnels, l’OI ne sera pas habilité à présenter une objection à l’encontre d’une candidature si une objection a déjà été formulée au préalable par le truchement d’une autre procédure prévue par l’ICANN.  L’OI n’est pas la seule personne capable d’initier ces deux types d’objection mais la désignation de cette entité aura pour conséquence d’augmenter le nombre d’objections et donc d’assurer aux internautes une plus grande sécurité quant au respect de l’intérêt général. Les candidatures xénophobes ou homophobes par exemple pourront être ainsi écartées. L’OI devra rendre public au sein de rapports ses activités ainsi que le temps qu’il y a consacré, compte tenu du nombre de candidatures pour les nouvelles extensions, ce travail risque d’être particulièrement chronophage.

De nombreux commentateurs soulignent que le rôle de l’OI est encore flou et que seulement la pratique révélera la pertinence de cette procédure. Compte tenu des titres honorifiques du Professeur Pellet ceux-ci augurent à n’en pas douter d’un travail de qualité. Nous félicitons le Professeur Pellet dont la sagacité ne manquera pas de nous éclairer sur des points de droit d’importance.


[1] Un exposé détaillé des fonctions de l’Opposant Indépendant est accessible dans le Guide de candidature gTLD au point 3.2.5.

[2] « Hautement discutable » selon les mots du Guide de candidature gTLD de l’ICANN.

 

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Bonne nouvelle: la révélation des candidatures aux nouvelles extensions pour le 13 juin 2012

L’Icann vient juste d’annoncer que la révélation des nouvelles extensions aura lieu le 13 juin.

En effet, après six semaines de retard engendrées par un bug du système de données,  l’annonce des  candidatures (plus de 2000) sera accompagnée par une conférence de presse et un débat à Londres.

Cette date sera également le début de la période de commentaires et d’opposition face à ces nouvelles candidatures, qui s’achèvera le 12 août.

 

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Lady Gaga c. Lady Goo Goo – Haute Court de Justice d’Angleterre [10.10.11]

Dès sa création au sein du jeu en ligne et site de réseautage social pour enfants « Moshi Monsters » exploité par la compagnie Mind Candy Ltd, Lady Goo Goo a fait l’unanimité. Si l’adorable petit bébé, avec sa poussette rose et ses couches-culottes de soie, a immédiatement séduit les bambins, les frasques du personnage ont attiré les foudres de la célèbre chanteuse Lady Gaga.

 

Le désamour entre les deux Dames est né lors de la sortie d’une chanson intitulé « Dance Moshi » (« Moshi Dance ») interprétée par Lady Goo Goo. En effet, ce personnage de dessin animé aux allures de bébé qui porte de grandes lunettes de soleil et des cheveux blonds, coiffés de manière excentrique,  rappelle étrangement la célèbre pop star. Lady Goo Goo, adulée par son jeune public, rencontra un franc succès avec la « Dance Moshi » postée sur YouTube. L’entreprise exploitante, Mind Candy, forte de cette réussite, envisagea dans la foulée de vendre le tube sur iTunes.

Ce projet fit s’insurger Ate My Heart Inc, société contrôlée par Lady Gaga, qui déposa une demande d’injonction provisoire afin d’empêcher Lady Goo Goo de chanter. Titulaire de deux marques LADY GAGA enregistrées dans les classes 9, 38 et 41 pour, entre autres choses, des enregistrements sonores et vidéos, le streaming audio et vidéo sur Internet et des services de divertissement et d’éducation, la société Ate My Heart invoqua un risque de confusion entre les dites marques LADY GAGA et Lady Goo Goo, pour contrainte ce petit personnage à ne plus pousser la chansonnette (voir l’article 5 (1) (b) de la Directive sur les marques (2008/95 CE)[1]).

Appliquant le test de l’utilisateur moyen, la Haute Cour de Justice anglaise considéra que les consommateurs concernés susceptibles d’écouter la chanson litigieuse se trouvaient dans une tranche d’âge allant de 6 à 12 ans et qu’une si jeune audience pouvait facilement croire que Lady Gaga et Lady Goo Goo étaient liées. Il est vrai qu’une proportion de la population aurait été en mesure de distinguer la célébrité du personnage de dessin animé créé par « Moshi monster »; toutefois, comme le souligne le juge, certains de ces consommateurs, même plus âgés, pouvaient eux aussi être amenés à croire que Lady Gaga sponsorisait Lady Goo Goo voire que les deux Dames étaient simplement connectées. Pour ce faire, la Haute Cour de Justice anglaise retient que le terme « Goo Goo » et « Ga Ga » sont tous deux des bruits émis par les bébés ; que Lady Gaga a développé sa réputation dans le domaine de la musique ; que la pop star utilise le terme « Little Monsters » pour se référer à ses fans sur le réseau social Twitter et enfin, que l’entreprise Mind Candy a elle-même marquée la chanson litigieuse sur YouTube afin qu’elle apparaisse comme résultat, lorsque le mot «Gaga» et «monstres» sont utilisés ensemble comme termes de recherche (voir les paragraphes 55-58 du jugement[2]).

La Cour a également constaté que Lady Gaga ainsi que sa marque jouissent d’une grande notoriété et que l’utilisation de Lady Goo Goo tirait avantage de cette réputation. En outre, le juge en tenant compte de l’approche retenue dans Interflora Inc v  Marks & Spencer Plc [2009] EWHC 1095 (Ch.), 2009 ETMR 54, considéra que exploiter Lady Goo Goo dans le domaine de la musique et la façon dont ce personnage imite Lady Gaga, tendaient non seulement à induire en erreur les consommateurs, pouvant ainsi croire que Lady Goo Goo était liée à la célèbre chanteuse, mais aussi conduire à la dilution ou risquer d’entacher la réputation de la marque LADY GAGA.

Par conséquent, la Haute Cour de justice anglaise en faisant droit à la requête de la société Ate My Heart, décida d’interdire à l’entreprise Mind Candy de promouvoir et vendre la « Danse Moshi » sur YouTube et iTunes.
Mind Candy n’a pas seulement donné naissance à Lady Goo Goo mais aussi à d’autres personnages basés sur des célébrités actuelles, parmi lesquels on compte notamment Brocoli Spear, Goo Fighters, 49 percent et Hairosmith. Il semblerait que Mind Candy aurait du se contenter d’exploiter Lady Goo Goo au sein du jeu en ligne et site de réseau social dédié aux enfants, au lieu de chercher à lancer sa carrière artistique sur le marché lucratif de la musique!


[1]Directive sur les marques (2008/95 CE), Article 5(1)(b) : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

[2] Ate My Heart Inc v. Mind Candy Limited [2011] EWHC 2741 (Ch) – 10.10.11

 

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Nouvelle exception de substitution en droit des dessins et modèles pour intérêt général de santé publique.

L’introduction d’un nouvel article modifiant le Code de la Santé publique mais impactant également le droit des dessins et modèles vient de faire jour[1].

Cet article conduisant à une substituabilité des médicaments génériques au sensbde la Directive européenne[2], au regard de leur apparence, et dans leur lien de substituabilité avec un médicament princeps, constitue une atteinte aux Droits de Propriété Industrielle.

Le Code de la Propriété Intellectuelle (article L. 716-10) contient déjà pour les marques une disposition énonçant ce principe de substituabilité entre spécialité de référence et générique. Mais cette substituabilité n’intervient qu’après écoulement de la période légale de protection du médicament princeps par brevet.

Désormais, c’est l’apparence extérieure du médicament (la forme de gélule ou de comprimé, la couleur, la texture), susceptible d’être protégée par un dessin & modèle (art L 511-1 CPI) qui est visée par ce nouvel article du Code de la santé publique.

Les patients disposeront donc dorénavant d’une offre qui reprend les caractères organoleptiques du princeps au prix du générique.

Cet article vise de manière limitée, les spécialités pharmaceutiques orales, à l’aspect extérieur reconnaissable et identifiable. Ces spécialités étant considérées comme particulièrement susceptibles de provoquer des erreurs de prise, et donc de compromettre la sécurité du patient. En effet, bien souvent les patients identifient leur médicament par leur aspect extérieur.

Il ne concerne également que les médicaments génériques, dans leur lien de substituabilité au sens de l’article L. 5125-23 du Code de la santé publique.

Cette disposition facilite  aussi et surtout la diffusion commerciale des génériques, dans la mesure où de fortes différences d’apparence sont susceptibles de troubler les patients et donc de freiner le développement des médicaments génériques malgré le principe de substituabilité dont ils bénéficient.

Toutefois, ce nouvel article L. 5121-10-3 constitue une exception importante au droit des dessins et modèles. En effet, le droit des dessins & modèles confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son autorisation de l’utiliser. Or cet article remet en cause au profit des médicaments génériques le droit de dessins et modèles valablement accordés au profit des médicaments princeps.

Dès lors, une question se pose: pourquoi, alors que nous avons affaire à une modification notable et inédite des Droits de Propriété Industrielle en général et du droit des dessins & modèles en particulier, cette exception est-elle introduite uniquement dans le Code de la santé publique sans qu’il en soit fait mention dans le Code de la Propriété Intellectuelle?

Et ce, alors même que cette nouvelle disposition, répondant à un objectif d’intérêt général de santé publique, contrevient à la directive européenne sur les dessins & modèles qui ne prévoit aucune exception à ce droit.


[1]
La Loi N° 2011-2012, du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé vient ajouter un nouvel article L. 5121-10-3 au Code de la santé publique qui stipule que: « Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques similaires ».

[2]
Le médicament générique se définit, selon l’article 10 de la Directive 2004/27/CE, comme un « médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ».

 

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Participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr

Nathalie Dreyfus soutient la participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert lundi 19 mars par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr.

Le projet de FRNIC donnera une nouvelle impulsion au .fr et permettra de développer l’extension française.

Voir  la « Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle » de FRNIC parue au journal Le Monde du 4 mai 2012.

 

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Les étapes les plus importantes du dépôt d’une marque au Canada

Pour procéder à l’enregistrement d’une marque, les procédures devant les offices de propriété industrielle en France et au Canada différent. Les spécificités du droit des marques canadien tiennent non seulement à l’absence de classe à proprement parler mais aussi à l’exigence que la marque soit utilisée ou tout le moins que le demandeur projette d’utiliser la marque au Canada. En effet, il existe trois différents fondements pour prétendre à l’enregistrement d’une marque au Canada. Un dépôt peut ainsi s’assoir sur l’usage préalable de la marque au Canada, ce qui signifie que la marque est déjà utilisée sur le territoire au moment de la demande, ou bien s’appuyer sur l’intention d’usage de la marque au Canada qui correspond au fait que le déposant projette d’utiliser la marque sur le territoire. Enfin, un dépôt peut encore être fondé sur l’enregistrement de la marque au pays d’origine. Ce dernier cas de figure implique que le déposant soit déjà titulaire d’un enregistrement et utilise la marque dans un pays étranger. Ces différents fondements influencent la procédure canadienne qui comprend cinq étapes majeures.

La loi canadienne sur les marques de commerce dispose notamment qu’: « une marque de commerce est enregistrable sauf [si] elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée »[1]. Ainsi, après avoir mené une recherche au sein de la base de données des marques canadiennes pour s’assurer d’éviter tout conflit avec un enregistrement antérieure, le demandeur pourra poursuivre sa demande d’enregistrement.

Le déposant doit fournir au moment du dépôt, une liste des biens et des services en liaison avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou a été utilisé au Canada. Dans ce dernier cas, le demandeur devra également fournir la date de première utilisation de la marque pour chacun des biens et services. L’usage revêt donc une réelle importance pour l’acquisition des droits. A cet égard, il convient de souligner que l’exploitation de la marque par le demandeur lui-même n’est pas la seule à être prise en considération. En effet, l’usage par le biais d’un licencié est également retenu.

L’usage en tant que tel mérite une attention particulière dans la mesure où il ne recouvre pas la même signification lorsqu’il a trait à des biens ou des services. L’usage d’une marque en rapport avec des biens signifie que «la marque doit être associée à des marchandises au moment de la vente, par exemple en étant inscrite sur les produits, emballages, étiquettes, visible pour le consommateur». L’utilisation d’une marque en liaison avec des services implique quant à lui que «la marque soit affichée dans la prestation des services, ou figure au sein de publicité et que le demandeur soit prêt à effectivement exécuter les dit services ».

Une phase d’examen permet ensuite à un examinateur de l’Office, d’étudier la demande et de formuler, si nécessaire, des objections. Ce faisant, ce dernier détermine si la demande de marque peut être ou non acceptée et publiée dans le Journal Canadien des marques de commerce.

Ces premières étapes s’avèrent déterminantes puisque le déposant ne pourra plus modifier sa demande d’enregistrement (i.e. pour une date de premier usage plus tardive, pour un dépôt basé sur un « usage au Canada » plutôt qu’un « usage projeté au Canada ») dès lors que cette dernière aura fait l’objet d’une publication dans le Journal Canadien des marques de commerce. Une fois publiée, les tiers ont la possibilité de s’opposer à l’enregistrement pendant deux mois. Afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque, une opposition peut notamment être formée sur la différence entre la date de la première utilisation communiquée par le demandeur et la date de première utilisation réelle.

Si la demande d’enregistrement n’a pas été sujette à opposition ou que l’opposition a été rejetée, la demande sera accueillie favorablement. Après acquittement des frais d’enregistrement, la marque sera donc enregistrée. Si la demande d’enregistrement est basée sur l’intention d’usage de la marque, une déclaration d’usage doit également être déposée.

Ainsi, la procédure pour enregistrer une marque au Canada est plus longue qu’en France. En effet, le processus peut durer de 15 à 18 mois dans le meilleur des cas, s’il n’y a aucune objection de la part de l’examinateur ou opposition d’un tiers.


[1] Loi canadienne sur les marques de commerce, art. 12

 

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Vers une consécration du droit à l’oubli

Le 25 janvier dernier, la Commission européenne annonçait qu’un aggiornamento allait être réalisé concernant la protection des données personnelles. Dans son communiqué de presse, la Commission mentionne le droit à l’oubli numérique qui serait alors consacré grâce à cette nouvelle réforme qui se veut être une révision de la directive de 1995 relative à la protection des données (directive 95/46/CE). Aujourd’hui, le droit à la protection des données personnelles est protégé par l’article 8[1] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Une ordonnance récente du Tribunal de Grande Instance de Paris datant du 15 février dernier[2] permet de remettre sur le devant de la scène la question du droit à l’oubli numérique. En l’espèce, une jeune femme occupant la position de secrétaire juridique souhaitait procéder au retrait des stigmates de son passé qui consistaient en des vidéos à caractère pornographiques disponibles sur Internet. La jeune femme avait dû faire face aux producteurs et réalisateurs desdits films qui n’avaient pas fait droit à ses demandes de suppression des contenus litigieux et étaient restés apathiques. Le Tribunal reconnaît que l’association d’un nom patronymique à des vidéos pornographiques lui cause un trouble manifestement illicite en portant atteinte au droit au respect de sa vie privée. Elle a obtenu la suppression des liens URL litigieux par Google sous astreinte de 1000 euros par jour.

Cette jurisprudence se fait l’écho d’une jurisprudence antérieure[3] dans laquelle une institutrice avait demandé à ce que des liens pointant vers des sites pornographiques soient désindexés compte tenu de la position qu’elle occupait en tant que professeur. Les demandes de désindexation s’avèrent en réalité d’une certaine inanité, Internet faisant preuve d’une résilience à toute épreuve.

La démultiplication des réseaux sociaux, des plateformes et du cloud-computing étendent la gamme des possibles. Il devient alors difficile d’effacer son empreinte digitale numérique. Ces instruments sont autant d’occasions d’infractions aux données personnelles, les justiciables doivent alors faire face à des problèmes prosaïques, techniques et juridiques. Intenter une action afin de protéger ses données personnelles s’avère alors chronophage. En effet, il convient tout d’abord obtenir des informations quant à l’auteur de l’infraction et aux moyens d’exercer leurs droits. Inutile se souligner, si l’on peut se permettre cette prétérition, que les individus qui exercent leur droit de rectification se réduisent à la portion congrue. Il est cependant de prime importance aujourd’hui de se protéger contre ce que les sociologues appellent l’effet boomerang. De manière incrémentale, c’est l’individu lui-même qui nuit à ses intérêts en publiant des informations confidentielles sur des réseaux sociaux, lesdites informations pouvant nuire à son recrutement par exemple. Pour limiter les conséquences néfastes de cet effet boomerang il s’avère crucial de prévoir des modes de régulation ex ante qui permettront d’exercer un droit de rectification.


[1] Article 8

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement

de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a

le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé 15 février 2012, Diana Z. / Google.

[3] Tribunal de Grande Instance de Montpellier, Ordonnance de référé du 28 octobre 2010, Mme C. /Google France et Inc.

 

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Les avantages fiscaux liés aux licences et aux sous-licences de brevets se restreignent

La loi de finances de 2012 met en place deux mesures plus strictes, pour limiter les abus des sociétés concessionnaires de brevets qui bénéficiaient d’une déductibilité à taux plein (33%) sur les redevances de licence de brevets des sociétés concédantes, quant à elles, étaient imposées au taux de 15%.

Désormais cette déduction est conditionnée à ce que la société licenciée démontre qu’elle dégage une valeur ajoutée tirée de la concession du brevet qui lui a été concédée et que l’exploitation ne constitue pas un montage artificiel pour contourner la législation fiscale française

De même, la déduction des redevances de sous- licences ou de procédés sera, à présent, soumise au taux plein à hauteur du résultat net de la société concédante.

 

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