Internet

Outil à la disposition des opérateurs économiques, les slogans sont exploités dans le monde réel mais également dans le monde virtuel.

L’un des aspects de la défense des slogans sur l’Internet est la lutte contre les noms de domaine utilisant  des slogans appartenant à des tiers. Les  décisions UDRP montrent que l’’appréciation du risque de confusion en matière de slogans se rapproche de l’appréciation du risque de confusion en matière de marque de façon générale.

Si le slogan a été déposé à titre de marque, les Experts comparent de façon classique le slogan au nom de domaine.  Au contraire, si le slogan n’a pas été enregistré à titre de marque, la preuve de l’existence de droits de marque non-enregistrée (Common law rights) doit être rapportée. Le demandeur devra prouver un usage suffisant du slogan pour avoir généré dans l’esprit du public un lien entre le slogan en cause et ses biens et services (D2005-0649 Ice House America, LLC v. Ice Igloo, Inc ; <icehouseamerica.com> et  <icehouseamerica.net>).  Cette preuve s’apprécie in concreto soit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited, Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim ).

Il arrive que le nom de domaine reprenne le slogan dans son intégralité. C’est ainsi, que le nom de domaine <foreversport.com> a été considéré comme identique au slogan FOREVER SPORT d’Adidas (D2000-1148 Adidas International B.V. v. Kadana Holdings Pty Ltd).

Le nom de domaine peut aussi reprendre seulement une partie de la marque concernée, correspondant au slogan du demandeur. Cela a été le cas pour le nom de domaine <morgandetoi.mobi> où le demandeur possédait une marque complexe incluant notamment le slogan Morgan de Toi (D2012-2117, C.C.V. Beaumanoir v. Zhihao Zheng).

Un risque de confusion peut également être établi lorsque seulement une partie  du slogan est repris dans le nom de domaine en cause. Il faut cependant que les éléments dominants du slogan soient repris. Ainsi, un fabricant de chaussure titulaire de la marque « Think ! » et utilisant comme slogan « Shoes by Think » a pu obtenir le transfert du nom de domaine <think-shoes.net> (D2007-1007 Marko Schuhfabrik GmbH v. Mercom Group).

Le nom de domaine peut aussi reprendre le slogan de façon légèrement différente mais sans que le risque de confusion ne soit écarté. Dans l’affaire relative au nom de domaine <thisisadamking.com>, l’Expert a considéré que le demandeur disposait de droits de marque non enregistrés sur son slogan Who is Adam King et que la substitution du mot Who par This n’écartait pas le risque de confusion puisqu’au contraire This pourrait être perçu comme une réponse à la question posée par le slogan (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited , Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim).

Le nom de domaine peut également reprendre le slogan combiné à d’autres termes. Par exemple, si le nom de domaine reprend la marque du demandeur combiné à son slogan, le risque de confusion est renforcé (D2010-2126, Akbank Turk A.S. v. Axess Yeterbana  <axessyeterbana.com> – marque Axess + slogan « Yeter bana »).

Cependant, quand un nom de domaine se compose d’un slogan couplé à un terme négatif, le risque de confusion n’est pas forcément avéré. En effet, les Experts sont partagés quant aux noms de domaine comportant des termes critiques. Certains refusent de reconnaitre l’existence d’un risque de confusion dans cette hypothèse tandis que d’autres l’acceptent : tout est question d’appréciation de la liberté d’expression. La lutte contre de tels noms de domaine peut alors s’avérer très délicate.

Sur ce sujet, il convient néanmoins de noter la décision relative aux noms de domaine <mma-prejudice-moral-economique.com> et <mma-zero-tracas-publicite.com> rendue en faveur de l’assureur MMA et particulièrement favorable aux titulaires de droits (D2012-2136 MMA IARD v Eric François). L’Expert a retenu une similitude prêtant à confusion au motif que dans le cas contraire cela aurait pour effet d’« empêcher les titulaires de droits de combattre de nombreux cas de cybersquatting ».

Enfin, au-delà du risque de confusion, la protection des slogans sur l’Internet vise également à empêcher l’exploitation du slogan par des tiers non autorisés. Notamment, il peut s’agir de lutter contre un détournement du slogan sur le site d’un tiers. L’affaire D2004-0249 SEC SNC contre Manakel Communication  relative aux noms de domaine <baton-de-berger.com> et <batondeberger.com> illustre ces deux aspects. Les noms de domaine reprenaient à l’identique les marques du demandeur et dirigeaient vers un site à caractère pornographique faisant apparaitre le slogan « Il n’y a pas d’heure pour en sucer » soit un détournement du slogan du demandeur « Il n’y a pas d’heure pour en manger ». L’Expert a ici utilisé la reproduction des marques du demandeur pour conclure au risque de confusion et l’exploitation injustifiée du slogan du demandeur pour conclure à la mauvaise foi du réservataire.

La prudence s’impose donc lorsque l’on agit à l’encontre d’un nom de domaine constitué par un slogan.

Le 5 février 2014, la District Court de Californie a rendu une décision sur une Legal Rights’ Objection (LRO) concernant le gTLD <.delmonte>. La LRO était une protection accordée aux titulaires de marques dans le cadre du Programme sur les Nouvelles Extensions de Noms de Domaine de l’ICANN, de juin 2012 à mars 2013. Ces titulaires pouvaient s’opposer à une demande de nouvelle gTLD auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour contester les droits du demandeur à exploiter cette extension.

Dans cette affaire, la Cour s’est vue demander de réexaminer une décision de l’OMPI sur le <.delmonte> rendue en juillet 2013. Cette action impliquait deux sociétés dénommées Del Monte, une société du Delaware (Etats-Unis) et son licencié domicilié en Suisse. Ce dernier a fait une demande d’extension pour <.delmonte> dans le cadre de la licence d’exploitation de la marque « DEL MONTE ». Cependant, cette demande a été contestée avec succès par la société américaine au moyen d’une LRO.

La société suisse a basé sa plainte sur la loi anti-cybersquatting américaine DNCA et le « Détournement de Nom de Domaine Inverse ». Ces fondements sont à l’origine conçus pour des noms de domaine. La question principale ici était donc de savoir si ces fondements pouvaient être utilisés dans le cas d’une demande de nouvelle extension gTLD.

La Cour s’est interrogée sur la qualité d’unité d’enregistrement de noms de domaine de l’ICANN. Les textes et la jurisprudence divergent sur la question. En l’occurrence, l’ICANN a été considéré comme étant « très similaire à une unité d’enregistrement de noms de domaine traditionnelle » mais l’analyse de la Cour était peu concluante pour les nouvelles extensions.

Les juges se sont donc penchés sur la question de l’enregistrement et de l’usage de la nouvelle extension. Selon la Cour, le gTLD <.delmonte> n’a jamais été enregistré. Ainsi, les exigences de « l’enregistrement, le trafic ou l’usage » contenues dans la loi anti-cybersquatting n’ont pu être établies. Par conséquent, la société américaine conserve les droits qu’elle a acquis lors de la LRO pour l’extension <.delmonte>.

Cette décision met en lumière le fait que la loi anti-cybersquatting américaine n’a pas été rédigée pour inclure les nouvelles extensions gTLD. Une réforme de cette loi devrait donc être envisagée pour l’adapter aux nouvelles extensions de l’ICANN.

Le 10 avril 2014, les Experts du National Arbitration Forum (NAF) ont rendu leur première décision concernant un nom de domaine porteur de l’extension .uno. Ils en ont également profité pour rappeler de manière stricte la manière dont un droit de marque devait être prouvé.

En l’espèce, le nom de domaine <aeropostale.uno> avait été réservé. Pourtant, la marque Aeropostale était inscrite à la Trademark Clearinghouse (TMCH), une base de données déclarative qui permet notamment au titulaire d’une marque et au réservataire d’un nom de domaine porteur d’une nouvelle extension, d’être averti en cas de cybersquatting de la marque.

Tel a donc été le cas, et le réservataire a manifestement ignoré la notification de la TMCH. Le 26 mars dernier, la société Aeropostale a donc initié une plainte URS (Uniform Rapid Suspension) auprès du NAF pour obtenir la suspension du nom de domaine litigieux.

La décision de l’Expert a été expéditive. En un paragraphe, il rappelle que la première condition pour obtenir une suspension est de prouver que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle le demandeur a des droits. Or en l’espèce, s’il existe de nombreuses marques Aeropostale, aucune n’est au nom de la société qui a déposé la plainte URS.

En outre le demandeur n’a pas démontré de lien entre lui et les sociétés détentrices des marques Aeropostale. De fait, l’Expert ne pouvait pas logiquement considérer que la première condition de la procédure URS était remplie. Il ne prend donc pas la peine de vérifier que les autres conditions le sont.

Par conséquent, l’Expert ordonne que le nom de domaine reste en possession du défendeur.

De prime abord, cette décision parait étonnante puisqu’il est clair que la marque Aeropostale était reproduite à l’identique dans le nom de domaine. Pour autant elle est parfaitement en ligne avec les décisions précédentes et les principes régissant les procédures URS et URDP. Pour exercer ces actions, il ne suffit pas de démontrer l’existence de marques, il faut en être titulaire.

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Créé en 2006 de la fusion entre Mittal Steel et Arcelor, ArcelorMittal est un groupe sidérurgique mondial représenté par son médiatique président directeur général, Lakshmi Mittal. Le nom de ce dernier se trouve aujourd’hui au cœur d’une procédure URS (Uniform Rapid Suspension), cette procédure mise en place spécialement pour le lancement des nouvelles extensions.

Le domaine générique de premier niveau .ceo signifiant « directeur général » est disponible au grand public depuis le 26 mars 2014. Le nom de domaine mittal.ceo a été enregistré dès la disponibilité de l’extension. Le réservataire a également créé plusieurs adresses email dont contactme@mittal.ceo. La marque MITTAL est inscrite dans la Trademark Clearinghouse (TMCH), ArcelorMittal a donc été notifié immédiatement du cybersquatting. La société a alors réagi dans la journée en déposant une demande de suspension du nom auprès du National Arbitration Forum (NAF).

Dans sa décision du 4 avril dernier, l’expert du NAF considère que toutes les conditions relatives à la procédure URS sont remplies. Tout d’abord, le nom de domaine reprend à l’identique la marque MITTAL du demandeur. L’extension n’a pas été considérée comme pertinente, ce qui est en ligne avec les décisions récentes du Centre. Toutefois lorsque le nom de domaine reprend un nom  de famille répandu, l’extension pourra être prise en compte puisque le nom est précisément celui d’un dirigeant (.ceo).

Le réservataire indique en outre avoir des projets autour du nom mittal.ceo, mais le nom de domaine est inactif. Par ailleurs, la marque MITTAL étant inscrite à la TMCH, le réservataire a reçu une notification qu’il était susceptible d’enfreindre un droit de marque. Enfin il ne porte pas le nom de famille Mittal, ce qui aurait pu lui conférer un intérêt légitime à la réservation du nom de domaine. Par conséquent, aucun droit ou intérêt légitime n’a logiquement été retenu au profit du réservataire.

L’examinateur considère enfin que l’enregistrement du nom par le réservataire en pleine connaissance de l’existence d’une marque identique est de mauvaise foi. Bien que le nom de domaine ne soit pas actif, la création d’adresses de courriel constitue une utilisation du nom de nature à créer un risque de confusion avec le droit de marque. Par conséquent l’utilisation est également faite de mauvaise foi.

L’examinateur a donc ordonné la suspension du nom pendant toute la durée de son enregistrement.

Cette décision apparait parfaitement cohérente au regard des précédentes décisions URS. En l’espèce, le cybersquatting était flagrant, la réponse devait ne pas se faire attendre.

Avec le domaine de premier niveau .ceo, les noms de dirigeants risquent fortement d’être cybersquattés. Les sociétés devront songer à enregistrer les noms de leurs dirigeants en tant que marque, condition essentielle pour intenter une action extrajudiciaire contre le réservataire d’un nom de domaine. A tout le moins, la réservation de noms de domaine à titre préventif dans l’extension .ceo est vivement recommandée.

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