Procédure URS

CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

Read More

Nouvelle loi Informatique et Libertés : quelles modifications ?

 

La nouvelle version de la loi Informatique et Libertés (loi n° 2018-493 du 20 juin 2018), a été adoptée le 20 juin 2018. La première version, entrée en vigueur le 6 janvier 1978, a été  modifiée à deux reprises : en 2004 suite à la transposition de la directive 95/46 sur la protection des données à caractère personnel, et en 2016 avec la loi pour une république numérique. Cette fois, c’est le Règlement général 2016/679 sur la protection des données ( dit RGPD) qui est à l’origine de cette modification. Le RGPD a été adopté en mai 2016 et mis en œuvre le 25 mai 2018. Le RGPD a une application directe dans tous les états membres de l’Union européenne. La nouvelle loi Informatique et Libertés permet l’application effective du RGPD et de la directive (UE) 2016/680. La loi a apporté des modifications nécessaires à la loi informatiques et liberté. Il s’agit d’un texte composé de 72 articles. Le RGPD remplace la loi nationale sur certains points (droits des personnes, bases légales des traitements, mesures de sécurité à mettre en œuvre, transferts, etc.).

Sur d’autres points, la loi Informatique et Libertés vient compléter le RGPD. Il s’agit, par exemple, du traitement des données de santé, ou des données d’infraction, traitement des données à des fins journalistiques, etc. D’ailleurs, il y a des marges de manœuvres nationales qui sont prévues dans le texte du RGPD. Il s’agit, en effet, de 56 renvois aux lois nationales de chaque pays. Ainsi, le cadre juridique en matière de protection des données à caractère personnel est un cadre composite (de la loi nationale et européenne).

Pour renforcer notamment la lisibilité de ce cadre juridique composite, une ordonnance de réécriture complète de la loi Informatique et Libertés est prévue, dans un délai de six mois. Un nouveau décret d’application de la loi Informatique et Libertés est également attendu dans les prochaines semaines. Dans l’attente de ces nouveaux textes, il est recommandé, par la CNIL, de prêter une attention particulière au cadre juridique applicable à chaque traitement.

Read More

Lutte contre le cybersquatting : comparaison UDRP et URS

 

AnticiperPour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure efficace. Elle a permis de traiter plus de 31 000 contentieux depuis sa création fin 1999. Par la suite, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de nom de domaine (new gTLDs), l’ICANN a créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide. Simplement, quels éléments différencient la procédure UDRP de la procédure URS ?

 

UDRP

 

URS

Noms de domaine concernés gTLD, new gTLDs et certains ccTLD (variables en fonction des centres habilités New gTLDs et certains ccTLD
Communication Electronique Electronique
Centres habilités à recevoir les plaintes 1) L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

 

2) Le National Arbitration Forum (NAF)

 

3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)

 

4) Le Centre arabe pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (ACDR)

 

5) La Cour Arbitrale Tchèque (CAC)

1) Centre MFSD

 

2) Le National Arbitration Forum (NAF)

 

3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC).

Nombre limite de mots Plainte : 5000 mots maximum

Réponse : 5000 mots maximum

Plainte : 500 mots maximum

Réponse : 2500 mots maximum

Langue Langue du contrat d’enregistrement  (sauf accord ou circonstances) Plainte : Anglais

Réponse : Anglais, sauf notification contraire

Eléments de la plainte 1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque

2) Pas de droits ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine

3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque pour laquelle le demandeur possède un enregistrement national ou régional valide et en cours d’utilisation ; ou qui a été validé à travers une procédure judiciaire ; ou qui a été spécifiquement protégé par une loi ou un traité en vigueur au moment où la plainte URS est formée

2) Pas d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine

3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Délai réponse 20 jours civils 14 jours civils
Extension du temps de réponse A la demande du défendeur ou suite à un accord des parties

Pas de limitation expresse de durée

A la demande du défendeur

7 jours civils maximum

Standard de la preuve Prépondérance de la preuve Preuve claire et convaincante

Aucune véritable question de fait ne doit être posée

Correction des irrégularités Contrôle par le centre d’arbitrage dans un délai de 5 jours à compter du dépôt de la plainte

5 jours civils pour corriger l’irrégularité, sinon rejet de la plainte

Contrôle par le centre d’arbitrage dans  un délai de 2 jours à compter du dépôt de la plainte

Pas de possibilité de corriger une irrégularité du fait de la rapidité de la procédure

Délai décision Dans les 14 jours suivant la notification du panel Dans les 5 jours ouvrables à compter du dépôt de la plainte
Sanction Transfert ou annulation du nom de domaine Suspension pendant la durée d’enregistrement du nom de domaine

Possibilité de prolonger la suspension pour 1 an supplémentaire

Appel Non Oui
Panel 1 ou 3 panelistes 1 paneliste en examen et 1 ou 3 en appel

Alors que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Read More

L’ICANN nomme le Centre MFSD comme fournisseur de Système Uniforme de Suspension Rapide

 

consulting2-300x213Le 16 décembre 2015, l’ICANN annonce la signature d’un accord (Memorandum of Understanding) avec le Centre MFSD qui rejoint ainsi le Centre Asiatique de Règlement de Litiges relatifs à des Noms de Domaine (ADNDRC) et le Forum National d’Arbitrage (NAF) en tant que fournisseurs de système URS.

Les négociations entamées par l’OMPI afin de pouvoir administrer des procédures URS n’ayant pas abouti, la société MFSD srl basée en Italie se retrouve premier centre européen fournisseur de système uniforme de suspension rapide.

Pour rappel, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de noms de domaine en 2013 (new gTLDs), l’ICANN avait créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide.

Bien que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre (voir l’article « La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre »).

Les fournisseurs de système URS doivent nécessairement remplir un certain nombre de conditions, et notamment faire preuve d’une parfaite compréhension, au niveau mondial, des enjeux liés aux droits de propriété intellectuelle et à l’Internet.

Le Centre MFSD a, en ce qui le concerne, une expérience et des qualifications approfondies dans la résolution extra-judiciaire des litiges liés à la propriété intellectuelle.

Fondé en 2000, ce centre a été accrédité en 2001 par le bureau d’enregistrement .it (Registry .it) comme fournisseur de système de résolution des litiges liés aux noms de domaine en .it. Il a également été habilité par le Ministère Italien de la Justice, en 2012, Centre de Médiation en Propriété Intellectuelle.

Le 28 janvier 2016, Nathalie Dreyfus a été nommée Examinateur dans le Centre MFSD. Elle est la première examinatrice de ce Centre ayant pour langue maternelle le français.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS, dans le monde entier, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Read More