Uncategorized

The World’s Leading Trademark Professionals

Dans la troisième édition du The World Trademark Review 1000 (WTR) – The World’s Leading Trademark Professionals 2013, une médaille de bronze a été décernée à Nathalie Dreyfus fondatrice de Dreyfus & associés pour ses qualités en stratégie et procédure en matière de marques. En outre, son nom est cité parmi les experts recommandés pour son approche adaptée et visionnaire des problématiques de marques.

Une Cour dédiée entièrement à la matière qu’est la propriété intellectuelle devrait voir le jour en Fédération de Russie le 1^er février 2013. Cette Cour fonctionnera selon les modalités suivantes :

1)      Première instance : la Cour sera compétente pour les litiges concernant la validité des droits de propriété intellectuelle mais également des appels des décisions rendues par le Rospatent, l’équivalent russe de l’INPI. Cette Cour traitera principalement des refus d’enregistrement de marques, de brevets et de dessins et modèles mais également des décisions de nullité d’enregistrement de marques et de brevets. En première instance, cette Cour traitera des appels du service fédéral antitrust concernant les actes de concurrence déloyale.

2)      Aucun appel des décisions rendues par la Cour ne sera possible, les décisions de première instance seront d’application immédiate.

Les actions en déchéance pour non usage en droit des marques seront de la compétence de la Cour arbitrale de Moscou durant la période transitoire. Il semblerait qu’il soit plus juste de parler d’une Cour arbitrale dédiée à la propriété industrielle et non à la propriété intellectuelle en son ensemble puisque les droits d’auteur sont exclus de son champ de compétence. La création de cette Cour prend acte du fait que les litiges concernant les brevets notamment sont d’une technicité telle qu’ils requièrent des Cours spécialisées. Trente magistrats œuvreront pour la protection de la propriété intellectuelle au sein de cette Cour. Ceux-ci devront être spécialisés en propriété intellectuelle et pourront être assistés le cas échéant par des spécialistes indépendants extérieurs au système judiciaire. Chaque affaire fera l’objet d’un examen minutieux qui sera effectué par un collège de magistrats ou par un président seul.

La localisation géographique de cette Cour demeure encore incertaine, bien que le hub innovant de Skolkovo fasse partie des prétendants. Cette initiative prend place dans un cadre plus large et atteste de l’engagement prit par la Fédération de Russie pour une défense accrue des droits de propriété intellectuelle. La Fédération de Russie a ainsi ratifié un traité international qui a pour objectif sous-jacent de bâtir des principes directeurs qui protégeront de manière effective les droits de propriété intellectuelle en Fédération de Russie tout autant qu’en Biélorussie et au Kazakhstan. La construction des fonds baptismaux de cette Cour tend à pallier les incuries du système judiciaire russe dont les dysfonctionnements sont patents. Nombreux étaient ceux qui appelaient de leurs vœux un aggiornamento afin de désengorger les tribunaux où les affaires ayant trait à la propriété intellectuelle ne cessaient de croître de manière incrémentale.

La Fédération de Russie fait partie des pays que l’on désigne sous l’acronyme de BRIC’s, elle est devenue peu à peu un marché économique incontournable. La construction de cette Cour dédiée à la propriété intellectuelle prend acte du fait que les acteurs économiques souhaitent investir dans un marché lorsque celui-ci est stable et attractif. En unifiant la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle et en améliorant la qualité des décisions rendues cette Cour devrait permettre in fine aux titulaires de droit de défendre de manière efficiente leurs droits de propriété intellectuelle dans le pays.

Reste à savoir si cette Cour sera véritablement érigée ou non, et si oui par quel gouvernement. Son apport pourrait être bénéfique, bien que le tumulte politique qui transperce le pays de toute part laisse présager que cette Cour sera une véritable arlésienne. De plus, cette Cour ne semble pas représenter une arène possible pour le règlement extrajudiciaire des litiges liés aux noms de domaine ce qui semble regrettable au vu de l’inexistence d’une telle Cour en Russie. Il semblerait louable de proposer que la Cour soit également compétente en la matière bien que ce dessein ne soit sûrement pas réalisable dans un futur proche cette nouvelle enceinte consacrée à la propriété intellectuelle pourrait être un laboratoire intéressant pour des développements futurs en matière de contentieux relatifs aux noms de domaine.

Une toute nouvelle fonctionnalité pour les noms de domaine en <.fr> est en marche. En permettant l’enregistrement des IDNs (Internationalized Domain Names), L’AFNIC augmente le nombre de caractères autorisés pour la création de noms domaine sous les six extensions qu’elle administre (<.fr>, <.re>, <.tf>, <.wf>, <.pm> et <.yt>). En effet, il faudra très prochainement compter sur 30 caractères supplémentaire comme à, á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ö, ù, ú, û, ü, ý, ÿ.

Afin de pallier les actes de « cybersquatting » aux quels cette évolution pourrait donner naissance, l’AFNIC a pris certaines mesures. Le 3 février dernier, l’AFNIC a effectivement publié sur son site, un document qui détaille, en plus des spécifications techniques, les modalités d’ouverture à l’enregistrement des IDNs (http://www.afnic.fr/medias/documents/afnic-idn-specifications-techniques.pdf). Ce qu’il faut essentiellement retenir :

–          le  3 mai prochain, une période intitulée « sunrise » offrira aux titulaires de noms de domaine, la possibilité de réserver, en priorité, leurs équivalents avec accent.

–          au terme de cette première période programmé au 3 juillet 2012, il sera possible à quiconque de déposer un IDN dès lors que celui-ci est conforme à la Charte de l’AFNIC. La règle du « premier arrivé, premier servi » s’imposera.

Avis donc aux titulaires de noms de domaine qui sont appelés à se manifester pendant la période « sunrise ».

Le 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel sonnait le glas de l’article L.45 du Code des postes et des communications électroniques fixant les règles applicables en matière d’attribution et de gestion des noms de domaines en <.fr>[1]. En le déclarant contraire à la Constitution, parce qu’il ne garantissait pas suffisamment les droits fondamentaux, le Conseil laissait les titulaires de droits dépourvus de procédure extrajudiciaire pour le territoire français. Avaient effectivement vocation à être remplacées l’ancienne PARL (procédure alternative de résolution des litiges concernant les noms de domaine du <.fr> et <.re>) administrée par l’OMPI mais aussi la PREDEC (procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007) dont l’AFNIC était en charge. Ces dernières ont été suspendues respectivement dès le 15 avril et 15 mai 2011.

C’est dans ce contexte que l’AFNIC annonçait sur son site, le 3 novembre 2011 dernier, que son nouveau système de résolution de litiges dit SYRELI, avait été approuvé par le Ministre chargé des Communications Electroniques[2]. Après que le requérant ait démontré un intérêt à agir pour requérir la suppression ou la transmission d’un nom de domaine géré par l’AFNIC, l’office doit statuer dans un délai de deux mois suivant la réception de la plainte[3].

A peine moins d’un mois après son lancement le 21 novembre 2011, la procédure SYRELI se mettait en œuvre et une première décision était rendue.

En l’espèce, une société s’opposait à son ancien gérant. Lorsque ce dernier fut remercié, il conserva le nom de domaine <infragenius.fr> qu’il avait réservé et gérait jusqu’alors ; privant du même coup l’entreprise de l’accès à ses différents comptes de messageries hébergés sur ledit nom de domaine. Afin que ce dernier lui soit transmis, la société a invoqué une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de personnalité en faisant valoir des droits sur sa dénomination sociale Infragenius ainsi que sur deux enregistrements de marques françaises « INFRAGENIUS » et « INFRAGENIUS, inventeur de solutions ». « Au regard des pièces fournies, le Collège [de l’AFNIC] a considéré que le Requérant avait [effectivement] un intérêt à agir »[4]. C’est ici que le bât blesse. En effet, la réservation du nom de domaine en cause datait du 25 juin 2010 alors que l’immatriculation de la société Infragenius ne remontait qu’au 16 août 2010 et les droits de marques « INFRAGENIUS » et « INFRAGENIUS, inventeur de solutions », respectivement au 17 et 18 septembre 2011 ; soit bien après l’enregistrement du nom de domaine. Le Requérant ne semblait donc pas disposer d’intérêt à agir. Or, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’intérêt à agir ainsi visé à l’article 31 du Code de procédure civil est donc la première des conditions pour formuler une demande recevable en justice. Aussi fondamentale que soit cette disposition, l’AFNIC l’a, semble-t-il, à l’occasion de la première décision SYRELI, complètement éludée. Fort heureusement, cette situation sera sans effet, puisque le titulaire du nom de domaine avait donné son consentement pour le transférer au Requérant, laissant à l’AFNIC le seul mandat d’entériner l’accord entre les parties.

Si cette première décision SYRELI manque de clarté dans la chronologie des évènements[5], il faut bien que le système se rode. Cette situation incite toutefois à la prudence dans le cadre de cette nouvelle procédure.

Les linéaments du droit de reproduction appartenant aux créateurs ont fait l’objet de querelles byzantines doctrinales. Quand certains parlent de limites, d’autres parlent d’exceptions. Au-delà des débats terminologiques, en droit français, la copie privée fait figure d’exception puisque selon la lettre de l’article L122-5 il est possible de reproduire le support qui est acquis à des fins privées. Pensée comme un modus vivendi entre le droit légitime à l’accès à la culture et l’indemnisation des créateurs, la rémunération pour copie privée était pourtant devenue surannée comme l’illustrent les jurisprudences tant nationales[1] qu’européennes[2] rendues au fil du temps. Ainsi, nombreux étaient ceux qui appelaient de leur vœux un aggiornamento afin de réformer le système indemnitaire dessiné par la loi Lang du 3 juillet 1985[3]. La loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011 a été finalement adoptée par le Sénat le 19 décembre dernier et a suscité l’intérêt des acteurs en présence, en atteste la présentation du projet de loi par le Ministre de la Culture Frédéric Mitterrand.

La rémunération pour copie privée est : « un prélèvement de nature fiscale[4]» dont 25% sont alloués à la promotion de la création dans l’hexagone. En 2010, le montant de ces sommes représentait 189 millions d’euros hors taxe. L’ère du numérique a marqué l’avènement d’une multiplication du nombre de supports susceptibles de donner lieu à une rémunération pour copie privée. Clés USB, disque dur, DVD, cartes mémoire en tout genre ne sont qu’un inventaire à la Prévert des supports touchés par cette dernière. La réalisation d’une loi en matière de copie privée nécessite de concilier les intérêts des acteurs en présence, à savoir du triptyque industriels, créateurs et public.

La loi, dont tous les amendements ont été rejetés, innove sur de nombreux points :

1. Licéité de la source (Article 1)-Le prélèvement ne peut dorénavant s’effectuer qu’à condition que le support soit licite, ce principe étant influencé par la décision du 11 juillet 2008 Simavalec rendue par le Conseil d’Etat. La logique de cette exigence peut se comprendre au vu du leitmotiv que constitue la lutte contre le téléchargement illégal.

2. Enquêtes d’usages (Article 2). La Commission Copie Privée, créée au lendemain de la Loi Lang et dont la formation a fait l’objet de vives critiques, est chargée de fixer les taux de la rémunération pour copie privée ainsi que de déterminer les supports touchés. Pour ce faire, elle devra dorénavant réaliser en amont des enquêtes d’opinion, ce qui était déjà le cas dans la majeure partie des situations.

3. Exonération pour les professionnels-La loi introduit une exonération de la rémunération pour copie privée pour les professionnels. Cette exonération s’imposait selon le sénateur Lionel Tardy au vu de la décision Canal+ Distribution et a., du 17 juin 2011 rendue par le Conseil d’Etat.

4. L’information du consommateur (Article 3)-In fine, c’est le consommateur qui paye le prélèvement que constitue la rémunération pour copie privée, fait qu’il ignore souvent. C’est la raison pour laquelle l’information du consommateur fut une des préoccupations du législateur. L’association UFC Que Choisir a d’ailleurs conçu un site Internet (www.chere-copie-privee.org) dédié à l’examen des supports touchés par la redevance et son taux. Enfin, la finalité de la rémunération pour copie privée devrait être explicitée aux consommateurs sur les emballages des supports.

Si l’ancienne rédaction de l’article L311-1 du CPI apparaissait surannée au vu des progrès incrémentaux de l’ère du numérique, la loi nouvelle n’a pas encore prévu de barème de rémunération forfaitaire pour les tablettes, marché pourtant en pleine expansion. Ce vide juridique devrait néanmoins n’être que temporaire, c’est tout au moins ce qu’a affirmé  Raphaël Hadas-Lebel président de la Commission Copie Privée. Le député Lionel Tardy craint que cette loi fasse l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité dans un futur proche. Rappelons que ce projet de loi a pour unique vocation d’être transitoire comme l’a annoncé le Ministre de la Culture. Une réforme d’envergure devrait intervenir dans les prochaines années afin de prendre en compte notamment le cloud computing. Reste à savoir si cette disposition législative n’est pas un projet mort-né. Il demeure qu’elle n’entraîne aucun changement quant à la composition de la Commission Copie Privée dont le fonctionnement avait pourtant été critiqué tant par les associations de consommateurs que par la communauté juridique, la Commission s’évertuant à augmenter les ponctions pour contrebalancer les effets négatifs du téléchargement illégal, logique bien éloignée de la création du mécanisme de copie privée.

Un tribunal californien a confirmé que l’unité d’enregistrement Tucows n’avait pas à dévoiler l’identité d’un réservataire utilisant des services relatifs à la vie privée.

La Cour d’appel du 9^ème Circuit des Etats-Unis a confirmé la décision d’un tribunal californien selon laquelle la sous-section 3.7.7.3 du Registrar Accreditation Agreement (contrat d’accréditation de l’unité d’enregistrement) ne conférait pas la possibilité au demandeur Daniel Balsam d’obtenir de Tucows l’identité d’un réservataire utilisant son service de spam appelé Angeles.

Le service Angeles avait envoyé à Balsam 1125 courriers indésirables en l’espace de 8 mois. Celui-ci a porté plainte et obtenu un jugement par défaut lui octroyant 1.25 millions de dollars de réparation. N’ayant pu récupérer l’indemnité de la condamnation, il a alors assigné Tucows.

La question de la divulgation de l’identité des clients de services touchant à la vie privée fait débat. Au sein de l’Icann, on souhaite une telle divulgation en cas d’abus par les réservataires mais le sujet soulevait encore des difficultés lors de récents débats sur le sujet en décembre 2010.

La décision de la Cour d’appel américaine va à l’encontre d’un avis de l’Icann datant de mai 2010 qui précisait les modalités de divulgation par un prête-nom de l’identité d’un réservataire. L’avis en question suggérait de manière opaque une possible responsabilité des proxys.

Dans son interprétation du RAA, le juge Margaret McKeown a décidé que la sous-section 3.7.7.3 ne conférait pas de tels droits aux parties au RAA et encore moins aux tiers. Le juge a conclu en précisant que le 3.7.7.3 ne créait logiquement aucun droit pour les tiers puisque que le RAA lui-même comporte une clause intitulée explicitement « No Third-Party beneficiary » (Absence de clause de tiers bénéficiaire).

Tandis que le représentant de Tucows suggérait le développement d’une pratique plus transparente, les spécialistes de la propriété intellectuelle, eux,  préfèrent créer une obligation contractuelle pour faire pression sur les unités d’enregistrement peu scrupuleuses.

A ce jour, les personnes souhaitant enregistrer un nom de domaine en caractères latins en Arabie Saoudite doivent déposer ledit nom sous un des sous-domaines nationaux tels que .COM.SA, .NET.SA, .ORG.SA etc. A partir du 10 janvier 2011, les titulaires de noms de domaine enregistrés avant le 6 décembre 2010 sous un des sous-domaines existants pourront réserver leur équivalent directement sous l’extension de second niveau .SA.

Ainsi, du 10 janvier au 7 mars 2011, une période « Sunrise » (période d’enregistrement prioritaire) sera ouverte à tout titulaire d’un nom de domaine enregistré sous l’un des sous-domaines existants avant le 6 décembre 2010. Cependant, les noms de domaine demandés devront être identiques à leurs équivalents sous les extensions .COM.SA, .NET.SA, .ORG.SA etc.

Si pendant la période « Sunrise » plusieurs demandes relatives au même nom de domaine sont reçues, le titulaire du sous-domaine .GOV.SA sera prioritaire. Si aucun des candidats ne possède ledit sous-domaine, celui ayant le plus d’ancienneté verra sa demande  validée.

A partir du 2 mai 2011, les sociétés locales,  les détenteurs de marques enregistrées en Arabie Saoudite et les particuliers saoudiens pourront enregistrer leur nom de domaine directement sous l’extension de second niveau .SA lors de la période dite de « Landrush » selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Le registre saoudien précise cependant que les demandeurs devront vérifier les points suivants :

1)      La dénomination de leur entité dans le WhoIs doit être bien identique à celle mentionnée sur leur Kbis ou son équivalent ;

2)      Les données du contact administratif doivent être exactes et l’adresse email fonctionnelle

3)      Les noms en question doivent être présents sur les comptes clients

En outre, chaque titulaire d’un nom de domaine devra désormais disposer d’un contact administratif local lorsqu’il ne sera pas présent localement.

On se souvient qu’à l’instar de l’Arabie Saoudite, l’Egypte avait obtenu l’autorisation d’exploiter son extension nationale IDN, مصر. « .MISR », signifiant « Egypte » en arabe.

La première phase d’enregistrement, réservée aux institutions gouvernementales égyptiennes, est maintenant terminée. Elle laisse place, depuis le 22 août dernier, à la seconde phase d’enregistrement prioritaire au profit des entreprises locales (disposant d’un certificat d’enregistrement de société en Egypte), ainsi qu’aux titulaires d’une marque égyptienne enregistrée en caractères arabes.

Une troisième phase a été annoncée, durant laquelle l’enregistrement de noms de domaine en .MISR serait ouvert à tous. Cependant, la date d’ouverture de cette phase, les règles applicables d’éligibilité et le prix n’ont pas encore été définis.

Par ailleurs, lors de la 38^ème réunion internationale de l’ICANN à Bruxelles, l’Assemblée Générale de L’ICANN a confirmé l’introduction de 5 nouvelles extensions nationales IDN en caractère chinois:

• .中国 et .中國, signifiant « Chine » en caractères simplifiés et traditionnels, demandés par le CNNIC (China Internet Network Information Center)

• .台湾 et .台灣, signifiant « Taiwan » en caractères simplifiés et traditionnels, demandés par le TWNIC (Taiwan Network Information Center)

• .香港, significant « Hong Kong », demandé par le HKIRC (Hong Kong Internet Registration Corporation Limited)

Il convient de rester attentif aux futurs développements des réglementations pour la mise en place de ces nouvelles extensions nationales.

Ebay a été condamné à plusieurs reprises pour contrefaçon ces dernières années par les juges français.  Les litiges opposaient Ebay à de grandes entreprises titulaires de marques. Un des cas les plus médiatisés a concerné le groupe LVMH pour Christian Dior, Givenchy ou encore Guerlain. Ebay a été condamné, par le Tribunal de commerce de Paris, le 30 juin 2008, notamment pour avoir diffusé des produits contrefaisants commettant de ce fait une faute grave « en manquant à ses obligations de s’assurer que ses activités ne génèrent pas des actes illicites ».

Cette décision vient d’être confirmée par la Cour d’Appel de Reims, le 20 juillet dernier, dans une affaire similaire concernant des contrefaçons de sacs Hermès. La cour a qualifié Ebay d’éditeur de services compte tenu des services proposés excédant le « caractère purement technique, automatique et passif » des hébergeurs tels que définis par la directive sur le commerce électronique. En conséquence, Ebay, n’a pas la possibilité de se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité applicable aux hébergeurs.

La cour a effectivement relevé qu’Ebay propose une rubrique permettant de suggérer de nouveaux achats aux internautes mais donne aussi la possibilité de mettre en place des promotions croisées. EBay intervient également dans le règlement de litiges entre utilisateurs en cas de défaut de paiement ou de livraison et perçoit à chaque vente, une somme proportionnelle au montant payé. La cour a également affirmé qu’Ebay fait un usage non autorisé du nom et des marques dont Hermès est le titulaire pour permettre la mise en vente des sacs litigieux.

Telle n’est pas la position des juges américains dans une affaire similaire opposant le site d’enchères en ligne au joaillier Tiffany. La société Tiffany, après avoir constaté que 70% de ses marchandises mises en vente sur Ebay étaient fausses, souhaitait que le site Internet assume ses responsabilités ce à quoi Ebay avait répondu qu’il faisait tout son possible pour empêcher que de tels produits soient mis à la vente sur leur site, les internautes pouvant d’ailleurs dénoncer tout produit suspecté de constituer une contrefaçon. Les juges américains, le 1^er avril 2010, ont considéré que seuls les vendeurs commettaient une violation de la marque, non le site en lui-même lui déniant ainsi toute responsabilité. En effet, une Cour d’appel des États-Unis (deuxième circuit de New York) a affirmé que pour engager sa responsabilité, un fournisseur de service doit détenir plus qu’une connaissance générale […] que ses services sont utilisés pour vendre des produits contrefaisants.

La jurisprudence américaine semble être de plus en plus favorable aux fournisseurs de services sur Internet qui font preuve d’initiatives pour lutter contre les usages illicites de leur service.

Pour remédier à ce problème, un organisme national basé en Californie (National Trademark Investigations) offre une solution aux internautes. En effet, un site Internet a été créé, « isitfaxe.org », afin que les internautes puissent faire part anonymement de leurs suspicions quant à d’éventuels produits contrefaisants. Les consommateurs peuvent également solliciter de l’aide afin de déterminer si les produits qu’ils ont acheté constituent des contrefaçons. Dès que le site peut de manière certaine conclure que des produits sont contrefaisants, l’information est stockée dans une base de données accessible au public.

Les juges français vont t’ils à l’avenir céder à la logique des juges américains en accord avec une approche très libérale ou continueront t’ils à appliquer leur solution pour plus de protection des consommateurs ?