Comment conduire des due diligences sur la propriété intellectuelle ?

Introduction

Une due diligence en propriété intellectuelle est réalisée avant une transaction importante, comme une acquisition, une fusion, une levée de fonds ou une cession d’actifs. Elle permet de vérifier la situation juridique et financière des actifs de propriété intellectuelle d’une entreprise avant de prendre une décision stratégique majeure, et a ainsi une finalité transactionnelle.

Trop souvent perçue comme un simple audit documentaire, elle conditionne pourtant directement la valorisation des actifs immatériels, la stabilité des droits transférés et la maîtrise des risques futurs.

En quoi la due diligence en propriété intellectuelle constitue un atout ?

La propriété intellectuelle représente un actif crucial pour la valorisation des entreprises innovantes, particulièrement dans les secteurs à forte composante technologique ou créative. Une due diligence en propriété intellectuelle va au-delà de la simple vérification des droits : elle permet de sécuriser les investissements en évaluant l’impact des risques juridiques sur la transaction. Cela inclut l’examen des droits revendiqués (marques, brevets, licences, etc.), la vérification de leur validité, leur opposabilité et l’identification des zones de vulnérabilité qui pourraient affecter la valorisation de l’actif ou les conditions de la transaction.

En termes de risques de contentieux, la due diligence en propriété intellectuelle va plus loin qu’un simple audit en évaluant l’impact potentiel des litiges en cours ou futurs (actions en contrefaçon, oppositions, actions collectives) sur le prix de la transaction, la stabilité des droits transférés et la gestion des garanties. Par exemple, un litige potentiel non résolu pourrait entraîner une réduction du prix d’achat ou l’inclusion de mécanismes de compensation dans un contrat.

La due diligence permet ainsi de prédire les risques financiers et d’adapter la stratégie de négociation pour minimiser l’exposition et sécuriser l’opération. En clarifiant ces risques, la due diligence contribue à la mise en place de mécanismes de garantie (indemnités, clauses de non-responsabilité, etc.) et à une gestion optimisée du prix et des conditions de la transaction.

Comment structurer une due diligence IP efficace ?

Une due diligence efficace en propriété intellectuelle repose sur un cadrage précis de son étendue afin de garantir une stratégie pertinente. Avant de débuter l’analyse, il est primordial de définir le contexte de l’opération, en tenant compte des différents objectifs, des zones géographiques concernées, ainsi que des technologies ou marques stratégiques à protéger. Il faut aussi évaluer les enjeux concurrentiels et les contraintes réglementaires qui peuvent impacter la gestion de ces droits. Ce premier cadrage permet de focaliser l’analyse sur les éléments les plus critiques pour la transaction.

La réussite de cette démarche repose également sur la qualité des informations collectées. Une base de données structurée est indispensable pour centraliser les documents clés nécessaires à l’analyse, tels que les certificats d’enregistrement des droits, les contrats de cession et de licence, les clauses de confidentialité, ainsi que les registres d’inventions. L’accès à ces documents permet de mieux comprendre les droits détenus, leur exploitation et les risques juridiques associés.

Quels actifs et risques analyser en priorité ?

L’audit des marques et des noms de domaine constitue souvent la base de l’analyse, en vérifiant la titularité réelle, la validité des enregistrements, l’étendue territoriale, ainsi que les risques d’opposition et les procédures en cours. Une marque stratégique exploitée sans renouvellement, par exemple, expose l’acquéreur à une perte immédiate de droits. Concernant les brevets et les innovations, l’analyse nécessite une approche technique et juridique, en vérifiant la chaîne de titularité, les inventions de salariés, les copropriétés, les licences croisées, et la liberté d’exploitation. Un brevet valide mais contournable perd une partie significative de sa valeur. En ce qui concerne les droits d’auteur, les logiciels et les bases de données, il est crucial de contrôler les contrats de développement, les cessions de droits, les licences open source, ainsi que la conformité avec le RGPD, car des manquements à la réglementation peuvent constituer un frein majeur. Enfin, une due diligence complète intègre également l’analyse des contentieux passés, en cours ou potentiels : procédures judiciaires, mises en demeure, oppositions administratives, arbitrages ou règlements amiables. Tous les risques latents doivent être soigneusement identifiés, quantifiés et documentés pour évaluer leur impact potentiel sur la transaction.

Comment exploiter juridiquement et financièrement les résultats ?

Pour exploiter juridiquement et financièrement les résultats d’une due diligence, il est essentiel de rédiger un rapport structuré et opérationnel. Ce rapport ne doit pas se limiter à un simple inventaire des droits et risques, mais doit inclure une hiérarchisation des risques, une analyse de criticité, des recommandations concrètes et des scénarios d’impact. Chaque élément doit être présenté de manière à être directement exploitable par les décideurs pour faciliter les prises de décisions.

Les conclusions de la due diligence doivent ensuite être intégrées dans la négociation. Elles servent de base pour la définition des clauses de garanties d’actif et de passif, des conditions suspensives, des mécanismes d’ajustement de prix et des engagements post-closing.

Enfin, la due diligence doit conduire à l’élaboration d’un plan de remédiation, qui inclut la régularisation des titres, la refonte des contrats, les dépôts complémentaires pour sécuriser certains droits, des actions contentieuses ciblées pour résoudre les conflits existants et des politiques internes renforcées pour prévenir tout risque futur. Ainsi, la due diligence devient un outil stratégique pour corriger, sécuriser et optimiser les actifs immatériels dans une perspective transactionnelle.

Conclusion : maîtriser la due diligence en propriété intellectuelle pour sécuriser la valeur

Savoir comment conduire des due diligences sur la propriété intellectuelle constitue aujourd’hui une compétence stratégique indispensable pour toute entreprise engagée dans une opération structurante.

Une approche rigoureuse, transversale et documentée permet non seulement de réduire les risques juridiques, mais aussi d’optimiser la valorisation, de renforcer la négociation et de sécuriser les investissements.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.                 

FAQ

1. Une due diligence en propriété intellectuelle est-elle juridiquement obligatoire ?
Non. Elle n’est pas légalement obligatoire, mais elle constitue une obligation de prudence pour tout acquéreur ou investisseur souhaitant limiter sa responsabilité et sécuriser son investissement.

2. Une due diligence incomplète peut-elle engager la responsabilité des dirigeants ?
Oui. En cas de préjudice avéré, une diligence insuffisante peut être qualifiée de manquement au devoir de gestion ou de faute de gouvernance.

3. Peut-on transférer des droits de propriété intellectuelle non encore enregistrés ?
Oui, mais sous réserve de formalisation contractuelle précise. L’absence d’enregistrement fragilise toutefois l’opposabilité aux tiers.

4. Une due diligence doit-elle inclure les réseaux sociaux ?
Oui. Les comptes officiels, noms d’utilisateur, contenus et communautés constituent aujourd’hui des actifs stratégiques à part entière.

5. Faut-il analyser les accords de coexistence de marques ?
Absolument. Ces accords peuvent restreindre l’exploitation future et impacter la stratégie commerciale post-acquisition.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.