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Métavers : Faut-il déposer des marques spécifiques pour se protéger ?

*Image générée par DALL-E 3, Microsoft Version

Le métavers, ce monde parallèle virtuel en plein essor à l’ère du Web 3.0, devient un sujet incontournable. Ce monde fictif devrait associer simultanément réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR), blockchain, crypto-monnaies, réseaux sociaux, etc.  Nombreuses sont les entreprises qui y projettent déjà l’exercice d’une activité commerciale au terme d’une transition digitale de l’entreprise toujours plus poussée.

Ainsi, les dépôts de marque couvrant des produits et services afférents à des « objets virtuels numériques » se multiplient depuis la fin de l’année 2021.

Mais comment protéger efficacement cette nouvelle activité qui fait appel à tout un nouveau lexique ?

 

 

 

1.Le métavers, un nouveau monde pour de nouvelles ambitions ?

En peu de mots, le métavers se définit comme un univers virtuel fictif, contraction des mots « meta » et « univers », pour désigner un méta-univers dans lequel les interactions sociales seraient prolongées et numérisées. Il semble directement inspiré du roman, paru en 1992, « Snow Crash » (« Le Samourai virtuel » en français) de Neal Stephenson.

Cet environnement numérique parallèle incarne dorénavant un moyen d’explorer, sous un angle nouveau, des projets innovants et ambitieux avant que ceux-ci prennent concrètement forme dans le monde réel.

A titre d’exemple, Aglet a créé sa propre gamme de sneakers, les « TELGAs », après avoir été lancée en collection numérique dans des jeux en ligne, par ailleurs disponible sur la plateforme OpenSea, aux côtés de marques telles que Nike et Adidas, lesquelles ont franchi le cap de collections virtuelles sous forme de jetons non fongibles (Non-Fungible Token en anglais (NFTs)).

Les NFTs, dont les transactions sont essentiellement hébergées sur la blockchain Ethereum, constituent des composants essentiels du métavers. Cette catégorie d’actif numérique, qui se distingue des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l’Ether, permettent notamment de certifier, de façon authentique et infalsifiable, la propriété d’un de ces objets numériques virtuels proposés à la vente dans le métavers.

Le métavers s’inscrit dans la continuité des réseaux sociaux et a vocation à permettre aux entreprises d’établir une forte présence en ligne, au-delà de l’exploitation d’un site web traditionnel.

Même si nul ne peut prédire avec certitude si le métavers est une tendance qui va se pérenniser pour s’ancrer en définitive dans nos cultures, nombreuses sont les grandes entreprises qui ont d’ores et déjà sauté le pas.

Avant de se lancer, déposer des marques spécifiques, adaptées aux produits et services du métavers, est nécessaire pour être suffisamment protégé contre les atteintes et pour valoriser l’actif marque de la société.  Dans cette optique, il convient de rédiger un libellé adéquat pour la marque.

 

2.Comment envisager une protection adéquate et optimale ?

Au stade de la projection d’une activité dans le métavers, il convient de mener une première réflexion sur la définition des produits et services envisagés car l’élément crucial d’une marque c’est aussi et surtout son libellé. La procédure de dépôt d’une demande auprès de l’INPI, l’EUIPO ou tout autre office de propriété industrielle national, va en effet permettre de garantir, dans une certaine mesure, un monopole d’exploitation sur les produits et services déterminés et de conférer une valeur commerciale à la marque, une fois celle-ci enregistrée par un office de propriété industrielle.

Pour rappel, une fois une demande de marque déposée, il est impossible par la suite d’ajouter des classes de produits et services, ni d’ajouter des produits ou services. Seule une modification dans le sens d’une restriction du libellé sera envisageable.

Les classes particulièrement pertinentes, qui vont contribuer à constituer une base du libellé, sont les classes 9 et 41.

La classe 9 permet de couvrir les NFT, bien que le produit puisse ne pas être accepté en tant que tel. Une rédaction plus explicative sera de mise. Par exemple, l’on peut viser les « produits numériques téléchargeables, à savoir objets numériques créées à l’aide d’une technologie blockchain ». Ces produits peuvent être de toutes sortes : vêtements, œuvres d’art, etc.

La classe 41 couvre les éléments constitutifs du divertissement. Dans cet ordre d’idée, les MMORPG qui sont définis comme des jeux interactifs, lesquels par leur nature et leur concordance sont étroitement associés au métavers, pourront être notamment visés en classe 41.

Dès lors qu’une marque virtuelle a pour objet d’être exploitée par le biais de points de vente, la classe de services 35 paraît incontournable pour comprendre ainsi entre autres des « services de magasin de vente au détail de produits virtuels ».

Dans une vision complémentaire, il faudra alors penser à désigner les produits correspondants dans les classes qui les couvrent classiquement.

 

3.Des marques virtuelles déposées dans des secteurs variés

Au début du mois de février 2022, Pumpernickel Associates, LLC a procédé à la demande d’enregistrement de marques « PANERAVERSE » n° 97251535 auprès de l’office de marques américain, l’USPTO. Ce dépôt initié pour des produits alimentaires et des boissons virtuels, des NFTs et la possibilité d’acheter des produits réels dans le monde virtuel, démontre une volonté certaine de l’entreprise américaine à déployer ces points de vente dans le métavers.

McDonald’s a également déposé des marques (n°97253179; n°97253170; n°97253159) portant sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel proposant des produits réels et virtuels » et sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel en ligne proposant la livraison à domicile ». Par ailleurs, la chaîne américaine de restauration rapide compte également obtenir une marque pour des « concerts réels et virtuels en ligne » et d’autres services de divertissement pour un McCafé virtuel (n°97253767; n°97253361; n°97253336).

Il ne s’agit pas des seules marques déposées à ce jour, les pionniers de cette tendance ont notamment été Facebook et Nike, suivis désormais par les marques de luxe, textile, cosmétique et parfumerie. L’Oréal a, par exemple, déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques de parfumerie issues de son portefeuille, dans leur versant numérique, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 

4. Considérations conceptuelles

Au stade de cet engouement inédit autour du métavers, l’on pourrait se demander si ces biens immatériels dont l’usage projeté est exclusivement destiné à une exploitation virtuelle, ne devraient finalement pas relever d’une catégorie de produits particulière, non définie à ce jour au terme de la Classification de Nice.

L’ajout d’une classe ad hoc dédiée à ces produits et services virtuels paraît complexe dans la mesure où ils pourraient, pour beaucoup, venir se superposer avec les produits et services existants déjà. La liste risquerait d’être très longue.

En tout état de cause, rédiger son libellé de marque pour le métavers suppose un travail minutieux de définition des produits et services concernés.

La Classification de Nice, malgré les dépôts successifs de marques réalisés depuis novembre 2021, n’inclut pour l’instant pas, dans ses notes explicatives ou les suggestions de produits, une quelconque référence à des produits et/ou services en lien étroit avec le métavers ou les NFTs, mais peut-être le fera-t-elle prochainement au vu des évolutions rencontrées.

Quelles seront vraiment les frontières entre le métavers et le monde réel ? La question est structurante pour le droit des marques et le droit de la concurrence. La commissaire européenne Margrethe Vestager et la présidente de l’autorité de la concurrence aux Etats-Unis, Lina Khan, s’interrogent d’ailleurs sur « le moment opportun pour mettre en place des règles de concurrence dans ce secteur émergeant ».

Dreyfus est à votre disposition pour vous accompagner dans la protection de vos marques à l’ère du métavers et rédiger avec vous un libellé de produits et services adapté à votre activité.

 

 

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Une marque non protégée dans le pays du défendeur peut-elle être invoquée ? 

La marque invoquée par le requérant ne doit pas nécessairement être protégée dans le pays du défendeur.

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°DCN2021-0004, Vente-privee.com v. 郑碧莲 Zheng Bi Lian).

Pour qu’une plainte UDRP prospère, il faut prouver un droit de marque similaire ou identique au nom de domaine, générant un risque de confusion. Ensuite, il faut établir l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur et enfin montrer qu’il a enregistré et utilisé le nom de mauvaise foi.

 

 

 

Pour mettre cette mauvaise foi en évidence, il faut principalement démontrer que le défendeur a connaissance des droits du requérant et que l’enregistrement litigieux vise ces droits. Être titulaire d’une marque protégée dans le pays où est établi le défendeur est donc un atout considérable. Pour autant, ce n’est pas une condition requise.

Vente-privee.com est une entreprise française de commerce électronique qui opère depuis 20 ans dans l’organisation de ventes événementielles de toutes sortes de produits et services à prix réduit, y compris de grandes marques.

Au début de l’année 2019, Vente-privee.com a engagé un processus d’unification de ses marques sous une seule et unique nouvelle dénomination : VEEPEE. Ce changement de marque a été largement promu à l’échelle internationale. Elle avait au préalable sécurisé des droits de marque sur le signe « VEEPEE » via un dépôt dans l’Union européenne en novembre 2017 et via une marque internationale déposée le même jour couvrant le Mexique, Monaco, la Norvège et la Suisse. Vente-privee.com détient également de nombreux noms de domaine correspondant à « VEEPEE » tels que <veepee.es>, <veepee.it>, <veepee.de> et <veepee.com>.

Ayant détecté l’enregistrement du nom de domaine <veepee.cn> réservé en 2018 par un réservataire basé en Chine, la société a déposé une plainte auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom.

Le risque de confusion a été facilement reconnu par l’expert, qui considère le nom de domaine identique aux marques antérieures de la requérante. A cette occasion, il rappelle que la marque n’a pas besoin d’être enregistrée dans un pays spécifique pour l’appréciation du risque de confusion.

Cela est d’ailleurs conforme à l’appréciation de l’Overview 3.0 de l’OMPI qui spécifie en sa section 1.1.2, citée par l’expert, qu’au vu de la nature internationale des noms de domaine et d’Internet, la juridiction dans laquelle la marque est protégée n’est pas pertinente pour l’analyse du premier critère. En gardant toutefois à l’esprit que ce facteur peut être important pour l’examen des autres critères.

S’agissant des droits et de l’intérêt légitime sur le nom de domaine, l’expert note que le défendeur n’a pas de relation commerciale avec la requérante et n’a reçu aucune autorisation de sa part de réserver le nom de domaine litigieux. Le défendeur n’ayant pas répondu à la plainte, l’expert estime que Vente-privee.com a établi que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.

Enfin, sur la mauvaise foi, l’expert insiste sur le caractère arbitraire de la dénomination VEEPEE : « VEEPEE est un mot inventé sans signification particulière en chinois ou en anglais » (traduction libre). Il souligne aussi le fait que le nom de domaine n’a pas été utilisé activement mais au contraire renvoie vers un site en anglais, accessible à tous, sur lequel il est en vente.

Dès lors, l’expert ordonne que le nom de domaine contesté <veepee.cn> soit transféré à la requérante.

Cette décision permet de rappeler qu’il convient de bien choisir les marques à faire valoir dans une plainte UDRP. Dans l’idéal, il convient de prouver un enregistrement dans le pays du réservataire, si possible antérieur au nom de domaine. A défaut d’avoir un enregistrement dans la juridiction concernée, il est important de démontrer que la marque est exploitée et connue en dehors des frontières de son enregistrement.

Dans le cas présent, l’on note d’ailleurs que le nom de domaine litigieux est certes postérieur aux marques de la requérante mais antérieur de près d’un an à l’opération de rebranding de Vente-privee.com. Cette information aurait pu nécessiter une analyse si le défendeur avait répondu à la plainte. Information que l’on aurait pu toutefois contrebalancer avec la date d’enregistrement du nom <veepee.com> (le <.com> ciblant l’international), très ancienne : 6 décembre 1999.

 

Pour aller plus loin…

Noms de domaine

 

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Protéger vos marques en ligne

 

Notre équipe vous accompagne pour anticiper, sécuriser et optimiser vos marques, vous permettant ainsi de valoriser votre entreprise.

Lorsque vous avez enregistré votre marque, celle-ci n’est pas automatiquement protégée. Toutefois, votre marque représente une valeur économique et mérite donc d’être surveillée et défendue. Un des problèmes importants réside dans le fait que des instances publiques telles que l’INPI, l’EUIPO ou l’OMPI ne sont pas tenues d’avertir les titulaires de marques antérieures lors d’une demande d’enregistrement d’une marque similaire ou même identique. Comme ces organismes n’évaluent pas si les demandes de marques sont susceptibles de porter atteinte à des marques antérieures, il appartient aux déposants de le vérifier. En d’autres termes, une surveillance minutieuse est très importante pour une protection optimale et durable de votre marque. Néanmoins, l’identification des risques et la réaction rapide et efficace contre des atteintes potentiels ne sont pas toujours évidentes.

C’est pourquoi l’équipe Dreyfus vous aide à surveiller et protéger vos marques en ligne. Dans un premier temps, nous détectons les atteintes potentielles et nous vous informerons en temps utile lors d’un dépôt d’une marque (fortement) similaire ou identique à la vôtre.

Grace à notre solution innovante Dreyfus IPweb®, nous assurons la surveillance effective de vos marques. Nous détectons automatiquement les demandes d’enregistrement identiques ou similaires et pouvons donc réagir avant qu’une marque ou un dessin similaire ne soit mis sur le marché. En plus, IPweb® fournit un accès direct aux services de surveillance des noms de domaine de l’entreprise. Il couvre tous les réseaux de médias sociaux (tels que Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) et les plateformes publicitaires, telles que Google AdWords. Ainsi, vos marques sont constamment surveillées et nous pouvons vous alerter rapidement en cas d’infraction.

Après avoir évalué la similarité des signes et des produits et services en question ainsi que vos chances de réussite, nous vous informerons immédiatement et, le cas échéant, nous vous conseillerons sur les mesures à prendre. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, il est important d’agir le plus rapidement possible et de contacter le tiers déposant à un stade précoce, en lui envoyant un avertissement, une lettre de mise en demeure ou même de faire opposition contre la demande de marque pour que ce dernier cherche un nom alternatif.

 

Détection des potentielles atteintes sur Internet et sécurisation de vos marques

 

Nous vous signalons de possibles atteintes sur Internet et les réseaux sociaux sur votre marque et nous vous faisons part de certains conseils concernant votre stratégie de gestion de portefeuille, notamment quant aux faiblesses qui pourraient nuire au développement de votre activité (digitale) et donner lieu à d’éventuels litiges.
A cet égard, nous vous proposons des stratégies appropriées et personnalisées afin d’anticiper les dangers, et de réagir notamment à des fraudes en ligne (phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…) qui peuvent créer des risques importants tels que des pertes financières ou des atteintes à l’image et la réputation de de votre marque.

Ensuite, afin de se conformer aux exigences de compliance, nous pouvons vous aider à mettre en place une stratégie permettant de prévenir toute atteinte susceptible d’être portée par les noms de domaines. En plus de la surveillance de votre marque parmi les noms de domaines de l’Internet, cela comprend la mise en place d’une surveillance de votre marque parmi les autres réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Snapchat) et ce, afin de détecter toute nouvelle atteinte et d’y réagir de façon adéquate.

Par ailleurs, notre plateforme intuitive, Dreyfus IPweb®, vous permet d’avoir accès à vos portefeuilles de marques, ainsi qu’au suivi des dossiers. Notre plateforme permet également l’accès aux résultats des surveillances souscrites, telles que les surveillances parmi les marques, les noms de domaine, les dénominations sociales ou encore les réseaux sociaux. Ainsi, nous vous aidons à restructurer la gestion de portefeuille de vos marques, et à mettre en place des outils permettant une traçabilité et un contrôle.

 

Valorisation et audit de vos marques en ligne

 

L’étape suivante est l’audit de vos marques. Il s’agit d’une étape essentielle qui permet non seulement d’avoir une vision globale et transversale de la valeur potentielle de vos marques, elle permet également d’anticiper les risques tels que les conflits relatifs à la titularité ou encore la déchéance de marques non utilisées ou l’expiration de vos droits de marque. Grâce à une vérification approfondie, nous pouvons clarifier des situations potentiellement dangereuses et déterminer les possibilités et les risques liés à vos marques. Par ailleurs, ces audits constitueront un atout lors des négociations dans le cadre de contrats de licence ou de cession.

Ensuite, le cabinet Dreyfus établit des recommandations personnalisées afin de vous aider à exploiter vos droits de manière optimale. Nos services digitaux et continus d’évaluation et de valorisation vous permettent ainsi d’avoir une vue d’ensemble de la situation, en tenant compte non seulement de la dimension juridique mais aussi de la valeur commerciale et technologique de vos marques.

 

(Pré)contentieux

 

Le cabinet Dreyfus vous accompagne ensuite dans la défense de vos marques et à résoudre des litiges de manière efficace, rapide et amiable. Grâce à sa connaissance précise des questions liées aux marques dans l’environnement numérique, notre équipe vous aide à régler vos litiges en ligne, hors des tribunaux, de manière confidentielle, stratégique et protectrice. Nous vous assistons à mener à bien toutes vos procédures devant les offices nationaux et internationaux. Notre équipe ainsi que notre réseau de correspondants internationaux nous permettent de vous accompagner dans les démarches et actions auprès des offices du monde entier et de régler des différends que vous rencontrez.

Le cabinet Dreyfus vous assistera dans la défense et la valorisation de vos droits et à résoudre des litiges, les actions en contrefaçons, ainsi que durant les procédures de médiation et d’arbitrage. Vous avez découvert un site qui porte atteinte à votre marque ? Vous avez une marque française déposée ou enregistrée, une marque de l’Union européenne déposée ou enregistrée ou une marque internationale ayant effet en France ou dans l’Union européenne et vous voudriez faire opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale visant la France ?

Notre équipe vous accompagne dans la défense durable de vos droits. Ainsi, nous vous assistons pour introduire une procédure en opposition devant l’INPI afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à vos droits. Enfin, nous pouvons vous assister pour introduire une procédure de règlement extrajudiciaire devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, notamment pour résoudre des litiges nationaux et internationaux relatifs aux noms de domaine. Ainsi, nous vous aidons de trouver des solutions consensuelles, confidentielles et rapides.

 

 

Pour aller plus loin…

Marques, autres signes distinctifs et franchise

 

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Brèves : NOMS DE DOMAINE : LE POTENTIEL CONFLIT DES DIFFERENTS SYSTEMES LIES AUX NOMS DE DOMAINE

Pour qu’un site web soit accessible il faut qu’un système permette de relier l’URL que l’internaute renseigne dans son navigateur au serveur du site en question. C’est le Domain Name System (DNS). Le DNS agit comme un véritable intermédiaire en envoyant une requête sur Internet afin de faire la liaison entre l’adresse renseignée dans le navigateur et l’accès effectif au site. C’est la raison pour laquelle le DNS est souvent comparé à un annuaire téléphonique en ce qu’il permet de traduire les noms renseignés par l’internaute en des noms intelligibles pour la machine.

Lorsque tout est bien paramétré pour que le DNS puisse jouer son rôle de pont, il suffit juste d’être en possession d’un terminal doté d’Internet pour avoir accès au site.

En revanche, certains bureaux d’enregistrement proposent désormais des noms de domaine qui ne reposent pas sur le DNS traditionnel, mais qui utilisent des technologies telles que la blockchain.

 

 

 

Ces noms de domaine, pour être accessibles, nécessitent l’installation d’outils spécifiques tels qu’un navigateur particulier par exemple, ou des plug-ins, ce qui constitue un coût supplémentaire pour le potentiel acheteur souhaitant simplement obtenir un nom de domaine classique pour son site internet.

Ces offres présentent deux principaux risques. Le premier est l’objet de la communication de l’ICANN, l’autorité de régulation d’Internet, du 24 novembre 2021. Il s’agit du risque de confusion pour le consommateur. En effet, pour le consommateur moyen, il n’est pas évident de distinguer les deux types d’offres alors que l’achat de l’un ou l’autre de ces noms de domaine recouvre des réalités bien différentes.

Le second risque de cet autre système de résolution, bien qu’il en existe déjà de nombreux depuis des années, est le risque de conflits de noms entre ceux qui seraient réservés par l’intermédiaire du système DNS traditionnel et ceux basés sur un des nouveaux systèmes non-DNS.

Au rang des conflits possibles, figurent les collisions de noms, phénomène qui risque de s’intensifier avec la création de réseaux parallèles. Cela peut se produire lorsque le système utilisé pour traduire le nom renseigné par l’internaute en nom intelligible pour la machine, en l’espèce, un système non-DNS, est envoyé au système DNS, pour qui l’adresse correspond à celle d’un site différent.

L’internaute serait alors redirigé vers le mauvais nom de domaine. Ces incertitudes pourraient être la source de contentieux dans les années à venir si les nouveaux systèmes venaient à gagner en importance.

 

Sources: ICANN Blog, Buyer Beware: Not All Names Are Created Equal, 24 novembre. 2021, A. Durand
ICANN, Foire aux questions : collision de noms pour les professionnels des TI 

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Brèves : LE DEREFERENCEMENT DE WISH : LE DEBUT D’UNE NOUVELLE SAGA JUDICIAIRE ?

Le 23 novembre 2021, le ministère de l’Économie et des Finances a ordonné aux moteurs de recherche le déréférencement de Wish, la place de marché américaine. Cette décision est la conséquence d’une enquête menée par la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur un panel d’articles vendus par la plateforme. Cette enquête a révélé un pourcentage élevé de produits non conformes et dangereux.

En effet, sur l’ensemble des appareils électroniques ayant fait l’objet d’une enquête, 95 % des produits n’étaient pas conformes et 90 % étaient dangereux. La DGCCRF avait donc enjoint Wish le 15 juillet à se mettre en conformité. Cependant, cette injonction n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante, le service du ministère de l’Économie et des Finances a pris la décision de demander le déréférencement du site et de l’application mobile aux moteurs de recherche.

Le déréférencement résulte de l’habilitation octroyée par l’article L. 521-3-1 du Code de la consommation qui permet à tout agent habilité d’ordonner le déréférencement « des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites ».

 

 

D’après Wish, la mesure était disproportionnée en ce qu’elle est attentatoire à son image et sa réputation et qu’elle n’est pas sans conséquence sur sa situation financière. Il est toutefois à noter que l’efficacité de la décision reste relative car le déréférencement ne s’appliquant qu’à la France, il suffira bien souvent de modifier les paramètres de son navigateur, comme sur Google, où en quelques clics, il est possible de se localiser dans une région différente.

Aussi, à date du 28 décembre 2021, l’on note que les deux premiers résultats du moteur de recherche Google révèlent une page Google Play pour télécharger l’application Wish et la page Facebook de la société.

Enfin, le site reste bien entendu accessible directement via son adresse.

À la différence du blocage de site, le déréférencement n’empêche pas l’accès au site mais le rend, en théorie du moins, plus difficile d’accès car il faut taper l’intégralité de l’URL pour y avoir accès alors qu’il suffisait auparavant de renseigner le nom de la place de marché dans un moteur de recherche.

La plateforme de e-commerce, à la suite du rejet par le tribunal administratif de son recours en référé, a décidé de former un pourvoi en cassation. Une nouvelle saga judiciaire semble donc se profiler à l’horizon.

 

 

Sources : Ministère de l’Économie, des finances et de la Relance : Protection des consommateurs : lourde sanction pour la place de marché en ligne Wish : www.economie.gouv.fr/protection-consommateurs-sanction-place-marche-ligne-wish
TA Paris, Ord. 17 déc. 2021, n° N°2125366/2 
Communiqué de presse du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 24 nov. 2021, Bruno Le Maire, Alain Griset et Cédric O annoncent des mesures exceptionnelles à l’encontre de la place de marché Wish pour sensibiliser et mieux protéger les consommateurs

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Pour quelles raisons est-il nécessaire de déposer sa marque ?

  • Déposer sa marque permet de la protéger. Pour une marque française, il faut la déposer auprès de l’INPI (institut national de la propriété industrielle), mais la protection peut être élargie à l’Union Européenne (EUIPO) et à l’international (OMPI). Lorsqu’une marque est déposée sur le territoire national, afin d’en étendre sa protection il est possible de déposer la marque au sein de l’union européenne et à l’international. Il y a un droit de priorité qui permet de déposer d’autres demandes de dépôt de marque tout en bénéficiant de la date de dépôt de la première demande. Le délai de priorité est de six mois pour les marques.

Avant d’envisager de déposer sa marque auprès d’un office il faut s’assurer que la marque n’est pas déjà déposée par une autre personne, il s’agit alors d’effectuer une recherche d’antériorité. Il suffit alors de consulter les bases de données des offices dans lesquelles sont regroupées toutes les marques déjà déposée ou en cours d’enregistrement. La notion de distinctivité est importante en propriété industrielle.

 

En effet, une marque est tout signe, symbole, logo ou toute apparence extérieure qui permettra au consommateur moyen de ne pas confondre les marques entre elles. Les signes permettent aux entreprises de se distinguer les unes des autres. Marque peut prendre plusieurs formes : mot, nom, slogan, logo ou encore une combinaison de plusieurs de ces éléments. Cette notion de distinctivité est primordiale pour l’enregistrement de la marque, cela permet d’éviter une procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque sur le fondement notamment de la contrefaçon.

 

Protéger sa marque permet de pouvoir l’utiliser sans qu’une autre personne y porte atteinte ou sans que l’usage de votre marque porte atteinte à une autre. En effet lorsque votre marque est enregistrée par l’office alors elle ne porte pas les produits et services atteinte à une marque antérieure. Si une marque nouvelle viendrait à porter atteinte à la votre alors il est possible de faire un recours en opposition à l’enregistrement de cette marque.

 

Dépôt de marque INPI

 

Pour le dépôt d’une marque en France la procédure s’effectue de manière dématérialisée sur le site de l’INPI. La durée d’effet du dépôt est de 10 ans, c’est le même délai pour chaque renouvellement à effectuer auprès de l’office. Il est toutefois possible de renouveler un dépôt de marque arrivé à expiration dans les 6 mois suivant le lendemain du dernier jour du mois d’expiration, cependant un supplément de redevance de 50% sera demandé.

 

Quel sera le coût du dépôt de marque à l’INPI ?

 

Le site de l’INPI précise que le coût pour déposer sa marque auprès de l’INPI est de 190 euros pour appartenant à une classe puis pour chacune des classes supplémentaires il faudra ajouter 40 euros par classe. Lors du renouvellement le prix est de 290 euros pour une classe et 40 euros par classe supplémentaire.

Le prix pour déposer sa marque auprès de l’EUIPO est de 850 pour un dépôt électronique auquel il faut ajouter 50 euros pour une deuxième classe et 150 euros pour toutes classes supplémentaires. Pour un renouvellement de marque européenne il faudra compter 850 euros puis 50 euros pour une deuxième classe et 150 euros pour toutes classes supplémentaires.

Le prix pour un dépôt de marque internationale varie selon les pays qui sont visés par la demande d’enregistrement.

 

Aujourd’hui en France le dépôt de marque n’est pas obligatoire cependant ne pas déposer sa marque c’est prendre des risques. En France notamment les droits sur une marque s’acquièrent par son enregistrement et non par son usage. Ainsi le dépôt de marque procure une protection juridique.

Cependant, il est important d’effectuer notamment des recherches d’antériorité pour s’assurer que le dépôt de marque est envisageable, ce travail peut être effectuer par des cabinets de conseil en propriété industrielle ce qui ajoute un coût mais qui permet d’assurer la validité du projet de dépôt de marque

 

 

Pour aller plus loin…

 

♦Marques, autres signes distinctifs et franchise

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Brève : La SYRELI évolue

En 2011, le nouveau système de résolution de litiges de l’AFNIC, SYRELI, a été lancé.

Ce système de résolution de litiges – à présent concurrencé par la PARL Expert – permet d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine.

 

L’AFNIC a récemment fait évoluer sa plateforme, afin d’en simplifier la prise en main pour les utilisateurs, que ce soit au niveau de la constitution des dossiers ou de leur suivi.

Parmi les nouveautés, l’on note principalement la suppression du nombre limité de caractères dans les argumentaires.

 

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Brève : Le rapport annuel 2020 de L’AFNIC

L’AFNIC aura fait de l’accompagnement à la transition numérique des TPE/PME son objectif de 2020 – année marquée par la crise sanitaire et économique. Cela transparaît dans son rapport annuel de 2020, publié en juin 2021.

On a en effet noté une croissance de 7% des enregistrements en <.fr> pour atteindre un total de 3 670 372 noms enregistrés à la fin 2020. Ce chiffre s’explique par l’implication de l’AFNIC dans la démonstration de l’accessibilité, la sureté et la proximité du <.fr>.

 

Au regard de l’accélération de la transformation numérique, les TPE et PME ont dû considérer le développement de leur activité sur Internet. Ainsi, face à la promotion massive de l’AFNIC quant à une présence en ligne sécurisée et avantageuse via son dispositif Réussir-en.fr, ces transitions ont pu se dérouler de manière efficace et en grand nombre.

 

 

En outre, l’AFNIC a signé un partenariat avec la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes). Celui-ci visait à transmettre de façon quotidienne la liste des noms de domaine correspondants à la DGCCRF permettant de bloquer des sites supports de pratiques commerciales trompeuses et ainsi instaurer un climat de confiance.
Enfin, face à la situation sanitaire actuelle, ont été apportées des mesures de soutien à des initiatives locales visant à réduire l’éloignement du numérique et rétablir le lien social par la Fondation AFNIC via notamment : l’achat d’ordinateurs pour des collégiens, l’achat de matériels sonores pour des résidents d’EHPAD ou encore la mise en place d’accompagnements dématérialisés visant à la recherche d’emplois en ligne.

L’AFNIC a réussi à atteindre son objectif 2020 consistant à assurer la transition numérique des petites et moyennes entreprises en rendant <.fr> plus sûre et plus accessible, en promouvant massivement et en soutenant des initiatives locales visant à réduire la distance avec l’environnement numérique.

 

Retrouvez cette brève sur le site Lexis Nexis

 

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« .au direct » : le nouvel espace de noms australien qui verra le jour le 24 mars 2022

Le 24 mars 2022, un nouvel espace de noms sera lancé en Australie : « .au direct ».

Il s’agit d’un nouvel espace de noms qui permettra aux citoyens australiens, résidents permanents et aux organisations enregistrées en Australie d’enregistrer des noms de domaine « .au ».

Au lieu d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine dans les espaces de noms traditionnels tels que « com.au », ou « org.au », « net.au », « gov.au », « edu.au », etc., les internautes australiens pourront opter pour des noms de domaine plus simples et plus courts se terminant directement par « .au ».

En fait, ce nouveau namespace « .au direct » offre deux possibilités d’enregistrement. La première voie consiste à enregistrer un tout nouveau nom « .au direct » qui n’est pas encore enregistré dans un autre .au espace de noms. La deuxième option consiste à enregistrer la correspondance exacte d’un nom « .au » déjà existant.

Comment enregistrer un nom de domaine « .au direct » et à quel prix ?

 

À partir du 24 mars 2022, il y aura moyen de simplement enregistrer des noms de domaine « .au » par l’intermédiaire des registrars accrédités et participants de l’auDA. Étant donné que la règle de l’offre et de la demande s’applique, les prix d’enregistrement varient d’un registrar à l’autre. Néanmoins, l’administrateur officiel de « .au » top level domain (auDA) fixe les prix de gros pour tous les noms de domaine «.au ». Que vous optiez pour un nom de domaine « com.au », « net.au » ou «.au direct », le prix de gros sera le même.

Quelles sont les conditions ?

 

Tout d’abord, il faut prouver une présence australienne vérifiable. Article 1.4 des « .au Domain Administration Rules » fournit une liste exhaustive de 17 personnes physiques et morales qui sont censées d’avoir une véritable « présence australienne ». En bref, il s’agit des citoyens australiens, les résidents permanents de l’Australie et les organisations et entreprises enregistrées en Australie. Cette présence australienne est donc la première exigence pour toute personne ou organisation qui souhaite enregistrer un nom de domaine « .au direct ».

La deuxième exigence concerne le nom lui-même. Bien qu’il n’y ait pas de règles d’attribution pour l’espace de noms « .au », en ce sens qu’il est possible de choisir librement n’importe quel nom, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de restrictions.

En premier lieu, le nom que vous souhaitez enregistrer doit être disponible. Compte tenu du fait que le nouvel espace ne sera lancé qu’en mars 2022, la disponibilité ne pose pas (encore) de problèmes. Toutefois, il est important de garder à l’esprit cet élément de disponibilité car la règle du ‘premier arrivé, premier servi’ s’applique.

En deuxième lieu, le nom ne peut pas figurer dans la « liste réservée ». En vertu des « Licensing Rules », il n’est pas possible de demander l’enregistrement d’un mot, d’un acronyme ou d’une abréviation qui est restreint ou interdit en vertu d’une loi australienne ou d’un nom ou d’une abréviation d’un État ou territoire australien, y compris le mot « Australie ».

Enfin, vous ne pouvez pas enregistrer un nom qui est considéré comme présentant un risque pour la sécurité, la stabilité et l’intégrité du « .au » et du système mondial de noms de domaine.

La deuxième exigence consiste donc en une exigence négative ; vous ne pouvez pas enregistrer un nom non disponible, ni un nom soi-disant « réservé ».

Comment demander un nom de domaine « .au direct » ?

 

Si les conditions de disponibilité et de présence véritable en Australie sont remplies, il est possible d’enregistrer tout nouveau nom de domaine « .au direct » via tout registrar accrédité et participant de l’auDA à compter du 24 mars 2022.

Ensuite, si ces mêmes exigences sont respectées, les internautes australiens pourront également enregistrer la correspondance exacte d’un « .au » domaine que vous détenez déjà. Néanmoins, le processus d’attribution est un peu plus complexe. Les “.au Domain Administration Rules” prévoient un “Priority Allocation Process”. Ce processus d’attribution prioritaire prévoit une « Priority Application Period”. Il s’agit d’une période de demande prioritaire de six mois – à savoir du 24 mars au 20 septembre 2022 – pour les titulaires d’un nom « .au » d’un autre espace de noms (comme par exemple « com.au », « org.au » ou « net.au ») qui envisagent de d’enregistrer ce nom identique suivi par l’extension « .au direct ».

Par exemple, si vous détenez le nom de domaine « dreyfus.com.au », vous pouvez demander l’enregistrement de « dreyfus.au » dans ce délai de 6 mois via un registrar accrédité. S’il semble que les exigences sont satisfaites, vous obtiendrez un statut de priorité. Grâce à ce statut, vous avez la première possibilité d’enregistrer le nom et les tiers n’ont plus la possibilité de l’enregistrer.

Dans certains cas, il peut y avoir plus d’un demandeur pour le même nom de domaine « .au direct ».

Par exemple, il est possible que vous déteniez le nom de domaine « dreyfus.com.au » et un tiers détient le nom de domaine « dreyfus.net.au », et que vous voulez tous les deux enregistrer le nom de domaine « dreyfus.au ». Dans ce cas, le nom de domaine « dreyfus.au » sera attribué selon le processus d’attribution des priorités.

Or, une distinction est faite entre deux catégories de priorité. La première catégorie de priorité concerne les noms créés jusqu’au 4 février 2018. La deuxième catégorie de priorité concerne les noms créés après le 4 février 2018.

En vertu de l’article 1.9 des « .au Domain Administration Rules”, les demandeurs de la catégorie 1 ont priorité sur les demandeurs de la catégorie 2.

Dans le cas où il y a plusieurs demandes de catégorie 1, le nom est attribué lors de l’accord ou de la négociation entre les demandeurs de catégorie 1.

Enfin, s’il n’y a que des demandeurs de catégorie 2, le nom est simplement attribué au demandeur avec la date de création la plus ancienne.

Enfin, l’enregistrement d’un nom de domaine « .au direct » n’entraîne aucune conséquence négative dans le sens qu’un tel enregistrement n’est qu’optionnel et n’a aucun impact sur les noms de domaine « .au » que vous détenez déjà. Ainsi, si vous possédez déjà le nom de domaine « dreyfus.com.au » et que vous souhaitez enregistrer « drefyus.au », le nom de domaine « dreyfus.com.au » ne sera pas affecté par cet enregistrement et subsistera.

Le 24 mars 2022, le nouvel espace de noms « .au direct » sera donc lancé en Australie.

Ce nouvel espace de noms permettra à toute personne ayant une connexion vérifiée avec l’Australie, notamment des citoyens australiens, résidents permanents et organisations enregistrées en Australie d’enregistrer des noms de domaine « .au direct ». Au lieu d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine dans les espaces de noms traditionnels, les internautes australiens pourront opter pour des noms de domaine plus simples et plus courts se terminant directement par « .au ».

La première possibilité est la demande d’enregistrement d’un nouveau nom « .au direct » qui n’est pas encore enregistré.

La deuxième possibilité consiste à enregistrer la correspondance exacte des noms de domaine .au existants. L’attribution de ces noms de domaine est régie par les dispositions spécifiques du “Priority Allocation Process”.

Pour aller plus loin…

« .au direct update » – auDA Website

Détournement de nom de domaine inversé

 

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Le prochain round de candidatures pour les nouveaux gTLDs

Homme – réseau – internet - informatiqueEn 2013, l’ICANN a lancé une vaste opération pour remédier à la saturation des noms de domaine et promouvoir la concurrence via la mise en place des nouveaux gTLDs. Ces nouvelles extensions ont permis de décongestionner le marché des extensions plus traditionnelles comme le « .com ».

A l’approche de la prochaine fenêtre de candidatures attendue pour 2022, de nombreuses entreprises présentent déjà un intérêt marqué pour le « .MARQUE », comme Uber, qui l’aurait annoncé lors d’une rencontre virtuelle de l’ICANN (ce que rapporte un directeur du bureau d’enregistrement GoDaddy).

L’extension personnalisée présente de nombreux avantages comme la confiance car seule l’entreprise peut permettre l’enregistrement d’un nom de domaine en son « .MARQUE ». Cela montre aussi la volonté des sociétés d’investir pour valoriser leurs marques.

En revanche, d’autres entreprises, par défaut d’utilisation ou pour d’autres raisons, telles que les contraintes qui pèsent sur tout registre, décident de résilier leur « .MARQUE ». En mai, juin et juillet 2021, quatre entreprises ont procédé à cette résiliation. C’est ce que démontre la mise à jour récente du site de l’ICANN:

–           Le « .SWIFTCOVER » pour l’entreprise Swiftcover d’Axa

–           Le « .RMIT » pour l’entreprise Royal Melbourne Institute of Technology

–           Le « .DABUR » pour l’entreprise DABUR India Limited

–           Le « .LIXIL » de LIXIL Group Corporation

En 2012, très nombreuses étaient les grandes entreprises à candidater pour leur « .MARQUE ». Notons tout de même que cette candidature a un coût important. Outre les frais techniques et de conseils, le montant pour candidater était de 180000 US dollars par dossier en 2012.

Avec les défis posés par la sécurité sur Internet et les obligations qui pèsent sur les entreprises, notamment pour protéger les données de leurs clients, il est fort probable, malgré ces coûts, que le prochain round soit un véritable succès. De nombreux .MARQUE sont aujourd’hui utilisés avec succès, tant d’un point de vue marketing, qu’au regard de la sécurité qu’elles confèrent aux internautes.

Pour aller plus loin…

Comment se préparer au prochain round de candidatures au <. marque> ?

Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

 

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