Dreyfus, Author at dreyfus

Remise en cause de la marque figurative à « 3 bandes » d’Adidas pour défaut de preuve de la distinctivité.

Written by Dreyfus07/08/2019

Dans l’arrêt « Adidas AG / EUIPO », T-307/17, en date du 19 juin 2019, la 9^ème chambre du Tribunal de l’Union européenne (TUE) rejette l’action en appel formée par Adidas et remet ainsi en cause la distinctivité de sa marque figurative « à 3 bandes ». Le Tribunal rappelle l’importance de la preuve de la distinctivité.

A l’origine de cette décision, Adidas s’est opposé à l’enregistrement d’une marque à 2 bandes appartenant à la société Shoe Branding. Le TUE s’est penché sur les « 3 bandes » d’Adidas suite à une action en nullité intentée par Shoe Branding. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité. Puis, le 7 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par Adidas.

Adidas demande ainsi au Tribunal de l’Union européenne de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage. A travers son arrêt d’espèce, le Tribunal relève une absence de distinctivité intrinsèque, mais également refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté la preuve de cette distinctivité. Selon le Tribunal, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’est prouvée que dans 5 des Etats membres.

Il convient de rappeler que la distinctivité d’une marque s’établit non seulement par rapport aux produits et services concernés, mais également par rapport à la perception du public pertinent. Si le TUE a considéré qu’il s’agissait ici de l’ensemble des consommateurs potentiels de ces produits, sur le territoire de l’UE, il a jugé que leur perception ne permettait pas d’associer ces « 3 bandes » à la société titulaire. Pourtant, ces « 3 bandes » sont associées à la société Adidas depuis de nombreuses années déjà. En outre, il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits qu’il désigne. La marque figurative que sont les « 3 bandes » ne désignent pas directement les produits visés, mais présente un caractère arbitraire. Ainsi, sa distinctivité et donc sa validité ne sauraient être remises en cause.

Cette jurisprudence contredit une décision dans laquelle le Tribunal a reconnu que la répétition de plusieurs éléments dans une marque figurative pouvait être admise (TUE, 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T-579-14). Toutefois dans l’arrêt d’espèce, le Tribunal qualifie la marque comme étant composée d’éléments d’une « extrême simplicité », ne suffisant pas à caractériser la distinctivité.

D’autre part, la distinctivité peut être acquise par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048). Concernant le défaut d’acquisition par l’usage, prévue par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, il y a lieu de rappeler que ce caractère doit être démontré indépendamment pour chaque Etat de l’Union (CJUE, 3^ème chambre, 25 juillet 2018, Nestlé SA c/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd). En l’espèce, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté suffisamment de preuves à ce titre. Pourtant, et de manière constante, la jurisprudence européenne démontre que cette exigence peut paraître excessive, et qu’il convient donc d’apprécier ce critère de manière plus globale. Ainsi, si la distinctivité est démontrée, ne serait-ce que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, elle peut être élargie par les juges sur l’ensemble du territoire, au regard de l’importance géographique des états dans lesquels elle a été démontrée. (CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P). Cette jurisprudence pourrait tout à fait s’appliquer à Adidas.

Ainsi, et sur la base du Règlement n°207/2009, le Tribunal de l’Union Européenne semble aller à l’encontre de ses précédents arrêts, en considérant que la marque figurative dont il est question n’est pas distinctive. Cependant, il ne faut pas y voir une invalidité absolue de la marque figurative, mais plutôt un rappel de l’exigence de preuve de la distinctivité par l’usage, dans chacun des Etats dans laquelle la protection est envisagée.

Pour conclure, un recours devant la Cour de justice est à prévoir car cette décision aurait un impact considérable pour Adidas qui possède plusieurs marques figuratives représentant des motifs répétitifs de ce type. Cependant, cet arrêt ne peut être qu’isolé, et ne saurait remettre en cause les autres marques d’Adidas, ni d’autres marques figuratives dont seraient titulaires d’autres sociétés.

Written by Dreyfus07/08/2019

Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).

Le groupe spécial de l’ACEI est un nouveau Centre de règlement extrajudiciaire des différends qui est rattaché au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC).

Le but principal de l’ACEI est de régler les différends concernant les noms de domaine au moyen d’un mécanisme rapide, dirigé à l’amiable par des arbitres, relativement peu coûteux, et qui répondent aux Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires.

Le processus est initié par une plainte reçue au Centre des plaintes de l’ACEI qui verrouille le nom de domaine contesté. Une copie de la plainte est redirigée au bureau d’enregistrement qui a vingt jours pour y répondre. Si tel est le cas, un groupe d’experts est nommé. Si aucune réponse n’est donnée, le plaignant peut élire un seul expert. Dans les deux cas, le ou les experts rendent leur décision dans les vingt et un jours.

Cette décision est directement mise en œuvre par l’ACEI, qui transfère ou supprime les enregistrements de noms de domaine lorsqu’il y a lieu.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de votre portefeuille de marques dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

Written by Dreyfus07/08/2019

Dans un arrêt du 18 juin 2019 , le Tribunal de l’Union européenne est venu appliquer l’article 7, alinea 1, m) du règlement n° 2017/1001 qui interdit l’enregistrement des marques qui consistent « en une dénomination d’une variété végétale antérieure enregistrée » conformément au droit applicable « ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. »

En l’espèce, la société allemande Kordes a fait une demande d’enregistrement de la marque européenne « KORDES’ ROSE MONIQUE » en classe 31 correspondant à la description suivante : « Roses et rosiers ainsi que produits favorisant la multiplication des roses ». Or, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est opposé à cette demande d’enregistrement au motif que la marque est composée du terme « MONIQUE », correspondant à la dénomination variétale « Monique » enregistrée au registre néerlandais de la protection des obtentions végétales.

Pour s’opposer à cette demande d’enregistrement, l’EUIPO se fonde sur le fait que la dénomination variétale « MONIQUE » est reproduite de manière identique dans la marque demandée, et que ce terme est par ailleurs un élément essentiel de la marque.

La société Kordes a alors déposé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne afin de contester ce refus. A cet égard, la société argumentait que le terme « MONIQUE » ne peut être caractérisé comme un « élément essentiel ». Par ailleurs, la société soutenait que le public percevrait la marque comme faisant référence aux roses de la variété « Monique » commercialisées par la société Kordes.

Le Tribunal juge que le seul élément distinctif et dominant de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE est l’élément « KORDES », placé en première position, lequel constitue l’élément essentiel de cette combinaison verbale. La dénomination variétale « Monique » n’a pas pour but d’identifier l’origine les produits et reste libre d’utilisation. Par conséquent, le Tribunal considère que la dénomination variétale « Monique » ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque.

En conséquence, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO refusant l’enregistrement de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE.

Cet arrêt met en lumière les conflits qui peuvent survenir entre marques et variétés végétales.

Dreyfus, expert en matière de droit des marques, vous accompagne dans la gestion de votre portefeuille de marque.

Written by Dreyfus05/08/2019

Dans l’arrêt « Société Roche Bobois Groupe c. Société Caravane » du 23 janvier 2019, n° 17-18693, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé qu’un signe utilisé pour référencer un meuble peut constituer une contrefaçon de marques. En l’espèce, la société Roche Bobois avait commercialisé des canapés référencés sous la dénomination « Karawan ». La société Caravane, jugeant cette exploitation préjudiciable, avait assigné la société Roche Bobois en contrefaçon de ses marques « Caravane » (marques françaises et internationales).

Arguant que l’usage d’un signe à titre de référencement d’un modèle est usuel dans le secteur de l’ameublement, la société Roche Bobois avait prétendu que le consommateur ne risquait pas de penser que le signe « Karawan » renseignait sur l’origine des produits et qu’il n’était dès lors pas utilisé à titre de marque. Il n’y avait donc pas de contrefaçon de la marque « Caravane » selon la société Roche Bobois. Dans sa décision, la Cour de cassation a donné raison à la société Caravane. Elle relève que « la présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n’étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d’indicateur d’origine ».

La Cour a ainsi fait application de l’article L. 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit « L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

A ce titre, la société Roche Bobois était donc contrefactrice. En effet, la Cour relève que le signe « Karawan » n’était pas utilisé à titre de référence mais à titre de marque. La Cour se base sur différents indices afin de qualifier l’usage du signe en tant que marque. En effet, le signe « Karawan » était prépondérant sur l’affichage destiné aux consommateurs (écrit en grosse lettre, bien en vue sur les affiches publicitaires, etc.) au détriment de la marque « Roche Bobois » qui était, quant à elle, peu visible pour le consommateur (en bas des affiches, en petits caractères, etc.). Par ailleurs, une recherche Google, associant les termes « canapés » et « Karawan », redirigeait vers les produits de la société Roche Bobois. Le signe n’était dès lors plus utilisé à titre de référencement, mais il permettait de distinguer et d’individualiser les produits comme étant ceux de la société Roche Bobois. Son portait atteinte à la marque « Caravane » en permettant aux consommateurs de distinguer ses produits de ceux des entreprises concurrentes. Il existait alors un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque « Caravane » et la dénomination « Karawan ».

L’utilisation d’un signe pour référencer un modèle est une pratique usuelle dans le secteur de l’ameublement mais la décision de la Cour de cassation oblige les entreprises ayant recours à cette pratique à faire preuve d’une plus grande vigilance lors du choix et de l’utilisation d’un signe à titre de référence. Il est primordial d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. La marque associée au produit commercialisé doit donc être facilement visible pour le consommateur et distincte du signe utilisé à titre de référencement.

Written by Dreyfus05/08/2019

Notre étude du projet de transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE), nous amène aujourd’hui à examiner l’action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure agissant en nullité peut désormais s se voir opposer par le défendeur le non-usage de sa marque antérieure. En outre, l’action en nullité devient imprescriptible.

Le non-usage, moyen de défense invocable lors d’une action en nullité

En l’état actuel du droit, une marque ne peut être enregistrée en France si elle est constituée par :

Un signe qui n’est pas susceptible de d’être représenté graphiquement (Article L. 711-1) ;
Un signe dépourvu de caractère distinctif (Article L. 711-2) ;
un signe trompeur ou bien portant atteinte aux bonnes mœurs (Article L. 711-3)
ou bien encore un signe portant atteinte à un droit antérieur (Article L. 711-4).

Seule la nécessité d’une représentation graphique est supprimée par le projet d’ordonnances. Les conditions de validité restantes demeurent autant de fondements possibles pour une action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure peut demander la nullité d’une marque portant atteinte à ses droits, et le ministère public peut agir d’office en nullité sur la base des autres conditions de validité (Article L. 714-3). Le titulaire d’une marque notoire peut également agir en nullité, en vertu de l’article L. 714-4, contre une marque enregistrée postérieurement à la sienne.

Le projet de transposition de la directive « Paquet Marques » introduit la possibilité d’invoquer en défense dans les actions en nullité le non-usage de la marque antérieure. Autrement dit, le titulaire d’une marque attaquée en nullité pourra argumenter en défense que la marque antérieure n’a pas été sérieusement utilisée durant une période ininterrompue de cinq ans. La marque antérieure sera réputée enregistrée uniquement pour les produits et services ayant fait l’objet d’un usage sérieux, et le demandeur à l’action devra apporter la preuve de cet usage sérieux.Le nouvel article L. 716-2 prévoit deux cas de figure :

Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la demande en nullité, mais depuis moins de cinq ans avant le dépôt de la marque postérieure : le titulaire devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant sa demande en nullité ou bien faire état de justes motifs à son non-usage ;
Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans lors du dépôt de la marque postérieure : le titulaire de la marque devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant le dépôt de la marque postérieure et durant les cinq ans précédant sa demande en nullité. Là encore, seuls de justes motifs pourront excuser l’absence d’usage sérieux.

L’action en nullité devient imprescriptible

En application de l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité de marques est actuellement soumise à la prescription de droit commun, soit « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle précise en outre que l’action en nullité d’un titulaire de droits antérieurs n’est pas recevable si la marque contestée « a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. ».

Le projet d’ordonnances du Gouvernement rend l’action en nullité imprescriptible (article L. 716-2-6 nouveau). Seule la marque notoirement connue, au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, demeurera soumise à une prescription de cinq ans, et le point de départ de cette prescription demeurera fixé à la date d’enregistrement de la marque, à moins que le déposant n’ait été de mauvaise foi (Article L. 716-2-7 nouveau).

Ce nouveau régime de l’imprescriptibilité de l’action en nullité affaiblit ainsi les droits des titulaires de marques puisque ces droits peuvent être contestés à tout moment.

Ces nouvelles mesures mises en place par le projet de transposition de la direction « Paquet Marques » devraient encourager les titulaires de marques à vérifier diligemment la validité de leur signe avant son enregistrement en tant que marque.

A suivre…

Written by Dreyfus05/08/2019

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et EURid, le registre qui gère le domaine de premier niveau .eu et .ею (alphabet cyrillique), ont annoncé le 20 mai 2019, dans deux communiqués de presse distincts, avoir lancé un nouveau service de surveillance des noms de domaine en .eu et .ею. (Cf. communiqué de presse de l’EUIPO et communiqué de presse d’EURid).

Selon les deux communiqués, ce nouveau service permettra de lutter contre le cybersquatting et les enregistrements de noms de domaine de mauvaise foi. Depuis le 18 mai 2019, les déposants et les titulaires de marques de l’Union européenne peuvent désormais choisir de recevoir une alerte dès qu’un nom de domaine en .eu ou en .ею, identique à leur demande de marque de l’Union européenne, est enregistré.

Il est expliqué que ce nouveau service est avantageux tant par sa rapidité que par son efficacité. En effet, il permet aux déposants et aux titulaires de marques de l’Union européenne d’être informés de l’enregistrement de ces noms de domaine plus rapidement que s’ils devaient effectuer eux-mêmes cette surveillance. Ils peuvent ainsi agir plus rapidement si nécessaire. En outre, ce service permettra de détecter rapidement les enregistrements multiples de noms de domaine de mauvaise foi.

Enfin, ces deux communiqués de presse précisent que l’EUIPO et EURid collaborent depuis 2016 et qu’ils ont signé une deuxième lettre de collaboration lors de la réunion annuelle de l’International Trademark Association (INTA), qui s’est tenu à Boston du 18 au 22 mai 2019, renforçant ainsi la collaboration entre ces deux entités.

Dreyfus est notamment spécialiste en matière de noms de domaine et peut vous assister dans la gestion de votre portefeuille de noms de domaine.

Written by Dreyfus05/08/2019

Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.

Face à cette problématique de taille, les entreprises se parent d’outils juridiques pour entendre mettre un terme à ces pratiques.

DÉNIGREMENT ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

La jurisprudence a, par le passé, déjà apprécié que la diffamation ne pouvait être un fondement valide pour des « appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ».

En effet, concernant des avis dévalorisants touchant une activité commerciale, les entreprises doivent fonder leur action sur le terrain de la concurrence déloyale, en invoquant particulièrement un acte de dénigrement. Cette pratique, consiste pour une personne ou une entreprise, à jeter le discrédit sur les biens ou services d’une entreprise dans le but de lui nuire. Comme tout acte de concurrence déloyale, le dénigrement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1140 du Code Civil.

A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a condamné sur ce fondement une société vendant des compléments alimentaires qui avait fortement critiqué les produits de son concurrent sur son site dans la rubrique « avis sur le produit », les qualifiant notamment de « daubes ».

La Cour avait, en l’espère, également fondé sa décision sur l’article 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où ces commentaires corrompent les comportements naturels des consommateurs. De mêmes sanctions avaient été prononcées concernant des avis négatifs relatifs à un restaurant qui n’avait même pas encore ouvert lors de leur publication.

NOUVELLES SANCTIONS POUR LES FAUX AVIS EN LIGNE

Bien que le dénigrement et les pratiques trompeuses aient été des fondements traditionnels concernant ces commentaires excessivement négatifs, le législateur a entendu spécifiquement encadrer et par là punir ces faux-avis.

C’est ainsi que trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Instaurant le nouvel article L111-7-II du code de la consommation, ils imposent notamment aux entreprises et individus dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de donner une information loyale, claire et transparente sur leur traitement et leur publication. Doivent ainsi être présentés à côté desdits avis leur date de publication ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée et l’existence ou non d’une procédure de contrôle de ces derniers. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires. Reste à savoir comme les plateformes se conformeront à de telles exigences.

Cette nouvelle obligation qui incombe aux entreprises une surveillance accrue de ces avis montre que, bien que la concurrence déloyale eu été un outil opportun pour les entreprises, la jurisprudence a montré que ces pratiques répandues à grande échelle représentaient un réel enjeu pour les sociétés et devaient être encadrées par des textes spécifiques.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

Nathalie Dreyfus, Conseil en propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris Dreyfus & associés contact@dreyfus.fr

Written by Dreyfus19/06/2019

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.
Suite à ce changement administratif, un paiement peut désormais se faire de quatre manières :

– Par prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI ;

– Par carte de crédit, uniquement pour des paiements relatifs au renouvellement de l’enregistrement international, à une notification d’irrégularité émise par l’OMPI, ou pour des compléments d’émoluments pour la désignation de parties contractantes supplémentaires, après que la marque ait été enregistrée. De tels paiements se font en francs suisses, et nécessitent de posséder un numéro de référence OMPI;

– Par virement bancaire ;

– Par virement postal pour les paiements intereuropéens.

Pour être traité correctement, les paiements par virement doivent impérativement comporter le nom et l’adresse complète de la personne effectuant le paiement, le code de transaction (EN), ainsi que le numéro de la demande ou de l’enregistrement national ou régional, le nom de la marque ou ses éléments verbaux, et le nom du titulaire de la marque. Si le paiement concerne plusieurs requêtes, une feuille de requêtes indiquant les montants dus pour chaque requête est également nécessaire.

Il est important de payer l’intégralité des taxes, faute de quoi une notification d’irrégularité sera émise. Cette notification mentionnera un délai de paiement au-delà duquel la demande sera réputée abandonnée.

Le bureau d’enregistrement du Royaume-Uni n’effectuant plus ces paiements, c’est au déposant ou à son représentant d’être vigilant et diligent lors du paiement de ces frais d’enregistrement auprès de l’OMPI.

Written by Dreyfus12/06/2019

Depuis le 17 Mars 2019, le Canada est officiellement devenu partie au Protocole de Madrid, à l’Arrangement de Nice et au Traité de Singapour. Ces traités seront applicables au Canada à compter du 17 juin 2019. Faisant suite à un long processus de réforme, l’adoption de ces textes par le Canada était très attendu et modifie profondément la loi canadienne sur les marques de commerce.

L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid permet une harmonisation du droit des marques canadien au niveau international. Avec une unique demande de marque internationale, les demandeurs canadiens ont désormais la possibilité de désigner plus de 80 pays différents. Les demandeurs d’un Etat partie au Protocole de Madrid auront, eux, la possibilité de désigner le Canada dans leurs demandes d’enregistrement de marques internationales. Cet alignement sur la norme internationale apporte de nombreux changements dans la loi canadienne laquelle a été dûment amendée (projet de loi C-31). Les titulaires de marques devront en tenir compte dès le 17 juin prochain.

Ainsi, le classement des produits et services selon la classification de Nice devient obligatoire pour toutes demandes d’enregistrement. La mesure est applicable aux nouveaux dépôts et aux demandes en cours d’instance non publiées. Les marques déjà enregistrées feront l’objet d’un tel classement lors de leur renouvellement.

A cet égard, la durée de protection d’une marque passe de 15 à 10 ans pour toute marque enregistrée après l’entrée en vigueur de ces traités au Canada. Par conséquent, une marque aura une durée de renouvellement de 10 ans lorsque sa date de renouvellement est fixée au 17 juin 2019 ou postérieurement.

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a également instauré un mécanisme permettant aux tiers de porter à la connaissance de l’Office des informations affectant l’enregistrement d’une demande de marque. Cette procédure permet de déterminer si une marque est enregistrable. Elle s’applique dans trois cas uniquement :

s’il existe un risque de confusion avec une marque en cours d’enregistrement et déposée antérieurement ;
s’il existe un risque de confusion avec une marque enregistrée antérieurement ;
si les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à une marque antérieure.

Les preuves d’usage antérieur et les arguments écrits ne seront pas pris en considération et l’Office se réserve le droit d’éliminer cette pratique en cas d’abus.

En outre, une opposition à une demande de marque pourra désormais être partielle, en visant uniquement certains produits et services désignés par la demande d’enregistrement. Si l’opposition aboutit, le déposant conservera sa demande de marque pour les produits et services non visés par l’opposition.

Par ailleurs, une demande en nullité pour défaut d’usage n’est plus obligatoirement formulée à l’encontre de tous les produits et services d’une marque. Désormais, une telle demande peut désigner uniquement un sous-ensemble de produits et services, et non la totalité des produits et services désignés par la marque.

Enfin, l’obligation de déclaration d’utilisation de la marque est supprimée et le dépôt de marques particulières (olfactives, gustatives, etc.) devient possible à condition de rapporter la preuve que la marque est distinctive (au Canada) à la date de dépôt de la demande. En outre, il n’est plus nécessaire d’indiquer si une marque objet d’un dépôt au Canada a déjà été utilisée au Canada ou à l’étranger.

Les titulaires de marques sont donc encouragés à auditer leurs portefeuilles de marques au Canada pour appréhender les possibles conséquences de la nouvelle loi. Par ailleurs, l’entrée du Canada dans le système de la marque internationale constitue une formidable opportunité pour protéger des nouvelles marques au Canada : à utiliser sans modération ! Dreyfus assiste ses clients dans le monde entier sur leurs stratégies de protection et de défense de marque. N’hésitez pas à nous contacter.

Written by Dreyfus10/06/2019

Nous vous présentons dans le présent article les principales dernières statistiques en matière d’enregistrement de noms de domaine, extraites d’un rapport publié par la société Verisign en mars 2019.

Selon ce rapport, le nombre d’enregistrements de noms de domaine de premier niveau (TLDs) a atteint approximativement 348,7 millions à la fin du 4ème trimestre 2018, soit une hausse de près de 16,3 millions ou de 4,9% du nombre d’enregistrements de noms de domaine par rapport à l’année précédente.

Il est intéressant de noter que le nombre d’enregistrements de noms de domaine en .com et .net était de 153 millions à la fin du quatrième trimestre 2018, soit un nombre en hausse de près de 6,6 millions ou 4,5% en un an.

En outre, le nombre d’enregistrements de noms de domaine de premier niveau national (ccTLDs) à la fin du dernier trimestre 2018 a atteint 154,3 millions, soit une hausse de près de 8,2 millions ou 5,6% en un an.

Enfin, le nombre de noms de domaine enregistrés dans les nouvelles extensions (ngTLDs) à la fin du dernier trimestre 2018 était de 23,8 millions, soit une hausse d’environ 3,2 millions ou 15,5% en un an.

Il est important d’établir une stratégie claire en matière d’enregistrement de noms de domaine. Dreyfus peut vous assister dans la gestion de votre portefeuille de noms de domaine.

Dreyfus

Remise en cause de la marque figurative à « 3 bandes » d’Adidas pour défaut de preuve de la distinctivité.

Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès de l’ACEI

Conflit entre marque et variété végétale

« Karawan » et « Caravane » : signe utilisé comme référencement, potentielle contrefaçon de marque.

Paquet Marques – Changements apportés à l’action en nullité

Lancement par l’EUIPO et EURid d’un nouveau service de surveillance des enregistrements de noms de domaine en .eu et.ею.

Réseaux sociaux et avis en ligne : se défendre contre la concurrence déloyale

Royaume-Uni : l’Office des marques n’accepte plus de percevoir et de transférer à l’OMPI les émoluments et taxes relatifs à une demande d’enregistrement d’une marque internationale.

Canada : Adhésion au système de Madrid

L’évolution du nombre d’enregistrements de noms de domaine dans le monde

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informés sur les enjeux de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique !

Actualités du blog Dreyfus

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informés sur les enjeux de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique !

Contact

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informés sur les enjeux de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique !