Dreyfus

Alors que la cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée sur le sujet en France, les revendications de la commune de Laguiole semblent avoir fait écho jusqu’au Tribunal de l’Union Européenne. Cette dernière aimerait récupérer l’usage de son nom. Récemment, la justice européenne a partiellement annulé la marque « Laguiole » pour la coutellerie enregistrée par l’entrepreneur Gilbert Szajner dans un arrêt[1], au profit de la société Forge de Laguiole.

Szajner avait demandé en 2001 l’enregistrement de la marque au niveau européen auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), ce qu’il avait obtenu. La société Forge de Laguiole, commercialisant le fameux couteau, a par la suite obtenu l’annulation de la marque par à une décision de l’OHMI du 1^er juin 2011. Szajner, homme d’affaires du Val-de-Marne sans lien avec le village, a introduit un recours devant la justice européenne contre cette décision. Le TUE a reconnu « l’antériorité de la Forge de Laguiole qui a relancé ce produit en 1987 et leur spécificité » et a partiellement annulé la marque Laguiole.

Toutefois la décision de l’OHMI est annulée en ce qu’elle avait également déclaré la nullité de la marque Laguiole pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement », comprenant la coutellerie. En effet, considérant que la société « Forge de Laguiole exerçait uniquement des activités dans le secteur de la coutellerie », le tribunal a précisé que Szajner pouvait continuer d’utiliser cette marque « pour les produits et services d’autres secteurs ». Ainsi, en dehors des « outils et instruments à main entraînés manuellement », l’entrepreneur reste autorisé à vendre d’autres produits sous la marque Laguiole.

Mais, si d’un point de vue communautaire la marque a été partiellement annulée, ce n’est pas encore le cas dans l’hexagone puisque la commune attend que la cour de cassation se prononce. La commune de Laguiole mène ainsi un farouche combat depuis plusieurs années à l’encontre de l’entrepreneur car elle dénonce une spoliation de son nom. Devant la Cour d’Appel de Paris elle avait souhaité faire reconnaître une pratique commerciale trompeuse et une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée. Ayant été déboutée par celle-ci dans un arrêt du 4 avril 2014, elle a décidé de se pourvoir en cassation. Le récent arrêt européen devrait redonner de l’espoir à Vincent Alazard, maire de Laguiole.

Ainsi, alors que les couteaux Laguiole ont retrouvé leur nom, le village aveyronnais réputé mondialement pour la coutellerie s’impatiente. Le maire voudrait faire reconnaître la tromperie commerciale, car il estime que l’entrepreneur se sert du nom de sa commune pour des produits fabriqués en Asie. D’après la législation actuelle, les collectivités territoriales ne bénéficient pas d’un droit d’exploitation exclusif et peuvent seulement protéger préventivement leurs noms en le déposant comme marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Deauville, en ayant protégée son nom dès 1998, en est l’exemple type.

Néanmoins, la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation dite loi Hamon, offre la possibilité aux collectivités territoriales de demander à l’INPI d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination et de s’y opposer pendant deux mois auprès du directeur de l’INPI. Une commune peut ainsi exercer cette demande en vertu de l’article L711-4-d et -h du Code de la Propriété Intellectuelle, au titre d’une atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ou au titre d’une atteinte à une indication géographique comportant sa dénomination. Toutefois, le décret d’application de cette loi précisant les modalités d’exercice de ce droit tarde à venir.

Toutefois, cette protection semble se limiter aux missions de service public des collectivités puisque un jugement du TGI de Paris[2] avait auparavant estimé qu’une commune « ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination, sauf à démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter à ses administrés ». Il ne reste plus qu’à savoir si la cour de cassation ira à nouveau dans ce sens ou fondera sa décision en référence à la récente jurisprudence européenne. Cette décision est très attendue pour défendre les noms de collectivité territoriale.

[1] Tribunal de l’Union Européenne 21 octobre 2014, Gilbert Szajner c/ OHMI, aff. T-453/11.

[2] TGI Paris, 14 mars 2007, Ville de Paris c/ Gilbert L.

Actuellement, pour enregistrer une marque au Canada, la demande doit être fondée sur l’usage existant ou projeté. Si le déposant fonde sa demande sur l’usage de sa marque au Canada, il doit aussi inclure la date de première utilisation de la marque à l’égard des produits ou services désignés. Le titulaire d’une marque enregistrée et utilisée à l’étranger peut aussi déposer une demande d’enregistrement de marque au Canada sans que l’usage y ait débuté.

Une nouvelle loi est en discussion. Une fois le projet adopté, l’exigence de produire une déclaration d’usage au Canada avant l’émission du certificat d’enregistrement sera supprimée. En fait, il ne sera plus nécessaire de préciser si la demande est fondée sur un usage local actuel ou projeté. Le critère d’enregistrement fondé sur l’usage et l’enregistrement dans un autre pays est aussi éliminé.

L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour la fin de l’année 2015 ou début de 2016. La suppression de l’obligation de produire une déclaration attestant l’usage bénéficiera à toutes les demandes en cours. Pourtant, toute personne qui demande l’enregistrement d’une marque au Canada doit toujours avoir l’intention de l’utiliser pour tous les produits et services désignés.

D’une part, ce changement est une bonne nouvelle car tous les problèmes liés à la détermination des dates d’usage disparaîtront au stade de la demande. En plus, le requérant n’aura plus à requérir des prolongations afin de commencer l’usage de  la marque pour toutes les marchandises et tous les services inscrits dans la demande.

D’autre part, comme le registre ne donnera plus d’informations sur l’usage des marques, il sera plus difficile de déterminer la disponibilité d’une nouvelle marque. Ceci est important, puisqu’il sera toujours possible de faire valoir des droits prioritaires acquis par l’usage. En cas d’un conflit sur l’évaluation des droits entre deux demandes, une enquête sera indispensable afin de déterminer qui est véritablement le premier utilisateur d’une marque et pour quels produits et services.

En conclusion, la réforme de la loi des marques assouplit les procédures d’enregistrement d’une marque de commerce. Pourtant, la notion d’usage de la marque n’est pas écartée. Au contraire, elle reste déterminante des droits de marque. Le principe reste le même : les droits sont au bénéfice du premier utilisateur et pas forcément au premier déposant. En d’autre termes, ce qui doit changer c’est la stratégie de dépôt : il devient nécessaire de déposer une demande d’enregistrement le plus tôt possible et pour tous les produits et services envisagés.

A suivre …