Dreyfus

L’ordre public est un concept qui fait l’objet de diverses acceptions en fonction de la culture juridique considérée. Si en France, un nombre restreint de marques sont annulées au motif qu’elles sont en contradiction avec l’ordre public, un cas topique qui s’est déroulé en Indonésie mérite l’attention. L’entreprise Georges V Entertainment avait pour dessein de créer une franchise de bars lounge alliant luxe et divertissement. Le premier Buddha bar est né à Paris, le concept s’étant développé dans de nombreuses villes hétéroclites telles que Kiev, Washington ou Dubaï. En 2008, lorsque le groupe ouvrit une franchise à Jakarta il déposa sa marque pour des services de la classe 43 devant l’Office des marques asiatique le « Ditjen HAKI ». La pièce centrale du bar devait être surplombée d’une sculpture dorée de Buddha d’une hauteur de 15 mètres ce qui choquait particulièrement les croyants de confession bouddhiste. Le hiatus créé entre la juxtaposition d’iconographies bouddhistes et les activités du bar était jugée blasphématoire.

Dès lors, nombreux furent les bouddhistes qui crièrent haro contre l’ouverture de la franchise. Le mouvement s’étendit et mena à la création d’un site Internet fervemment opposé à l’ouverture du Buddha Bar le FABB (Forum Anti-Buddha Bar) et à des manifestations devant l’ambassade française. L’Office des Marques indonésien a annulé le 15 avril 2009 la marque Buddha Bar n° IDM00018981 qui avait été enregistrée pour les services de bar et restaurant en classe 43. Le 8 janvier 2010, le FABB porte plainte devant le Tribunal de Première Instance du Centre de Jakarta contre le licencié, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme de Jakarta et sollicite le paiement d’un montant de 50 000 dollars de dommages-intérêts ainsi que la fermeture du bar. Le 8 janvier 2010, le Tribunal condamne in solidum le licencié ainsi que le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme au paiement de dommages-intérêts s’élevant à un montant de 111 000 dollars et ordonne la fermeture immédiate du bar. Le Tribunal a considéré que les défendeurs n’avaient pas respecté la loi en vigueur en matière de commerce dans le secteur de la restauration. Les régulations indonésiennes imposent que l’ouverture d’un commerce dans le secteur de la restauration ne soit pas préjudiciable au bien-être social, ce qui fut le cas en l’espèce. En effet, en dépit des manifestations extensives qui se sont déroulées dans le pays, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme ont délivré un permis d’exploitation au licencié le 12 novembre 2008. L’usage de l’iconographie bouddhiste fut jugée offensif par le Tribunal, l’image hédoniste du bar n’étant pas en adéquation avec les préceptes bouddhistes.

Suite à la décision rendue par le Tribunal indonésien, le groupe hôtelier renomma le bar en utilisant le nom qu’il avait à l’époque coloniale à savoir le Bataviasche Kunstkring. La décoration et le thème du bar demeurèrent intacts. La marque Buddha Bar n’a jamais été à l’origine de manifestations dans d’autres pays de la part de communautés bouddhistes. Ceci  est surprenant puisque l’Indonésie est une nation où la communauté religieuse la plus importante est musulmane, le bouddhisme étant une pratique religieuse peu répandue dans le pays. Le signe Bataviasche Kunstkring, dorénavant simple nom commercial non enregistré à titre de marque remplit la fonction de marque. Ce cas d’école prouve que l’enregistrement d’une marque ne mène pas inéluctablement au succès commercial. La marque n’aurait pas dû être délivrée en premier lieu par l’Office Indonésien qui aurait pu invoquer la contrariété avec l’ordre public, la marque Buddha Bar étant un oxymore blasphématoire pour les communautés bouddhistes. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu quelque temps plus tard la Cour Fédérale administrative Suisse qui a refusé d’enregistrer la marque Buddha Bar dans les classes 9 et 41 sur le fondement qu’elle était susceptible de blesser les convictions religieuses des Suisses appartenant à la Communauté Bouddhiste (Décision B-438/2010).

Un laboratoire pharmaceutique qui copie l’emballage du produit d’une entreprise pour un même segment de marché commet non seulement un acte de concurrence déloyale mais aussi un agissement parasitaire fautif, lequel : « rompt l’égalité entre les divers intervenants, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ».

Soulignant l’importance de la recherche d’une confusion dans l’esprit de la clientèle, la Cour rappelle que le bien fondé de l’action en concurrence déloyale s’apprécie via un faisceau d’indices. Toutefois, le jugement de première instance qui avait considéré que la société concurrente n’avait pas commis d’acte de parasitisme est sur ce point infirmé. En effet, la Cour d’appel retient que : « l’appelante en s’inspirant sensiblement de l’emballage du produit […] s’est approprié[e] une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ».

Le parasitisme est ainsi invoqué alors même que les deux laboratoires sont en concurrence sur le même segment de marché. Si l’imitation de l’emballage est effectivement constitutive d’une concurrence déloyale, il semble inutile d’invoquer la théorie du parasitisme économique qui vient sanctionner le fait de détourner la notoriété d’autrui, sans clientèle potentiellement commune.

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Le règlement communautaire n° 1383/2003 est un moyen pour les titulaires de droits de bloquer l’import ou l’export de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Cependant, pour bénéficier de cette procédure, le titulaire de droit doit avoir préalablement introduit une demande d’intervention écrite auprès du service douanier compétent. Valable un an, la demande peut être renouvelée indéfiniment.

Lorsque les douanes prennent des mesures de retenue, elles appellent immédiatement le titulaire de droits ou son conseil puis lui adressent une notification. Les marchandises litigieuses sont alors retenues pendant une durée de 10 jours ouvrables, renouvelable une seule fois (3 jours non prorogeables pour les denrées périssables).

Ce délai permet de procéder à l’inspection des marchandises litigieuses et d’établir ou non l’existence d’une atteinte.

En l’absence d’atteinte ou de confirmation du caractère contrefaisant des marchandises litigieuses dans le délai imparti, la retenue est immédiatement levée.

En revanche, en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, le titulaire de droits doit saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle dans le délai imparti, à défaut de quoi la retenue est également levée.

Selon les dispositions du règlement communautaire n°1383/2003, les Etats membres peuvent également prévoir une procédure simplifiée en matière de retenue douanière.

Cette procédure permet aux autorités douanières de procéder à la destruction des marchandises litigieuses quand bien même l’existence d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’a pas été établie.

Cette procédure n’est applicable que si certaines conditions sont remplies.

Ainsi, la destruction des marchandises litigieuses ne peut être effectuée que si le titulaire de droit a préalablement obtenu l’accord du déclarant/propriétaire des biens. Cet accord est réputé accepté en l’absence d’opposition à la destruction dans le délai imparti. La destruction se fait au frais du titulaire et est systématiquement précédée d’un prélèvement d’échantillons pouvant éventuellement servir de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En cas d’opposition à la destruction, le titulaire de droit peut toujours saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle.

A l’heure actuelle, cette procédure simplifiée n’a pas été mise en place en France. En effet, dès lors que le caractère contrefaisant des marchandises retenues a été confirmé, si le titulaire de droits ne souhaite pas engager une action en justice, les autorités douanières peuvent saisir et détruire les marchandises contrefaisantes au titre de leurs pouvoirs douaniers.  Toutefois, lors d’un groupe du travail des autorités douanières françaises tenu le 9 juillet 2010, ces dernières ont indiqué être favorables à l’introduction de cette procédure simplifiée en France, à condition qu’elle soit plus encadrée.

L’avantage de l’introduction d’une procédure simplifiée en droit français est qu’elle devrait permettre aux titulaires de connaître l’identité des exportateurs et des destinataires, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle, sauf à ce que le titulaire s’engage à introduire une action en justice. Il faut espérer toutefois que l’introduction d’une procédure simplifiée ne remettra pas en cause l’exercice par les douanes de leurs pouvoirs de saisir et détruire des marchandises contrefaisantes, une méthode facile et peu onéreuse à la disposition des titulaires de droits pour éviter que des marchandises contrefaisantes sont mises sur le marché.

La procédure de retenue douanière peut être un outil efficace pour lutter contre la contrefaçon, mais encore faut-il savoir s’en servir.

Le Cabinet vous propose de vous assister dans la mise en place d’une surveillance douanière afin de protéger au mieux vos intérêts.

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