Le territoire Palestinien fait l’objet de larges controverses cependant, les droits de marque ne sont pas aussi insignifiants qu’ils pourraient y laisser paraitre.
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le marché palestinien doit être pris en considération dans une stratégie de protection de marque au Moyen-Orient. En effet, malgré la séparation des systèmes juridiques israélien et palestinien, il est presque impossible de séparer les deux marchés en deux juridictions.
Comment protéger ses droits de marque en Palestine ?
Plusieurs éléments illustrent les liens évidents, géographiques comme commerciaux qui confirment que, pour assurer une protection complète des droits de marques au Moyen-Orient, il est essentiel d’enregistrer les marques en Israël, mais également en Palestine. Pour la Palestine, il est nécessaire d’enregistrer les marques à la fois en Cisjordanie et à Gaza qui disposent de juridictions séparées en matière de droit des marques. Naturellement, les juridictions israéliennes et palestiniennes exigent un enregistrement séparé dans chaque territoire afin de protéger pleinement les droits de marques et de faire valoir les droits sur ceux-ci. Seulement, l’obtention d’une protection en Israël est loin de fournir une protection complète si la marque n’a pas été enregistrée en Palestine. L’inverse est également vrai.
Alors, quelles sont les raisons de déposer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine ?
Cela découle de la situation géographique entre Israël et la Palestine. La réalité économique est parlante: 80% des échanges extérieurs de la Palestine s’effectuent avec Israël.
Cette situation a nécessairement un impact sur la circulation de produits et services dans la région. Il est donc conseillé d’enregistrer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine lorsque l’on veut bien protéger sa marque au Moyen-Orient.
Ainsi, au regard des liens évidents qui lient les deux Etats, tant géographiques que commerciaux, il semble crucial de disposer d’enregistrements valides dans trois juridictions différentes, à savoir Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza afin d’obtenir des droits de marque dans la région et de s »assurer une protection complète.
Les NFT Off-Chain sont les NFT les plus répandus, car moins couteux, mais la protection juridique derrière ces derniers est bien moindre et les risques liés a la propriété du NFT bien plus grands.
Depuis quelques temps maintenant, les entreprises entreprennent de lancer des collections de NFT, mouvement qui s’inscrit dans la continuité de leur présence sur les réseaux sociaux, afin d’établir une présence complète en ligne, au-delà de l’exploitation de sites web traditionnelles. Cependant, établir une présence dans le Web3 n’est pas aussi simple qu’il y parait, et les marques peuvent prendre des risques juridiques notamment, ne sachant pas ce qu’elles mettent réellement en vente sur la blockchain. Ainsi, les conseils de Conseils en Propriété Industrielle et d’avocats spécialistes en droit de la propriété intellectuelle, plus particulièrement d’avocats spécialistes en NFT ne doivent pas être vus comme accessoires, puisqu’ils permettent d’éviter de mauvaises surprises quant à la nature de ce qui est mis en vente, une fois que le NFT est présenté sur une plateforme.
Qu’est ce qu’un NFT ?
Les NFT, ces jetons Non Fongibles s’entendent de jetons comprenant un identifiant unique et des métadonnées opérant sur une blockchain. Il existe deux types de NFT dont la différence principale est la nature de leur smart contrat.
En effet, les NFT On-Chain sont des jetons entièrement écrits sur la blockchain : les métadonnées et le smart contrat qui les accompagnent existent tous deux sur la blockchain. On dit ces les NFT vivent et respirent sur la blockchain.
Au contraire, Les NFT off-Chain ne sont pas stockés sur la blockchain. Plusieurs options existent alors afin de stocker le NFT hors chaîne, comme un stockage sur un cloud (Google Cloud, iCloud, etc.), ou un stockage sur serveur matériel centralisé. Le stockage sur le cloud est le plus simple et le moins cher, quant aux serveurs physiques, ils restent couteux à l’achat, au fonctionnement et a la maintenance. Le mode de stockage le plus répandu cependant reste le stockage IFPS. IPFS est une méthode plus sûre de stockage des données, utilisant un réseau de stockage peer-to-peer distribué et décentralisé. Le NFT comprend alors, pour une œuvre d’art par exemple, des informations sur le titre de l’œuvre, l’auteur original, etc., ainsi qu’un lien URL vers un emplacement sur le système IPFS où les œuvres d’art sont généralement stockées.
Les risques juridiques cachés derrière l’utilisation des NFT Off-Chain ?
Il existe une raison évidente derrière l’utilisation préférentielle des NFT Off-Chain face aux NFT On-Chain. En effet, un fichier, de plus de quelques octets, ne peut pas être conservé sur la blockchain elle-même puisque stocker même un petit fichier image coûterait des dizaines de milliers de dollars en gaz. Ainsi, 95% des NFTs en circulation sont des NFT Off-Chains, qui ne sont pas intégrés sur la blockchain : seul leur Smart Contract l’est. Dans ce contrat, la localisation de l’actif renverra vers une adresse externe à la blockchain, mais cette localisation de l’actif dans un serveur extérieur n’est pas sans conséquence.
Des risques juridiques sont en effet attachés à une telle utilisation, qui ne sont pas évidents pour le public en général. Faire appel aux conseils d’un juriste expert, Conseil en Propriété Industrielle, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle ou avocat spécialiste en droit des NFT semble donc nécessaire, pour comprendre les conséquences derrière la création d’un NFT Off-Chain.
Premièrement, le Cloud reste un objet raisonnablement piratable, et les serveurs centralisés hors chaine peuvent subir des dysfonctionnements techniques assez facilement. Ainsi, s’il y a une perturbation du réseau de stockage Off-Chain, le lien fourni par le Smart contrat inscrit dans la blockchain s’avère inutile. Les NFT Off-Chain laissent donc la porte ouverte à la disparition de l’actif temporairement. Dans le même sens, le stockage sur un Cloud dépend également de l’hôte, et il n’est pas possible d’avoir un contrôle total de ce qui est stocké. De la même manière, l’actif peut mourir, si par exemple, une marque qui héberge l’actif hors de la Blockchain sur un hébergement extérieur à la chaine, arrête de payer pour cet hébergement.
On constate alors, que la promesse des NFT de la pérennité́ de l’objet dans le temps et sa nature en principe infalsifiable et non fongible qui en font sa rareté, car il fait partie d’une technologie très sécurisée est compromise. En effet, si l’actif digital n’est pas encrypté sur la blockchain il peut aisément être remplacé par un autre fichier ou pire disparaitre, ce qui est impossible si l’objet digital réside complètement sur la Blockchain.
Finalement, d’un point de vue juridique, dès lors que le NFT est hébergé physiquement sur IFPS ou sur un Cloud classique, le propriétaire du NFT n’est en réalité propriétaire que de l’adresse de localisation de l’actif et pas de l’actif en question. Plus simplement, étant donné que seule l’adresse est minée sur la blockchain, c’est le seul objet qui appartient réellement à l’acheteur du NFT. Il ne pourra alors revendiquer que la propriété des coordonnées GPS de la localisation de l’actif.
En conclusion, une marque qui souhaite élargir sa présence au Web 3 devra se renseigner auprès de son conseil en droit des marques, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle ou avocat spécialisé en NFT, sur la qualité intrinsèque du NFT mais aussi du Smart Contract qu’elles émettent, et prendre toutes les précautions afin de protéger les actifs qu’elle possède, pour éviter que ces objets ne disparaissent ou pire, soient modifiés, pas manque de précaution.
Les problèmes juridiques attachés a l’utilisation des Smart Contrats pour émettre des NFTs ?
Les smart contracts sont des contrats stockés dans une blockchain qui sont automatiquement exécutés lorsque des conditions générales prédéterminées sont remplies. Ils sont utilisés pour automatiser l’exécution d’un accord de sorte que tous les participants soient certains du résultat, sans intervention d’un intermédiaire ni perte de temps. Ils sont notamment utilisés pour générer des NFT sur la blockchain, ou pointer vers des emplacements où sont stockés les NFTs.
Dans le cadre des NFT, ces Smart Contract contiennent les métadonnées de ces actifs, comme ses caractéristiques uniques, l’endroit où la copie numérique est stockée (On-Chain ou Off-Chain), la description du NFT, et bien plus encore. Mais un point doit rester à l’esprit. En effet, bien que cette technologie pourrait représenter un réel progrès dans bien des domaines, d’un point de vue strictement juridique, les smart contracts ne sont pas des contrats. Ils sont simplement des supports au contrat classique, et représentent ses modalités d’exécution. Alors, le programmeur qui rédigera un smart contract aura besoin d’un savoir-faire juridique pour l’épauler dans la rédaction de certaines clauses et de l’insertion de clauses obligatoires, ainsi que de clauses accordant des droits à la marques en cas de future cession de la marque. Simplement posé, un smart contrat n’aura aucune valeur juridique si et seulement s’il n’est pas accompagné d’un contrat classique conclu en bonne et due forme.
Il sera donc effet important pour une marque d’établir s’il est envisageable de s’orienter vers les NFT On-Chain, qui bien que plus coûteux, offrent au propriétaire une protection totale sur la Blockchain avec le certificat et l’objet lui-même gravés définitivement sur la chaine et la garantie d’un titre de propriété bien plus conséquent. Le droit de revendiquer une propriété doit en effet couvrir au mieux l’actif en question, et une marque qui établirait un NFT Off-Chain sans se renseigner auprès d’un juriste risquerait de se retrouver à faire face à des problèmes quant à la propriété réelle du NFT détenu.
Dans tous les cas, les conseils de spécialistes en droit des marques, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle ou avocat spécialisé en NFT quant à la rédaction du smart contract et leur aide précieuse avant même de lancer une collection de NFT ne doivent pas être négligés pour éviter de mauvaises surprises.
A l’image d’internet à la fin du siècle dernier, les noms de domaine NFT semblent aujourd’hui se démocratiser auprès du grand public et nombreux sont ceux qui envisagent d’investir dans les différentes blockchains. Nouvel outil technologique, les frais accompagnant l’inscription d’un nom de domaine sur certaines plateformes peuvent représenter un frein important à tout projet d’enregistrement d’un nom de domaine Web3. C’est ainsi qu’une baisse soudaine des frais de gaz Ethereum enregistrée le premier weekend de juillet, a illustré l’engouement du grand public pour le Web 3.0.
Quelle est la place des noms de domaines dans le Web 3.0 ?
Les transactions sur les blockchains sont désormais réputées comme une solution potentielle pour remédier aux intermédiaires des transactions courantes du monde réel, qui prennent une commission pour chaque transfert d’argent. Les places de marché NFT telles qu’Opensea se sont récemment démocratisées en tant que lieux d’échanges et de ventes de noms de domaine NFT.
Les transactions sur les blockchains conservent néanmoins un coût. En effet, les mineurs sont rémunérés dans leur rôle de validation des transactions qui circulent à l’intérieur de la blockchain. Ce processus de validation nécessite de résoudre des problèmes mathématiques complexes, le mineur qui la résout en premier est récompensé par une rémunération facturée sur les frais de transaction (appelés Gas fee) payée par les utilisateurs responsables de la transaction. Ainsi, avant de pouvoir être utilisé, un nom de domaine NFT doit d’abord être transféré dans la blockchain et c’est à l’occasion de ce transfert que les frais de transaction doivent être payés à l’exploitant de la blockchain.
Un problème de longue date sur l’écosystème Ethereum, et son principal obstacle à la séduction du grand public, est souvent attribué aux frais de transaction extrêmement élevés. Notamment, en janvier 2021, les frais de gaz d’Ethereum ont bondi en raison de la ferveur autour des NFT et de la finance décentralisée. Ainsi, entre janvier 2021 et mai 2022, le coût moyen du gaz requis par Ethereum était d’environ 40 $ par transaction, avec un pic à 196$ enregistré le 1er mai 2022. En conséquence, de nombreux utilisateurs avaient choisi d’abandonner Ethereum pour se tourner vers des blockchains au frais nettement moins élevés telles que Solana ou Avalanche.
Qu’en est-il des derniers événements notables sur la blockchain Ethereum ?
Un phénomène inattendu a été observé récemment sur la plateforme Ethereum : le tableau de bord de l’Ethereum Name Service, l’organisation autonome décentralisée qui gère ce service, a affiché une augmentation de près de 200% des enregistrements de noms de domaine en .eth entre le 2 et le 3 juillet. La plateforme ENS à enregistré plus de 100 000 inscriptions la semaine suivante. Cette augmentation drastique illustre l’intérêt croissant du grand public pour les enregistrements dans le Web 3.0. On avait déjà observé une attirance pour la plateforme ENS depuis avril, lorsque les propriétaires de certaines catégories de noms de domaine se sont lancés dans la formation de clubs. Avec, à titre d’exemple, la formation du club 10K regroupant les propriétaires de domaines ENS composés de chiffres entre 0 et 9999. Ainsi, en mai, un record dans le nombre de nouveaux enregistrements de noms de domaine Ethereum a été atteint, et les 122 000 nouvelles inscriptions de juin ont rapporté quelques 6,6 millions de dollars à ENS.
Parallèlement à cette flambée de l’enregistrement des noms de domaine, la deuxième plus grande vente sur la plateforme ENS a été enregistrée le 3 juillet, puisque le nom de domaine “000.eth” s’est vendu à 300 ETH (soit 320 000 $ au moment de la vente). Ces évènements ont eu une forte répercussion puisqu’ils ont hissé Ethereum en tête du classement des ventes de NFT sur sept jours, sur le site de suivi des informations Dapp Radar. De plus l’activité sur les réseaux sociaux en lien avec ENS a également atteint des sommets puisque selon la plateforme de suivi social des crypto-monnaies « Lunar Crush », l’activité relative à ce mot-clé a augmenté de 108,4 % en sept jours.
Quelle est la cause de cette hausse virulente d’enregistrements de noms de domaine sur la plateforme ?
Les propriétaires des noms de domaine “.eth” doivent payer des redevances pour l’exploitation de leur actif auxquelles s’ajoutent les frais de gaz. Ainsi, naturellement, lorsque ces derniers baissent, le nombre de nouveaux enregistrements augmente. Les experts ont affirmé que l’explosion de la demande de noms de domaines ENS est principalement due à la baisse colossale des frais de gaz observé le weekend du 2 et 3 juillet, dont la valeur a vacillé entre 1,67 $ et 1,97 $, situation que l’on n’avait pas constatée depuis plus d’un an.
La question se pose alors de trouver l’explication derrière cette baisse soudaine des frais de transaction sur le réseau Ethereum. La réponse est principalement liée à la baisse toute aussi importante des transactions quotidiennes. En effet, selon Cointelegraph, les ventes quotidiennes de NFT ont également atteint leur plus bas niveau depuis plus d’un an ce samedi. Plus globalement, l’écosystème NFT a enregistré sa pire performance au cours du mois de juin 2022, avec un nombre global de ventes quotidiennes autour des 20 000 pour une valeur estimée à 13,8 millions de dollars.
Des évènements à suivre concernant la blockchain Ethereum ?
The Merge, c’est le nom donné à un événement très attendu sur la blockchain Ethereum. En effet, le 19 septembre, est prévue la supplantation du modèle de Proof of Work (PoW) par la Proof of Stake, (PoS) qui deviendra alors le seul moyen de vérifier les transactions sur le protocole Ethereum. The Merge sera l’une des étapes les plus importantes de l’histoire des technologies blockchain puisqu’une fois opérationnel, ce nouveau processus permettra de réduire la consommation énergétique des opérations de validation des nœuds de 99 %, le délivrant d’une des principales critiques dont il fait l’objet au vu de son caractère peu respectueux de l’environnement.
En effet, ces deux protocoles de consensus principaux dominent les blockchains et permettent de garantir la synchronisation entre tous les nœuds du réseau. Avec la Proof-of-Work, les mineurs doivent résoudre un problème mathématique complexe réclamant une puissance de calcul importante afin de confirmer une transaction. Au contraire, la Proof-of-Stake est un consensus nettement moins onéreux, qui ne réclame ni dépense énergétique, ni matériel particulier. La validation d’un bloc implique simplement pour les nœuds de mettre en gage une grande quantité de cryptomonnaie. Plus la quantité est importante, plus un nœud aura de chances d’être choisi pour mettre à jour le registre d’une blockchain.
En définitive, ce changement de processus de validation des transactions sur la plateforme pourrait en effet avoir un important effet positif sur les frais de gaz. Si ces derniers continuent de diminuer, il est probable que le grand public soit plus enclin à développer une activité dans le Web 3.0 et à enregistrer des noms de domaines sur les blockchains, afin notamment d’étendre la protection des différentes marques.
Pour en savoir plus sur les processus de marques dans le Web3 et les enjeux qui entourent ce mécanisme rendez- vous ici!
Alors que le monde devient progressivement dépendant de la technologie, la corrélation croissante entre la propriété intellectuelle et la conformité est évidente dans le milieu des affaires. Face à des transformations juridiques sans précédent mais inévitables, il est crucial d’identifier les risques et les solutions associés à la Compliance dans le monde virtuel et réel de la propriété intellectuelle
Quel est le lien entre propriété intellectuelle et compliance ?
La compliance est une pratique consistant à agir conformément à un ensemble de lois, de règlements, de normes mondiales et de politiques internes spécifiques. Comme la conformité réglementaire protège et oriente les ressources et la réputation d’une entreprise, la propriété intellectuelle est devenue une partie intégrante des actifs dignes de protection. Une augmentation de 11,7 % des dépôts de marques à l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne a été rapportée en 2021., ce qui témoigne de l’importance croissante de la propriété intellectuelle. En outre, avec la numérisation des modèles d’affaires et des actifs, ces codes de conduite devraient englober la protection de la propriété intellectuelle, car les menaces externes telles que les piratages de droit d’auteur, les imitations de marques et les cyberattaques sont de plus en plus répandues. On estime que la valeur des marchandises de contrefaçon s’élevait à 2,5 % du commerce mondial en 2019, ainsi qu’une hausse de 22 % des litiges relatifs aux noms de domaine en 2021. Selon l’Agence de cybersécurité de l’Union européenne (Enisa), le nombre de cyberattaques contre des secteurs et institutions stratégiques en Europe a doublé (304 incidents enregistrés) depuis le début de la pandémie.
L’interconnexion entre les deux domaines n’a pas toujours été évidente. Au départ, les interactions entre les départements de de propriété intellectuelle et de compliance étaient plutôt limitées. Il était de coutume de faire opérer chaque département séparément en se concentrant uniquement sur les questions concernant leur propre sujet. Cette séparation a finalement été rompue par l’affaire Vinci, qui a ouvert la voie à des changements radicaux dans la collaboration entre les deux secteurs.
L’affaire Vinci concernait le nom de domaine « vinci.group » de la société française de construction Vinci et un nom de domaine frauduleux qui a été enregistré. Bien que les services de surveillance de Vinci aient détecté ce nom de domaine frauduleux, ils n’ont pris aucune mesure à son encontre en raison de son inactivité pendant plus de trois semaines. Une fois devenu actif, il a été associé à un faux site Web, laissant croire aux clients de Vinci qu’il était légitime. À l’aide d’une fausse adresse e-mail, les fraudeurs ont envoyé des communiqués de presse alertant les clients que les performances et la vérification des comptes de l’année précédente étaient inexactes et frauduleuses. En conséquence, le cours de l’action Vinci a chuté de 18%.
Ceci illustre comment la réputation et la situation financière d’une entreprise peuvent être endommagées en raison de l’utilisation frauduleuse d’un nom de domaine. Depuis lors, les régulateurs de marché ont mis en place des directives pour atténuer les risques liés aux noms de domaine afin d’éviter des situations similaires. L’affaire Vinci démontre l’importance pour les départements de Compliance et de propriété intellectuelle de travailler main dans la main, le but ultime étant une gestion efficace des risques. Un tel effort conjoint facilitera la mise en œuvre de mesures préventives et de représailles en temps utile en cas d’infractions présumées à la propriété intellectuelle.
À ce titre, les sociétés, quels que soient leurs secteurs d’activité, devraient mettre en place un programme de Compliance pour l’identification, la protection et la préservation de leurs droits de propriété intellectuelle. Un tel programme devra être totalement complet, prenant en compte tous les risques potentiels. Au fur et à mesure que la propriété intellectuelle prend de l’importance, elle engendre également des risques liés à d’autres infractions. Par exemple, le blanchiment d’argent est une conséquence courante d’une infraction primaire à un nom de domaine. Les criminels camouflent leurs produits illicites par la violation de la propriété intellectuelle en exploitant sa nature commercialement viable et flexible. Alors que les actifs incorporels doivent être évalués pour être comptabilisés comme capital de l’entreprise, les évaluations de leur valeur économique sont souvent arbitraires. Cela crée une faille qui permet aux contrefacteurs de transférer à des sociétés de façade à l’étranger pour faire remonter l’argent sale à sa source en le faisant passer pour des revenus légitimes. En ce sens, la prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle pourrait vraisemblablement limiter la manifestation de toute autre activité illégale.
Qui est exposé à ces risques ?
Les banques, notamment les services bancaires en ligne et les compagnies d’assurance sont les plus susceptibles d’être exposées à ces risques. En fait, toute industrie qui se livre au commerce électronique peut être à risque sur le Web 2.0 et 3.0. Quant à la contrefaçon, l’industrie du luxe est victime de violations de PI. Récemment, l’EUIPO et EUROPOL ont publié un rapport sur la criminalité liée à la propriété intellectuelle et l’évaluation des menaces, dans lequel une a estimé que 5,8 % des importations de l’UE en 2019 étaient des marchandises piratées et contrefaites. Ces contrefaçons de marques de mode de luxe représentaient environ 119 milliards d’euros.
Outre les grandes entreprises, tout le monde est également exposé à ces risques. Le degré d’exposition dépend de différents facteurs, tels que la nature des activités sous-jacentes, la taille de l’organisation, la situation géographique et les juridictions appliquées. En bref, les entreprises doivent s’efforcer de bien appréhender les risques liés à la propriété intellectuelle et de les inclure dans leur dispositif de Compliance. Il est essentiel que les services de propriété intellectuelle des entreprises prennent l’initiative et montrent aux services de Compliance les risques liés à la propriété intellectuelle, notamment sur Internet.
Impact du Web 3.0 sur la propriété intellectuelle et la Compliance
Au cours des dernières années, la révolution de la décentralisation avec le Web 3.0 est sortie de l’ombre et a gagné une acceptation croissante, même dans les pratiques les plus conservatrices. Un exemple notable est l’exécution des contrats. Alimenté par la technologie blockchain, un smart contract s’exécute automatiquement dès que les conditions prédéterminées se réalisent. La nature irréversible et autonome des smart contracts pourrait se traduire par de nombreuses applications dans le domaine de la propriété intellectuelle. Plutôt que de documenter les registres de propriété intellectuelle dans des bases de données traditionnelles, le cycle de vie complet d’un droit de propriété intellectuelle pourrait être enregistré efficacement dans un registre distribué et immuable. Il présenterait des preuves claires, faisant autorité, de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle et de la création, ce qui s’avère souvent utile en cas de litige ou de procédure de révocation. Ces registres permettraient également l’authentification de la provenance, grâce à laquelle les consommateurs et les entreprises pourraient vérifier les produits authentiques et les distinguer des contrefaçons.
Cependant, comme pour beaucoup de nouvelles technologies, ces avantages s’accompagnent de risques. La résilience d’un Smart Contract dépend fortement des prouesses de codage de son développeur et de la diligence raisonnable dont il a fait preuve pour ces protocoles. En 2021, l‘un des hold-up les plus médiatisés a été réalisé lorsque des pirates ont volé 613 millions de dollars à Poly Network en exploitant une vulnérabilité dans ses Smart Contracts. Comme les blockchains maintiennent les transactions hors de portée des gouvernements et des tribunaux, la distribution de matériel non autorisé et protégé par des droits d’auteur sur des serveurs cryptés pourrait rester introuvable et impunie. Même si ces illégalités sont révélées, une injonction serait difficilement exécutable puisque ces programmes existent sur des milliers de machines dispersées partout dans le monde.
Malgré l’augmentation rapide du recours aux technologies du Web 3.0, les législations doivent encore définir un cadre juridique solide qui garantira la sécurité juridique des activités commerciales. Les intermédiaires traditionnels ayant disparu, une supervision juridique suffisante doit être établie pour assurer la conformité des contrats comme dans les accords conventionnels. C’est pourquoi une équipe technique solide est nécessaire pour travailler avec le service juridique à l’élaboration d’un plan de Compliance complet. Un programme de Compliance pourrait prévenir efficacement les engagements dans des activités qui portent atteinte aux intérêts de l’entreprise en matière de PI ou qui entrent en conflit avec eux. La construction d’un cadre de compliance autour du Web 3.0 pourrait être complexe, mais aussi immensément précieuse.
En outre, un processus en trois étapes est recommandé pour la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle des entreprises ; (I) conduire des audits de droits de propriété intellectuelle (II) effectuer des recherches de droits antérieurs (III) mettre en place des surveillances régulières des droits de propriété intellectuelle. Cela inclut la surveillance des noms de domaine blockchain et des terrains virtuels dans le metaverse et sur les places de marché.
Bien que le Web 3.0 puisse sembler complexe et intimidant, un avantage majeur de la blockchain est la traçabilité de toutes les transactions. Prenez les noms de domaine blockchain comme exemple. Bien qu’il soit difficile de trouver le détenteur d’un nom de domaine frauduleux, ce n’est pas impossible. Les noms de domaine frauduleux peuvent être retrouvés par le biais de la même blockchain et une lettre de mise en demeure peut être envoyée pour tenter d’organiser un transfert, un retrait ou un achat du domaine blockchain.
Web 3.0 : un enjeu ou une opportunité ?
C’est les deux à la fois. Le Web 3.0 offre des fonctionnalités pertinentes pour les droits de propriété intellectuelle, par exemple, la traçabilité des propriétaires artistiques grâce à la technologie blockchain. La décentralisation est définitivement l’avenir du droit en termes de droits de propriété sur les actifs virtuels, les données personnelles, et de leur protection. Une réglementation est cependant encore nécessaire afin d’offrir une protection similaire à celle du monde réel. Le Web 3.0 doit être considéré comme une épée à double tranchant où les utilisateurs ne peuvent pas rechercher ses avantages sans être prêts à relever ses risques et ses défis.
Je recommande donc une stratégie en trois étapes pour éviter des situations comme celle rencontrée dans l’affaire Vinci.
Premièrement, effectuer une recherche préalable parmi les noms de domaine pour se faire une idée de la situation actuelle : identifier les noms de domaine légitimes et les noms de domaine frauduleux.
Deuxièmement, réaliser un audit. L’audit nous permet de mettre en place la juste stratégie adaptée aux besoins de l’entreprise. Nous pouvons alors évaluer les risques et les cartographier pour les entreprises. Nous aidons également à mettre en place une politique de gestion de crise pour lutter contre les fake news.
Troisièmement, mettre en place une surveillance quotidienne sur les noms de domaine et dans le monde entier. C’est important car cela nous aide à identifier immédiatement les noms de domaine pertinents, à les analyser et à évaluer le niveau de risque pour planifier les bonnes actions.
Enfin, je conseille une collaboration entre les départements de propriété intellectuelle et de compliance pour faire face aux risques. Par exemple, en identifiant les personnes clés à contacter et en mettant en place un processus pour obtenir les preuves d’une fraude ou d’une infraction.
Nous pouvons également prendre des mesures immédiates. Comment procédons-nous ? Nous commençons par une étude technique IP/IT de la situation. Nous mettons ensuite en place la bonne stratégie. Par exemple, une demande de divulgation des données du titulaire, le blocage d’un domaine, le retrait d’un site web et la suppression des serveurs de messagerie. Si le nom de domaine présente un intérêt pour l’entreprise, nous engageons une action pour obtenir le transfert à l’amiable du nom de domaine ou nous déposons des plaintes ADR telles que UDRP.
Chez Dreyfus.io, nos experts vous aident à résoudre les éventuelles infractions et litiges liés à vos droits d’auteur, marques et projets NFT. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions.
Le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a lancé le 1er janvier 2022 un service de résolution deslitiges spécialement pour les noms de domaine en <.sn> (Sénégal).
Ce nouveau service a vu le jour puisque le registre sénégalais chargé de l’administration des noms de domaine a décidé que les litiges relatifs aux <.sn> seraient désormais régis par les principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP).
Une limite est cependant posée par la charte de nommage sénégalaise : lorsqu’un demandeur souhaite réserver un nom de domaine en <.sn> et qu’il est domicilié à l’étranger, il devra désigner un mandataire établi au Sénégal. Cette limite a été imposée pour réguler les possibilités de litige et pour des raisons de préférence nationale.
A ce jour, aucune décision n’a encore été rendue par le centre de résolution des litiges de l’OMPI concernant le <.sn>.
OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°D2022-0770, 11 mai 2022, BH Vigny, BH Hotels, BH Balzac contre Paulo Ferreira, MBI Holdings)
Dans une décision du 11 mai 2022 des sociétés d’un même groupe ont vu leur plainte UDRP rejetée pour défaut de précision sur une procédure judiciaire en cours. Cette affaire prend place lors de la reprise des activités de deux sociétés par les requérants qui, peu avant le dépôt de la plainte UDRP, avaient initié non seulement un accord de transfert d’entreprise, mais également un contrat de cession de marques avec le défendeur.
Or, le défendeur affirmait que, contrairement à ce qu’avançait le requérant, le transfert des entreprises et des marques associées n’était pas encore devenu définitif. Le défendeur se basera sur le paragraphe 4(a) des principes UDRP, qui prévoit la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux. En effet, dans le cas présent, le défendeur avait procédé à l’enregistrement et utilisait les noms de domaine de bonne foi. En outre, la solution retenue aurait peut être été différente si les requérants avaient communiqués sur le litigependant.
Les réseaux sociaux permettent à leurs utilisateurs de créer des noms d’utilisateurs uniques qui font partie de leur identité virtuelle, leur permettant de partager du contenu et d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs sur la plateforme. Ces comptes font partie intégrante de notre vie virtuelle, si bien que beaucoup diraient qu’ils sont, en fait, la propriété immatérielle d’une personne.
A. Peut-on savoir avec certitude qui a le droit de propriété ?
Il existe différents types de comptes sur les réseaux sociaux : les comptes personnels et professionnels. Bien que, dans la plupart des cas, ils soient faciles à différencier, les frontières entre ces deux types de comptes sont parfois floues, notamment lorsque les employés d’une entreprise assument des fonctions de marketing.
Les comptes personnels sont simples, pour autant que vous lisiez les petits caractères. Par exemple, vous pouvez décider de partir en vacances, prendre une photo et mettre à jour votre statut à propos du déroulement de vos vacances bien méritées sur Instagram ou Facebook en la téléchargeant sur votre compte. Vous êtes le seul à avoir accès à vos identifiants, tels que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, d’où le caractère privé du compte.
Les comptes « professionnels » gérés par les employés d’une entreprise sont plus problématiques en ce qui concerne la propriété et l’accès à des informations qui seraient en principe privées. Ainsi, qui est propriétaire des comptes de professionnels auxquels les employés ont accès et qu’ils contrôlent ? Plusieurs facteurs contribuent à trancher cette question. Idéalement, une société voudra s’assurer que les utilisateurs de la plateforme identifient le nom d’utilisateur et l’associent à l’entreprise, et non à l’employé, comme c’est le cas pour une marque. La question du contenu reste une zone floue : s’agit-il de la propriété intellectuelle de l’employé ou de l’entreprise elle-même ?
B. Une détermination du propriétaire rigoureuse dans l’affaire Hayley Paige v JLM Couture
Dans cette affaire, la question de connaitre le propriétaire d’un compte professionnel auquel une employée avait accès a été le sujet central des discussions dans l’affaire américaine Hayley Paige Gutman contre JLM Couture, où les parties se disputaient les droits de propriété d’un compte Instagram hybride. En l’espèce, le terme « hybride » fut employé en raison de la nature des arguments présentés par les parties.
Cette affaire a été déposée à la suite d’une utilisation abusive présumée du compte, en raison de la publicité faite par Mme Gutman pour des produits appartenant à des tiers sans l’approbation de son employeur, JLM Couture. La défenderesse, Gutman, a soutenu qu’en raison du contenu des publications sur le profil Instagram @misshayleypaige, le compte était de nature privée et créé à titre personnel, même si elle utilisait le compte pour promouvoir sa collection nuptiale créée pour JLM Couture.
L’appelant, JLM Couture, rétorquait que le compte était un compte d’entreprise en raison du pourcentage important (95%) de contenu relatif au marketing de la marque Hayley Paige. La Cour a donné raison à JLM Couture en estimant que Mme Gutman avait une obligation contractuelle de donner à son employeur l’accès au compte en question puisqu’elle avait signé un contrat permettant à la société de se réserver le droit de propriété sur toute plateforme marketing et tout contenu publié sous le nom de Hayley Paige ou tout dérivé de celui-ci en relation avec sa marque. Finalement, après de multiples négociations et une ordonnance restrictive à l’encontre de Mme Gutman, il a été décidé que le compte concerné était principalement utilisé à des fins de marketing, même s’il comportait quelques contenus personnels, et qu’ainsi la société JLM Couture avait le droit contractuel d’y accéder.
La valeur économique d’un compte d’entreprise sur les réseaux sociaux est souvent plus importante que celle d’un compte personnel, en particulier lorsque la société possède un grand nombre d’abonnés. Les entreprises dépendent des abonnements à leurs comptes sur les réseaux sociaux pour développer l’image et la réputation de leur société. Cependant, lorsque les lignes sont floues en ce qui concerne la propriété des comptes de médias sociaux, les employés peuvent facilement nuire à l’image d’une entreprise. Ce phénomène est illustré par l’affaire PhoneDog contre Kravitz : après la cessation de son emploi, M. Kravitz a utilisé le compte Twitter initialement créé pour faire la promotion des services de PhoneDog, pour faire la publicité des services de son concurrent. La société requérante a alors intenté une action en justice pour appropriation illicite du compte et divulgation de secrets commerciaux. Les parties ont conclu un accord et Kravitz a continué à utiliser le compte Twitter, mais le requérant a subi une perte financière et, sans aucun doute, une perte de clientèle.
Le droit de propriété d’une entreprise sur les comptes sur les réseaux sociaux utilisés à des fins de marketing doit être clairement établi, non seulement pour éviter des litiges tels que ceux mentionnés dans cet article, mais aussi pour protéger l’intégrité et l’image de l’entreprise. Les contrats de travail se doivent de contenir des clauses relatives aux réseaux sociaux stipulant que tout contenu produit et publié sur les comptes gérés par l’entreprise lui appartient exclusivement. En effet, un compte d’entreprise constitue une propriété virtuelle, alors pourquoi prendre le risque de le perdre ?
1. Qui est le véritable propriétaire d’un compte sur les réseaux sociaux ?
Le titulaire du compte en est l’utilisateur, mais la plateforme reste propriétaire de l’infrastructure. Les conditions générales d’utilisation précisent que l’accès peut être limité ou supprimé à tout moment.
➡ Le compte est un bien immatériel, dont l’usage est encadré par contrat.
2. Est-il possible de transmettre ou de vendre un compte ?
En principe, la vente ou la cession d’un compte personnel est interdite par les CGU. Toutefois, dans un cadre professionnel (influenceur, marque), la valorisation du compte peut être admise ou encadrée par contrat.
3. Que se passe-t-il en cas de litige entre plusieurs personnes autour d’un compte ?
En cas de litige (employeur/employé, associé, héritiers), les tribunaux examinent les preuves de gestion, d’usage et d’intention pour déterminer la titularité. Il est recommandé d’encadrer l’usage des comptes via des clauses spécifiques.
Ce Rapport Final contient certaines affirmations, recommandations et directives d’application, étant définies comme des « Outputs ». Il regroupe des affirmations sur la politique existante, des recommandations pour une nouvelle politique et diverses directives sur la meilleure façon de la mettre en œuvre. Il traite d’une quarantaine de sujets qui couvrent tous les aspects du déploiement de nouveaux gTLD, tels que la manière dont le déploiement doit avoir lieu, sous quels critères, etc.
Le 24 mars 2021, ce Rapport Final a été transmis au Comité de direction de l’ICANN qui doit à présent examiner les Outputs notamment pour déterminer si les recommandations sont de nature à servir ses intérêts et ceux de sa communité.
Pour ce faire, le Comité a demandé une « Operational Design Phase (ODP) ». Cette phase a été lancée fin 2021 et devrait durer dix mois. Elle doit être transparente et faire l’objet de rapports réguliers. Ce délai peut être prolongé en cas d’imprévus.
Dès lors, il est très probable que le prochain round de nouveaux gTLD sera repoussé à 2023. D’autant que certaines des recommandations soulèvent des questionnements, particulièrement en ce qui concerne l’absence de mesures de protection renforcées contre l’abus du Domain Name System (DNS).
OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°D2022-0593, 15 avril 2022,Photomaton contre Domains By Proxy, LLC / Ehren Schaiberger
La société Photomaton a vu sa plainte UDRP, concernant un nom de domaine dont elle était auparavant titulaire, rejetée. L’affaire concerne le nom de domaine <photomaton.com>, détenu par la société Photomaton mais qui ne l’a pas renouvelé à temps. La société Mega Domains est ainsi devenu titulaire du nom suite à son expiration via un système dit de « Drop Catching ». L’affaire est intéressante quand on en vient à la question de savoir : Quid d’un domainer qui enregistre un nom de domaine reprenant une marque d’un tiers non enregistrée dans le pays où le domainer se situe ?
La Requérante avançait en effet dans ses conclusions qu’il était titulaire de marques française, de l’Union européenne et internationale « PHOTOMATON » ainsi que des noms de domaine <photomaton.fr> et <photomaton.be>. Pour rappel, le paragraphe 4(a) des principes UDRP prévoit la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux.
La preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi du titulaire attire l’attention ici dès lors que le défendeur affirmait avoir procédé à une vérification de l’existence d’une marque antérieure sur le signe « PHOTOMATON » en utilisant les bases de données de l’Office Américain des marques. Suite à ces vérifications, le défendeur n’a relevé aucune marque enregistrée aux Etats-Unis. Par ailleurs, la Requérante n’avait pas fourni de preuve de l’exploitation de sa marque sur ce territoire.
L’Expert a ainsi estimé que le défendeur avait tout de même entrepris de nombreux efforts pour s’assurer que le nom de domaine litigieux ne faisait pas l’objet d’un droit de marque. L’Expert souligne toutefois que le défaut d’utilisation d’une base de données mondiale de marques ne serait peut-être pas excusé de la même manière à l’avenir.
Une marque tridimensionnelle présentant la forme ou l’emballage d’un produit est valable à condition que cette forme ne présente pas exclusivement un caractère technique ou pratique, à défaut de quoi cette forme serait nécessaire et donc non susceptible de protection. C’est ce principe qui ressort principalement d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 15 février 2022.
La Société FERRERO, fabricante et distributrice de la confiserie TIC-TAC depuis 1971, est titulaire d’une marque tridimensionnelle internationale désignant la France, et de deux marques tridimensionnelles françaises. La société a contesté la présence de la Société polonaise BMB au salon international de l’Agroalimentaire à Paris, et fait exécuter une saisie-contrefaçon sur une boite de confiserie similaire à la fameuse boite TIC-TAC. Par acte du 16 novembre 2016, les sociétés FERRERO ont assigné la société BMB devant le TGI de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.
Le tribunal a accueilli ces demandes par un jugement du 7 juin 2019, et BMB a fait appel de la décision. La Cour réaffirme la validité de la marque tridimensionnelle, et en déduit que les produits de l’appelant étaient bien constitutifs d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
1. L’affirmation de la validité de la marque tridimensionnelle, pur objet esthétique
La cour s’est basée sur l’ancienne loi de 1964 sur les marques et sur l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, en vertu desquels est considérée comme marque la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement sous réserve que ce signe ne soit pas constitué exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service.
Pour rappel, l’appelant utilisait la présence d’un couvercle pour démontrer que cette marque était composée exclusivement de la désignation nécessaire du produit. Elle affirmait que le système d’ouverture et de fermeture était visible sur le dépôt de marque et que les sociétés FERRERO avaient toujours présenté le signe comme comportant un couvercle à clapet et mis en avant l’existence de cet élément dans leur publicité. Pour soutenir ses propos, elle ajoutait que la marque ne faisait qu’incorporer la solution brevetée, et que les trois brevets FERRERO démontraient le caractère technique et fonctionnel de chacun des éléments du signe déposé. La société défenderesse rétorquait que la marque était un pur objet esthétique et de forme, et ne faisait pas en soi apparaître le moindre résultat technique et ne présentait aucune forme nécessairement imposée par la fonction ou la nature des produits désignés.
La cour donne raison au défendeur, affirmant que, bien que la boîte telle que déposée fasse apparaître une pièce encastrée dans sa partie supérieure, le système d’ouverture ou de fermeture de la boîte n’était pas apparent et cette pièce encastrée ne faisait apparaître aucun résultat technique ou fonctionnel, peu important que les sociétés FERRERO aient communiqué sur l’ouverture d’une boîte de bonbons dans leur publicité, la validité de la marque devant s’apprécier seulement à partir de la représentation déposée. Concernant les marques françaises dont la forme associe la boîte précitée aux petits bonbons ovales colorés qu’elle contient, celles-ci sont distinctives, notamment grâce à une étude dévoilant qu’un visuel montrant ces petites pastilles a été attribué à la marque TIC TAC de façon spontanée par 70 % des 1073 personnes interrogées.
2. Un rappel sur l’appréciation du risque de confusion
La Cour invoque l’Article L.713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelledans son ancienne version. Elle rappelle que le risque de confusion doit s’apprécier par référence à l’enregistrement de la marque, et que seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon, à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.
Ce risque doit aussi être analysé globalement au regard de tous les facteurs pertinents, et notamment la notoriété de la marque. L’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux doit d’autre part être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
La Cour affirme que la comparaison entre les marques tridimensionnelles de la société FERRERO et les boîtes présentées par la société BMB permet de retenir des similitudes significatives et que les différences visuelles n’altèrent pas l’impression visuelle dégagée par les signes en litige et n’apparaîtront pas immédiatement aux yeux du consommateur concerné. Ainsi, les produits litigieux apparaissent comme des imitations des marques FERRERO, qui génèrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui pourra confondre ou associer les signes, et considérer que les produits de la société BMB sont une déclinaison des boîtes de confiserie couvertes par les marques FERRERO.
3. Des précisions sur les différences dans l’appréciation de la concurrence déloyale et du parasitisme
La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts. En effet, la concurrence déloyale l’est au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne copie une valeur économique d’autrui, fruit d’un travail intellectuel et d’investissements.
De ses énonciations, elle affirme que la société Ferrero, distributrice en France des produits TIC TAC, est fondée à soutenir que les faits de contrefaçon commis au préjudice de la société italienne Ferrero, titulaire des marques tridimensionnelles contrefaites, constituent à son égard des actes distincts de concurrence déloyale. Ils ont en effet entraîné un risque de confusion entre les produits présentés par la société et les produits TIC TAC. Des actes distincts de parasitisme résultent également du fait que la société BMB a indûment cherché à tirer profit de la forte reconnaissance des produits TIC TAC par le public français.
Cette étude des conditions strictes posées afin d’établir la validité d’une marque tridimensionnelle basée sur ses caractéristiques à la date de son dépôt, ainsi que les conséquences pratiques qu’une marque peut en tirer, tombe à point nommé, pour les entreprises souhaitant bénéficier des perspectives stratégiques offertes par le dépôt d’une telle marque.
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Written by Dreyfus22/08/2022 
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