Droit de la propriété industrielle

Décision de l’INPI du 13 septembre 2024 : Dépôt de marque de mauvaise foi et ses implications

La décision de l’INPI du 13 septembre 2024 dans l’affaire NL 23-0183 aborde la question cruciale de la mauvaise foi en droit des marques. L’annulation de la marque « POMPON », déposée dans le but de monopoliser un nom associé au célèbre sculpteur François Pompon, illustre l’abus des droits de propriété intellectuelle pour un avantage commercial indu. Cet article analyse le raisonnement juridique, les preuves et les implications de cette décision pour les entreprises opérant dans les secteurs de la propriété intellectuelle et du patrimoine culturel.

Résumé de l’affaire

Contexte

La marque « POMPON », déposée par un exploitant de boutiques de musées, a fait l’objet d’une procédure d’annulation initiée par la société Dixit Arte SAS. Cette dernière a soutenu que l’enregistrement visait à monopoliser le nom « Pompon », associé au sculpteur François Pompon, dont les œuvres appartiennent au domaine public.

Arguments clés

Au cœur de l’affaire se trouvaient des allégations de mauvaise foi. La partie demanderesse a affirmé que le titulaire de la marque cherchait à exploiter le statut de domaine public du nom de François Pompon en imposant des redevances aux autres utilisateurs légitimes. Cette démarche était perçue comme une tentative d’obtenir un contrôle indu sur un nom qui devrait rester accessible à tous les acteurs du secteur artistique et patrimonial. Le déposant a répondu que la marque avait été enregistrée pour protéger l’intégrité de l’héritage de Pompon et garantir des reproductions de haute qualité.

Analyse juridique

Établir la mauvaise foi

L’INPI a fondé sa décision sur l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet l’annulation des marques déposées de mauvaise foi. Cette analyse exige une évaluation complète de l’intention du déposant au moment du dépôt, conformément à la jurisprudence européenne. Des éléments tels que la connaissance d’utilisations antérieures par des tiers et le contexte général de l’enregistrement sont déterminants pour établir la mauvaise foi.

Rôle des preuves pour démontrer l’intention

Les éléments décisifs incluaient l’activité du déposant en tant que gestionnaire de boutiques de musées à Dijon, ce qui lui donnait un accès direct aux produits de Dixit Arte. De plus, des courriers électroniques proposant des licences payantes ont renforcé l’affirmation selon laquelle l’enregistrement visait délibérément à monétiser un nom essentiel au domaine public. L’argument du déposant concernant la protection de l’héritage de l’artiste a été jugé peu crédible au vu des motivations financières mises en évidence par les preuves.

Décision et implications

Annulation de la marque

L’INPI a conclu que la marque « POMPON » avait été déposée dans l’intention de créer un monopole indu sur un nom appartenant au domaine public. En restreignant l’accès à un terme essentiel à la reproduction et à la vente des œuvres de François Pompon, le déposant a exploité le système de marques de manière contraire à son objectif.

Implications pour les futures demandes de marque

Cette décision souligne la nécessité d’assurer la bonne foi dans les demandes de marque, notamment dans les cas impliquant des éléments du domaine public. Les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir que leurs dépôts respectent les principes d’équité et n’entravent pas les pratiques commerciales légitimes. Ce jugement met également en lumière l’importance de préserver l’accès aux symboles du patrimoine culturel pour tous les acteurs.

Leçons générales de la décision

La protection du domaine public

La décision souligne que les noms liés aux œuvres du domaine public, tels que ceux de François Pompon, doivent rester librement accessibles aux parties prenantes. Les tentatives d’imposer une exclusivité par le biais de l’enregistrement de marques risquent de contrevenir aux principes du droit de la propriété intellectuelle.

Pratiques éthiques en matière de licences

Cette affaire rappelle l’importance de la transparence et de l’équité dans les accords de licence. L’utilisation des marques pour percevoir des redevances sur des noms du domaine public va à l’encontre de l’esprit de la libre concurrence et de l’innovation.

Conclusion

L’annulation de la marque « POMPON » par l’INPI établit un précédent contre les dépôts de mauvaise foi, mettant en avant la nécessité de pratiques éthiques en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle. Les entreprises doivent aligner leurs stratégies de marque sur les principes d’équité et de concurrence.

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FAQ

Quelles sont les conséquences d’un dépôt de marque ?

Le dépôt d’une marque confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe pour les produits et services désignés, lui permettant d’agir contre toute utilisation non autorisée. Il s’agit d’un droit exclusif qui peut être opposé aux tiers, sous réserve des droits antérieurs et des exigences de validité de la marque.

Comment s’opposer à un dépôt de marque ?

Il est possible de s’opposer à un dépôt de marque en introduisant une opposition devant l’INPI (ou d’autres offices compétents) dans un délai déterminé après la publication de la demande. L’opposition doit être fondée sur des droits antérieurs, tels qu’une marque déjà enregistrée, une dénomination sociale, ou une indication géographique.

Quels sont les motifs qui permettent de demander la nullité de la marque ?

Une marque peut être annulée pour plusieurs raisons, notamment :

  • L’absence de distinctivité : si le signe est descriptif ou générique.
  • La mauvaise foi : si la demande a été déposée avec l’intention de nuire ou d’entraver les droits d’un tiers.
  • L’atteinte à des droits antérieurs : si elle porte atteinte à une marque préexistante ou à un autre droit protégé.
  • Le non-respect de l’ordre public et des bonnes mœurs : si la marque est contraire aux principes juridiques fondamentaux.

Qu’est-ce que la déchéance de la marque ?

La déchéance d’une marque signifie la perte de ses droits en raison de son non-usage pendant une période continue de cinq ans. Un tiers peut engager une action en déchéance pour libérer l’usage du signe concerné.

Quelles sont les 4 conditions auxquelles doit répondre une marque ?

Pour être valide, une marque doit remplir les conditions suivantes :

  1. Distinctivité : elle ne doit pas être générique ou descriptive.
  2. Disponibilité : elle ne doit pas porter atteinte aux droits d’un tiers.
  3. Licéité : elle ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
  4. Non-trompeuse : elle ne doit pas induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou services.

Comment s’opposer à une marque ?

L’opposition à une marque s’effectue en déposant une requête motivée auprès de l’INPI ou d’un autre office compétent. L’opposition doit être fondée sur des droits antérieurs et démontrer que l’enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion pour le public.

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Tesla et l’EUIPO mettent un coup d’arrêt au « trolling » des marques !

Dans une décision récente, la division d’annulation de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a déclaré la marque européenne « TESLA », détenue depuis 2022 par Capella Eood, invalide pour cause de mauvaise foi. Cette décision marque une victoire majeure pour le constructeur automobile Tesla dans sa lutte contre les pratiques abusives de certains détenteurs de marques, souvent qualifiés de « trolls des marques ». Retour sur les éléments clés de cette affaire emblématique.

Contexte et enjeux de l’affaire

En 2022, Tesla a déposé une demande d’annulation de la marque « TESLA » enregistrée auprès de l’EUIPO par Capella Eood, une société associée à un individu connu pour ses pratiques de « trolling » en matière de marques. La demande d’annulation était fondée sur l’article 59(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui permet d’invalider une marque si elle a été déposée de mauvaise foi.

Tesla a argué que Capella Eood utilisait des stratégies spéculatives pour enregistrer des marques dans le but de bloquer les opérations d’autres entreprises et d’extorquer des accords financiers. Les preuves fournies incluaient des exemples de sociétés fictives, des retards dans les procédures d’opposition et des transferts stratégiques de droits de marque.

De son côté, le détenteur de la marque a nié les accusations de mauvaise foi, qualifiant les arguments de Tesla de diffamatoires et prétendant que la marque avait été inspirée par des sources indépendantes et non liées aux activités de Tesla.

Critères analysés par l’EUIPO pour établir la mauvaise foi

Selon l’article 59(1)(b) RMUE, l’évaluation de la mauvaise foi repose sur l’intention du demandeur au moment du dépôt de la marque, en tenant compte des pratiques commerciales honnêtes. L’EUIPO a examiné cette intention à travers plusieurs critères clés, inspirés notamment des jurisprudences Sky and Others (C-371/18) et Koton (C-104/18 P).

  1. Motivations et contexte du dépôt

Le dépôt de la marque contestée a eu lieu peu de temps après que Tesla ait acquis une reconnaissance internationale, en particulier suite au succès de la Tesla Roadster. Cette proximité temporelle a indiqué que le détenteur de la marque était conscient de la notoriété croissante de Tesla. Les affirmations selon lesquelles la marque avait été inspirée par un article de journal ou un CD ont été jugées non crédibles, surtout étant donné que les produits ciblés – véhicules et accessoires – correspondaient directement à ceux de Tesla.

  1. Historique de pratiques spéculatives

Des preuves ont montré que le détenteur de la marque avait un historique de dépôts systématiques via des sociétés écrans dans différentes juridictions. Ces marques étaient souvent abandonnées ou retirées, révélant une stratégie d’exploitation abusive du système des marques de l’UE pour créer des positions de blocage à des fins financières.

  1. Tactiques dilatoires et absence d’utilisation effective

L’EUIPO a relevé des démarches dilatoires, comme des modifications incohérentes des descriptions de produits et services, visant à retarder les procédures d’opposition pendant près de 15 ans. Le détenteur n’a présenté aucune preuve d’une activité commerciale véritable associée à la marque, renforçant l’idée d’une stratégie purement obstructive.

  1. Connaissance des activités de Tesla

Les produits Tesla étaient déjà largement couverts par les médias en Autriche et ailleurs avant le dépôt de la marque contestée. Cette couverture médiatique, combinée aux autres preuves, a démontré que le détenteur de la marque était conscient des opérations de Tesla et cherchait à tirer parti de son succès prévu sur le marché européen.

  1. Violation des pratiques équitables

En concluant que la marque avait été déposée sans intention d’usage véritable et dans le but d’obstruer les dépôts légitimes, l’EUIPO a établi que les actions du détenteur étaient contraires aux principes de bonne foi et d’équité.

Répercussions de cette décision

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence croissante visant à réprimer le trolling des marques et à protéger la concurrence loyale. Elle renforce également les principes établis par les arrêts Sky and Others et Koton, qui définissent la mauvaise foi comme une intention contraire aux pratiques honnêtes au moment du dépôt.

Pour les entreprises, cette affaire souligne l’importance de surveiller les dépôts de marques susceptibles de bloquer leurs activités et d’agir rapidement pour contester les enregistrements abusifs. Elle met également en évidence le rôle essentiel des preuves – comme l’historique des dépôts et les comportements dilatoires – dans la démonstration de la mauvaise foi.

Conclusion

La décision de l’EUIPO dans l’affaire TESLA constitue une victoire importante pour la lutte contre les abus systématiques dans le domaine des marques. Elle rappelle que les pratiques commerciales doivent rester équitables et honnêtes, et que le système des marques ne doit pas être exploité à des fins spéculatives. Pour les entreprises comme Tesla, ces décisions permettent de protéger leurs investissements et leur réputation sur le marché européen. Les professionnels du droit des marques, comme le Cabinet Dreyfus, restent mobilisés pour accompagner leurs clients face à de telles pratiques.

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Rétrospective 2024 : Propriété intellectuelle et innovation au cabinet Dreyfus

L’année 2024 a marqué une période riche en évolutions législatives, en innovations stratégiques, et en initiatives significatives pour le cabinet Dreyfus, spécialisé en propriété intellectuelle. Cette rétrospective met en lumière les moments forts, les analyses approfondies, et les outils développés pour accompagner les entreprises dans un monde juridique en perpétuel mouvement.

Articles phares et évolutions législatives

Le cabinet a analysé plusieurs évolutions majeures en 2024, parmi lesquelles :

  1. Nouvelles mesures européennes pour des emballages durables : Adoptées par le Parlement européen, ces mesures visent à réduire les déchets d’emballages et à promouvoir des alternatives écologiques. Des recommandations pratiques ont été proposées pour aider les entreprises à se conformer à ces nouvelles exigences.
  2. Modernisation du régime des dessins et modèles : Le « Paquet Dessins et Modèles », qui entrera en vigueur le 1er mai 2025, apporte des ajustements significatifs pour renforcer la protection des créations au sein de l’Union européenne. Les articles du cabinet ont expliqué ces changements et leur impact pour les entreprises créatives.
  3. Surveillance des marques sur les réseaux sociaux : Un sujet crucial à l’ère numérique. Le cabinet a exploré des stratégies avancées pour contrer les atteintes à la propriété intellectuelle en ligne et a introduit de nouveaux services pour surveiller les noms de domaine et l’image de marque des sociétés.

Services et outils modernisés

Pour répondre aux besoins croissants des clients, le cabinet a étendu ses services en matière de :

  1. Surveillance de vos marques, noms de domaines, réseaux sociaux et dessins & modèles : Une vigilance renforcée pour protéger vos actifs immatériels dans un environnement de plus en plus complexe.
  2. Accompagnement personnalisé : Le cabinet a développé des solutions sur mesure pour les startups et les entreprises émergentes, fournissant des outils adaptés à leurs ressources limitées.

Événements et internationalisation

Le cabinet a participé activement à des conférences internationales et a organisé des webinaires sur des thématiques variées, consolidant son rôle de leader dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Perspectives pour 2025

Pour 2025, le cabinet prévoit de poursuivre son exploration des nouvelles technologies, d’introduire des formations adaptées aux besoins spécifiques des clients, et de renforcer ses collaborations internationales.

Nous souhaitons à tous nos clients, partenaires, et collaborateurs une excellente année 2025, pleine de succès et de sérénité. Que cette nouvelle année soit marquée par des réalisations positives et une paix durable dans le monde.

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