Le Groupement d’Intérêt Economique Prop (le GIE), et la société Groupe Paredes, titulaires de plusieurs marques, ont accordé à la société Raynaud, également membre du GIE, le droit d’utilisation de leurs marques.
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Raynaud, un jugement en date du 28 juin 2013[1] a arrêté le plan de liquidation ordonnant le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus entre la société Raynaud et les titulaires des marques concernées au profit de la société Orapi, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiene.
Par suite d’un arrêt de la Cour d’Appel du 24 octobre 2013[2] infirmant le transfert des contrats commerciaux et de leurs accessoires, le GIE et la société Groupe Paredes ont agi en action en contrefaçon contre les sociétés Orapi et Raynaud hygiene en invoquant notamment l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».
La question était alors de savoir si le transfert des contrats commerciaux et leurs accessoires, ainsi que l’utilisation par les sociétés Orapi et Raynaud hygiene des marques concernées entre le 28 juin 2013 et le 24 octobre 2013, était constitutif ou non de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Dans une décision en date du 15 septembre 2015, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[3] confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il rejetait la qualification de contrefaçon.
Selon la Cour de Cassation, le jugement ayant arrêté le plan de cession était exécutoire de plein droit et devait prendre effet à compter de son prononcé. La Cour précise que, parce que les sociétés Orapi et Raynaud hygiene avaient bénéficié du transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires, elles bénéficiaient également de l’adhésion au GIE. Ainsi, les actes résultant du transfert en question ne pouvaient être qualifiés d’actes de contrefaçon.
Le droit des procédures collectives peut donc, dans certaines circonstances, limiter les droits du titulaire de marques sur le choix de son licencié. En effet, en arrêtant le plan de liquidation judiciaire, le Tribunal peut ordonner le transfert d’un contrat de licence sans l’accord du concédant.
Cependant, et même si dans ce cas spécifique le concédant ne peut choisir son nouveau licencié, il aura toujours la possibilité de lui opposer les clauses contractuelles contenues dans les contrats transférés. Une attention toute particulière doit donc être portée à la rédaction de telles clauses.
[1] Tribunal de Commerce de Lisieux, 28 juin 2013, No. 13/2722
[2] Cour d’Appel de Caen, Chambre civile et commerciale, 24 octobre 2013, No. 13/02304
[3] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, No. 14-20531
Le 16 décembre 2015, l’ICANN annonce la signature d’un accord (Memorandum of Understanding) avec le Centre MFSD qui rejoint ainsi le Centre Asiatique de Règlement de Litiges relatifs à des Noms de Domaine (ADNDRC) et le Forum National d’Arbitrage (NAF) en tant que fournisseurs de système URS.
Les négociations entamées par l’OMPI afin de pouvoir administrer des procédures URS n’ayant pas abouti, la société MFSD srl basée en Italie se retrouve premier centre européen fournisseur de système uniforme de suspension rapide.
Pour rappel, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de noms de domaine en 2013 (new gTLDs), l’ICANN avait créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide.
Bien que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre (voir l’article « La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre »).
Les fournisseurs de système URS doivent nécessairement remplir un certain nombre de conditions, et notamment faire preuve d’une parfaite compréhension, au niveau mondial, des enjeux liés aux droits de propriété intellectuelle et à l’Internet.
Le Centre MFSD a, en ce qui le concerne, une expérience et des qualifications approfondies dans la résolution extra-judiciaire des litiges liés à la propriété intellectuelle.
Fondé en 2000, ce centre a été accrédité en 2001 par le bureau d’enregistrement .it (Registry .it) comme fournisseur de système de résolution des litiges liés aux noms de domaine en .it. Il a également été habilité par le Ministère Italien de la Justice, en 2012, Centre de Médiation en Propriété Intellectuelle.
Le 28 janvier 2016, Nathalie Dreyfus a été nommée Examinateur dans le Centre MFSD. Elle est la première examinatrice de ce Centre ayant pour langue maternelle le français.
Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS, dans le monde entier, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
Pris en application de certaines dispositions de la loi Hamon[i] venant accroitre les possibilités offertes aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour protéger leurs droits, le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 vient fixer les modalités de la demande d’alerte en cas de dépôt d’une marque contenant leur nom.
En effet certaines collectivités territoriales avaient pu être l’objet d’appropriations par des tiers de leur dénomination. Or, elles ne pouvaient s’y opposer que pour les produits et servicesen rapport avec les missions de service public confiées pour le compte des administrés[ii].
A titre d’exemple, la commune de Laguiole a tenté de faire interdire l’utilisation par un tiers de son nom à titre de marque. Ce tiers commercialisait des produits qui n’étaient pas fabriqués dans la commune. La Cour d’appel de Paris, confirmant un jugement en première instance, a débouté la commune de ses demandes en nullité de marque et pratiques commerciales trompeuses. Selon la Cour, « la réputation du terme « laguiole » tient aux produits précis que sont le couteau et le fromage qui tirent leur nom de celui de la commune et qu’il n’est pas démontré qu’à la lecture de ce catalogue le consommateur ait été trompé sur l’origine géographique de la multitude de produits de toutes natures revêtus des marques comprenant le terme « Laguiole » en pensant qu’ils proviennent tous d’une petite commune rurale de quelques 1.300 âmes ».[iii] La Cour d’appel retient donc non seulement que le risque de confusion entre l’origine des produits et la commune n’était pas établi mais également et surtout que la commune ne faisait pas la démonstration d’une atteinte à ses droits antérieurs.
Pour faire face à ces difficultés, la loi Hamon a tout d’abord introduit la possibilité pour les acteurs économiques des secteurs artisanal et industriel et les collectivités territoriales de demander la protection de leurs produits industriels et artisanaux au titre des indications géographiques. La procédure complexe nécessite notamment l’envoi d’un dossier d’homologation.
Cette loi a également introduit la possibilité pour les collectivités territoriales de formuler des observations ou de former opposition à l’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à une indication géographique ou au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité ou de l’établissement au sens de l’article L711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
Sans surveillance, cette opportunité risquait de rester lettre morte. C’est chose faite puisque l’article L712-2-1 du CPI introduit par la loi Hamon dispose : « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination dans des conditions fixées par décret ». Plus d’un an aura été nécessaire pour que ce décret d’application en fixe enfin les modalités.
Cette procédure d’alerte permet de pouvoir réagir rapidement face à une atteinte et de pouvoir bénéficier de la procédure d’opposition devant l’INPI.
En effet il est aujourd’hui très important pour les collectivités territoriales et les EPCI de défendre leurs droits face à des appropriations de leur nom. Ainsi l’opposition permet d’empêcher l’enregistrement d’une marque avant même qu’elle ne soit exploitée si cette marque porte atteinte au nom, à l’image, à la renommée de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.
Malgré tout, il conviendra d’analyser l’opportunité de faire opposition à une marque et les chances de succès d’une telle procédure. Il appartiendra également aux collectivités territoriales et aux EPCI de démontrer, lors d’une opposition à enregistrement d’une marque, l’atteinte portée à leurs droits antérieurs (comme par exemple la renommée ou l’image d’une collectivité) ou à leurs indications géographiques.
Dreyfus & associés se propose de vous assister pour toute demande de protection de produits industriels et artisanaux au titre des indications géographiques, de mise en place d’une alerte ou d’opposition à enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits au regard de ces possibilités.
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) s’apprêterait à modifier le système d’enregistrement international des marques afin de permettre l’enregistrement de marques composées de caractères chinois ou japonais.
Le Japon et la Chine sont tous deux membres du Protocole de Madrid, grâce auquel il est déjà possible de déposer des demandes de protection internationale visant ces deux Etats. Toutefois, le système actuel ne permet que de déposer des marques figuratives, semi-figuratives ou verbales composées de caractères latins. L’enregistrement de marques internationales composées principalement de caractères chinois ou japonais auprès de l’OMPI était impossible jusqu’à maintenant.
Le directeur général de l’OMPI, Francis Garry, a déclaré que l’institution travaillerait sur ces réformes au cours des cinq prochaines années. Les premières modifications relatives aux caractères chinois devraient être approuvées dès cet automne.
Ce mouvement est soutenu notamment par les pays asiatiques et du Proche-Orient et reflète l’importance grandissante des économies asiatiques au niveau mondial. Une société chinoise ou japonaise souhaitant procéder à un enregistrement international n’aura plus à abandonner sa marque d’origine pour enregistrer une simple traduction de sa marque. Selon Zhao Hu, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, cette réforme limitera aussi les cas de parasitisme.
Une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur de logiciels, selon l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566). En l’espèce, un informaticien et un professeur de médecine s’étaient associés pour fonder une société éditant un logiciel d’analyse céphalométrique. Des divergences sont apparues quant à la titularité des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.
La société éditrice, dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire, a alors assigné deux sociétés ayant pour gérant l’informaticien, pour voir qualifier d’œuvre collective les deux logiciels. Par ailleurs, il souhaitait que la qualité d’auteur revienne uniquement à la société.
La Cour d’appel de Rennes a décidé que la société constituée à l’origine par les deux protagonistes en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés (CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05770).
Pourtant, pour la Cour de cassation, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. En effet, l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle français dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi, la Cour de cassation retient qu’il ne peut s’agir que d’une ou de plusieurs personnes physiques et casse la décision de la Cour d’appel de Rennes. Le raisonnement derrière cet arrêt est fondamental d’un point de vue juridique : l’entreprise ne peut être auteur du logiciel, mais elle est investie des droits patrimoniaux d’auteur.
Le 20 février 2015, le Parlement français a adopté la Loi N° 2015-195 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.
Cette loi organise en réalité la transposition de trois directives communautaires dans les domaines du droit d’auteur, droits voisins et du patrimoine culturel.
Ces transpositions représentent un grand pas en avant pour la protection de certains droits voisins et des œuvres orphelines, et renforcent la coopération européenne pour la restitution des biens culturels.
Trois directives communautaires ont donc été transposées via cette Loi N° 2015-185 :
La Directive 2006/116/CE du 27 septembre 2011, prolongeant la durée de protection des droits voisins pour les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.
La Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 instaurant un nouveau régime juridique des œuvres orphelines
La Directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 organisant une coopération interétatique pour la restitution des biens culturels.
Directive 2006/116/CE: prolongement de la durée de protection des droits voisins.
La loi du 20 février 2015 a modifié l’article L.211-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), allongeant la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteur au bénéfice des compositions musicales comportant des paroles et fixées dans un phonogramme.
Les artistes-interprètes et producteurs concernés voient alors la protection de leurs droits patrimoniaux passer de 50 ans à 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la première communication de l’interprétation au public.
Toutefois, la durée de protection pour les artistes-interprètes et producteurs de vidéogrammes sera toujours de 50 ans.
La loi ajoute également des nouveaux articles dans le CPI (L.212-3-1 à L.212-3-4) accordant aux artistes-interprètes le droit de résilier tout contrat d’engagement avec un producteur dès lors que ce dernier n’assure pas une diffusion suffisante de l’œuvre interprétée.
Ces nouveaux articles du CPI offre un environnement juridique plus favorable pour l’exploitation des droits des artistes-interprètes de phonogrammes.
L’extension de protection de 20 ans est accompagnée de l’introduction d’une nouvelle rémunération annuelle pour ces artistes payés sur la base d’un montant forfaitaire par les producteurs de phonogrammes en contrepartie de la cession de leurs droits.
Le nouveau droit de résiliation des contrats d’engagement leur offre également une porte de sortie dans les cas où leur exécution leur serait préjudiciable.
Ces nouvelles garanties vont probablement attirer de nouveaux artistes-interprètes et producteurs sur le territoire français, où rappelons-le, s’applique l’un des régimes les plus protecteurs au monde en la matière.
Directive 2012/28/UE: nouveau régime juridique des œuvres orphelines.
La loi du 20 février 2015 a introduit un nouveau chapitre dans le CPI autorisant les librairies, musées, services d’archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et aux établissements d’enseignement, de rendre accessible au public les œuvres considérées comme « orphelines ». Sont désignées comme telles les œuvres dont l’auteur ne peut pas raisonnablement être identifié et localisé malgré des recherches poussées.
Cet amendement représente une avancée législative considérable compte tenu des problématiques juridiques rencontrées jusque là en matière d’œuvres orphelines.
Directive 2014/60/UE: la restitution organisée des biens culturels.
Enfin, la loi du 20 février 2015 a intégré de nouvelles dispositions dans le Code du Patrimoine garantissant la restitution des biens culturels. Cette disposition concerne les biens considérés comme des trésors nationaux, et présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national sur le plan historique, artistique ou archéologique, et qui auraient été illicitement sortis de leur territoire national après le 31 décembre 1992.
Cette nouvelle procédure facilite grandement la restitution de ces trésors et contribue au renforcement de la coopération culturelle au niveau européen.
Depuis le mardi 2 décembre 2014, la nouvelle extension de nom de domaine <.paris> est accessible à tous. Le <.paris> constitue ainsi la première extension en France spécialement dédiée à une ville.
Alors qu’il est devenu difficile de se démarquer sur internet avec un nom de domaine désormais classique en <.fr> ou <.com>, le <.paris> constitue une nouvelle opportunité à ne pas manquer pour les entreprises et blogueurs souhaitant se différencier.
Le choix de la nouvelle extension <.paris> permet notamment d’associer au nom de domaine l’image de la ville de Paris, symbole de qualité, d’élégance et d’innovation dans le monde entier.
Ces nombreux avantages ne sont pas passés inaperçus puisque déjà fin 2014, plus de 2 000 entreprises avaient fait l’acquisition d’un nom de domaine en <.paris>, notamment dans les secteurs du luxe, de la gastronomie et de l’innovation. Ces chiffres ont rapidement augmenté et aujourd’hui, selon des statistiques du mois de mai 2015, il existerait plus de 18 000 noms de domaine en <.paris>.
I. Les particularités du .paris en termes d’enregistrement
La particularité de l’enregistrement en <.paris> tient à la condition d’appartenance à la Communauté de Paris. En effet, il est prévu à l’article 2.1.1. de la politique d’enregistrement en<.paris> que pour enregistrer et renouveler un nom de domaine en <.paris>, il faut que le demandeur soit en mesure de prouver qu’il réside dans la région parisienne, ou qu’il y exerce des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles ou encore justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.
Cette condition n’est pas appréciée à la légère puisqu’il est indiqué à l’article 9 de cette politique d’enregistrement que « l’opérateur de registre est en droit de rejeter, révoquer ou supprimer à tout moment toute demande de nom de domaine, ou tout enregistrement qui en découle, s’il s’avère que le demandeur n’a pas satisfait à tout ou partie des conditions d’éligibilité ».
Il est intéressant de relever sur ce point que cette condition est propre à la nouvelle extension <.paris>. En effet, et à titre d’exemple, le <.london> ou encore le <.tokyo> sont attribués sans aucune restriction en termes d’appartenance à la région.
II. L’état du contentieux du .paris
Le <.paris> étant encore très récent, il existe peu de décisions extrajudiciaires et aucune décision judiciaire à son sujet. Pour autant, cela ne signifie pas que le contentieux est inexistant. Plusieurs affaires portent notamment sur l’enregistrement de noms de domaine en .paris, tels que les noms de domaine <match.paris>, <briochedoree.paris>, <laposte.paris> ou encore <eleven.paris>.
C’est ainsi que Danone a eu l’occasion de faire suspendre le nom de domaine <groupedanone.paris> le 5 juin 2015 dans le cadre d’une procédure URS auprès du National Arbitration Forum (No 1618861). Dans cette affaire, le fait que le nom de domaine reprenne intégralement le nom de la société et la marque Danone, et l’associe à la ville de Paris où se trouvait précisément la société, a permis de prouver la connaissance par le réservataire de l’identité de la société et a fortiori sa mauvaise foi.
Dans une autre affaire menée devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI cette fois, la société du Figaro a obtenu le transfert des noms de domaine <le-figaro.paris> et <lefigaro.paris> (D2015-0094). Le réservataire avait tenté de démontrer que le terme Figaro était un mot commun, utilisé notamment pour désigner un personnage d’opéra. Mais associé à la ville de Paris qui est la ville où la société du Figaro a son siège social, il était clair que le réservataire avait enregistré et utilisé ce nom de domaine de mauvaise foi. Cette association à la ville de Paris a donc a été l’un des arguments permettant de démontrer l’identité du nom de domaine avec la marque et a fortiori le risque de confusion.
C’est le même argument tenant au siège social du titulaire de la marque qui a été énoncé dans la procédure URS du 31 mars 2015 (FA1503001608773) au sujet de <lasamaritaine.paris>.
Ainsi l’extension en <.paris> peut permettre, en matière de contentieux, de constituer un argument supplémentaire de la mauvaise foi du réservataire du nom de domaine lorsque le titulaire de droits dont la marque a été reprise est établi à Paris.
Mais ce n’est toutefois pas toujours le cas et les experts ne sont pas encore parvenus à un consensus sur la question de savoir s’il faut tenir compte des nouvelles extensions lors de l’examen comparé d’un nom de domaine et d’une marque au cours d’une procédure UDRP.
Lors de la création de la procédure UDRP, en 1999, les extensions disponibles étaient extrêmement limitées et se réduisaient aux gTLDs originelles (5) et aux ccTLDs (Country Code Top Level Domain) (247) qui correspondent aux extensions géographiques des pays. Les experts ont donc très rapidement établi un principe selon lequel l’extension ne doit pas être prise en considération lors de l’évaluation de l’identité ou des similitudes entre le nom de domaine litigieux et la marque revendiquée.
Avec l’arrivée des nouvelles extensions ce principe a été remis en question. Dans la première procédure UDRP faisant suite à l’introduction des nouvelles extensions, les experts devaient déterminer si le nom de domaine <canyon.bike> était identique ou similaire par rapport à la marque Canyon, enregistrée pour des vélos (D2014-0206). A cette occasion, les experts ont précisé que, dans le contexte des nouveaux gTLDs, il faudrait déterminer s’il est approprié de prendre en considération l’extension d’un nom de domaine dans l’appréciation de l’identité ou de la similarité de ce nom avec la marque. Cependant, dans cette affaire, les experts ont préféré considérer qu’il n’était pas nécessaire de répondre à cette question dans la mesure où le nom de domaine reprenait intégralement la marque Canyon de sorte que l’identité était démontrée.
Par la suite, dans le litige D2014-0369 concernant les noms de domaine <statoil.holdings> et <statoil.venture>, les experts ont examiné les deux hypothèses à savoir la comparaison des signes sans tenir compte des extensions et la comparaison avec les extensions. Mais les experts ne se sont pas prononcés pour autant sur la question de savoir s’il était pertinent d’en tenir compte puisque dans les deux hypothèses, les signes étaient similaires de sorte que la condition du paragraphe 4(a)(i) des principes UDRP était remplie.
Dans l’affaire D2014-0269 rendue au sujet du nom de domaine <zionsbank.holdings> les experts se sont longuement interrogés sur l’intérêt de prendre en compte l’extension. Mais en l’occurrence, ils ont considéré que le terme « holdings » à la fin du nom de domaine litigieux ne permettait pas de prouver le caractère identique ou similaire du nom de domaine par rapport à la marque Zions Bank. Néanmoins, ils ont précisé que selon les cas, l’examen de l’extension pouvait avoir un impact sur l’analyse de la condition du paragraphe 4(a)(i).
Plusieurs procédures URS propres aux nouvelles extensions ont révélé la volonté des experts de prendre en considération la nouvelle extension dans l’examen du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque.
Notamment dans l’affaire Christian Dior Couture v/ Aris koulaidis (FA140201546033) du 1er avril 2014 portant sur l’enregistrement du nom de domaine <dior.clothing>. Dans cette affaire les experts ont notamment pris en considération le fait que le nom de domaine litigieux soit enregistré dans un gTLD faisant explicitement référence au domaine d’activité du requérant.
De la même manière dans l’affaire Paris Saint-Germain Football SASO v/ Alexandr Serenko et al. du 11 juin 2014 (FA1406001563159) où il était question de l’enregistrement du nom de domaine <parissaint-germain.club>, les experts ont considéré que le gTLD <.club> augmentait le risque de confusion dans la mesure où le requérant représente un club de football.
Finalement et pour conclure il est impossible à l’heure actuelle d’affirmer que les nouvelles extensions doivent être prises en considération lors de l’examen du caractère identique ou similaire d’un nom de domaine vis-à-vis d’une marque lors d’une procédure UDRP ou URS. En effet, les experts semblent réticents à affirmer un tel principe et ont jusqu’à présent, notamment au niveau des procédures UDRP, nuancé la prise en considération de ces extensions. Ceci n’est guère surprenant dans la mesure où les nouvelles extensions, accessibles à tous depuis 2012, représentent une évolution considérable par rapport aux gTLDs classiques autour desquels la jurisprudence s’est construite. Une évolution est donc attendue à ce sujet.
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Written by Dreyfus02/03/2016 
Le Groupement d’Intérêt Economique Prop (le GIE), et la société Groupe Paredes, titulaires de plusieurs marques, ont accordé à la société Raynaud, également membre du GIE, le droit d’utilisation de leurs marques.
